Решение от 6 марта 2024 г. по делу № А40-294117/2022

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-294117/22-5-2243
г. Москва
06 марта 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 14 ноября 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 06 марта 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселёвой Е.Н., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» (129110, <...>, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 05.08.2002, ИНН: <***>)

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж Декор» (115551, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Орехово-Борисово северное, Шипиловский <...>, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 29.10.2013, ИНН: <***>)

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Заряд!» (121205, город Москва, Большой (Сколково инновационного центра тер) б-р, дом 42, строение 1, эт 4 пом №1575 раб №5, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 29.03.2018, ИНН: <***>)

о взыскании 952 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав

в заседании приняли участие:

согласно протоколу судебного заседания



УСТАНОВИЛ:

ГУП «Московский Метрополитен» (далее о – истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Монтаж Декор» (далее совместно - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 584941, 584940, 630106, 644789, 633045, 584942, 585361, 585363, 585362, 627924, 826276, 809103, 644787, 809102, 798578, 798575, 798577, 628293, 620672, 620987, 622276, 633043 в сумме 952 000 рублей.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме..

Ответчик против удовлетворения требований возражал, просил снизить размер компенсации.

Представитель третьего лица изложил позицию по спору.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

В обоснование заявленных требований истец указал, что Истец является правообладателем исключительных прав на серию товарных знаков, зарегистрированных для широкого перечня товаров и услуг по свидетельствам №№ 584941, 584940, 630106, 644789, 633045, 584942, 585361, 585363, 585362, 627924, 826276, 809103, 644787, 809102, 798578, 798575, 798577, 628293, 620672, 620987, 622276, 633043.

Товарным знакам Истца предоставлена правовая охрана в отношении ряда товаров и услуг по МКТУ, включая следующие:

7 класс - автоматы торговые;

9 класс - автоматы для продажи билетов, аккумуляторы электрические, банки аккумуляторов, корпуса аккумуляторов электрических, устройства зарядные для аккумуляторных батарей, устройства зарядные для электрических аккумуляторов, аппараты телефонные, телефоны переносные, трубки телефонные;

35 класс - прокат офисного оборудования, прокат торговых автоматов;

38 класс - прокат телефонных аппаратов, прокат телефонных аппаратов;

39 класс - перевозки пассажирские, транспортные услуги, распределение энергии.

В ходе рассмотрения судебного дела № А40-179887/2019 по защите исключительных прав Истцу стало известно, что Ответчик является рекламно-производственной компанией и произвел по заказу ООО «ЗАРЯД!» оклейку торгового оборудования - автоматов по выдаче пауэрбанков с использованием Спорных обозначений.

ООО «ЗАРЯД!» использовало единое оформление для автоматов по выдаче пауэрбанков, содержащее Спорное обозначение с 2018 года. Сведения о выполненном заказе были размещены на сайте Ответчика https://montaj-decor.ru по меньшей мере с 27.09.2020.

Истцу также стало известно, что Ответчик рекламировал выполненные работы. Ответчик разместил фото оклейки оборудования на своем официальном сайте и аккаунте социальной сети.

На сайте https://montaj-decor.ru и в аккаунте @montajdecor социальной сети указано, цитата «Первая партия в 50 штук закончена, ждем снова». Видеоосмотром сайта www.montaj-decor.ru от 25.01.2021 указанные сведения зафиксированы Истцом.

Распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Скриншоты) записи видеосмотра подтверждают, что ООО «Монтаж декор» выполнил по заказу Ответчика оклейку автоматов по выдаче пауэрбанков

Истец не предоставлял ООО «ЗАРЯД!» право использовать Товарные знаки и сходные с ними обозначения. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.07.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2021 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20.01.202 по делу №А40-179887/19 (далее - Судебные акты) ООО «ЗАРЯД!» запрещено использовать Товарные знаки Истца, общество привлечено к ответственности за незаконное использование Товарных знаков. Сходство сравниваемых обозначений до степени смешения подтверждается Судебными актами по делу № А40-179887/2019 о защите исключительных прав, также как и установлено что указанные услуги, в отношении которых зарегистрированы Товарные знаки, являются однородными с услугами ООО «Заряд!» по прокату пауэрбанков.

Истец не предоставлял Ответчику право использовать Товарные знаки и сходные с ними обозначения. В связи с этим, использование Ответчиком Спорных обозначений при выполнении работ и в рекламе своих работ нарушает исключительные права Истца на Товарные знаки.

После получения претензии Истца Ответчик удалил рекламу оклеенного оборудования, которая была опубликована на его официальном сайте и аккаунтах социальных сетей.

Для целей расчета используется Истец использует стоимость права наиболее лицензируемого товарного знака № 585361. Базовая стоимость лицензии для товарного знака № 585361 не учитывает роялти. Базовая стоимость права использования товарного знака № 585361, определенная в отчете об оценке, соотносится со стоимость выданной лицензиату ООО «Симбат» лицензии.

Сумма компенсации за нарушение исключительных прав Истца составляет 952 000 рублей и складывается из следующего:

1) компенсация за использование Товарных знаков при выполнении работ рассчитана исходя из базовой (минимальной) стоимости лицензии на серияобразующий товарный знак, в двукратном размере: Формула расчета: 119 000 (базовая стоимость) х 2 = 238 000 рублей

2) компенсация за рекламу рассчитана исходя из стоимости лицензии на серияобразующий товарный знак за три года рекламы, в двукратном размере:

Формула расчета: 119 000 х 3 х 2 = 714 000 рублей

Поскольку нарушение исключительных прав Истца путем рекламирования Ответчиком своих работ продолжалось по крайней мере с 2018 по 2021 года Истец считает возможным требовать взыскания компенсации за 3 года, предшествующих дате подачи в Суд настоящего искового заявления.

Истец предложил Ответчику выплатить компенсацию в досудебном порядке в размере 952 000 руб.

Претензии были направлены 20.09.2021 и 15.04.2022 и оставлены Ответчиком без ответа. В связи с изложенным Истец обращается в Арбитражный суд г. Москвы для защиты нарушенных исключительных прав на Товарные знаки.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, следует отметить, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

При оценке сходства между использованным ответчиком обозначением и защищаемыми товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) и Правилами № 482.

Так, по смыслу Правил № 482 товарные знаки истца и используемое ответчиком обозначение являются комбинированными.

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 44 Правил № 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В пункте 162 Постановления № 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

При этом, обстоятельства сходства до степени смешения и маркировки однородных товаров были установлены в ходе судебного разбирательства по делу № А40-179887/2019.

Товарные знаки Истца представляют собой серию, объединенную общим графическим элементом Дуга: / .

Использованные спорные обозначения выглядели следующим образом: ; .

Согласно п. 2 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве не исключают факт нарушения прав истца, как правообладателя товарных знаков.

С учетом положений п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ лицо, давшее поручение или задание незаконно использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, и лицо, исполнившее такое поручение или задание, перед правообладателем отвечают солидарно, за исключением случаев, когда лицо, действовавшее по поручению или заданию, не знало и не должно было знать о нарушении исключительного права правообладателя.

Вместе с тем, оспаривая исковые требований ответчик указал, что для предъявления требования о компенсации за период с 2018 по 2021 г. пропущен срок исковой давности.

По мнению истца, в указанный период ответчик осуществлял рекламу своих услуг с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками, со ссылками на материалы из сети Интернет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 196, пунктом 1 статьи 200 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса; если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.11.2022 по делу № А40-277415/2021 в удовлетворении исковых требований ГУП «Московский Метрополитен» к ООО «ЗАРЯД!» было отказано также в том числе по основанию пропуска срока исковой давности.

В указанном судебном акте был сделан вывод, что истец должен был узнать не позднее 27.09.2018 г. От указанной даты срок исковой давности истек 27.09.2021 г.

Учитывая тот факт, что в обоснование иска в данном деле прикладываются аналогичные доказательства, которые также были представлены в рамках дела № А40-277415/2021, срок исковой давности также начал течь не позднее ноября 2018 года, в связи с чем на дату подачи иска уже истек.

Таким образом, суд полагает, что срок исковой давности в данном случае истек в отношении требования истца о взыскании компенсации за рекламирование ответчиком своих работ в период с 2018 по 2021 года, в данной части требования подлежат отклонению.

При этом суд, удовлетворяя требование истца о взыскании компенсации компенсация за использование Товарных знаков при выполнении работ, исходил из следующего.

Факт незаконного использования обозначения подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере – 238 000 рублей, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

В силу п.65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Предоставленная суду возможность снизить размер компенсации в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Степень соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения исключительного права является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, восстановления имущественного положения пострадавшей стороны, а не наказания ответчика.

Оснований для снижения компенсации в данном случае, с учетом позиции сторон и третьего лица в части суммы 238 000 рублей судом не усматривается, требования истца в данной части подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

При изложенных обстоятельствах, исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и возлагается на ответчика.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Монтаж Декор» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) компенсацию 238 000 (двести тридцать восемь тысяч) руб. 00 коп., а также 5 510 (пять тысяч пятьсот десять) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части исковых требований отказать.


Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.


Судья

Е.Н. Киселева