Решение от 30 марта 2023 г. по делу № А79-11246/2020

1103/2023-40458(2)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4



http://www.chuvashia.arbitr.ru/



Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-11246/2020
г. Чебоксары
30 марта 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 28.03.2023.

Арбитражный суд в составе судьи Цветковой С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в заседании суда дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО2, ОГРНИП:304213436600137 ИНН:210601747688, 429330, Чувашская Республика, г. Канаш,

к индивидуальному предпринимателю ФИО3, ОГРНИП:304212904900201 ИНН:212900009675, 428000, Чувашская Республика, Чебоксарский район, п. Сятракасы,

о взыскании 5000000 руб., при участии:

от истца – ФИО4 по доверенности от 01.12.2022, ФИО5 по доверенности от 01.12.2022,

от ответчика – ФИО6 по доверенности от 28.02.2022, ФИО7 по доверенности от 01.10.2021,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец) обратился в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ответчик), в котором с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просит обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительное право истца, охраняемого согласно патенту на полезную модель Российской Федерации RU 171946 U1 (начало срока действия патента 14.11.2016) "Косилка роторная навесная", а именно запретить рекламу, производство, предложение к продаже, продажи и иные способы введения в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделия КРН 800/2, в котором выражены результаты интеллектуальной


деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2; взыскать компенсацию в размере 5 000 000 руб.

Исковые требования обоснованы использованием ответчиком с 2017 года полезной модели истца при разработке проектной (конструкторской) документации ответчика, завершившейся изготовлением и введением в гражданский оборот продукции, рекламе, предложении к продаже и продаже косилки роторной навесной КРН 800/2 и мотивированы тем, что указанное изделие изготовлено с использованием формулы, указанной в описании полезной модели согласно патенту.

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 26.05.2021, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2021, заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.01.2022 решение Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 26.05.2021, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2021 по делу № А79-11246/2020 отменены; дело направлено на новое рассмотрение в суд Арбитражный Чувашской Республики - Чувашии.

При новом рассмотрении дела определением от 29.06.2022 по делу назначена судебная экспертиза по вопросу об использовании всех признаков формулы патента в производимом ответчиком изделии (с учетом представленной конструкторской документации), проведение которой поручено эксперту ООО "Коллегия судебных экспертов" ФИО8, производство по делу приостановлено.

23.09.2022 в суд поступило экспертное заключение от 19.09.2022 № 30507/22, согласно которому в конструкцию изделия "Роторная навесная косилка КРН 800/2" изменения не вносились, изделие содержит все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 171946. Экспертом установлена тождественность представляемого изделия "Роторная навесная косилка КРН 800/2", приобретенное у ИП ФИО9 22.01.2020, изделиям "Косилка роторная навесная КРН 800/2", производства ИП ФИО3 и "Косилка роторная КРН -1", производства ОО "Гранит", которые ранее представлены истцом при обращении с заявкой от 22.06.2020 о проведение несудебной экспертизы в Союз "Торгово-промышленная палата Чувашской Республики" на основании фотографий изделий.

Определением от 26.09.2022 производство по делу возобновлено.

Судебное разбирательство неоднократно откладывалось судом в связи с подачей ответчиком 23.10.2022 возражений в коллегию Палаты по патентным спорам относительно выданного истцу патента Российской Федерации на полезную модель № 171946.

Согласно представленной в материалы дела копии протокола заседания коллегии от 17.01.2023 возражения удовлетворены, патент признан недействительным полностью.

В настоящем судебном заседании представители истца исковые требования поддержали, ходатайствовали об отложении судебного заседания в связи с подготовкой заявления об оспаривании решения коллегии Палаты по патентным спорам о признании недействительным патента Российской Федерации на полезную модель № 171946 в судебном порядке.


Представители ответчика иск не признали, возражали против отложения судебного заседания. Ранее в пояснениях указывали, что признание коллегией Палаты по патентным спорам недействительным решения о выдаче патента влечет аннулирование патента с даты приоритета, то есть с 14.11.2016.

Рассмотрев ходатайство истца об отложении судебного заседания, с учетом мнения представителей ответчика, возражавших против его удовлетворения, суд приходит к выводу об отсутствии препятствий для рассмотрения дела, поскольку приведенные истцом в обоснование ходатайства обстоятельства не свидетельствуют о наличии безусловных оснований для отложения судебного разбирательства в соответствии со статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно сведениям сайта Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" текст решения коллегии Палаты по патентным спорам о признании недействительным патента Российской Федерации на полезную модель № 171946 опубликован в сети интернет 17.03.2023. Заседание коллегии, по результатам которого истцу стало известно о принятом решении, состоялось 17.01.2023.

Судом неоднократно (определения от 22.02.2023, от 28.02.2023) истцу предлагалось представить документальное подтверждение обжалования решения коллегии Палаты по патентным спорам о признании недействительным патента Российской Федерации на полезную модель № 171946, при этом документального подтверждения принятия мер по подготовке соответствующего заявления истец не представил.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец является патентообладателем полезной модели "Косилка роторная навесная" по патенту RU 171946 U1 с датой начала срока действия 14.11.2016 (заявка № 2016144568 от 14.11.2016), срок действия исключительного права истекает 14.11.2016 (т. 1 л.д. 14-20, 110). Формула полезной модели описана как косилка роторная навесная, содержащая раму в виде конструкции из труб с опорными лыжами, прикрепленными к нижней горизонтальной части рамы, а также размещенный в том числе внутри вертикальной рамы и внутри горизонтальной нижней части механизма передачи вращения от мотоблока к режущему аппарату, содержащему два ротора с дисками и ножами, установленными на нижней горизонтальной трубе рамы параллельно горизонтальной плоскости, отличающаяся тем, что трубы рамы образуют незамкнутый по периметру контур из вертикальной и горизонтальной труб, причем параллельно к трусам со стороны, противоположной движению косилки, прикреплен дополнительный элемент из вертикальной и горизонтальной труб, контур которого повторяет контур и размеры рамы.

Действие патента было досрочно прекращено 15.11.2018 из-за неуплаты истцом пошлины за поддержание патента в силе, о чем опубликовано извещение 13.08.2019 (т. 1, л.д. 109), и восстановлено с 24.03.2020, что подтверждено уведомлением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (т. 1, л.д. 112).

Полагая, что ответчик без предусмотренных законом оснований использует полезную модель, права на которую принадлежат истцу, истец 25.08.2020 направил


ответчику претензию о выплате компенсации в сумме 5 000 000 руб. (т. 1, л.д. 36- 37).

Учитывая, что предметом требования по настоящему делу является взыскание компенсации за нарушение права, подтвержденного патентом RU 171946 U1, судом установлено, что истцом соблюден претензионный порядок урегулирования спора.

В соответствии со скриншотом страниц сайта akimov-ip.ru (т. 1, л.д. 10-13) по состоянию на 21.09.2020 ответчиком предлагалось к продаже с указанием на собственное производство косилки роторные КРН-800/1 и КРН-800/2 по цене соответственно 10 000 руб. и 11 000 руб. Согласно сайту производителя количество изделий, которые можно приобрести, не ограничено.

Как указано истцом, им приобретен образец изготовленной ответчиком роторной навесной косилки КРН800/2, технические характеристики которой отражены в паспорте (руководстве по эксплуатации). Согласно паспорту данные изделия соответствуют ТУ 28.30.86-001-0082350760-2019, на последней странице паспорта указан ответчик ИП ФИО3 в качестве производителя (т. 1, л.д.21- 28).

В подтверждение приобретения вышеуказанного изделия истцом в материалы дела представлен товарный чек от 22.01.2020 (т. 2, л.д. 8).

Согласно акту экспертизы № 0790100133 от 01.07.2020, выполненной экспертом союза "Торгово-промышленная палата Чувашской Республики" ФИО10 по заданию истца, косилка роторная навесная КРН800/2 производства ИП ФИО3 имеет признаки потребительскотехнического сходства с полезной моделью "Косилка роторная навесная" и индивидуальные конструктивные признаки, указанные в описании полезной модели к патенту № RU 171946 U1, в том числе незамкнутый контур рамы в виде конструкции из труб с опорными лыжами, дополнительный элемент из труб, контур которого повторяет контур и размеры рамы, размещенный в том числе внутри вертикальной части рамы механизм передачи вращения от мотоблока к режущему аппарату.

При этом в письменных пояснениях № 171 от 19.02.2021 эксперт указал, что индивидуализация исследуемого объекта произведена им на основании руководства по эксплуатации, в котором указан производитель. Несмотря на общую тождественность формуле полезной модели патента каждый из представленных экземпляров косилок имеет индивидуальные особенности, при этом не являющиеся признаками формулы полезной модели. В частности, у ответчика одна из труб рамы продолжается после лыжи и имеет радиусный изгиб.

Сертификатом соответствия № РОСС RU.АМ05.НО3415, выданным органом по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс", сроком действия с 11.07.2019 по 10.07.2019 подтверждено соответствие производимого ответчиком изделия – косилки роторной навесной модели КРН800/2 ТУ 28.30.86-001-0082350760-2019.

В соответствии с представленными ответчиком документами о приобретении оборудования (т.2, л.д.38-114) он обладает необходимой материально-технической базой для производства косилок.

При новом рассмотрении настоящего дела, судом назначена судебная экспертиза. Согласно экспертному заключению № 305-07/22 от 19.09.2022 в конструкцию изделия "Роторная навесная косилка КРН 800/2" изменения не вносились, содержит все признаки независимого пункта формулы полезной модели


по патенту РФ № 171946. Кроме того, установлена тождественность представляемого изделия "Роторная навесная косилка КРН 800/2", приобретенное у ИП ФИО9 22.01.2020, изделиям "Косилка роторная навесная КРН 800/2", производства ИП ФИО3 и "Косилка роторная КРН -1", производства ОО "Гранит", которые ранее представлены истцом при обращении с заявкой от 22.06.2020 о проведение несудебной экспертизы в Союз "Торгово-промышленная палата Чувашской Республики" на основании фотографий изделий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

При этом в силу пунктов 1, 2, 4, 7 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной


собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда.

Признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393).

Решением Роспатента от 17.03.2023, принятым по результатам рассмотрения возражения ИП ФИО3 от 23.10.2022 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 171946 указанный патент был признан недействительным и аннулирован с момента подачи заявки (14.11.2016).

В силу положений пункта 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, признанный недействительным полностью или в части, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 139 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" следует, что не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

С учетом изложенного суд приходит к выводу об отсутствии у истца права требования компенсации, основанного на действиях ответчика по использованию права на полезную модель, патент на которую признан недействительным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 325 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если приведенный в исполнение судебный акт отменен полностью или в части и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в иске, либо иск оставлен без рассмотрения, либо производство по делу прекращено, ответчику возвращается все то, что было взыскано с него в пользу истца по отмененному или измененному в соответствующей части судебному акту.

В силу части 1 статьи 326 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о повороте исполнения судебного акта разрешается арбитражным судом, принявшим новый судебный акт, которым отменен или изменен ранее принятый судебный акт.

Арбитражный суд первой инстанции выдает исполнительный лист на возврат взысканных денежных средств, имущества или его стоимости по заявлению организации, гражданина. К заявлению прилагается документ, подтверждающий исполнение ранее принятого судебного акта (часть 5 статьи 326 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В подтверждение исполнения решения суда от 26.05.2021 по настоящему делу ответчиком представлены платежные поручения № 745 от 17.09.2021 на сумму 4 000 000 руб., № 746 от 20.09.2021 на сумму 1 000 000 руб.


Институт поворота исполнения судебного акта позволяет восстановить права ответчика, которые были нарушены в результате исполнения судебного акта, впоследствии отмененного судом вышестоящей инстанции.

На основании вышеизложенного, суд производит поворот исполнения решения Арбитражного суда Чувашской Республики от 26.05.2021 года по делу № А79-11246/2020 в части взыскания с индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 5000000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на использование охраняемого по патенту на полезную модель Российской Федерации RU 171946 U1 (Дата начала отсчёта срока действия патента 14.11.2016) "Косилка роторная навесная".

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

Произвести поворот исполнения решения Арбитражного суда Чувашской Республики от 26.05.2021 года по делу № А79-11246/2020.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО3 5 000 000 (Пять миллионов) руб.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья С.А. Цветкова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 03.03.2023 8:43:00

Кому выдана ЦВЕТКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА