Решение от 26 мая 2021 г. по делу № А79-11246/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-11246/2020
г. Чебоксары
26 мая 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 19.05.2021.

Арбитражный суд в составе судьи Цветковой С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в заседании суда дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО2, ОГРНИП:304213436600137 ИНН:210601747688, 429330, Чувашская Республика, г. Канаш,

к индивидуальному предпринимателю ФИО3, ОГРНИП:304212904900201 ИНН:212900009675, 428000, Чувашская Республика, Чебоксарский район, п. Сятракасы,

о взыскании 5000000 руб.

при участии:

от истца – ФИО4 по доверенности от 19.01.2018,

от ответчика – ФИО5 по доверенности от 27.02.2017,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец) обратился в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ответчик), в котором с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просит обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительное право истца, охраняемого согласно патенту на полезную модель Российской Федерации RU 171946 U1 (начало срока действия патента 14.11.2016) "Косилка роторная навесная", а именно запретить рекламу, производство, предложение к продаже, продажи и иные способы введения в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделия КРН 800/2, в котором выражены результаты интеллектуальной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2; взыскать компенсацию в размере 5 000 000 руб.

Исковые требования обоснованы использованием ответчиком с 2017 года полезной модели истца при разработке проектной (конструкторской) документации ответчика, завершившейся изготовлением и введением в гражданский оборот продукции, рекламе, предложении к продаже и продаже косилки роторной навесной КРН 800/2 и мотивированы тем, что указанное изделие изготовлено с использованием формулы, указанной в описании полезной модели согласно патенту.

В судебном заседании на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв с 17.05.2021 по 18.05.2021 и с 18.05.2021 по 19.05.2021.

Представитель истца иск поддержал по приведенным в нем мотивам.

Представитель ответчика иск не признал по основаниям, приведенным в письменном отзыве и дополнениях к нему, указывая следующее. Если предположить, что ответчик использовал в своей деятельности полезную модель Косилка роторная навесная", то только после прекращения действия патента из-за неуплаты истцом пошлины за поддержание патента в силе 15.11.2018. Истец не доказал факт использования полезной модели ответчиком. Представленные истцом доказательства подтверждают выпуск спорного изделия ответчиком не ранее 2019 года. Согласно архивной копии сайта в более ранние периоды предложение спорного изделия на сайте ответчика отсутствует. Составленные в одностороннем порядке истцом документы не имеют доказательственной силы, доказательств проведения контрольной закупки не представлено, в заключении несудебной экспертизы не указаны признаки, по которым исследуемое изделие определено как произведенное ответчиком. Полагает, что истец не является автором полезной модели, а им усовершенствована модель, правообладателем которой являлось ОАО "Калужский двигатель" на основании патента RU 171946 U1, который был выдан 08.12.2004 и прекратил свое действие 19.09.2011, в связи с чем полезная модель переходит в общественное достояние в силу статьи 1364 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае, если использование модели будет доказано, следует принять во внимание наличие у ответчика права послепользования в соответствии со статьей 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку приготовление к производству и начало производства косилки ответчиком произведено в период прекращения действия патента. Полагает, что в связи с изменением позиции истца в ходе рассмотрения дела претензионный порядок урегулирования спора не соблюден.

Из пояснений представителя ответчика на предложение суда о представлении проектно-конструкторской документации на спорное изделие следует, что проектно-конструкторская документация ответчиком не разрабатывалась ввиду использования технической документации на изделие истца.

Выслушав объяснения представителей сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Истец является патентообладателем полезной модели "Косилка роторная навесная" по патенту RU 171946 U1 с датой начала срока действия 14.11.2016 (заявка № 2016144568 от 14.11.2016), срок действия исключительного права истекает 14.11.2016 (т. 1 л.д. 14-20, 110). Формула полезной модели описана как косилка роторная навесная, содержащая раму в виде конструкции из труб с опорными лыжами, прикрепленными к нижней горизонтальной части рамы, а также размещенный в том числе внутри вертикальной рамы и внутри горизонтальной нижней части механизма передачи вращения от мотоблока к режущему аппарату, содержащему два ротора с дисками и ножами, установленными на нижней горизонтальной трубе рамы параллельно горизонтальной плоскости, отличающаяся тем, что трубы рамы образуют незамкнутый по периметру контур из вертикальной и горизонтальной труб, причем параллельно к трусам со стороны, противоположной движению косилки, прикреплен дополнительный элемент из вертикальной и горизонтальной труб, контур которого повторяет контур и размеры рамы.

Действие патента было досрочно прекращено 15.11.2018 из-за неуплаты истцом пошлины за поддержание патента в силе, о чем опубликовано извещение 13.08.2019 (т. 1, л.д. 109), и восстановлено с 24.03.2020, что подтверждено уведомлением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (т. 1, л.д. 112)

Полагая, что ответчик без предусмотренных законом оснований использует полезную модель, права на которую принадлежат истцу, истец 25.08.2020 направил ответчику претензию о выплате компенсации в сумме 5 000 000 руб. (т. 1, л.д. 36-37).

Учитывая, что предметом требования по настоящему делу является взыскание компенсации за нарушение права, подтвержденного патентом RU 171946 U1, указанная претензия свидетельствует о соблюдении истцом претензионного порядка урегулирования спора.

В соответствии со скриншотом страниц сайта akimov-ip.ru (т. 1, л.д. 10-13) по состоянию на 21.09.2020 ответчиком предлагалось к продаже с указанием на собственное производство косилки роторные КРН-800/1 и КРН-800/2 по цене соответственно 10 000 руб. и 11 000 руб. Согласно сайту производителя количество изделий, которые можно приобрести, не ограничено.

Как указывает истец, им приобретен образец изготовленной ответчиком роторной навесной косилки КРН800/2, технические характеристики которой отражены в паспорте (руководстве по эксплуатации). Согласно паспорту данные изделия соответствуют ТУ 28.30.86-001-0082350760-2019, на последней странице паспорта указан ответчик ИП ФИО3 в качестве производителя (т. 1, л.д.21-28).

В подтверждение приобретения вышеуказанного изделия истцом представлен товарный чек от 22.01.2020 (т. 2, л.д. 8).

Согласно акту экспертизы № 0790100133 от 01.07.2020, выполненной экспертом союза "Торгово-промышленная палата Чувашской Республики" ФИО6 по заданию истца, косилка роторная навесная КРН800/2 производства ИП ФИО3 имеет признаки потребительско-технического сходства с полезной моделью "Косилка роторная навесная" и индивидуальные конструктивные признаки, указанные в описании полезной модели к патенту № RU 171946 U1, в том числе незамкнутый контур рамы в виде конструкции из труб с опорными лыжами, дополнительный элемент из труб, контур которого повторяет контур и размеры рамы, размещенный в том числе внутри вертикальной части рамы механизм передачи вращения от мотоблока к режущему аппарату.

При этом в письменных пояснениях № 171 от 19.02.2021 эксперт указал, что индивидуализация исследуемого объекта произведена им на основании руководства по эксплуатации, в котором указан производитель. Несмотря на общую тождественность формуле полезной модели патента каждый из представленных экземпляров косилок имеет индивидуальные особенности, при это не являющиеся признаками формулы полезной модели. В частности, у ответчика одна из труб рамы продолжается после лыжи и имеет радиусный изгиб.

Сертификатом соответствия № РОСС RU.АМ05.НО3415, выданным органом по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс", сроком действия с 11.07.2019 по 10.07.2019 подтверждено соответствие производимого ответчиком изделия – косилки роторной навесной модели КРН800/2 ТУ 28.30.86-001-0082350760-2019

В соответствии с представленными ответчиком документами о приобретении оборудования (т. 2, л.д.38-114) он обладает необходимой материально-технической базой для производства косилок.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

На основании пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ)

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Из положений приведенных норм права, а также из части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании полезной модели. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права и факт использования соответствующей полезной модели ответчиком, при этом истец освобождается от доказывания причиненных ему убытков.

Факт использования соответствующей содержащемуся в патенте описанию полезной модели при производстве ответчиком изделия "Косилка роторная навесная КРН800/2" подтвержден актом экспертизы № 0790100133 от 01.07.2020 эксперта союза "Торгово-промышленная палата Чувашской Республики" ФИО6 и фактически не оспорен ответчиком, ссылающимся на отсутствие собственной конструкторской документации и использование технической документации истца при его изготовлении.

На основании пункта 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, может быть признано судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Проведение экспертом исследования в отсутствие ответчика не влияет на доказательственную силу указанного акта, в письменных пояснениях эксперт указал, что изделие идентифицировано им по представленному руководству по эксплуатации, копия руководства представлена в материалы дела, о фальсификации доказательства ответчик не заявил, о назначении судебной экспертизы не ходатайствовал.

В справке от 22.04.2021 главный бухгалтер ответчика указал, что за период с 01.10.2019 по 30.09.2020 ответчиком произведено 876 косилок роторных навесных КРН-880/2 (т. 3, л.д. 30). Согласно справке № 32 от 22.04.2021 из них за тот же период реализовано 505 штук, остаток непроданного товара составил 371 штуку. В подтверждение реализации продукции в материалы дела представлены копии товарных накладных и счетов на оплату с 2019 по август 2020 года (т. 2, л.д. 116-150, т. 3, л.д. 1-23, приложения к справке от 22.04.2021).

До настоящего времени ответчиком предлагается к продаже изделие, изготовленное с использованием полезной модели, права на которые принадлежат истцу, что подтверждается содержанием сайта по адресу обозревает сайт http://akimovip.ru/catalog/kosilki-rotornyie/kosilka-rotornaya-krn-800/2 исследованным судом в судебном заседании, накладной № 58 от 16.03.2021 (т. 2, л.д. 14), протоколом от 18.03.2021 (т. 2, л.д. 23-33) осмотра сайта ответчика по адресу www.akimov-ip.ru нотариусом нотариального округа Канашский Чувашской Республики ФИО7

Таким образом, представленными доказательствами подтверждено использование ответчиком полезной модели после возобновления действия патента.

Ссылка ответчика на то, что истец не является первичным автором полезной модели, не может быть принята судом во внимание, поскольку патент в установленном порядке не оспорен.

Пунктом 3 ст. 1400 ГК РФ предусмотрено, что лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на полезную модель и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование полезной модели либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием полезной модели считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Как указано в пункте 22 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, лицо, осуществляющее использование полезной модели одним из способов, названных в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, в том числе осуществляющее предложение к продаже, продажу товаров, сохраняет право на дальнейшее использование полезной модели тем же способом и в том же объеме (право послепользования), доказав, что производство (приготовление к производству) товара, в котором использована полезная модель, осуществлено в период до восстановления действия патента на такую полезную модель.

Причем обязанность доказывания всех обстоятельств послепользования в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должна быть возложена на лицо, которое ссылается на наличие права послепользования, то есть на ответчика.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 31 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разработка проектной документации, в которой использован каждый признак изобретения, может быть квалифицирована как использование изобретения.

Разработка проектной документации, в которой использован каждый признак изобретения, может быть квалифицирована как использование изобретения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.04.2012 по делу № 15339/11).

Таким образом, использование полезной модели в проектной (конструкторской) документации, которое завершилось изготовлением продукта и введением его в гражданский оборот способами, установленными пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ, может быть квалифицирована как нарушение исключительных прав правообладателя на эту полезную модель.

С учетом изложенного начало использования ответчиком полезной модели подлежит определению исходя из времени разработки проектной документации.

Ответчик дату разработки проектной документации изделия документально не подтвердил, в то время как, как указано выше, бремя доказывания наличия права послепользования возложено на ответчика.

Довод ответчика относительно выпуска изделия в отсутствие разработанной проектной документации судом отклоняется, поскольку процесс производства и сертификации продукции технологически предполагает наличие такой документации. Ее необходимость при разработке и постановке на производство продукции производственно-технического назначения предусмотрена также ГОСТ Р 15.301-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство, утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.10.2016 № 1541-ст.

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание непредставление доказательств времени разработки проектной документации косилки как начала периода использования полезной модели, суд полагает недоказанным факт начала использования ответчиком полезной модели после приостановления действия патента и, соответственно, наличия у него права послепользования. Ответчик также не представил объективного документального подтверждения данных первичного учета количества выпущенной и реализованной продукции для оценки его соответствия объему использования им принадлежащего истцу права в период приостановления действия патента.

При определении суммы компенсации суд исходит из того, что косилка предлагается ответчиком к продаже до настоящего времени, первичных учетных документов относительно количества выпущенной продукции по предложению суда ответчик не представил, представленные документы в этой части оформлены им в одностороннем порядке. Из материалов дела следует, что после возобновления действия патента спорные изделия с использованием полезной модели произведены и реализованы ответчиком в значительном количестве, исчисляемом сотнями экземпляров, предлагаются к продаже на сайте ответчика в настоящее время по цене 15 500 руб. за штуку, контррасчета суммы компенсации ответчик не представил.

С учетом изложенного требование истца о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. и прекращении нарушения исключительного права на использование полезной модели по патенту Российской Федерации RU 171946 U1 подлежит удовлетворению.

В связи с удовлетворением иска расходы по государственной пошлине по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО3 прекратить действия, нарушающие исключительное право индивидуального предпринимателя ФИО2 на использование охраняемого по патенту на полезную модель Российской Федерации RU 171946 U1 (Дата начала отсчёта срока действия патента 14.11.2016) "Косилка роторная навесная", а именно запретить рекламу, производство, предложение к продаже, продажи и иные способы введения в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделия КРН 800/2, в котором выражены результаты интеллектуальной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 5000000 (Пять миллионов) руб. компенсации за нарушение исключительных прав на использование охраняемого по патенту на полезную модель Российской Федерации RU 171946 U1 (Дата начала отсчёта срока действия патента 14.11.2016) "Косилка роторная навесная", 48000 (Сорок восемь тысяч) руб. расходов на уплату государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

С.А. Цветкова