Решение от 22 июня 2021 г. по делу № А40-177484/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-177484/19-110-1551
г. Москва
22 июня 2021 г.
Резолютивная часть решения объявлена 15 июня 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено 22 июня 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Лаборатория №1" (140090, <...>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Медбизнесконсалтинг" (123112, Москва город, Набережная пресненская, дом 12, эт/ком 28/7, ОГРН: <***>), третье лицо: ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзор, о признании и об обязании,

при участии:

от истца – ФИО3 по дов. от 13.03.2020

от ответчика- Дикий А.А. по дов. от 28.12.2020,

от третьего лица- ФИО4 по дов. от 09.12.2020,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория №1" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Медбизнесконсалтинг" (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) об обязании ООО «МедБизнесКонсалтинг» внести соответствующие изменения в Сублицензионный договор № 030617/ДР о предоставлении права использования товарного знака от 14 июня 2017 года путем подписания Дополнительного соглашения № 1 на следующих условиях (изложенных в прилагаемом проекте), а именно:

признать утратившими силу Правила, изложенные в Приложении № 2 договора;

считать Приложением № 3 Правила использования товарных знаков CMD и CMDKIDS, утвержденные Правообладателем - Федеральным бюджетным учреждением науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 27.12.2018г.;

изменить с 13.03.2019 г. размер лицензионного вознаграждения (роялти), предусмотренный п. 3.1. договора, на 0,1 % от дохода в соответствии с п. 28 Правил, исключив подпункты 3.1.1 - 3.1.4;

исключить п. 3.2 договора;

признать утратившим силу п.8.3 договора.

об обязании произвести перерасчет оплаченного Истцом вознаграждения за использование Товарного знака по Сублицензионному договору с 13.03.2019 г., исходя из размера - 0,1 % от дохода.

Судом в порядке ст.51 АПК РФ было привлечено ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзор.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, 14.06.2017 между ООО МедБизнесКонсалтинг» (Далее - Ответчик или Лицензиат) и ООО «Лаборатория № 1» (далее - Истец или Сублизензиат) был заключен Сублицензионный договор № 030617/ДР (далее - Сублицензионный договор) о предоставлении права использования товарного знака CMD (далее - Товарный знак).

Правообладателем Товарного знака CMD (№ 491874) является ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора» (далее - Третье лицо).

Из раздела «Термины» Сублицензионного договора следует, что «Правила использования товарного знака - совокупность документов, содержащих различные условия, при соблюдении которых использование Товарного знака в интересах рамках настоящего договора является правомерным, а идентифицируемые товарным знаком услуги качественными. В Правилах могут содержаться руководство по использованию Товарного знака, стандарты оказания услуг, регламент оценки проекта, порядок разрешения претензий, порядок взаиморасчетов, «Брэнд-бук», а также программа развития и продвижения товарного знака и т.д. Правила являются Приложением № 2 к настоящему договору».

11.01.2019 г. истцом было получено письмо от Третьего лица (Правообладателя) вх. №77-51-01/8-2019 (далее - Письмо от 11.01.2019), согласно которого Правообладатель товарных знаков CMD/CMDKIDS утвердил Правила использования товарных знаков (знаков обслуживания) CMD (свидетельство № 491874) и CMDKIDS (Свидетельство 508833) 27.12.2018 (далее - Правила), а также направил их 28.12.2018 Ответчику.

Как следует из текста Письма от 11.01.2019 финансовые условия предоставления Правообладателем права использования товарного знака CMD устанавливаются в соответствии с форматами офис-партнеров CMD. При утверждении и изменении форматов офис-партнеров CMD соответствующие изменения вносятся в лицензионный договор и заключённый в соответствии с ним и Правилами Сублицензионный договор.

Во исполнение Правил Правообладателя, а также требования, изложенного в Письме от 11.01.2019, Лицензиат и Сублицензиат обязаны выбрать утвержденный Правообладателем формат офис-партнеров CMD, о чем незамедлительно проинформировать путем направления официального письма по адресу места нахождения Правообладателя и Лицензиата (в случае заключения сублицензионного договора).

В соответствии с п. 28 Формат «Медицинский офис CMD» (Приложение № 1 форматы офис-партнёров CMD/CMDKIDS Правил) размер роялти (вознаграждение за использование Товарного знака) устанавливается Правообладателем и взимается с первого дня работы Медицинского офиса CMD и составляет 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от выручки за лабораторные исследования.

Фактический отказ Ответчика соблюдать Правила использования Товарного знака от 27.12.2018 в части уменьшения роялти, которое выражается в выставлении счетов Ответчиком Истцу по настоящий момент в размере роялти большем, чем это предусмотрено Правилами, в отсутствии волеизъявлении Ответчика по заключению дополнительного соглашения на условиях утвержденных Правил с Истцом как на дату получения (28.12.2018) Ответчиком Правил, так и на настоящий момент, является фактическим отказом от исполнения Лицензионного договора, существенным нарушением действующего законодательства РФ, Сублицензионного договора в силу следующего.

В силу п.1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Исходя из смысла положений п. 1 ст. 1235 ГК РФ Ответчик, являясь Лицензиатом, может использовать Товарный знак только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены Лицензионным договором, а поскольку в Сублицензионном договоре стороны договорились о применении Правил использования Товарного знака как неотъемлемой части Сублицензионного договора, то и для Ответчика Правила использования Товарного знака являются неотъемлемой часть лицензионного договора.

В соответствии с положением п. 1 ст. 428 ГК РФ договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.

Исходя из смысла п. 1 ст. 428 ГК РФ в совокупности с положением п. 1 ст. 1235 ГК РФ Ответчик должен следовать актуальным (последним принятым) Правилам использования Товарного знака, которые устанавливаются Правообладателем, в течение всего срока действия договора.

В случае несогласия с изменившимися Правилами использования Товарным знаком от 27.12.2018 Ответчик вправе заключить соглашение с Третьим лицом о расторжении договора.

Аналогичная конструкция содержится в п. 2 ст. 1238 ГК РФ, согласно которой по Сублицензионному договору Сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

В соответствии с п. 5 ст. 1238 ГК РФ к Сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о Лицензионном договоре.

Как следует из положений пп. 2, 5 ст. 1238 ГК РФ законодателем установлена обязанность Истца следовать правилам, установленным Правообладателем, как в период заключения Сублицензионного договора, так и установленным в период его действия, и следовать последним (актуальным) Правилам использования Товарного знака. А в случае изменения Правил использования Товарного знака Истец обязан исполнять такие правила либо прийти к соглашению/требовать расторжения Сублицензионного договора. Точно такие же права имеются и у Ответчика, вместе с тем Ответчик не исполняет Правила использования Товарного знака от 27.12.2018, фактически отказываясь от Лицензионного договора, при этом не требует заключить соглашение с Третьим лицом о расторжении Лицензионного договора.

Истец добросовестно исполнял все условия Сублицензионного договора, равно как и Правила. Вместе с тем в период действия Лицензионного договора, заключенного между Третьим лицом и Ответчиком, а также Сублицензионного договора произошло изменение Правил использования Товарного знака 27.12.2018, в соответствии с которыми изменились условия пользования Товарным знаком, в том числе изменилось роялти, а, следовательно, изменились условия Сублицензионного договора, который обязан соответствовать Правилам использования Товарного знака от 27.12.2018, установленным Правообладателем.

После письменного уведомления Правообладателем Истца и Ответчика об изменении Правил использования Товарного знака от 27.12.2018, Истец и Ответчик были обязаны следовать Правилам использования Товарного знака от 27.127.2018, Истец присоединился к вышеуказанным правилам и выбрал формат работы из тех, которые были предложены Правообладателем в Приложении № 1, формат: «Медицинский офис CMD» к Правилам использования Товарного знака от 27.12.2018, о чем Ответчик был неоднократно уведомлен, также был уведомлен Правообладатель (Третье лицо).

Истец исполняет обязательства в полном объеме, вместе с тем Ответчик уклоняется от исполнения обязательных для него Правил использования Товарного знака от 27.12.2018, и пользуется правами на Товарный знак с нарушением договора и действующего законодательства РФ.

Поскольку Ответчик не исполняет изменившиеся с 07.02.2019 условия Сублицензионного договора с учетом Правил использования Товарного знака от 27.12.2018 путем начисления роялти в размере, не соответствующем п. 28 Приложения №1, формат: «Медицинский офис» Правил использования Товарного знака от 27.12.2018, последний нарушает права Истца на плату по договору в размере, установленном Правообладателем.

С момента утверждения Правил использования Товарного знака от 27.12.2018, а также неоднократных уведомлений Ответчика о необходимости выставлять корректные счета на оплату в соответствии с Правилами использования Товарного знака от 27.12.2018 Истец оплачивал счета Ответчика (№ 117,118 от 31.01.2019, № 419,420 от 28.02.2019, № 713,714 от 31.01.2019, №1309,1310 от 30.04.2019) в полном объеме с выставленными в счетах суммами денежных средств (платежные поручения №22,23 о 06.02.2019, №45,46 от 11.03.2019, №68,69 от 08.04.2019, №86,87 от 13.05.2019), т.е. переплачивал, с просьбой произвести перерасчет (письма от 07.02.2019, 17.06.2019), однако по настоящий момент перерасчет не осуществлен, зачет переплаченных денежных средств в счет будущих платежей тоже не осуществлен, в связи с чем Истец вынужден обратиться в суд за защитой нарушенного права.

В ходе судебного разбирательства истец заявил об изменении исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ.

Таким образом, истец просит обязать ООО «МедБизнесКонсалтинг» внести соответствующие изменения в Сублицензионный договор № 030617/ДР о предоставлении права использования товарного знака от 14 июня 2017 года путем подписания Дополнительного соглашения № 1 на следующих условиях (изложенных в прилагаемом проекте), а именно:

-признать утратившими силу Правила, изложенные в Приложении № 2 договора;

-считать Приложением № 3 Правила использования товарных знаков CMD и CMDKIDS, утвержденные Правообладателем - Федеральным бюджетным учреждением науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 27.12.2018г.;

-изменить с 13.03.2019 г. размер лицензионного вознаграждения (роялти), предусмотренный п. 3.1. договора, на 0,1 % от дохода в соответствии с п. 28 Правил, исключив подпункты 3.1.1 - 3.1.4;

исключить п. 3.2 договора;

признать утратившим силу п.8.3 договора.

Обязать Ответчика произвести перерасчет оплаченного Истцом вознаграждения за использование Товарного знака по Сублицензионному договору с 13.03.2019 г., исходя из размера - 0,1 % от дохода.

Вместе с тем, судами установлено, что Правила Правообладателя являются ничтожной односторонней сделкой, которые не порождают прав и обязанностей с момента их утверждения.

Постановлением 9ААС по делу № А40-102379/2019 от 21.01.2021 (об отказе ЦНИИ в расторжении лицензионных договоров) установлено в отношении Правил, что они являются ничтожной односторонней сделкой, не порождают прав и обязанностей для сторон с момента их утверждения, и утверждение правил с включением существенных условий лицензионного/сублицензионного договора (размер роялти с 8% до символичного 0,1%), способы использования товарного знака и т.д.) в соответствии со ст.10 ГК РФ являются злоупотреблением правами и отказано такому лицу в защите права.

В постановлении СИП по делу № А40-102379/2019 от 11.12.2020, указано в отношении вышеуказанных актов ЦНИИ:

«Судебная коллегия принимает во внимание, что аналогичные выводы содержатся во вступивших в законную силу судебных актах по делам № А40-100355/2019, № А40-340502/2019, № А40-73857/2019.

Между тем в указанных судебных актах не содержатся выводы об оценке содержания данных Правил на предмет соответствия либо несоответствия данного документа существенным условиям лицензионных договоров; не делаются выводы о праве лицензиара посредством утверждения Правил использования товарного знака устанавливать либо изменять существенные условия ранее заключенного сторонами лицензионного договора.

Действующее законодательство не содержит норм, допускающих одностороннее установление или изменение правообладателем требований или условий в отношении лицензионных договоров и сублицензионных договоров. Поэтому для придания юридической силы введенным в одностороннем порядке Правилам, предусматривающим существенные условия договора, необходимо наличие соглашения между сторонами такого договора об их акцепте(статья432 ГФ РФ).»

Вместе с тем суд апелляционной инстанции не оценил правовую природу указанных Правил и их содержание применительно к условиям заключенных между сторонами лицензионных договоров, с учетом доводов ответчика о том, что в данные Правила были включены положения, противоречащие существенным условиям лицензионных договоров и закону, в связи с чем данные Правила имеют правовое значение для сторон лишь в части требований к качеству услуг.

Постановлением 9 ААС от 22.01.2021 по делу А40-102379/2019 при новом рассмотрении суд указал следующее в отношении Правил:

Таким образом, положения Правил, регулирующие условия осуществления предпринимательской деятельности, такие как выбор формата офис-партнера (которые налагают ограничения на пользователей товарного знака), требования к согласованию деятельности выездной службы CMD (когда такой способ ранее уже был установлен сублицензионным договором, заключенным с АО «Мобимед»), положения регулирующие размер лицензионного вознаграждения, также иные требования правил не связанные с требованиям к качеству услуг, оказываемых под товарным знаком при его вводе в гражданский оборот не могут быть отнесены к сфере регулирования Правил, поскольку не относятся к требованиям в отношении качества услуг, как к сфере регулирования Правил, определенной пунктом 2 статьи 1489 ГК РФ и лицензионными договорами.

Кроме того, вышеупомянутые положения Правил представляют собой способы и ограничения в отношении использования товарного знака, следовательно, в силу статьи 1235 ГК РФ данные условия являются существенными условиями лицензионного (сублицензионного) договора, которые подлежат согласованию (акцепту) всеми сторонами такого договора и не могут быть введены истцом в одностороннем порядке в виде отдельных положений Правил. Аналогичным образом Правилами не могут устанавливаться финансовые условия взаимоотношений правообладателя с лицензиатом (сублицензиатом), поскольку условия о размере лицензионного вознаграждения также относятся к существенным условиям лицензионного (сублицензионного) договора.

«суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что доводы истца о нарушении ответчиком положений Правил, не связанных с требованиям к качеству услуг под товарным знаком при введении товарного знака в гражданский оборот подлежат отклонению, поскольку включение истцом данных условий в содержание текста Правил свидетельствуют о выходе истца за пределы предоставленных ему законом (пункт 2 статьи 1489 ГК РФ) и лицензионными договорами прав на утверждение Правил а также нарушением статьи 1237 ГК РФ запрещающей правообладателю осуществлять действия, затрудняющие использование товарного знака лицензиатом (сублицензиатом), то есть данные действия истца по смыслу статьи 10 ГК РФ являются злоупотреблением истцом своим правом, допущенным при утверждении Правил.

При таких обстоятельствах соответствующие положения Правил, принятых истцом в нарушение действующего законодательства должны рассматриваться в качестве ничтожной односторонней сделки истца, не порождающей правовые последствия для других лиц с момента совершения такой сделки.

Довод Истца о том, что «дополнительное лицензионное вознаграждение не может являться ноу-хау Истца и не подлежит оплате, а следовательно его необходимо исключить из договора» не соответствует действительности, показывает непонимание Истца этой природы вознаграждений и попытка истолковать в свою пользу, вразрез уже имеющимся преюдициальное значение вступившее в законную силу Постановление 9 ААС от 02.07.2019 по делу А40-260864/18, Постановлению СИП от 29.10.2019 по делу А40-260864/18, где установлена правовая природа дополнительного лицензионного вознаграждения не как услуга, а плата за использование товарного знака, которые суды применяют в аналогичных делах..

Согласно п.3.2. сублицензионного договора обязуется выплачивать Ответчику дополнительное лицензионное вознаграждение за право использования комплекса исключительных прав по Договору (включая право на Товарный знак, ноу-хау Лицензиата (Правила), и за иные условия Договора)). Сублицензиат не вправе отказаться от выплаты дополнительного роялти полностью или частично.

Дополнительное лицензионное вознаграждение выплачивается Ответчиком в размере 3,5% от дохода (стоимости реализованных Сублицензиатом в отчетном периоде услуг по договорам оказания услуг по лабораторному исследованию клинического материала Пациентов) начиная с даты открытия Предприятия и до окончания срока действия Договора. Выплата дополнительного роялти осуществляется в порядке аналогичном порядку выплаты роялти, указанного в п. 3.1. настоящего Договора».

Более того, Истцом неверно толкуется положение ГК о лицензионном договоре по следующим основаниям.

В силу п. 2 ст. 1233 ГК РФ к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 -453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно п.5 ст. 1238 ГК РФ, к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

В соответствии со ст.421 ГК РФ Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В соответствии со ст. 424 ГК РФ Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.

Закон и лицензионный (сублицензионный) договор не предусматривает для 3-го лица права в одностороннем порядке изменять существенные условия Договоров, а также иных сублицензионных договоров, стороной которых 3-е лицо не является, в соответствии со ст.452 ГК соглашения об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, таких изменений в сублицензионном договоре нет. Пунктом 2 ст.1237 ГК запрещает Правообладателю изменять существенные условия сублицензионного договора (размер роялти).

В соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ и п.5 ст. 1238 ГК РФ условие о размере вознаграждения является существенным условием лицензионного (сублицензионного договора).

Согласно п.2. ст.1237 ГК «в течение срока действия лицензионного договора лицензиар (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора) обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом (ООО «МБК») предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности (устанавливать размер роялти с сублицензиатами, а также взыскивать задолженность с сублицензиатов задолженность по роялти по зарегистрированным в Роспатенте сублицензионным договорам и т.д.)»

Как правильно указано в судебных актах по настоящему делу, что в соответствии с п. 1 ст. 421 ГК РФ, лица свободны в заключении договора, условия которого, согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ, определяются по их усмотрению, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Изменение условий договора, по смыслу п. 1 ст. 450 ГК РФ, возможно лишь по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором (су б лицензионный договор).

Между Истцом и Ответчиком не было достигнуто соглашение об изменении сублицензионного договора в части размера лицензионного вознаграждения (п.п. 3.1, 3.2). При этом ни самим сублицензионным договором, ни законом право Ответчика, либо Правообладателя товарного знака на изменение данного условия в одностороннем порядке не предусмотрено.

Не свидетельствует об изменении условий сублицензионного договора в части размера лицензионного вознаграждения и принятие правообладателем товарного знака -ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - правил, в связи со следующим.

В соответствии с п. 3 ст. 308 ГК РФ, обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). Следовательно, по общему правилу, как стороны договора не могут создать правовых последствий для третьих лиц, так и третьи лица не могут создать правовых последствий для договорных отношений сторон.

При этом действующее законодательство не содержит норм, допускающих одностороннее установление правообладателем иных требований или условий к договорам между третьими лицами, в том числе в части размера лицензионного вознаграждения, расторжения сублицензионного договора в одностороннем порядке со стороны Ответчика.

В соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ и п.5 ст. 1238 ГК РФ условие о размере вознаграждения является существенным условием сублицензионного договора. С учетом этого, воля сторон на возможность и порядок изменения размера такого вознаграждения, как существенного условия договора, должна быть ясно и недвусмысленно выражена в договоре.

В материалы дела также не представлены доказательства того, что в соответствии с законом или лицензионным (сублицензионным) договором эти Правила были акцептованы сторонами сублицензионного договора, поэтому они в настоящем деле не имеют правого значения.

Материалы дела также не содержат доказательств того, что Истец и Ответчик, устанавливая размер лицензионного вознаграждения (п.п. 3.1, 3.2 сублицензионного договора), вышли за пределы имеющихся у Истца прав на товарный знак, тем самым нарушили п. 2 ст. 1238 ГК РФ.

Действующее законодательство не содержит норм, допускающих одностороннее установление или изменение правообладателем требований или условий в отношении лицензионных договоров и сублицензионных договоров, заключенных с третьими лицами.

Из условий сублицензионного договора не предусмотрено подобных правомочий Правообладателя.

Для придания юридической силы введенным в одностороннем порядке Правилам, предусматривающим существенные условия договора необходимо как наличие соглашения между сторонами такого договора об их акцепте.

В соответствии с п.1 ст. 432 ГФ РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Согласно п. п. 1, 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49, Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Таким образом, ни сублицензионным Договором и ни законом, не предусмотрено право в одностороннем порядке изменять существенные условия договоров (включая размер лицензионного вознаграждения).

Условия договора могут быть изменены также на основании решения суда, но при условии установления факта существенного нарушения обязательства одной из сторон.

Истец доказательств указанного обстоятельства не представил.

При указанных обстоятельствах иск не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья:

ФИО1