Решение от 29 марта 2023 г. по делу № А41-97844/2022

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А41-97844/22
29 марта 2023 года
г.Москва


Резолютивная часть объявлена 27марта 2023 года Полный текст решения изготовлен 29 марта 2023 года

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующий судья Н.А. Чекалова ,при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску ПАО «ММК» (ИНН <***>) к ООО «Метрополия» (ИНН <***>), третье лицо ОАО «Магнитогорский МКЗ «ММК-Метиз» (ИНН <***>), о взыскании компенсации

При участии в судебном заседании- согласно протоколу

Установил:

Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее – ПАО «ММК», истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области к Обществу с ограниченной ответственностью «Метрополия» (далее – ООО «Метрополия», ответчик) с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 2255532,69 руб.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, к участию в деле привлечено Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз».

В судебном заседании представитель истца требования поддержал.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска.

Третье лицо в суд не явилось, извещено надлежащим образом, в представленных в суд письменных пояснениях поддержало позицию истца.

Выслушав сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Истец является правообладателем товарного знака на основании свидетельства № 535637 и свидетельства № 21618, неисключительное право предоставлено третьему лицу.

Решением Федеральной антимонопольной службы Управление по Калужской области от 28.02.2022 установлен факт незаконного использования товарного знака ОАО «ММК-Метиз» при изготовлении поддельных сертификатов качества.

Согласно данному решению, установлено, что 06.05.2020 между АО «Калугаприбор» (Покупатель) и ООО «Метрополия» (Поставщик) заключен договор поставки № КС-20/146, предметом которого является поставка товара, наименование, ассортимент, количество, комплектность и сроки поставки которого указаны в Спецификации (Приложение № 1 к договору). 08.05.2020 в рамках исполнения данного контракта ООО «Метрополия» поставило в АО «Калугаприбор» продукцию, определенную Спецификацией,

производителем поставленной продукции является ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

ООО «Метрополия» при поставке продукции предоставило АО «Калугаприбор» сертификаты № 296 от 08.04.2015 и № 2099 от 11.11.2015 на поставленную продукцию, выданные ОАО «ММК-МЕТИЗ», подтверждающие ее качество. В ответ на запрос прокуратуры о принадлежности указанных сертификатов заводу-изготовителю ОАО «ММК-МЕТИЗ» указало, что сведения в предъявленных ООО «Метрополия» сертификатах являются недостоверными, а именно: в сертификате качества № 296 от 08.04.2015 в позиции № 14 в графе «сечение» неверно указана информация о диаметре проката, вместо 5.50 мм предприятием по указанному сертификату отгружался прокат диаметром 8,0 мм; в сертификате качества № 2099 от 11.11.2015 в позиции № 1 в графе «сечение» неверно указана информация о диаметре проката 5,00 мм, предприятием по указанному сертификату отгружался прокат диаметром 8.0 мм.

ОАО «ММК-МЕТИЗ» продукцию, в том числе по указанным сертификатам, в ООО «Метрополия» никогда не отгружало, в договорных отношениях не состояло. На всю отгружаемую продукцию, произведенную ОАО «ММК-МЕТИЗ». оформляется сертификат качества, в котором имеется логотип ОАО «ММК-МЕТИЗ» (свидетельство № 535637).

Калужским УФАС России направлен запрос в адрес ОАО «ММК-МЕТИЗ» об установлении факта нарушения прав и интересов общества в результате незаконного использования ООО «Метрополия» товарного знака ОАО «ММК-МЕТИЗ». Согласно полученному от ОАО «ММК-МЕТИЗ» ответу товарный знак, нанесенный на указанных сертификатах, сходен до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является ПАО «ММК» (свидетельство № 21618 от 17.04.1962 и свидетельство № 535637 от 04.06.2013). ОАО «ММК-МЕТИЗ» предоставлено неисключительное право на использование товарного знака, охраняемого вышеуказанными свидетельствами, на основании договора, зарегистрированного в ФИПС за № РД0040220 от 28.08.2008. Договор заключен на срок действия исключительного права. Законные основания на использование товарного знака ПАО «ММК» у ООО «Метрополия» отсутствуют.

Таким образом, УФАС сделан вывод о том, что ООО «Метрополия» незаконно использовало обозначение, тождественное товарному знаку ПАО «ММК», путем его размещения на поддельных сертификатах № 296 от 08.04.2015 и № 2099 от 11.11.2015 на прокат калиброванный, в связи с чем указанные действия общества признаны противоречащими законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, которые могут причинить убытки ПАО «ММК» либо нанести вред его деловой репутации, а также нарушающими п. 1 ст. 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции».

Истцом произведен расчет компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по правилам подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарных знак. При этом стоимость товаров определена истцом исходя из товаров, указанных в сертификатах, и той цене, по которой такие товары реализуются истцом.

Возражая против заявленных требований, ответчик указал, что товар, указанный в сертификатах, им не реализовывался и не предлагался к реализации, за исключением реализованных по договору поставки от 06.05.2020 шестигранников 5-hll х 3000 ГОСТ 8560-78/А11-В ГОСТ 1414-75 и 5,5-hll х 3000 ГОСТ 8560-78/А11-В ГОСТ 1414-75 (пункты 4,5 спецификации к договору).

В соответствии с подп. 14 п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки и знаки обслуживания.

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие) (ст. 1226 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Статьей 1484 ГК РФ предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (п. 1).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В силу подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – постановление № 10) при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Пунктом 61 постановления № 10 разъяснено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки подтвержден материалами дела, в том числе решением УФАС, и ответчиком надлежащим образом не оспорен. Довод ответчика о том, что на спорном товаре товарный знак истца не размещался, противоречит материалам дела, документально не подтвержден. Обстоятельства, изложенные в решении УФАС, ответчиком надлежащим образом не опровергнуты.

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, истец исходит из перечня товара, содержащегося в спорных сертификатах № 296 от 08.04.2015 и № 2099 от 11.11.2015.

Между тем, указанные сертификаты не являются достаточными доказательствами, подтверждающими, что весь указанный в них товар реализовывался ответчиком или предлагался им к реализации.

Как пояснил в судебном заседании представитель ответчика, данные сертификаты применялись только в отношении двух единиц товара - шестигранников 5-hll х 3000 ГОСТ 8560-78/А11-В ГОСТ 1414-75 и шестигранников 5,5-hll х 3000 ГОСТ 8560-78/А11-В ГОСТ 1414-75, реализованных ответчиком по договору поставки от 06.05.2020 № КС-20/146 согласно спецификации к договору и универсальному передаточному документу.

Иной товар, указанный в сертификатах, ответчиком не предлагался к реализации и не реализовывался, у ответчика отсутствовал.

Иной товар, указанный в спецификации к договору поставки от 06.05.2020, поставлялся ответчиком с представлением иных сертификатов качества (представлены ответчиком в материалы дела).

Представитель истца в судебном заседании также пояснил, что сертификаты № 296 от 08.04.2015 и № 2099 от 11.11.2015 подделаны только в отношении двух единиц товара – шестигранников. Указанное также установлено решением УФАС от 28.02.2022.

Истцом заявлялось ходатайство об истребовании у ответчика документов, подтверждающих стоимость продукции, указанной в поддельных сертификатах качества, по которой она могла быть реализована ответчиком третьим лицам с учетом порядка ценообразования, либо представить информацию о порядке указанного ценообразования для производства расчета. Ходатайство судом отклонено по основаниям ст. 66 АПК РФ, поскольку данная информация не является доказательством факта предложения к реализации или реализации ответчиком товара третьим лицам, в связи с чем не имеют правового значения установленные на нее цены. Кроме того, в судебном заседании представитель ответчика в ответ на вопрос суда указал, что продукция, указанная в сертификатах, ответчиком не производится, в отношении продукции, содержащейся в п. 14 сертификата № 296 и в п. 1 сертификата № 2099 (которые признаны УФАС поддельными) указал, что данная продукция была реализована ответчиком только по договору поставки № КС-20/146 от 06.05.2020, заключенному между ООО «Метрополия» и АО «Калугаприбор», который исследовался УФАС по Калужской области. Иных договоров поставки спорного товара ответчиком не заключалось, такой товар у ответчика отсутствует.

С учетом изложенного, исходя из представленных в дело доказательств, суд приходит к выводу о том, что ответчиком предлагался к реализации товар с нарушением исключительных прав истца на товарные знаки, под номерами 4 и 5 в спецификации к договору от 06.05.2020, а именно: шестигранники 5-hll х 3000 ГОСТ 8560-78/А11-В ГОСТ 1414-75 общей стоимостью 13139,00 руб. и шестигранники 5,5-hll х 3000 ГОСТ 856078/А11-В ГОСТ 1414-75 общей стоимостью 17050,00 руб.

Двукратный размер стоимости указанного товара, составляющий размер компенсации согласно подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в рамках заявленного истцом требования, составляет 60378,00 руб.

В данной части требования истца подлежат удовлетворению.

Расходы истца по государственной пошлине относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Метрополия» в пользу Публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» компенсацию в размере 60378,00 руб. и расходы по государственной пошлине в размере 901,58 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Судья Н.А. Чекалова