Решение от 25 ноября 2020 г. по делу № А65-21489/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело №А65-21489/2020

Дата принятия решения – 25 ноября 2020 года

Дата объявления резолютивной части – 18 ноября 2020 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Спиридоновой О.П., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Евсеевой О.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1, РТ, Лаишевский район, д. Новая Поляна, Общества с ограниченной ответственностью "Катализ Инвест", г. Казань к Акционерному обществу "Химический завод им. Л.Я.Карпова", РТ, г. Менделеевск о взыскании 31717415 рублей 21 копейки долга, 4235641 рубля 44 копеек процентов,

с участием:

от соистцов:

ИП ФИО1 – ФИО2, паспорт, доверенность, диплом,

ООО "Катализ Инвест" – ФИО2, паспорт, доверенность, диплом,

от ответчика – адвокат Сергиенко А.Н., паспорт, удостоверение адвоката, доверенность; представитель ФИО3, паспорт, доверенность, диплом,

от третьего лица:

ПАО «Нижнекамскнефтехим» - не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Соистцы - предприниматель ФИО1 и ООО "Катализ Инвест", обратились в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском о взыскании с АО "Химический завод им.Л.Я.Карпова" 31717415 рублей 21 копейки долга, 4235641 рубля 44 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами с их начислением по день фактической оплаты долга (с учетом принятого судом уточнения), в том числе:

- взыскать с ответчика в пользу предпринимателя ФИО1 лицензионное вознаграждение в размере 20009910 рублей 41 копейку и проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ в размере 3215041 рубль 21 копейку;

- взыскать с ответчика в пользу ООО «Катализ инвест» лицензионное вознаграждение в размере 11707504 рубля 80 копеек и проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ в размере 1020600 рублей 23 копейки.

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле третьим лицом без самостоятельных требований на предмет спора привлечено ПАО «Нижнекамскнефтехим», РТ, г. Нижнекамск.

Третье лицо, извещенное о времени и месте проведения судебного заседания 18.11.2020г., явку своих представителей в суд не обеспечило, направило в суд ходатайство об отложении рассмотрения дела.

В соответствии с ч.3 ст. 156 АПК РФ судебное заседание проводится в отсутствие представителей третьего лица.

Представитель истцов представил на исследование суда подлинник договора об отчуждении исключительного права на изобретение (исследован судом в заседании, возвращен).

Представитель истцов дал ответы на вопросы ответчика; представил доказательства передачи прав начисления роялти истцам (письмо ПАО «Нижнекамскнефтехим», исследовано судом в заседании, приобщено к материалам дела).

Ответчик иск не признал, пояснил, что общество в производстве продукции патент истцов не использует; кроме того, полагает, что у истцов отсутствует право на обращение в суд с заявленными требованиями ввиду отчуждения исключительных прав на изобретение. Просил приобщить к материалам дела заключение директора по производству ответчика в отношении производимой продукции, огласил изложенные сведения.

Истец заявленные требования поддержал с учетом принятых уточнений; полагает, что представленное ответчиком заключение не может быть принято судом в качестве надлежащего доказательства по делу.

Суд определил отказать в приобщении к материалам дела представленного ответчиком заключения директора по производству ввиду неотносимости доказательства к предмету спора.

Ответчик иск не признал, заявил об истечении срока исковой давности; в судебном заседании заявил устное ходатайство о назначении судебной экспертизы с целью проверки соответствия технологии применяемой заводом (ответчиком) технологии по патенту.

Ответчик ходатайствовал об отложении рассмотрения дела.

Ходатайства ответчика о назначении судебной экспертизы и об отложении рассмотрения дела приняты судом к рассмотрению.

Суд определил: ходатайство третьего лица об отложении рассмотрения дела отклонить ввиду отсутствия к тому процессуальных оснований, поскольку представленных доказательств достаточно, рассмотреть спор по существу по имеющимся в деле доказательствам.

Представитель истцов заявленные требования поддержал.

Ответчик требования истцов не признал по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела документы, представленные доказательства и установленные по делу фактические обстоятельства, суд приходит к следующим выводам.

Ответчик заявил о назначении судебной экспертизы по делу.

В силу ч.1 ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Поскольку у суда при рассмотрении настоящего спора не возникло вопросов, требующих специальных знаний, а в материалы дела представлено достаточно документов и доказательств для разрешения спора по существу, при этом, вопросы, которые ответчик предлагает поставить на разрешение эксперта, не относятся к предмету спора, ходатайство ответчика о назначении судебной экспертизы удовлетворению не подлежит.

Суд также отказывает в удовлетворении ходатайства ответчика об отложении рассмотрения дела ввиду отсутствия к тому процессуальных оснований, перечисленных в ст. 158 АПК РФ.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате лицензионного вознаграждения.

Правоотношения сторон возникли в рамках договора о продаже неисключительной лицензии на использование изобретения № 2 от 28.03.2009г. с приложениями и дополнительными соглашениями к договору (л.д. 16-28 т.1).

Как следует из материалов дела между ООО «Катализ» (лицензиар) и ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (лицензиат) был заключен договор о продаже неисключительной лицензии на использование изобретения № 2 от 28 марта 2009 года.

По условиям договора (с учетом дополнительных соглашений к договору) лицензиар за вознаграждение предоставил лицензиату на срок до 16 марта 2021 года неисключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого патентом № 2350594.

В соответствии с пунктами 2.1 и 6.1 договора и приложения № 1 к договору (протокол согласования цены) в первоначальной редакции размер роялти между сторонами договора был согласован в размере 10% от стоимости товарной продукции, рассчитанной исходя из действующей цены одной тонны катализатора и количества произведенного катализатора в тоннах.

При этом, платежи по договору должны были производиться лицензиатом в течении тридцати дней, следующих за отчетным периодом (п.1.2 приложения № 1 к договору).

Под отчетным периодом стороны договора условились считать период равный одному месяцу, начиная с даты подписания акта приема - передачи неисключительной лицензии на использование изобретения (пункты 1.6 и 2.3 договора).

ООО «Катализ» 20 февраля 2012 года по договору купли-продажи № 1 передал свои исключительные права на изобретение, охраняемые патентом № 2350594, ООО «Катализ Инвест» (соистец по настоящему спору).

Между ООО «Катализ», ООО «Катализ Инвест» и лицензиатом 17 апреля 2012 года было заключено тройственное соглашение, по условиям которого размер роялти был увеличен до 17% от стоимости товарной продукции, рассчитанной исходя из действующей цены одной тонны катализатора и количества произведенного катализатора в тоннах (дополнительное соглашение № 2 от 17 апреля 2012г. к договору).

В дальнейшем ООО «Катализ Инвест» передал исключительные права на изобретение, охраняемые патентом № 2350594, ООО «Катализ Пром» по договору № 1 от 05 июля 2012 года в качестве вклада в уставный капитал ООО «Катализ Пром».

Между ООО «Катализ Пром», ООО «Катализ Инвест» и лицензиатом 01 сентября 2012 года заключено тройственное соглашение, по условиям которого размер роялти изменен до 17% от стоимости товарной продукции, рассчитанной исходя из действующей цены одной тонны катализатора и количества произведенного катализатора в тоннах (дополнительное соглашение № 3 от 01 сентября 2012г. к договору).

Между ООО «Катализ Пром» (цедент), лицензиатом (должник) и авторами изобретения - ФИО4, ФИО5, ФИО1, ФИО6 (цессионарии), был заключен договор цессии б/н от 12 октября 2016 года (л.д. 36-38 т.1), по условиям которого к авторам перешли права цедента на истребование задолженности с лицензиата на общую сумму 45972254 рублей.

В соответствии с протоколом общего собрания участников ООО «Катализ Инвест» от 20 октября 2016 года был одобрен выход ООО «Катализ Инвест» из числа участников общества ООО «Катализ Пром» с выплатой действительной стоимости доли путем обратного отчуждения исключительного права на патент № 2350594 (л.д. 41, 42 т.1).

В соответствии с дополнительным соглашением № 6 от 24 октября 2016 года (л.д. 26, 27 т.1) к договору между ООО «Катализ Инвест» и лицензиатом, стороны изменили редакцию пункта 1.1 договора, установив роялти в размере 10% от стоимости товарной продукции, рассчитанной исходя из действующей цены одной тонны катализатора и количества произведенного катализатора в тоннах.

При этом лицензиат принял на себя обязательства перечислять средства роялти в размере 75% непосредственно авторам изобретения, а именно: ФИО4, ФИО5, ФИО1, ФИО6, в равных долях, а именно в размере 25% от общей суммы вознаграждения; оставшиеся средства роялти в сумме 25% перечисляются лицензиатом на счет ООО «Катализ Инвест» (л.д. 26, 27 т.1).

Стороны договора дополнительным соглашением № 7 от 30 мая 2018 года к договору установили роялти в размере 100 рублей за каждую тонну произведенной лицензиатом товарной продукции (л.д. 28 т.1).

Договор № 2 от 28.03.2009г. с приложениями и дополнительные соглашения к договору подписаны без разногласий и оговорок, скреплены соответствующими печатями сторон, в судебном порядке не оспорены.

Как указывают соистцы обязательства по оплате лицензионного вознаграждения ответчик (лицензиат) исполняет ненадлежащим образом, как в интересах авторов изобретения, так и в интересах ООО «Катализ Инвест»; последние оплаты по лицензионному договору были произведены ответчиком в феврале 2019 года, задолженность составила (с учетом принятых уточнений):

- в размере 20009910 рублей 41 копейка перед ФИО1 как автором изобретения;

- в размере 11707504 рубля 80 копеек перед ООО «Катализ инвест» как лицензиаром.

В соответствии с условиями договора для точного установления финансовых обязательств лицензиата, последний обязался предоставлять сводные бухгалтерские данные лицензиару по произведенной продукции по лицензии в течении отчетного периода (п.7.1 договора).

Более того лицензиар имеет права производить проверку данных, относящихся к объекту производства и сбыта продукции по лицензии на предприятии лицензиата по сводным бухгалтерским данным. Лицензиат обязан обеспечить возможность такой проверки (п.7.2 договора).

Неоднократные требования соистцов о предоставлении соответствующей информации, равно как и требования о добровольном погашении задолженности, были оставлены ответчиком без удовлетворения.

Досудебная претензия соистцов о добровольной оплате имеющейся задолженности (исх. б/н л.д. 6-9 т.2, доказательства направления – л.д. 2-5 т.2) оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения соистцов в суд с настоящим иском.

Факт наличия задолженности ответчика подтверждается также актами сверок взаимных расчетов по состоянию на 30.11.2019г., подписанными сторонами без разногласий (л.д. 69-71 т.1).

На основании ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Таким образом, гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

На основании ст. 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Согласно ст. 1469 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

Согласно ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. (п.5 ст. 1235 ГК РФ)

Согласно п.2 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Договор, заключенный между сторонами, с дополнительные соглашения к нему, положенные в основание исковых требований, прошли надлежащую государственную регистрацию.

В соответствии с п.2 ст. 1233 ГК РФ к лицензионным (сублицензионным) договорам применяются общие положения об обязательствах (ст.ст. 307-419) и о договоре (ст.ст.420-453), поскольку иное не установлено правилами ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

На основании п.1 ст.1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На основании ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу ч.3.1. ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Суд предложил ответчику представить письменный отзыв на иск, доказательства оплаты долга и санкции, при наличии возражений представить контррасчет.

Ответчик представил письменный отзыв на иск, требования соистцов не признал, доказательств оплаты долга, не представил.

В соответствии с ч.2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Доводы, изложенные ответчиком в письменном отзыве на иск, судом исследованы и отклоняются, поскольку опровергаются документами и доказательствами, имеющимися в материалах дела.

Поскольку наличие задолженности на сумму иска подтверждается материалами дела, тогда как ответчик в нарушение ст. 65 АПК РФ не представил надлежащих доказательств, опровергающих доводы соистцов, суд приходит к выводу, что требование предпринимателя ФИО1 и ООО "Катализ Инвест" о взыскании 31717415 рублей 21 копейки долга, в том числе:

- 20009910 рублей 41 копейка долга в пользу предпринимателя ФИО1;

- 11707504 рубля 80 копеек долга в пользу ООО «Катализ инвест», обосновано и подлежит удовлетворению.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по выплате лицензионного соглашения соистцами заявлено о взыскании 4235641 рубля 44 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 08.09.2017г. по 29.10.2020г.

Согласно ч.1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Размер процентов определяется в соответствии с ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (в ред. с 01.08.2016г.)

Просрочка в оплате вознаграждения имеет место, доказательств оплаты долга суду не представлено, расчет санкций, представленный соистцами, судом проверен и признается надлежащим, в связи с чем требование предпринимателя ФИО1 и ООО "Катализ Инвест" о взыскании 4235641 рубля 44 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами заявлено правомерно и подлежит удовлетворению в соответствии с представленным расчетом (л.д. 32, 54 т.2), в том числе:

- 3215041 рубль 21 копейка процентов в пользу предпринимателя ФИО1;

- 1020600 рублей 23 копейки процентов в пользу ООО «Катализ инвест».

В соответствии с п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ).

С учетом изложенного заявление соистцов о начислении процентов за пользование чужими денежными средствами на суммы долга также подлежит удовлетворению.

Доводы ответчика об отсутствии у истцов права на взыскание спорных сумм в связи с отчуждением права к правообладателю ПАО «Нижнекамскнефтехим» судом отклонены, поскольку в силу п. 7 ст.1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

К тому же, как следует из письма ПАО «Нижнекамскнефтехим» №35440-ИсхП от 18.09.2017г., адресованного ФИО1 и ООО «Катализ Инвест» следует, что несмотря на переход исключительных прав к ПАО «Нижнекамскнефтехим» и до момента вступления в силу изменений, лицензионное соглашение между ООО «Катализ Инвест» и АО «Химический завод им.Л.Я. Карпова продолжает действовать в полном объеме.

Доводы ответчика об истечении срока исковой давности для защиты нарушенного права судом также отклонены на основании следующего.

В силу ст.195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса (ст.196 ГК РФ).

Пунктом 1 ст. 200 ГК РФ установлено, что если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

На основании п.17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 204 ГК РФ срок исковой давности не течет с момента обращения за судебной защитой, в том числе со дня подачи заявления о вынесении судебного приказа либо обращения в третейский суд, если такое заявление было принято к производству.

Днем обращения в суд считается день, когда исковое заявление сдано в организацию почтовой связи либо подано непосредственно в суд, в том числе путем заполнения в установленном порядке формы, размещенной на официальном сайте суда в сети "Интернет".

Иск подан в Арбитражный суд Республики Татарстан нарочно 08.09.2020г.

Долг в пользу предпринимателя ФИО1 заявлен по актам за период с 11.10.2017г. по 05.08.2020г.(т.1, л.д.105).

Долг в пользу ООО «Катализ Инвест» заявлен по актам за период с 11.10.2017г. по 05.08.2020г. (т.1, л.д.106). Следовательно, срок исковой давности на взыскание долга в судебном порядке не истек.

Проценты за пользование чужими денежными средствами в пользу предпринимателя ФИО1 заявлены за период с 08.09.2017г. по 29.10.2020г.(т.2, л.д.32).

Проценты за пользование чужими денежными средствами в пользу ООО «Катализ Инвест» заявлены за период с 11.11.2017г. по 29.10.2020г.(т.2, л.д.54). Следовательно, срок исковой давности на взыскание процентов по ст.395 ГК РФ в судебном порядке не истек.

Госпошлина подлежит взысканию с ответчика в доход бюджета (ст. 110 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении ходатайства ответчика о назначении судебной экспертизы отказать.

В удовлетворении ходатайства ответчика об отложении судебного заседания отказать.

Иск удовлетворить.

Взыскать с Акционерного общества "Химический завод им. Л.Я.Карпова" (ОГРН <***> ИНН <***>), РТ, г. Менделеевск в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 318169000076537 ИНН <***>), РТ, Лаишевский район, д. Новая Поляна 20009910 рублей 41 копейку лицензионного вознаграждения, 3215041 рубль 21 копейку процентов за пользование чужими денежными средствами.

Начислять на сумму 20009910 рублей 41 копейка проценты за пользование чужими денежными средствами исходя из ключевых ставок Банка России, действующих в соответствующие периоды, до момента фактической оплаты долга.

Взыскать с Акционерного общества "Химический завод им. Л.Я.Карпова" (ОГРН <***> ИНН <***>), РТ, г. Менделеевск в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Катализ Инвест" (ОГРН <***> ИНН <***>), г. Казань 11707504 рубля 80 копеек лицензионного вознаграждения, 1020600 рублей 23 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами.

Начислять на сумму 11707504 рубля 80 копеек проценты за пользование чужими денежными средствами исходя из ключевых ставок Банка России, действующих в соответствующие периоды, до момента фактической оплаты долга.

Взыскать с Акционерного общества "Химический завод им. Л.Я.Карпова" (ОГРН <***> ИНН <***>), РТ, г. Менделеевск 200000 рублей госпошлины в доход федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Председательствующий судьяО.П. Спиридонова