Решение от 3 июня 2019 г. по делу № А42-2372/2019

Арбитражный суд Мурманской области

улица Книповича, дом 20, город Мурманск, 183038

http://www.murmansk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

город МурманскДело № А42-2372/2019

03.06.2019

резолютивная часть решения вынесена 28.05.2019

Судья Арбитражного суда Мурманской области Петрова Олеся Александровна, при составлении протокола судебного заседания помощником судьи Сюзевой И.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению некоммерческой организации территориально-соседская община коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт» («поселение саамов») (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес (место нахождения): 184592, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Дикие и свободные» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес (место нахождения): 184209, <...>),

третье лицо – общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес (место нахождения): 125252, <...>, этаж 2, комн. 4; почтовый адрес: 123007, г. Москва, а/я 87), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (ОГРН <***>; юридический адрес: 125993, <...>; фактический адрес: <...>).

о защите исключительного права на товарный знак

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО1 - по доверенности;

от ответчика: ФИО2 - руководитель, ФИО3 - по доверенности;

УСТАНОВИЛ:

некоммерческая организация территориально-соседская община коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт» («поселение саамов») (далее – НО ТСОКМНС «Самь-Сыйт» («поселение саамов»), истец) обратилась в Арбитражный суд Мурманской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Дикие и свободные» (далее – ООО «Дикие и свободные», ответчик) о признании регистрации доменного имени саамская-деревня.рф нарушением прав истца на товарный знак по свидетельству № 605043 от 10.02.2017.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (далее – ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», третье лицо) и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Судебное заседание отложено на 28.05.2019, о чем лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом в силу положений статьи 123 АПК РФ.

ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" своего представителя в судебное заседание не направило, представило сведения о том, что администратором доменного имени саамская-деревня.рф в соответствии с регистрационными данными является ответчик.

Роспатент так же представлен отзыв в котором указано о том, что правовая охрана представлена всем элементам товарного знака, включая словесные элементы "саамская деревня".

Судебное заседание проведено в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей третьих лиц.

В судебном заседании представитель истца иск поддержал, заявил об утонении исковых требований и просил: признать регистрацию доменного имени саамская-деревня.рф нарушением прав истца на товарный знак по свидетельству № 605043 от 10.02.2017 и запретить ответчику использование доменного имени саамская-деревня.рф, а также взыскать компенсацию за нарушение прав истца в размере 215 000 руб. Уточнения приняты в порядке ст. 49 АПК РФ.

Представители ответчика возражали против удовлетворения иска в полном объеме по основаниям, изложенным в отзыве.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

НО ТСОКМНС «Самь-Сыйт» («поселение саамов») является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак со словесными элементами «СААМСКАЯ ДЕРЕВНЯ» и «САМЬ-СЫЙТ», номер государственной регистрации № 605043, дата регистрации 10.02.2017, дата приоритета 09.03.2016 (дата истечения срока действия исключительного права – 09.03.2026), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении 41 класса МКТУ (Международной классификации товаров и услуг): услуги баз отдыха (развлечения); услуг гидов; развлечение гостей; развлечения; обучения практическим навыкам (демонстрация); сады зоологические; фотографирование; а также услуги 43 класса МКТУ: базы отдыха; гостиницы; кафе; услуги баз отдыха.

Согласно письму ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» от 29.03.2019 № 2468 ООО «Дикие и свободные» является администратором доменного имени саамская-деревня.рф.

По информации ответчика ООО «Дикие и свободные» 11.12.2018 зарегистрирован домен «саамская-деревня.рф» со сроком действия до 11.01.2020 года.

На сайте, размещенном по адресу: саамская-деревня.рф, содержится реклама и предложения в том числе оказания услуг баз отдыха, услуг гидов, развлечения, что подтверждается представленным истцом нотариальным протоколом осмотра доказательств от 01.03.2019.

Используемое ответчиком в доменном имени саамская-деревня.рф обозначение «саамская деревня» сходно до степени смешения с товарным знаком «СААМСКАЯ ДЕРЕВНЯ «САМЬ-СЫЙТ», исключительное право на которое принадлежит истцу.

Ответчик использует элемент товарного знака «саамская-деревня» в доменном имени «саамская-деревня.рф» в целях размещения рекламы и предложения к продаже услуг, однородных по отношению к услугам, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, исключительное право на который принадлежит истцу.

На основании пунктов 41, 42, 44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила от 20.07.2015 № 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим) и смысловым (семантическим).

Как явствует из п. 7.1.2.1(a) Приказа Роспатента от 24.07.2018 N 128, наиболее распространенные случаи звукового сходства: тождество звучания обозначений.

Согласно п. 7.1.2.1(в) Приказа Роспатента от 24.07.2018 N 128, признаком смыслового сходства является подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Сравнение доменного имени саамская-деревия.рф, проводимое с точки зрения звукового (фонетического), и смыслового (семантического) сходства, с комбинированным обозначением товарного знака истца, в которое входит словесный элемент «СААМСКАЯ ДЕРЕВНЯ», показывает, что имеют место все признаки такого сходства, а именно: тождество звучания обозначений «СААМСКАЯ ДЕРЕВНЯ» и «саамская-деревня» и смысловое сходство: подобие заложенных в обозначениях понятий, совпадение значения обозначений «СААМСКАЯ ДЕРЕВНЯ» и «саамская-деревня», выполненных одним и тем же алфавитом на кириллице.

Согласно ст. 45 Правил от 20.07.2015 № 482, вывод об однородности услуг делается в том случае, если услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как явствует из п. 7.2.1.1. Приказа Роспатента от 24.07.2018 N 128, при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, назначением услуги, если услуга предназначена для конкретного вида деятельности.

Однородность услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца и услуг, которые указываются на Интернет сайте с доменным именем саамская-деревни.рф, очевидна и прямо следует из сопоставления перечня услуг 41, 43-го класса МКТУ, приведенного в свидетельстве на товарный знак, с информацией на Интернет сайте с доменным именем саамская-деревня.рф:

Информации сайта саамская-деревня.рф

Перечень услуг товарного знака 605043

«У нас не просто этническая деревня, а полноценная база отдыха».

Услуги 41 класса: услуги баз отдыха [развлечения];

Услуги 4.3 класса: базы отдыха; услуги баз отдыха (предоставление жилья].

«гостевые дома».

Услуги 43 класса: гостиницы;

«кафе»,

Услуги 43 класса: кафе;

«англоговорящий гид»

Услуги 41 класса: услуги гидов;

«Развлечения»,

Услуги 41 класса: развлечение гостей; развлечения;

«Стрельбы из лука», «Кидание аркана».

Услуги 41 класса: обучение практическим навыкам [демонстрация];

«Животный мир Севера: олени, хаски, кролики»

Услуги 41 класса: сады зоологические;

«Фото в этнической одежде»

Услуги 41 класса: фотографирование;

Таким образом, сходное с товарным знаком обозначение используются ответчиком в отношении услуг, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

Сделанный поисковый запрос в информационно-поисковой системе www.yandex.ru по слову «саамская деревня» показывает, что информация о деятельности правообладателя под обозначением «саамская деревня» широко представлена в сети Интернет и легко доступна, первые же страницы, выходящие по поисковому запросу, содержат информацию о правообладателе товарного знака и об оказании с использованием товарного знака услуг, аналогичных услугам, заявленным на сайте со спорным доменным именем.

Интернет ресурс ответчика с предложением аналогичных услуг выходит по запросу четвертым.

В соответствии с действующим гражданским законодательством, правообладатель вправе осуществлять защиту исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации (статья 1252 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии с разъяснениями содержащимися в п. 162 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума ВС РФ № 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в настоящем пункте, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, суд приходит к выводу, что установленные обстоятельства безусловно вводят потребителей услуг, пользователей сети Интернет в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги базы отдыха, которые индивидуализированы обозначением "саамская деревня".

Согласно пункту 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения - к лицу, coвepшившемy такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Как разъяснено в п. 158 Постановление Пленума ВС РФ № 10 требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Кроме того, истцом так же заявлено требование о взыскании компенсации в размере 215 000 руб. В обоснование размера компенсации истец указал, на то, что в дальнейшем он намерен использовать доменное имя саамская-деревня.рф и для этих целей предполагает провести полное видоизменение Интернет сайта, привязанного к спорному доменному имени, его дизайна, адаптивной верстки, установки систем управления, наполнение контентом, продвижение сайта.

Стоимость таких услуг определена по условиям договора подряда № 5 от 14.04.2019 заключенного истцом с ИП ФИО4

В пункте 61 Постановления Пленума ВС РФ № 10 судам дано следующее разъяснение, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Рассмотрев исковые требования в части взыскания компенсации суд, пришел к выводу, что истцом не обоснован размер заявленной компенсации, поскольку в случае дальнейшего использования доменного имени истцом, он не получает прав на использование сайта, разработанного и принадлежащего ответчику. В данном случае истец будет разрабатывать и создавать свой Интернет ресурс и данная деятельность не может быть произведена за счет ответчика, поскольку это не приводит к восстановлению прав и не является компенсационной выплатой. Более того, дальнейшее использование доменного имени саамская-деревня.рф является приоритетным правом истец, а не его обязанностью, и дальнейшее его использование в своей хозяйственной деятельности, расходы, связанные с этим относятся на истца.

Более того, суд соглашается с возражениями ответчика о том, что доменное имя уже появляется на первой странице поисковой системы, в связи с чем отсутствует необходимость проводить мероприятия по его продвижению. Используя инструменты регистратора, где размещен домен, истец может назначить редирект и пользователи сети Интернет, имеющие намерение перейти на сайт "саамская деревня" автоматически будут попадать на сайт истца, который уже существует.

При таких обстоятельствах, суд, учитывая, что требование о взыскании компенсации в минимальном размере не подлежит обоснованию, в связи с чем полагает возможным удовлетворить исковые требования в минимальном размере и взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 10 000 руб.

При обращении в суд истцом была уплачена государственная пошлина в размере 6 000 руб. п/п № 26 от 25.02.2019, в размере 3 000 руб. п/п № 27 от 25.05.2019 (за рассмотрение заявления об обеспечении иска), в размере 7 300 руб. п/п № 56 от 10.04.2019 (за требование имущественного характера).

В связи с частичным удовлетворением исковых требований и в соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ, судебные расходы, понесённые истцом при рассмотрении данного дела, распределяются между сторонами пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

иск удовлетворить частично.

Признать регистрацию доменного имени саамская-деревня.рф нарушением исключительных прав некоммерческой организации территориально-соседская община коренного малочисленного народа саами "Самь-Сыйт" (Поселение саамов) на товарный знак по свидетельству РФ № 605043 от 10.02.2017 и запретить обществу с ограниченной ответственностью «Дикие и свободные» использование доменного имени саамская-деревня.рф.

Взыскать с ООО "Дикие и свободные" в пользу НО ТСОКМНС "Самь-Сыйт" 10 000 руб. компенсации, а также 9 340 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Петрова О. А.