Решение от 30 октября 2023 г. по делу № А40-243622/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
Р Е Ш Е Н И Е Именем Российской Федерации

Дело № А40-243622/21-51-1651
город Москва
30 октября 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 23 октября 2023 года Решение в полном объеме изготовлено 30 октября 2023 года Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О. В., единолично, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Власенко А. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛОРУС ЭКСПОРТ» (ОГРН <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОМОЛОКОВО» (ОГРН <***>), ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕРСИЯ» (ОГРН <***>), АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ТАНДЕР» (ОГРН <***>)

о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 471883, 471884, 666333, 666334, 669637, 676172, солидарном взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в общем размере 97 514 247 руб. 60 коп., взыскании астрента,

третье лицо - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОСЫР» (ОГРН <***>),

при участии:

от истца – ФИО1, по дов. № б/н от 19 мая 2023 года; от ответчика – ООО «НОВОМОЛОКОВО» – не явился, извещен;

от ответчика – ООО «ВЕРСИЯ» – ФИО2, по дов. № 1 от 09 ноября 2022 года; ФИО3, по дов. № 2 от 09 ноября 2022 года;

от ответчика – АО «ТАНДЕР» – ФИО4, по дов. № 23АВ4020328 от 04 апреля 2023 года; ФИО5, по дов. № 23АВ4068013 от 28 апреля 2023 года;

от третьего лица – не явилось, извещено;

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛОРУС ЭКСПОРТ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НОВОМОЛОКОВО», ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕРСИЯ» (далее – ответчики) о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 471883, 471884, 666333, 666334, 669637, 676172, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в общем размере 10 000 000 руб., взыскании астрента.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОСЫР».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 21 апреля 2022 года принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) увеличение заявленного размера компенсации до 97 514 247 руб. 60 коп.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29 июня 2022 года по ходатайству истца порядке ст. 46 АПК РФ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАНДЕР» привлечено к участию в деле в качестве соответчика; в порядке ст. 49 АПК РФ принято уточнение исковых требований.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2023, исковые требования удовлетворены частично. С ответчиков, ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОМОЛОКОВО» и ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕРСИЯ», в пользу истца солидарно взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 471883, 471884, 666333, 666334, 669637, 676172 в общем размере 97 514 247 руб. 60 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2023 решение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2023 по делу № А40-243622/2021 отменены. Дело № А40-243622/2021 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Ответчик, ООО «НОВОМОЛОКОВО», и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явились.

С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, спор рассмотрен в его отсутствие на основании статей 121, 123, 156 АПК РФ, пункта 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Ответчики против удовлетворения заявленных требований возражают по доводам, изложенным в письменных отзывах.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав (на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, дата регистрации – 06.10.2020) на следующие товарные знаки:

- по свидетельству РФ № 471883, дата регистрации: 01.10.2012, в отношении товаров 05, 29, 30, услуг 35 классов МКТУ, в том числе масло сливочное (29 класс МКТУ);

- по свидетельству РФ № 471884, дата регистрации: 01.10.2012, в отношении товаров 05, 29, 30, услуг 35 классов МКТУ, в том числе масло сливочное (29 класс МКТУ);

- по свидетельству РФ № 666333, дата регистрации: 09.08.2018, в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 35 классов МКТУ, в том числе масла и жиры пищевые (29 класс МКТУ);

- по свидетельству РФ № 666334, дата регистрации: 09.08.2018, в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 35 классов МКТУ, в том числе масла и жиры пищевые (29 класс МКТУ);

- по свидетельству РФ № 669637, дата регистрации: 06.09.2018, в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 35 классов МКТУ, в том числе масла и жиры пищевые (29 класс МКТУ);

- по свидетельству РФ № 676172, дата регистрации: 18.10.2018, в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 35 классов МКТУ, в том числе масла и жиры пищевые (29 класс МКТУ).

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением

случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В обоснование исковых требований истец указал, что обнаружил использование сходного до степени смешения обозначения при осуществлении розничных продаж сливочного масла под обозначением «Белорусочка Экспорт» в ряде магазинов, в том числе в сети супермаркетов «Магнит». Так, на упаковке обнаруженных контрафактных товаров размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца:

На обратной стороне упаковки размещена информация о производителе товара:

На данной фотографии видно, что изготовителем контрафактного товара, нарушающего права истца, является ООО «Версия».

В подтверждение указанных обстоятельств истец приложил к иску копию чека о покупке товара, копию рекламной акции магазинов «Магнит», фотографии упаковки контрафактной продукции.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Ответчик, ООО «ВЕРСИЯ», факт производства спорного масла не оспаривает. В отзыве на иск ответчик указал, что не знал и не мог знать о нарушении исключительного права. Сливочное масло изготавливалось в рамках договора переработки давальческого сырья, принадлежащего ООО «ПРОСЫР». Товарный знак, макет упаковки были предоставлены ООО «ПРОСЫР». 15 января 2021 года ООО «Версия» заключило договор о переработке давальческого сырья № 15/01/2021 с ООО «ПРОСЫР». Согласно пункту 1.1. договора, переработчик (ООО «Версия») обязуется выполнить из предоставленного давальцем (ООО «ПРОСЫР») сырья - масло сливочное в монолите, работу по порционной формовке масла с последующей фасовкой, упаковкой в потребительскую тару из фольги с нанесением маркировки (которая изготовлена специально для давальца, обозначена товарным знаком давальца или другого правообладателя, который на законных основаниях передал право использования этого товарного знака давальцу), упаковкой в транспортную тару из гофрокороба и дальнейшем паллетированием, а давалец обязуется принять и оплатить результат работ в виде готовой продукции. В пункте 1.2. договора переработки стороны согласовали использование в качестве маркировки товарного знака «экспорт Белорусочка» (свидетельство № 673831 от 04.11.2018, класс МКТУ - 29, 30). Правообладателем указанного товарного знака являлось ООО «НОВОМОЛОКОВО». Для подтверждения права использования товарного знака «экспорт Белорусочка» ООО «ПРОСЫР» представило ООО «Версия»: согласие правообладателя ООО «НОВОМОЛОКОВО» от 17.07.2020 исх. № 17/07/2020; лицензионный договор № 27/07/2020-ЛД от 27.07.2020; свидетельство на товарный знак № 673831 от 04.10.2018. Согласно пункту 1.3.1. согласия, пункту 1.3. лицензионного договора, ООО «НОВОМОЛОКОВО» предоставило ООО «ПРОСЫР» право использования товарного знака «экспорт Белорусочка» в том числе для индивидуализации товаров (сливочного масла) путем размещения товарного знака на этикетках, упаковках и т.д. Помимо этого, в п. 11.11 раздела 11 «Заверения Сторон» договора переработки ООО «ПРОСЫР» гарантировало, что товарный знак используется им на законных основаниях, в отношении него отсутствуют права или законные требования иных лиц. Ответчик указал, что не осуществлял выбор дизайна и цветовой гаммы для упаковки сливочного масла «Белорусочка». Дизайн упаковки (оригинал-макет) был предоставлен ООО «ПРОСЫР». Это следует в том числе из пункта 2.2. договора переработки, согласно которому ООО «ПРОСЫР» своими силами и за свой счет разрабатывает дизайн упаковки (включая торговую марку и изображение) и предоставляет его ООО «Версия». ООО «Версия» не вносило никаких изменений в упаковку товара. С учетом изложенного ответчик заявил, что добросовестно считал правомерным использование товарного знака и предпринял все необходимые меры для проверки этого. ООО «Версия» не знало и не могло знать о том, что товарный знак используется ООО «ПРОСЫР» незаконно.

В отзыве на исковое заявление ответчик, ООО «НОВОМОЛОКОВО», указал, что требования истца являются незаконными и необоснованными, поскольку он являлся правообладателем товарного знака по заявке № 2017747468 с приоритетом от 13.11.2017 зарегистрированном 04.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 673831 в отношении товаров 29,

30 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в перечне свидетельства. Регистрация данного товарного знака осуществлялась патентным поверенным Леоновым Александром Владимировичем ( № 653) в соответствии с договором оказания услуг № 136 от 04 августа 2017 года. В обязанности патентного поверенного входил анализ общедоступных источников зарегистрированных товарных знаков в целях недопущения сходства и смешения комбинированного обозначения товарного знака ООО «Новомолоково» и ранее зарегистрированных в Российской Федерации товарных знаков иных правообладателей. По информации патентного поверенного государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения не является нарушением прав и законных интересов третьих лиц, информации о регистрации сходных общеизвестных товарных знаков или обозначений не было найдено, в связи с чем, было принято решение подать заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака данного обозначения. Имея правовые основания на использование зарегистрированного товарного знака ООО «Новомолоково» предоставляло производителям продуктов питания право размещать его обозначение на упаковку продукции. О наличии возражений относительно зарегистрированного товарного знака, ООО «Новомолоково» стало известно из уведомления Федеральной службы по интеллектуальной собственности о поступивших возражениях ООО «Белорус Экспорт» от 10.06.2021. К этому моменту выпуск продукции со спорным обозначением уже не осуществлялся, ООО «Новомолоково» не выдавало лицензии на его использование.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным приказом директора ФИПС от 20 января 2020 года № 12 (далее – Руководство), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. В зависимости от конкретных обстоятельств каждый из факторов или их совокупность могут оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков (обозначений). Например, степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно. В случае если обозначения выполнены в оригинальной графической манере, сходство будет ослаблено. При этом необходимо учитывать, что выполнение словесного обозначения в оригинальной графической манере может привести к утрате этим обозначением словесного характера, в связи с чем его экспертиза должна проводиться с учетом требований, предъявляемых к изобразительным обозначениям.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении № 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 44 Правил № 482 комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В данном случае суду необходимо оценить сходство вышеуказанных товарных

знаков истца и спорного обозначения .

Как установлено судом, словесные элементы «Белорусочка» / «belorus» выполнены одинаковым шрифтом красного цвета; словесные элементы «Экспорт» / «export» размещены в одном и том же месте над «Белорусочка/belorus» и выполнены одинаковым шрифтом зеленого цвета; на обеих упаковках присутствуют характерные, абсолютно одинаковые ёлочки в одном и том же месте; обе упаковки зрительно поделены на две части с одинаковым принципом размещения словесной и графической части.

Удовлетворяя возражение истца против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 673831, Роспатент пришел к следующим выводам: «оспариваемый товарный знак по свидетельству № 673831 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде вытянутого по горизонтали прямоугольника желтого цвета, на фоне которого расположены одно под другим словесные элементы «ЭКСПОРТ» «Белорусочка», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом. В конце слова «Белорусочка» выполнена буква R в окружности. Справа и слева от словесных элементов расположены стилизованные изображения елочек. Слово «ЭКСПОРТ» и буква R в окружности являются неохраноспособными элементами обозначения. Правовая охрана знаку предоставлена в

желтом, зеленом, белом, красном цветовом сочетании, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 471883, 471884 представляют собой комбинированные обозначения, содержащие прямоугольники, разделенные волнистой линией, выполненных в виде белых графических рисунков. Внутри прямоугольника в левой верхней части расположены словесные элементы «belorus», «Белорус», выполненные буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом. В нижней части прямоугольника в хаотичном порядке расположены стилизованные изображения зеленых елочек. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 666333, 666334, 669637 представляют собой комбинированные обозначения включающие, в себя словесные элементы «EXPORT», «belorus», выполненные одно под другим заглавными и прописными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Изобразительные элементы выполнены в виде фигуры неопределенной формы и стилизованных изображений елочек. Словесный элемент «EXPORT» является неохраноспособным элементом обозначения. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 676172 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде нестандартной фигуры и линии, а также словесных элементов «belorus» «EXPORT», выполненных одно под другим заглавными и строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Над буквой «l» в слове «belorus» изображен стилизованный листик. Словесный элемент «EXPORT» является неохраноспособным элементом обозначения. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков было установлено, что словесный элемент «belorus»/»Белорус» противопоставленных товарных знаков фонетически полностью входит в состав словесного элемента «Белорусочка» оспариваемого товарного знака. Оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки содержат фонетически тождественный элемент «EXPORT»/«ЭКСПОРТ». Указанное выше свидетельствует о высокой степени фонетического сходства сопоставляемых обозначений.

Семантически сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку слово словесный элемент «belorus»/»Белорус» и слово «Белорусочка» являются однокоренными словами, означающими принадлежность человека мужского и женского пола к одной национальности.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки (содержат семантически тождественный элемент «EXPORT»/«ЭКСПОРТ». Согласно информации в сети Интернет (https://ru.wikipedia.org/), слово «ЭКСПОРТ» - понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Таким образом, сопоставляемые товарные знаки несут в себе одни и те же понятия и идеи, связанные с представителями белорусского народа и продвигаемыми ими товарами. В этой связи коллегия пришла к выводу о высокой степени семантического сходства сопоставляемых обозначений.

Графически сравниваемые обозначения производят одинаковое общее зрительное впечатление, обусловленное выполнением словесного элемента «Белорусочка» оспариваемого знака и словесных элементов «belorus»/ «Белорус» противопоставленных товарных знаков красным цветом, одинаковым расположением (одно под другим) словесных элементов «ЭКСПОРТ» «Белорусочка» спорного знака и элементов «EXPORT» «belorus» в противопоставленных товарных знаках наличием схематических изображений елочек как в оспариваемом, так и в противопоставленных

товарных знаках, выполнением словесного элемента «Белорусочка» спорного обозначения и слова «Белорус» противопоставленного знака буквами одного алфавита стандартным шрифтом.

Изложенное выше в совокупности свидетельствует о высокой степени визуального сходства противопоставленных знаков и оспариваемого товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения имеют высокую степень фонетического, семантического и графического сходства, а также ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что оспариваемые товары 29, 30 классов МКТУ являются однородными товарам 29, 30 классов МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков, поскольку либо содержат тождественные позиции товаров, либо объединены родовыми понятиями, либо соотносятся друг с другом как род-вид, следовательно, сопоставляемые товары имеют одно назначение, условия реализации и одинаковый круг потребителей.

Коллегией также было принято во внимание, что сопоставляемые товары относятся к продуктам питания, каждодневно употребляемым в пищу, то есть товарам повседневного спроса, широкого потребления и необходимым для жизнедеятельности каждого человека. В этой связи, коллегия приходит к выводу о высокой степени однородности сопоставляемых товаров, которые могут быть перепутаны на российском рынке среди их потребителей. В этой связи при восприятии сопоставляемых обозначений у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 постановления № 10. Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 673831 сходен до степени смешения с серией противопоставленных товарных знаков в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ».

Отменяя решение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2023, в постановлении от 31.05.2023 Суд по интеллектуальным правам указал следующее: «Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу вероятности смешения в гражданском обороте используемого ответчиком обозначения с принадлежащими истцу товарными знаками.

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что довод общества «Версия» о том, что оно не знало и не могло знать о нарушении исключительного права заслуживает внимания ввиду следующего.

Общество «Версия» (переработчик) заключило договор о переработке давальческого сырья от 15.01.2021 № 15/01/2021 с обществом «ПРОСЫР» (давалец), в соответствии с которым переработчик обязуется выполнить из предоставленного давальцем сырья - масло сливочное в монолите, работу по порционной формовке масла с последующей фасовкой, упаковкой в потребительскую тару из фольги с нанесением маркировки (которая изготовлена специально для давальца, обозначена товарным знаком давальца или другого правообладателя, который на законных основаниях передал право использования этого товарного знака давальцу), упаковкой в транспортную тару из гофрокороба и дальнейшем паллетированием, а давалец обязуется принять и оплатить результат работ в виде готовой продукции.

Указанным договором было согласовано использование в качестве маркировки товарного знака «экспорт Белорусочка» по свидетельству Российской Федерации № 673831, правообладателем которого являлось общество «НОВОМОЛОКОВО».

Для подтверждения права использования товарного знака «экспорт Белорусочка» общество «ПРОСЫР» представило обществу «Версия»: согласие правообладателя общества «НОВОМОЛОКОВО» от 17.07.2020 исх. № 17/07/2020; лицензионный договор от 27.07.2020 № 27/07/2020-ЛД; свидетельство Российской Федерации на товарный знак от 04.10.2018 № 673831.

Согласно пункту 1.3.1. согласия, пункту 1.3. лицензионного договора, общество «НОВОМОЛОКОВО» предоставило обществу «ПРОСЫР» право использования товарного знака «экспорт Белорусочка» в том числе для индивидуализации товаров (сливочного масла) путем размещения товарного знака на этикетках, упаковках и т.д. Помимо этого, в п. 11.11 раздела 11 «Заверения Сторон» договора переработки общество «ПРОСЫР» гарантировало, что товарный знак используется им на законных основаниях, в отношении него отсутствуют права или законные требования иных лиц. Ответчик указал, что не осуществлял выбор дизайна и цветовой гаммы для упаковки сливочного масла «Белорусочка». Дизайн упаковки (оригинал - макет) был предоставлен обществом «ПРОСЫР». Это следует в том числе из пункта 2.2. договора переработки, согласно которому общество «ПРОСЫР» своими силами и за свой счет разрабатывает дизайн упаковки (включая торговую марку и изображение) и предоставляет его обществу «Версия». Общество «Версия» не вносило никаких изменений в упаковку товара.

С учетом изложенного ответчик заявил, что добросовестно считал правомерным использование товарного знака и предпринял все необходимые меры для проверки этого.

В связи с этим, судебная коллегия обращает внимание судов на то, что с учетом положений пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ лицо, давшее поручение или задание незаконно использовать результат интеллектуальной деятельности, и лицо, исполнившее такое поручение или задание, перед правообладателем отвечают солидарно, за исключением случаев, когда лицо, действовавшее по поручению или заданию, не знало и не должно было знать о нарушении исключительного права правообладателя. Заявленное к такому лицу требование удовлетворению не подлежит, что не исключает возможности применения к нему иных мер защиты исключительного права, перечисленных в пункте 5 статьи 1250 ГК РФ (пункты 71, 73 Постановления № 10).

Вместе с тем, суд кассационной инстанции полагает необходимым указать, что в обжалуемых актах отсутствует анализ возможности применения правовой позиции, изложенной в абзаце 3 пункта 73 Постановления № 10, в отношении ответчиков по настоящему делу».

При новом рассмотрении дела суд пришел к выводу о том, что требования истца к ООО «ВЕРСИЯ» не подлежат удовлетворению в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 71 постановления № 10 требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения. В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата. В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части. Распределение ответственности лиц, совместно нарушивших исключительное право, друг перед другом по регрессному обязательству производится по правилам пункта 2 статьи 1081 ГК РФ, то есть в размере, соответствующем степени вины каждого из причинителей вреда. При этом не является обязательным участие в деле в качестве соответчиков всех лиц, последовательно допустивших различные нарушения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (например, выпуск, оптовую реализацию,

розничную продажу контрафактных материальных носителей), а также всех нарушителей при совместном нарушении.

Как отмечено в абзаце третьем пункта 73 постановления № 10, к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, могут быть применены меры защиты исключительных прав, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ. При этом с учетом положений пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ лицо, давшее поручение или задание незаконно использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, и лицо, исполнившее такое поручение или задание, перед правообладателем отвечают солидарно, за исключением случаев, когда лицо, действовавшее по поручению или заданию, не знало и не должно было знать о нарушении исключительного права правообладателя. Заявленное к такому лицу требование удовлетворению не подлежит, что не исключает возможности применения к нему иных мер защиты исключительного права, перечисленных в пункте 5 статьи 1250 ГК РФ.

Из приведенных выше разъяснений Верховного Суда РФ и указаний Суда по интеллектуальным правам следует, что лицо, нарушившее совместно с другим лицом исключительные права на товарный знак, не подлежит привлечению к ответственности за данное нарушение в виде взыскания компенсации при одновременном выполнении следующих условий:

- лицо действовало по поручению или заданию другого лица, в результате выполнения которого были нарушены права на товарный знак;

- лицо не знало и не должно было знать о нарушении исключительного права правообладателя.

Применительно к вышеуказанным разъяснениям Верховного Суда РФ из обстоятельств настоящего дела следует, что между ООО «Версия» (переработчиком) и ООО «ПРОСЫР» (давальцем) заключен договор о переработке давальческого сырья от 15.01.2021 № 15/01/2021 (далее - договор переработки).

Согласно пункту 1.1. договора переработки, переработчик обязуется выполнить из предоставленного давальцем сырья - масло сливочное в монолите - работу по порционной формовке масла с последующей фасовкой, упаковкой в потребительскую тару из фольги с нанесением маркировки (которая изготовлена специально для давальца, обозначена товарным знаком давальца или другого правообладателя, который на законных основаниях передал право использования этого товарного знака давальцу), упаковкой в транспортную тару из гофрокороба и дальнейшем паллетированием, а давалец обязуется принять и оплатить результат работ в виде готовой продукции.

В силу пункта 1.2. договора переработки под товарным знаком правообладателя, который на законных основаниях передал право использования этого товарного знака давальцу, стороны понимают товарный знак ООО «НОВОМОЛОКОВО» «экспорт Белорусочка», зарегистрированный под номером 673831 в Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ для групп 29, 30, что подтверждается свидетельством от 04.11.2018 № 673831. Право использования товарного знака давальцем подтверждается согласием правообладателя.

В соответствии с пунктом 1.7. договора переработки давалец гарантирует, что товарный знак используется им на законных основаниях, в отношении этого знака отсутствуют права или законные требования иных лиц.

Как следует из пункта 9.8.4. договора переработки переработчик не несет ответственность за правомерность использования давальцем товарного знака.

В соответствии с пунктом 11.11. договора переработки давалец гарантирует, что товарный знак используется им на законных основаниях, в отношении этого знака отсутствуют права или законные требования иных лиц.

Согласно пункту 1.8. договора переработки давалец не передает ни переработчику, ни любому иному лицу права на использование товарного знака,

принадлежащие ему на основании соглашения/согласия/договора с правообладателем товарного знака.

Указанное условие договора переработки соответствует пункту 73 постановления № 10, согласно которому, использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации по поручению или заданию правообладателя (например, выпуск типографией экземпляров произведений по заданию издательства, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем) охватывается исключительным правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора.

В силу пункта 2.2. договора переработки давалец своими силами и за свой счет разрабатывает дизайн упаковки продукции (включающий в себя торговую марку и изображение) и представляет его переработчику.

Пунктом 1.5. договора переработки при передаче сырья давальцем право собственности на него не переходит переработчику. Давалец остается собственником переданного сырья и полученной готовой продукции.

Данное условие договора переработки соответствует пункту 1 статьи 220 ГК РФ, согласно которому, если иное не предусмотрено договором, право собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов, приобретается собственником материалов.

Продукция со спорным изображением, а именно - упаковки сливочного масла с нанесенным изображением, сходным до степени смешения с товарными знаками ООО «Белорус Экспорт», были произведены на условиях договора переработки.

Довод истца о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что ООО «ПРОСЫР» обязало ООО «ВЕРСИЯ» использовать дизайн упаковки контрафактного товара, опровергается представленным ответчиком, ООО «ВЕРСИЯ», протоколом нотариального осмотра доказательств от 12 октября 2023 года, которым подтверждается факт направления третьим лицом (в лице генерального директора) в адрес ООО «ВЕРСИЯ» по электронной почте спорного макета упаковки сливочного масла.

Вопреки также доводу истца, для производства по поручению правообладателя продукции, содержащей товарный знак, заключение лицензионного договора не требуется (абзац 1 пункта 73 постановления № 10).

Таким образом, исходя из изложенного выше, поскольку:

- условиями договора переработки ООО «Версия» предоставлены гарантии со стороны ООО «ПРОСЫР» о правомерности использования товарного знака по свидетельству № 673831 «экспорт Белорусочка»;

- в подтверждение данных гарантий ООО «Версия» получены копия свидетельства на товарный знак по свидетельству № 673831 «экспорт Белорусочка», копия лицензионного договора на предоставление прав использования указанного товарного знака между ООО «НОВОМОЛОКОВО» (правообладателем) и ООО «ПРОСЫР», а также письмо-согласие ООО «НОВОМОЛОКОВО» от 17.07.2020 № 17/07/2020;

- на день заключения договора переработки и по день производства последней партии продукции в рамках данного договора правовая охрана товарного знака по свидетельству № 673831 «экспорт Белорусочка» не была прекращена;

- у ООО «Версия» не могло возникнуть разумных и обоснованных опасений, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 673831 может быть впоследствии признано недействительным,

то ООО «Версия» за весь период производства продукции по договору переработки не знало и не должно было знать о потенциальном нарушении исключительного права на товарные знаки ООО «Белорус Экспорт».

Согласно пункту 139 постановления № 10, правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 673831 признана недействительной с даты подачи в Роспатент заявки на регистрацию данного товарного знака.

Таким образом, в силу специфики правового регулирования возникла ситуация, когда в момент совершения действий, потенциально нарушающих исключительные права правообладателя товарного знака, лицо, совершающее такие действия, никаким образом не может знать и предполагать их незаконность. Узнать о нарушении можно уже только после его совершения и не ранее принятия Роспатентом решения о признании недействительным решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Между тем указанный временной парадокс не является следствием незаконных или недобросовестных действий ООО «Версия».

Более того, ООО «Версия» приняло все разумные и необходимые меры для должной проверки правомерности использования товарного знака по свидетельству № 673831, в результате которых не было выявлено никаких рисков и предпосылок признания недействительным предоставления правовой охраны данному товарному знаку.

Следует признать ошибочным довод истца о том, что ООО «Версия» якобы обязано было подвергнуть сомнению правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 673831 и в дополнение к принятым мерам провести поиск в Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, а также в Реестре заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания на предмет наличия товарных знаков, сходных до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 673831 и имеющих более ранний приоритет .

Вменение данной обязанности представляется очевидно избыточным, поскольку потенциально оспорен в будущем может быть любой документ. Если бы участники рынка отказывались от взаимодействия по причине наличия теоретической возможности оспаривания в будущем передаваемых друг другу документов, то ведение экономической деятельности стало бы невозможным.

Необходимо также отметить, что процедура регистрации Роспатентом прав на товарный знак включает в себя экспертизу поданных на регистрацию товарных знаков на предмет их сходства до степени смешения с другими товарными знаками (п. 1 ст. 1497 ГК РФ).

Таким образом, сам по себе факт регистрации товарного знака создает для третьих лиц гарантии соответствия товарного знака всем установленным требованиям, включая требование об отсутствии смешения с другими товарными знаками.

В этой связи любое третье лицо, использующее на законном основании зарегистрированный товарный знак, вправе полагаться на предоставленные государством гарантии правомерности такого использования (принцип достоверности публичных реестров).

Именно такими доводами руководствовалось ООО «Версия» при производстве продукции с изображением товарного знака по свидетельству № 673831 «экспорт Белорусочка».

Описанный выше принцип достоверности публичных реестров закреплен, в том числе, в п. 6 ст. 8.1 ГК РФ, согласно которому, лицо, указанное в государственном реестре в качестве правообладателя, признается таковым, пока в установленном законом порядке в реестр не внесена запись об ином.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 03.07.2018 № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам», государственная регистрация права [на товарный знак] способствует правовой определенности в сфере гражданского оборота, позволяющей участникам соответствующих правоотношений в разумных пределах предвидеть

последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав и обязанностей.

В вышеуказанном Постановлении Конституционным судом РФ также отмечено, что, обеспечивая публичность и достоверность сведений, вносимых в Государственный реестр товарных знаков, государственная регистрация товарных знаков направлена на защиту прав их обладателей и иных лиц и, следовательно, обеспечивает устойчивость гражданского оборота в целом.

Применение иного подхода означало бы умаление авторитета Российской Федерации, и нарушение принципа достоверности публичных реестров, поскольку подразумевает ненадежность государственного механизма экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков, и как следствие необходимость для участников экономических отношений самостоятельно перепроверять правомерность предоставления правовой охраны зарегистрированным товарным знакам.

Единичные ошибки, допускаемые при регистрации товарных знаков , и способные в дальнейшем повлечь прекращение предоставления правовой охраны товарному знаку, не могут ставить под сомнение надежность государственного механизма проверки и регистрации товарных знаков.

В целях защиты прав лиц, которые при всей возможной осмотрительности и добросовестности никаким образом не могли предположить, что совершаемые ими действия могут нарушать права на товарные знаки третьих лиц, Пленум Верховного Суда РФ в абз. 3 пункта 73 постановления № 10 установил критерии освобождения таких лиц от ответственности за нарушение исключительных прав.

Данное разъяснение служит для установления баланса защиты прав правообладателей средств индивидуализации и третьих лиц, правомерно считавших, что их действия не нарушают прав на товарные знаки третьих лиц, и не являвшихся инициаторами данных действий.

Таким образом, исходя из того, что: ООО «Версия» произвело продукцию со спорным изображением по поручению ООО «ПРОСЫР» в рамках исполнения обязательств по договору переработки давальческого сырья; ООО «Версия» за весь период производства продукции по договору переработки не знало и не должно было знать о потенциальном нарушении исключительного права на товарные знаки ООО «Белорус Экспорт», то требование ООО «Белорус Экспорт» о взыскании с ООО «Версия» компенсации не подлежит удовлетворению на основании абз. 3 пункта 73 постановления № 10.

Оснований для удовлетворения заявленных истцом требований к ответчику, АО «ТАНДЕР», не имеется, о чем было указано в решении Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2022 по настоящему делу.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2023 отсутствуют выводы, которые указывали бы на неправомерность резолютивной части решения суда первой инстанции об отказе во взыскании компенсации с АО «Тандер».

Согласно абз. 2 п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции» (далее - Постановление Пленума ВС РФ от 30.06.2020 № 13) при отмене судебных актов по данному основанию в постановлении суда кассационной инстанции следует указывать фактические обстоятельства дела, установленные судами первой и апелляционной инстанций, сделанные ими на основе этих обстоятельств выводы, а также мотивы, по которым суд кассационной инстанции считает, что выводы судов первой, апелляционной инстанций не соответствуют обстоятельствам дела.

Как следует из мотивировочной части постановления от 31.05.2023 (стр. 7-8 постановления), выводы Суда по интеллектуальным правам, которые стали причиной направления дело на новое рассмотрение, касаются анализа незаконности судебных актов судов первой и апелляционной инстанций применительно к привлечению ООО

«Версия» к ответственности в виде компенсации за нарушение исключительных прав с учётом того, что товарный знак «Белорусочка Экспорт» зарегистрирован в соответствии со свидетельством Российской Федерации № 673831 (правообладатель - ООО «Новомолоково»), правообладатель предоставил давальцу сырья право использования товарного знака № 673831 в дизайне упаковки товара, в дизайн упаковки не вносились изменения.

Что касается АО «Тандер», то, несмотря на отмену судебных актов полностью. Суд по интеллектуальным правам не пришёл к выводам о незаконности отказа во взыскании компенсации за нарушение исключительных прав с АО «Тандер». К выводам, которые бы указывали на необходимость принятия принципиально иного решения в отношении АО «Тандер». Суд по интеллектуальным правам не приходил.

При первоначальном рассмотрении дела в решении Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2022 по настоящему делу указано, что истец просит суд:

- обязать ООО «Версия» изъять из гражданского оборота и уничтожить все экземпляры контрафактных товаров: сливочного масла под обозначением «Белорусочка Экспорт»;

- обязать ООО «Новомолоково» изъять из гражданского оборота и уничтожить все экземпляры контрафактных товаров: сливочного масла под обозначением «Белорусочка Экспорт»;

- обязать ООО «Версия» прекратить предложения к продаже экземпляры контрафактных товаров: сливочного масла под обозначением «Белорусочка Экспорт»;

- обязать ООО «Новомолоково» прекратить предложения к продаже экземпляры контрафактных товаров: сливочного масла под обозначением «Белорусочка Экспорт»;

В соответствии с пунктом 57 постановления № 10 в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения. Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет») также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Доказательств того, что заявленное истцом правонарушение в виде предложения ответчиками к продаже товаров на дату рассмотрения спора по существу является длящимся, истцом не было представлено.

В связи с чем суд признал заявленные истцом неимущественные требования об обязании ООО «Версия» и ООО «Новомолоково» прекратить предложения к продаже экземпляры контрафактных товаров: сливочного масла под обозначением «Белорусочка Экспорт» не подлежащими удовлетворению.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 и пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ правообладатель вправе предъявить к хранителю требование об изъятии материального носителя средства индивидуализации из оборота и уничтожении контрафактных товаров за счет нарушителя без какой бы то ни было компенсации.

В абзаце втором пункта 75 постановления № 10 разъяснено, что решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом лишь в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей. При отсутствии соответствующего заявления обладателя исключительного права данный вопрос должен быть вынесен на обсуждение сторон.

Поскольку в рассматриваемом случае материалы дела не содержали доказательств наличия у ответчиков контрафактных товаров, то требование истца об обязании ответчиков изъять и уничтожить его суд признал не подлежащим удовлетворению.

Соответственно, требования истца о взыскании астрента суд признал не подлежащими удовлетворению, как непосредственно связанные с неимущественными требованиями, в удовлетворении которых судом отказано.

Указаний на то, что судом первой инстанции были допущены нарушения норм материального, либо процессуального права, либо не установлены и исследованы все существенные обстоятельства для правильного рассмотрения данных неимущественных требований истца, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2023 не содержится.

В связи с чем оснований для иных выводов у суда не имеется, неимущественные требования не подлежат удовлетворению в связи с вышеизложенным.

При первоначальном рассмотрении дела в решении Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2022 по настоящему делу указано, что ответчики в ходе рассмотрения настоящего дела также ссылались на то, что спорные товарные знаки истцом не используются.

Однако, согласно правовой позиции, изложенной в пункте 154 постановления № 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

При рассмотрении довода о наличии в действиях лица по применению конкретных мер защиты исключительного права признаков злоупотребления правом суд должен исходить из оценки совокупности фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о преследуемой правообладателем цели.

В данном случае суд при первоначальном рассмотрении дела пришел к выводу о том, что ответчиками не представлено доказательств, подтверждающих наличие в действиях истца признаков недобросовестного поведения, позволяющего на основании статьи 10 ГК РФ отказать ему в защите его права.

Указаний на то, что указанный вывод суда является ошибочным в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2023 не содержится. Доказательств, подтверждающих обратное, при новом рассмотрении дела не представлено.

При этом возможность применения правовой позиции, изложенной в абзаце 3 пункта 73 постановления № 10, к ответчику, ООО «НОВОМОЛОКОВО», являвшемуся правообладателем товарного знака по свидетельству РФ № 673831, у суда отсутствует.

С учетом принятого Роспатентом решения о недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку «Белорусочка Экспорт» по свидетельству РФ № 673831, действия данного ответчика были незаконны с момента начала использования обозначения в своей деятельности.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец просит суд солидарно взыскать с ответчиков компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки №№ 471883, 471884, 666333, 666334, 669637, 676172 в размере 97 514 247 руб. 60 коп.

В ходе рассмотрения дела по ходатайству истца судом был осуществлен запрос в Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (с истребованием сведений из Информационной системы «Меркурий» относительно того, какой объем контрафактного масла «Белорусочка Экспорт» был произведен. В ответ на данный запрос Управление представило информацию о том, что контрафактного масла было произведено в общем объеме 87 771,60 кг.

С учетом того, что стоимость одной пачки масла составляет 99,99 руб., а также того, что правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, общая сумма требуемой компенсации составляет 97 514 247,6 руб. из расчета: Было произведено1 – 87 771,60 кг = 87 771 600 г.; одна пачка масла – 180 г. Следовательно, было произведено 487 620 пачек масла; Исходя из стоимости одной пачки в 99,99 руб., общая стоимость произведенного масла составила 48 757 123,80 руб. Двукратный размер стоимости контрафактных товаров составляет 97 514 247,60 руб.

С учетом вышеизложенного, оснований для возложения на ответчиков солидарной ответственности у суда не имеется, требование о взыскании компенсации является обоснованным лишь в отношении ответчика, ООО «НОВОМОЛОКОВО».

В соответствии с пунктом 59 постановления № 10 в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В соответствии с пунктом 61 постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту

стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

В данном случае сведений об оптовой цене товаров в материалы дела не представлено, как и сведений о стоимости товара, по которой он реализовывался ООО «НОВОМОЛОКОВО», в связи с чем суд исходит из указанной истцом цены товара.

При первоначальном рассмотрении дела ответчик, ООО «НОВОМОЛОКОВО», заявил о несоразмерности заявленной истцом компенсации.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее - Постановление № 28-П), при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика. При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее - Постановление № 40-П), с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

При этом с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может быть менее стоимости права использования товарного знака).

Снижение судом размера компенсации возможно при соблюдении критериев, приведенных в Постановлении № 28-П и Постановлении № 40-П, при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в

пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как следует из материалов дела, ответчиком, ООО «НОВОМОЛОКО», было представлено мотивированное ходатайство о снижении заявленного размера компенсации.

Суд, рассмотрев данное ходатайство, пришел к выводу о возможности снижения размера взыскиваемой компенсации до однократной стоимости товара, на котором незаконно размещены товарные знаки - 48 757 123,80 руб.

Основания для дальнейшего снижения размера компенсации отсутствуют, поскольку ответчик не привел в обоснование этого убедительных доводов; вышеуказанная сумма в позволяет адекватным образом восстановить имущественное положение истца, нарушенное действиями ответчика; при этом взыскиваемая в настоящем деле компенсация должна быть не ниже однократной стоимости товара, на котором незаконно размещены товарные знаки, принадлежащие истцу.

Суд по своему усмотрению не вправе изменить способ исчисления предъявленной ко взысканию компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора от 23.09.2015, определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 № 308-ЭС17-3088, № 308-ЭС17-4299). Аналогичное положение о том, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, изложено в пункте 59 постановления № 10.

Определенный истцом размер компенсации является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом.

Соответственно, вопреки доводам ответчиков, суд не может по своей инициативе применить иной способ расчета компенсации и произвести взыскание исходя из минимального размера компенсации, закрепленного подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (10 000 руб.).

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика, ООО «НОВОМОЛОКОВО», в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 106, 110, 123, 156, 167 - 170, 176 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОМОЛОКОВО» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛОРУС ЭКСПОРТ» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в общем размере 48 757 123 руб. 80 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О. В. Козленкова