Решение от 16 июля 2021 г. по делу № А56-103933/2020

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-103933/2020
16 июля 2021 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 13 июля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 16 июля 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Герасимова М.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Бакировой Эльвиры Габдулфартовны (адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ИНН 165700013950, ОГРНИП 304165721100086)

к 1) ООО «ТМК «ЭлектроСкат» (адрес: 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., д. 18, литера А, офис 4-096, помещ. 96-Н, ОГРН <***>, ИНН <***>)

2) ООО "ЭлектроСкат" (адрес: 7373, Санкт-Петербург, улица Ильюшина, дом 13, корпус 2, лит.А, помещение 2-Н, ОГРН <***>, ИНН <***>)

3) ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения Казахстан, адрес: Санкт-Петербург)

о запрете использовать товарный знак и взыскании 5 000 000,00 руб.

при участии:

- от истца: представитель ФИО4 по доверенности от 23.07.2020 (онлайн);

- от ответчиков: 1) представитель ФИО5 по доверенности от 22.01.2021; 2) представитель не явился (извещен); 3) представитель ФИО6 по доверенности от 28.06.2021;

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием, с учетом принятых уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ:

запретить ООО «ТМК «ЭлектроСкат» использовать обозначения сходные до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат» в отношении услуг по реализации и продвижению товара, в том числе в сети интернет, на сайте www.electroscat.ru, в адресах электронных почт, в деловой документации, в фирменном наименовании;

запретить ООО «Электроскат» использовать обозначения сходные до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат» в отношении услуг по реализации и продвижению товара, в том числе в сети интернет, на сайте www.electroscat.ru, в адресах электронных почт, в деловой документации, в фирменном наименовании;

запретить ФИО3 использовать обозначения сходные до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат» в доменном имени electroscat.ru в отношении услуг по реализации и продвижению товара;

взыскать с ФИО3 компенсацию за незаконное использование товарного знака № 405163 «Электроскат» в размере 2 500 000,00 рублей;

взыскать с ООО «ТМК «Электроскат» компенсацию за незаконное использование товарного знака № 405163 «Электроскат» в размере 2 500 000,00 рублей,

а также 60 000,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

Определением от 08.12.2020 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание и судебное разбирательство.

В порядке ст. 46 АПК РФ судом удовлетворено ходатайство истца о привлечении ФИО3 к участию в дело в качестве соответчика.

В судебном заседании 13.07.2021 истец поддержал исковые требования в полном объеме с учетом уточнений. Возражал против снижения размера компенсации. Представил письменные пояснения.

Ответчик 1 возражал против удовлетворения иска по мотивам, изложенным в отзыве. В случае признания факта нарушения исключительных прав на товарный знак, ходатайствовал о снижении размера компенсации до 10 000 руб.

Ответчик 3 возражал против удовлетворения иска, заявил ходатайство о снижении размера компенсации до 10 000 руб.

Ответчик 2 надлежащим образом извещенный о времени и месте проведения судебного заседания, в суд своего представителя не направил.

В связи с неполучением каких-либо иных ходатайств, судом было принято решение о рассмотрении спора по существу.

Исследовав и оценив материалы дела, заслушав доводы сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из текста искового заявления, истец на основании государственной регистрации является правообладателем товарного знака «Электроскат», свидетельство на товарный знак № 405163, приоритет товарного знака от 29.12.2008 г., дата регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.04.2010 г., зарегистрированного в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

В октябре 2019 года истцу стало известно, что в сети Интернет осуществляет функционирование сайт electroscat.ru, фактическими пользователями которого являются ООО «ТМК «Электроскат» (Ответчик 1) и ООО «Электроскат» (Ответчик 2).

На сайте http://electroscat.ru осуществляется предложение к продаже, продажа электротехнических товаров различных производителей и реклама электротехнических товаров. При этом в доменном имени, на страницах сайта, в фирменном наименовании и в адресах электронных почт пользователя сайта имеет место факт использования Ответчиками обозначений, схожих до степени смешения с товарным знаком Истца.

17 октября 2019 года в разделе Контакты на сайте http://electroscat.ru были указаны следующие реквизиты компании - ООО «ТМК «ЭлектроСкат» (ИНН <***>, <***>), электронная почта office.spb@electroscat.ru, подтверждением данных обстоятельств служат сведения из интернет-архива, расположенного на сайте https://web.archive.org.

Ответчик 1 и Ответчик 2 в нарушении прав на товарный знак «Электроскат» используют обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком Истца, предлагая к продаже и продавая электротехнические товары на сайте в сети Интернет http://electroscat.ru.

А также на главной странице указанного сайта представлен каталог товаров, с помощью которого осуществляется демонстрация товаров. Так, данный каталог включает в себя следующий ассортимент товаров: кабели и провода, электротехническая продукция, кабеленесущие системы, светотехническая продукция, электрощитовое оборудование.

На страницах сайта http://electroscat.ru располагается комбинированное обозначение «ЭлектроСкат», содержащее словесные и изобразительные элементы.

Внизу страницы сайта http://electroscat.ru располагается знак охраны авторских прав, что декларирует принадлежность тех или иных имущественных прав ООО «Электроскат».

В разделе «О компании» содержится информация о том, что группа компаний «ЭлектроСкат» работает на электротехническом рынке России с 2015 года. Компания специализируется на продаже высококачественных изделий для комплектации электроустановок, энергооборудования различного назначения, линий электропередач, жилищного и промышленного назначения.

В разделе «Сертификаты» на сайте http://electroscat.ru, размещены сертификаты и свидетельства, относящиеся к деятельности как ООО «ТМК «Электроскат», так и ООО «Электроскат».

Так, в частности, на сайте размещен сертификат, удостоверяющий, что ООО «Электроскат» (ИНН <***>/781401001) является официальным представителем компании ООО «ЭлДжмТи Рус» на территории РФ. Фактическим адресом и контактами представителя указаны следующие сведения: 197349, Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. Щ, электронная почта office.spb@electroscat.ru.

Также на сайте размещен сертификат, удостоверяющий, что компания ООО «ТМК «Электроскат» является официальным поставщиком продукции «Greenel».

В разделе «Контакты» указана следующая информация: адреса: офис в Санкт-Петербурге - 197375, Вербная ул.,1 Б, склад в Санкт-Петербурге - 197375, ул. Репищева д. 14 лит Щ, склад в Москве - Ступинский проезд 1, База Новые Черемушки, номер телефона + 7 (812) 642-67-53, электронная почта office.spb@electroscat.ru.

Данные факты подтверждаются протоколом осмотра интернет-сайта (далее -Протокол) в порядке обеспечения доказательств от 16 июля 2020 года, составленным ФИО7, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО8, Казанского нотариального округа Республики Татарстан.

24 августа 2020 года по поручению Истца была осуществлена контрольная закупка электротехнических товаров через интернет-сайт http://electroscat.ru, в результате которой установлено, что деятельность по продаже и продвижению товаров посредством сайта сети Интернет http://electroscat.ru осуществляет Ответчик 1 и Ответчик 2.

Так, в частности, была произведена переписка с электронной почтой, указанной на сайте http://electroscat.ru, а именно office.spb@electroscat.ru, в результате которой прошли переговоры о покупке электротехнического товара.

На письмо с предложением о покупке товара с сайта http://electroscat.ru ответил ФИО3, с принадлежащей ему электронной почты pokhomov@electroscat.ru. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ФИО3 является генеральным директором ООО «Электроскат».

С электронной почты ignat.r@electroscat.ru ФИО9 был выставлен счет № 102184 от 20.08.2020 на оплату следующих товаров: выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 20А С4,5кА MVA20-1-020-C IEK; угол Т-образный КМТ 80*60 CKK10D-T-080-060-K01 IEK; держатель предохранителя ДП-33, габарит 00, 160A DPP10D-DP-160 IEK; панель ПМ1/Р-35 втычная с задним резьбовым присоединением для установки ВА88-35 SVA30D-PM1-RIEK.

Поставщиком указанного товара и получателем оплаты по счету № 102184 является ООО «ТМК «Электроскат».

Оплата по счету № 102184 была произведена безналичным способом, номер операции 3847886. Исходя из электронной переписки, на вопрос, где можно будет забрать заказ, ФИО9 с электронной почты ignat.r@electroscat.ru ответил, что товар можно будет забрать по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вербная, 16.

24 августа 2020 г. заказанный товар был получен по вышеуказанному адресу из офиса, имеющим табличку с указанием на сайт http://electroscat.ru, контакты и реквизиты ООО «ТМК «Электроскат».

В подтверждение факта продажи товаров был выдан товарный чек № 102184 от 20 августа 2020 года, согласно которому поставщиком товаров является ООО «Электроскат».

Следовательно, фактическими пользователями указанного сайта являются ООО «ТМК «Электроскат» (Ответчик 1) и ООО «Электроскат» (Ответчик 2).

Согласно выпискам из ЕЕРЮЛ, ООО «Электроскат» зарегистрировано в качестве юридического лица 04.06.2015 г., ООО «ТМК «ЭлектроСкат» -31.01.2018 г., т.е. имеют более позднюю дату, чем дата приоритета товарного знака № 405163 «Электроскат» (29.12.2008 г.).

Таким образом, Ответчик 1 и Ответчик 2 являются лицами, использующими товарный знак Истца без согласия последнего в фирменных наименованиях, в доменном имени, на страницах сайта, в адресах электронных почт, в логотипе, представленном на вывесках и на сайте electroscat.ru.

Вышеуказанными обстоятельствами подтверждается факт незаконного использования Ответчиком 1 и Ответчиком 2 товарного знака № 405163 «Электроскат».

В соответствии с п. 1.2 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 года № СП-21/4 (далее - Справка по доменным спорам), требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

В соответствии с ответом ООО «Регистрант» администратором доменного имени electroscat.ru является ФИО3 (email: pokhomov@electroscat.ru, почтовый адрес: Санкт-Петербург).

С целью защиты исключительных прав на товарный знак истец обратился в суд с настоящим иском после оставления ответчиками претензий без удовлетворения.

Ответчик 1 возражал против удовлетворения иска по праву, полагая, что используемое ООО «ТМК «ЭлектроСкат» обозначение не нарушает исключительных прав истца на товарный знак, так как отсутствует сходство до степени смешения, не имеется графического сходства, различаются визуально за счет различного количества входящих а их элементов, композиционного решения, а также различных видов шрифтов, которыми выполнены словесные элементы. Вместе с этим, в случае признания судом факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, заявил о чрезмерности заявленного размера компенсации в 2 500 000 руб., в связи с чем, ходатайствовал о снижении до 10 000 руб.

Ответчик 2 возражений не представил.

Ответчик 3 возражал против удовлетворения иска, ходатайствовал о снижении размера компенсации до 10 000 руб.

Оценив доводы сторон в совокупности с материалами дела, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Использование товарного знака «Электроскат», а также обозначений схожих с ними до степени смешения без разрешения правообладателя в соответствии со ст. 1229, 1233, 1359, 1484 Гражданского кодекса РФ является нарушением исключительных прав правообладателя и влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В силу положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ для установления факта нарушения права на товарный знак подлежат установлению следующие обстоятельства:

- тождество или сходство используемого ответчиком обозначения с охраняемым товарным знаком;

- однородность услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

- возможность возникновения вероятности смешения среди потребителей.

Аналогичная правовая позиция подтверждается материалами судебной практики (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2018 N С01-972/2018 по делу N А43-39246/2017, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2017 N СО 1 -817/2017 по делу N А41 -51834/2015).

Согласно п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров и услуг;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При проведении сравнительного анализа товарного знака Истца и обозначения, расположенного на сайте http://electroscat.ru, стоит отметить следующее.

Товарный знак по свидетельству № 405163 «Электроскат» является комбинированным и включает в себя изобразительный и словесный элементы.

Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение ската, расположенного по диагонали слева направо головной частью вниз. Словесное элемент - «Электроскат» расположен под изобразительным элементом, выполнен заглавными буквами кириллического алфавита.

Обозначение «ЭлектроСкат», расположенное на сайте http://electroscat.ru, содержит в себе также словесный элемент «Электроскат» и изображение ската, расположенного по диагонали слева направо головной частью вверх.

Согласно аб. 3 п. 7 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 (далее - Руководство), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов настоящего Руководства.

(7.1.2) Руководства, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности.

(7.1.2.1.) Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим), а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение (п. 7.1.2.1 (а) Руководства);

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (п. 7.1.2.1(6) Руководства);

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (п. 7.1.2.1 (в) Руководства).

(7.1.2.2.) Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

(7.1.2.4.) Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесного элемента в обозначении Ответчиков, используемого на сайте http://electroscat.ru, и товарного знака Истца № 405163 обусловлено фонетическим и графическим признаками сходствами: одинаковый алфавит (латиница), вид шрифта (типовой), графическое написание печатными буквами, расположение букв в одну строку по прямой линии, словесные элементы полностью совпадают по написанию и звучанию.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» оценка сходства дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель).

Учитывая вышеизложенное, суд первой инстанции пришел к выводу, что обозначение «ЭлектроСкат», используемое Ответчиками на сайте http://electroscat.ru, является схожим до степени смешения с товарным знаком Истца № 405163.

В соответствии с ответом ООО «Регистрант» администратором доменного имени electroscat.ru является ФИО3 (email: pokhomov@electroscat.ru, почтовый адрес: Санкт-Петербург).

Согласно Правилам регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденными решением Координационного центра национального домена сети Интернет № 2011-18/81 от 05.10.2011 (cctld.ru/ru/docs/rules.php) (далее — Правила регистрации доменных имен), домен - область пространства иерархических имен сети Интернет, которая обозначается уникальным доменным именем, обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и централизованно администрируется Администратором домена. Для каждого зарегистрированного доменного имени определен единственный Администратор. Администратор домена - лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя. Для регистратора домена единственным имеющим к домену отношение лицом является его администратор. Позиция ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр») — первого в РФ и крупнейшего профессионального регистратора доменов — что отвечают оба.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен, администратор домена самостоятельно определяет порядок использования домена; несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных; проведение организационно- технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного доступа; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, в т.ч. в случае аварийной ситуации; регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение компонентов сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного пространства базы данных и др.); обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте; выполнение работ по модернизации и доработке функциональных сервисов сайта; внесение изменений в структуру и дизайн сайта; иные виды работ.

Таким образом, фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями (решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-95065/2014 от 05.02.2015г., Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2019 N С01-1170/2019 по делу N А40-222169/2018, Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.2014 по делу N А40-102183/13).

Правовая позиция о солидарной ответственности администратора доменного имени и лица, фактически использовавшего доменное имя, изложена также в п. 1.2 Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. n сп-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров».

Из статьи 1484 ГК РФ следует, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Ответчики нарушают исключительное право Истца на товарный знак, используя обозначение «Электроскат» в доменном имени electroscat.ru, в силу фонетического сходства словесных элементов «Электроскат» и «electroscat» (транслитерация слова «электроскат»). Элемент «.ru» в доменном имени не влияет на оценку сходства поскольку не обладает различительной способностью.

Как указано в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 (далее - Информационное письмо Президиума ВАС РФ N 122) «вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен без назначения экспертизы», «с позиции рядового потребителя» (абз. 1, 6 п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 122).

Наличие сходства до степени смешения между доменным именем electroscat.ru и товарным знаком Истца установлена судом первой инстанции.

Действия Ответчиков по использованию доменного имени, схожего до степени смешения товарным знаком Истца, приводят к невозможности использования Истцом товарного знака путем его указания в доменном имени, то есть к невозможности использовать объект интеллектуальной собственности в виде средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а именно в сети Интернет, поскольку сведения, размещенные на сайте способны ввести в заблуждение потребителя в отношении лица оказывающего услуги и осуществляющего деятельность.

На сайте http://electroscat.ru в разделе Контакты указана электронная почта office.spb@electroscat.ru. Именно на данный адрес было направлено письмо с предложением о покупке электротехнического товара.

На письмо, направленное в адрес office.spb@electroscat.ru, ответил ФИО3, генеральный директор ООО «Электроскат», с электронной почты pokhomov@electroscat.ru.

Счет об оплате товара был направлен с электронной почты ignat.r@electroscat.ru, принадлежащей ФИО9, представителю ООО «ТМК «ЭлектроСкат».

Используя обозначение «Электроскат» в доменной части адресов электронной почты, Ответчики нарушают исключительное право Истца на товарный знак в силу фонетического сходства словесных элементов «Электроскат» и «electroscat» (транслитерация слова «электроскат»). Имена почтовых ящиков и элемент «.ru» не влияет на оценку сходства, поскольку не обладают различительной способностью.

Воспроизведение в адресах электронных почт товарного знака «Электроскат», являющегося исключительным правом Истца, способно вызвать смешение относительно действующих на рынке субъектов предпринимательской деятельности, а также способно дискредитировать правообладателя либо дать конкуренту дополнительные преимущества.

Фирменное наименование Ответчика 1 состоит из указания на его организационно-правовую форму (ООО) и элемента, которая представляет собой словесное обозначение «ТМК «Электроскат».

Словесный элемент комбинированного товарного знака «Электроскат» по свидетельству №405163 и словесный элемент фирменного наименования Ответчика 1, выполняющие индивидуализирующую функцию являются схожими до степени смешения на основании фонетического сходства, в результате наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположение; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; характера совпадающих частей обозначений.

При этом стоит отметить, что наличие в фирменном наименовании Ответчика 1 дополнительного неохраняемого элемента «ТМК» не оказывает влияния на его различную способность по отношению к товарному знаку Истца.

Фирменное наименование Ответчика 2 также состоит из указания на его организационно-правовую форму (ООО) и элемента, которая представляет собой словесное обозначение «Электроскат».

Словесный элемент комбинированного товарного знака «Электроскат» по свидетельству № 405163 и словесный элемент фирменного наименования Ответчика 2, выполняющие индивидуализирующую функцию являются схожими до степени смешения на основании фонетического сходства, в результате наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположение; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; характера совпадающих частей обозначений.

Таким образом, словесная часть фирменного наименования Ответчика 2 является сходным до степени смешения со словесным элементом комбинированного товарного знака по свидетельству № 405163 «Электроскат».

Необходимо отметить, что сходные до степени смешения с товарным знаком Истца фирменные наименования Ответчиков, обозначение, представленное на сайте, доменное имя electroscat.ru, адреса электронных почт, вывески способны ввести в заблуждение потребителей в отношении лица, оказывающего услуги и осуществляющего деятельность, не позволяют однозначно идентифицировать Истца и Ответчиков и приводят к их смешению в хозяйственном обороте.

Вместе с этим, судом установлено использование Ответчиками товарного знака Истца в отношении однородных услуг, для которых зарегистрирован товарный знак.

Как было отмечено ранее, товарный знак «Электроскат» № 405163 (дата приоритета 29.12.2008 г.) зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ:

агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Вышеизложенные обстоятельства, выявленные истцом, и подтвержденные доказательствами, свидетельствуют о том, что Ответчики используют товарный знак по свидетельству № 405163 в целях реализации и продвижения товаров.

Таким образом, деятельность Ответчиков по демонстрации и предложению к продаже товаров является однородной услугам 35 класса МКТУ, поскольку данные услуги, связаны с продвижением товаров как комплексом мер, предпринимаемых производителями, продавцами товара, посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, расширения рыночного поля товара.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При изложенных обстоятельствах, суд первой инстанции установил факт нарушения ответчиками исключительного права индивидуального предпринимателя ФИО2 на товарный знак № 405163 «Электроскат», в связи с чем, признал обоснованными требования в части:

запрета ООО «ТМК «ЭлектроСкат» использовать обозначения сходные до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат» в отношении услуг по реализации и продвижению товара, в том числе в сети интернет, на сайте www.electroscat.ru, в адресах электронных почт, в деловой документации, в фирменном наименовании;

запрета ООО «Электроскат» использовать обозначения сходные до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат» в отношении услуг по реализации и продвижению товара, в том числе в сети интернет, на сайте www.electroscat.ru, в адресах электронных почт, в деловой документации, в фирменном наименовании;

запрета ФИО3 использовать обозначения сходные до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат» в доменном имени electroscat.ru в отношении услуг по реализации и продвижению товара.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ в случае нарушения исключительных прав на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя:

- прекращения незаконного использования товарного знака;

- возмещения причиненных убытков в соответствии с гражданским законодательством;

- вместо возмещения убытков выплаты компенсации

1) в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно абзацу 4 пункта 62 Постановления Пленума ВС РФ №10 размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности,

1) обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике),

2) характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.),

3) срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации,

4) наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно),

5) вероятные имущественные потери правообладателя,

6) являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, суд принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

С учетом доводов ответчиков, заявленный истцом размер компенсации арбитражный суд находит чрезмерным и не соответствующим характеру нарушения прав и негативным для правообладателя последствиям, в связи с чем, полагает возможным снизить до 100 000 руб. для ООО «ТМК «Электроскат» и до 50 000 руб. для ФИО3.

При указанных обстоятельствах, неимущественные требования истца правомерны, подтверждаются материалами дела и обосновываются статьями 1229, 1233, 1359, 1484, 1515 ГК РФ, в связи с чем, подлежат удовлетворению в полном объеме, требования имущественного характера в соответствии со ст. 1515 ГК РФ подлежат удовлетворения в части, с учетом снижения компенсации исходя из принципа соразмерности. В остальной части иска надлежит отказать.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчиков пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Запретить ООО «ТМК «ЭлектроСкат» использовать обозначения сходные до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат» в отношении услуг по реализации и продвижению товара, в том числе в сети интернет, на сайте www.electroscat.ru, в адресах электронных почт, в деловой документации, в фирменном наименовании.

Запретить ООО «Электроскат» использовать обозначения сходные до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат» в отношении услуг по реализации и продвижению товара, в том числе в сети интернет, на сайте www.electroscat.ru, в адресах электронных почт, в деловой документации, в фирменном наименовании.

Запретить ФИО3 использовать обозначения сходные до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат» в доменном имени electroscat.ru в отношении услуг по реализации и продвижению товара.

Взыскать с ООО «Электроскат» в пользу АО «Авторское агентство «Артпатент» (ИНН <***>) 6 000,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

Взыскать с ООО «ТМК «Электроскат» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 100 000,00 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 405163 «Электроскат».

Взыскать с ООО «ТМК «Электроскат» в пользу АО «Авторское агентство «Артпатент» (ИНН <***>) 7 420,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

Взыскать с ФИО3 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 50 000,00 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 405163 «Электроскат».

Взыскать с ФИО3 в пользу АО «Авторское агентство «Артпатент» (ИНН <***>) 6 710,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Герасимова М.С.