Решение от 23 апреля 2020 г. по делу № А40-20210/2020

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-20210/20-12-130
г. Москва
23 апреля 2020 года
Резолютивная часть решения изготовлена 14 апреля 2020 года

Решение изготовлено в полном объеме 23 апреля 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи – Чадова А.С.

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению

Компания с ограниченной ответственностью «Бойрер» (Бойрер ГмбХ) (ФРГ)

к ответчикам: 1) ООО «Бойрер» (ОГРН <***>, ИНН <***>), 2) АО «РСИЦ» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о защите прав на товарный знак «Beurer» и взыскании компенсации в размере 166.650 рублей,

руководствуясь ст.ст. 1229, 1252, 1301 ГК РФ, ст.ст. 4, 65, 110, 167, 170-176, 226-229 АПК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Компания с ограниченной ответственностью «Бойрер» (Бойрер ГмбХ) (ФРГ) (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «Бойрер» и АО «РСИЦ» (далее – ответчик) о защите прав на товарный знак «Beurer» и взыскании компенсации в размере 166.650 рублей.

Определением от 06.02.2020 г. исковое заявление было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам гл. 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

14.04.2020 г. Арбитражным судом г. Москвы вынесена резолютивная часть по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства (в порядке ст. 229 АПК РФ).

17.04.2020 г. от истца поступило ходатайство об изготовлении решения в полном объеме.

В соответствии с ч. 2 ст. 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявленное ходатайство подлежит удовлетворению, поскольку подано в установленный ст. 229 АПК РФ срок, в связи с чем, суд составляет мотивированное решение.

Согласно материалам дела, в соответствии с положениями ст.ст. 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны надлежащим образом были извещены о принятии заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Ответчиком в установленный определением от 06.02.2020 г. срок представлен отзыв на иск с документальным подтверждением доводов и возражений.

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что является правообладателем товарного знака по свидетельству 636085.

Истец обнаружил, что ответчик ООО «Бойрер» производит незаконное пользование товарным знаком в доменном имени beurer.ru, а также на Интернет-сайте размещена информация о товарах, маркированных товарным знаком истца, в связи с чем указанные нарушения подлежат устранению, а с ответчика подлежит взысканию компенсация в размере 166.650 рублей.

Кроме того, истец указал, что регистратор доменного имени АО «РСИЦ» имеет обязательства перед владельцем товарного знака, а именно по аннулированию регистрации доменного имени и предоставить истцу преимущественное право на регистрацию доменного имени.

Данные обстоятельства явились основанием для обращения истца в арбитражный суд с указанными исковыми требованиями.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В своём исковом заявлении истец просит взыскать компенсацию за нарушение прав на товарный знак.

Между тем, истцом не представлено доказательств незаконного использования товарного знака.

Между Истцом и Ответчиком был заключен Контракт № 1 от «23» июня 2009 года (далее - «Контракт»). В соответствии с пунктом 14.1 Контракта Истец предоставляет эксклюзивное право Покупателю ввозить, продвигать и продавать на территории Российской Федерации всю продукцию, производимую Истцом - торговые марки Beurer, Sanitas, Korona. Действие Контракта было продлено Дополнительным соглашением № 115 от «30» декабря 2014 года и Дополнительным соглашением 123 от «30» декабря 2015 года (далее - «Дополнительные соглашения») до «31» декабря 2017 года.

Так, согласно п. 1 ст. 453 ГК РФ при изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.

В соответствии с п. 1 ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор.

Дополнительные соглашения были составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами, а также скреплены печатями организаций, что свидетельствует о действительности таких Дополнительных соглашений и продлении срока действия Контракта.

Суды неоднократно указывали, что соглашение об изменении договора является неотъемлемой частью основного договора и не может существовать без него (Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11 декабря 2001 г. N А33-5988/01-С2-Ф02-3013/01-С2). При продлении же срока основного договора автоматически с ним продлеваются и условия дополнительного соглашения, поскольку оно является неотъемлемой частью договора (Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11 июня 2010 г. по делу N А32-22080/2009).

Таким образом, условие п. 14.1 Контракта юридически действовало до «31» декабря 2017 года.

Право администрирования доменного имени beurer.ru (далее - «Доменное имя») было получено Ответчиком «9» апреля 2010 года, что подтверждается выпиской из сервиса «история whois», полученной от ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ». Фирменное наименование ООО «Бойрер» является русским написанием Beurer.

Доменное имя никогда не использовалось для реализации товаров, на сайте beurer.ru была размещена информация о технических характеристиках товаров, а также реквизиты администратора доменного имени и ранее эксклюзивного дистрибьютора товаров марки Beurer - Ответчика по настоящему делу.

Таким образом, Доменное имя было получено и использовалось законным образом и на основании Контракта.

После получения претензии от Истца «14» августа 2019 года вся информация на сайте была удалена.

В силу того, что в соответствии с условиями Контракта Ответчик в течение длительного времени являлся эксклюзивным дистрибьютором товаров Истца, Ответчик внес значительный вклад в распространение и популяризацию данных товаров на территории РФ. Дилерами (клиентами) Ответчика являются крупные поставщики.

Согласно п. 1.4 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров (утв. Постановлением Президиума СИП от 28 марта 2014 года № СП-21/4) (Далее - «Справка») суд вправе отказать в удовлетворении требования о прекращении использования доменного имени на основании статьи 10 ГК РФ и статьи lO.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967) (далее - «Парижская конвенция»), если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, предъявление указанного требования может быть квалифицировано в качестве злоупотребления правом. В частности, о наличии признаков злоупотребления правом может свидетельствовать факт заявления лицом, зарегистрировавшим товарный знак, требования о запрете использования доменного имени, в котором используется обозначение, ранее ставшее широко известным благодаря лицу, использовавшему это обозначение в доменном имени.

Согласно п. 3 Справки по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи lO.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и другим действиям) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4 (а), 4 (Ь) и 4 (с) (далее - «Политика»).

В параграфах 4 (с) (i — iii) Политики отмечается, что если администратор доменного имени (Ответчик) докажет существование одного или нескольких перечисленных ниже обстоятельств, это может служить основанием для отказа в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени истцу в соответствии с вышеприведенным параграфом 4 (a) (ii), в том числе, если:*

(i)до получения извещения об иске администратор доменного имени (Ответчик) использовал или готовился использовать доменное имя или имя, сходное до степени смешения с доменным именем, указанным в иске, с целью добросовестного предоставления товаров и услуг;

(ii)администратор доменного имени был широко известен под спорным доменным именем, даже если при этом он не приобрел исключительного права на товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с доменным именем;

(iii)используя доменное имя, администратор доменного имени занимается законной некоммерческой или иной добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца.

Доменное имя устойчиво ассоциируется с фирменным наименованием Ответчика, Ответчик в течение длительного времени добросовестно использовал доменное имя и не стремился нанести вред Истцу.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения

Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами (ст. 60 ГК РФ).

Согласно части 1 статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле, представляет арбитражному суду свои объяснения об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для дела, в письменной или устной форме.

АО «РСИЦ» является Регистратором доменных имен второго уровня, то есть аккредитованным АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (далее – «Координационный центр») юридическим лицом, осуществляющим деятельность по регистрации и поддержке доменных имен второго уровня в доменах .RU, что подтверждается информацией, представленной на веб-сайте Координационного центра национального домена сети Интернет - http://cctld.ru/ru/registrators.

Регистратор осуществляет свою деятельность, руководствуясь нормами действующего законодательства РФ, Соглашением об аккредитации, заключенным с Координационным центром, положениями Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра № 2011-18/81 от 05.10.2011г. (далее – «Правила») (доступны на официальном веб-сайта Координатора доменов .RU и .РФ по адресу: http://cctld.ru/ru/docs/), и являющихся для Регистратора в соответствии с п. 3.1. Соглашения об аккредитации обязательными для исполнения, положениями Положения «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах» (далее – «Положение») (доступно на официальном веб-сайта Координатора доменов .RU и .РФ по адресу: http://cctld.ru/ru/docs/), а также руководствуясь условиями договора об оказании услуг и приложений к нему, заключенного с пользователем (актуальный текст договора опубликован на официальном веб-сайте АО «РСИЦ» по адресу: http://nic.ru/dns/contract-zao/).

Полномочия регистратора по отношению к доменным именам, регистрацию и поддержку которых он осуществляет, ограничены вышеуказанными документами.

Правила не распространяются на отношения, связанные с содержанием и/или распространением информации, адресуемой с помощью доменных имен.

В соответствии с положениями Правил, регулирующих порядок и правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ и являющихся обязательными для всех участников правоотношений по регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, порядок использования доменного имени определяет администратор доменного имени - пользователь, на имя которого зарегистрировано в Реестре доменное имя. Администратор доменного имени вправе использовать доменное имя, в том числе, для адресации веб-сайта. В связи, с чем именно администратор доменного имени несет ответственность за веб-сайт и размещаемую на нем информацию.

Регистрация домена была произведена на основании Правил и договора о регистрации доменных имен, который в соответствии с 2.3. Правил является публичным договором, что в соответствии с п. 1. ст. 426 ГК РФ означает, что Регистратор обязан оказать услуги по регистрации заявленного доменного имени, отвечающего требованиям Правил, каждому лицу, которое к нему обращается.

В соответствии с п. 3.2.1. Правил, Регистрация доменного имени осуществляется на основании заявки пользователя при условии выполнения пользователем требований настоящих Правил и договора. Исчерпывающий перечень причин, по которым Регистратор вправе отказать в регистрации доменного имени, содержится в настоящих Правилах (п. 3.2.2).

В целях предотвращения возможных нарушений пользователю рекомендуется перед подачей заявки убедиться в отсутствии сходных с регистрируемым доменным именем товарных знаков, фирменных наименований, другой интеллектуальной собственности, наименований некоммерческих организаций и государственных органов (п.3.1.4).

Пользователь не вправе регистрировать доменные имена, в которых используются слова, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (в частности, слова непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные чувства, и т. д.) (п. 3.1.5. Правил).

В соответствии с п. 3.2.2. Правил регистратор обязан отказать в регистрации доменного имени, если: доменное имя уже содержится в Реестре; доменное имя совпадает с включенным в стоп-лист обозначением; доменное имя не соответствует указанным в Правилах техническим требованиям; пользователь не представил установленную пунктами 9.2.5-9.2.7 Правил и договором информацию об администраторе.

Отказ в регистрации доменного имени на основаниях, не предусмотренных настоящими Правилами, не допускается. По требованию пользователя регистратор обязан выдать решение об отказе в регистрации доменного имени в письменной форме.

При отсутствии оснований для отказа Регистратор осуществляет регистрацию доменного имени в течение трех рабочих дней. п. 3.2.4).

На момент приема заявки какие-либо ограничения в отношении доменного имени не были зарегистрированы в реестре, не входили в перечень зарезервированных доменных имен в соответствии с п. 3.2.1. Правил, в связи с чем, право администрирования подлежало регистрации на данные заявителя в соответствии с Правилами.

Требование истца о возложении обязанности на регистратора аннулировать регистрацию доменного имени избыточно и не приведет к восстановлению его прав.

Регистрация доменного имени может быть аннулирована, если в соответствии со вступившим в законную силу судебным актом действия администратора домена по использованию спорного домена нарушают исключительные права на товарный знак. В таком случае аннулирование осуществляется регистратором самостоятельно после истечения срока преимущественного права регистрации домена лицом, в пользу которого принят судебный акт. (Постановление Президиума ВАС РФ от 04.06.2013 N 445/13 по делу №А40-55153/11-27-450)

Судебной практикой (постановление от 11 ноября 2008 года N 5560/08 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации) выработаны критерии, позволяющие определить нарушения статьи 10.bis Парижской конвенции и соблюдение честных обычаев в сфере регистрации доменных имен. Согласно им регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Таким образом, первично установление нарушения исключительных прав истца при использовании администратором доменного имени.

Регистратор не нарушал прав истца и на него не может быть возложена ответственность за действия администратора.

В силу обязательных для регистратора требований Положения «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах», в случае признания администрирования домена администратором нарушением прав истца регистратор аннулирует доменное имя самостоятельно

Действия по реализации преимущественного права регистрации доменного имени после вступления в силу судебного акта по существу спора в отношении данного доменного имени осуществляются регистратором на основании судебного акта, вступившего в законную силу,в случае, если в резолютивной части судебного акта содержится:

(1) запрет администратору использовать в доменном имени обозначение, права на которое принадлежат Правообладателю, и (или)

(2 )запрет администратору использовать соответствующее доменное имя, и (или)

(3) признание администрирования домена администратором нарушением прав Правообладателя.

Порядок действий регистратора по реализации преимущественного права регистрации доменного имени устанавливается Координатором.

Правообладатель, в пользу которого вынесен судебный акт, указанный в пункте 4.2.1. Положения, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления этого судебного акта в законную силу обладает преимущественным правом регистрации на себя доменного имени, в отношении которого был вынесен этот судебный акт. (п. 4.2.2. Положения)

Регистратор в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обращения к нему Правообладателя за реализацией преимущественного права регистрации доменного имени с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 4.2.3. Положения, уведомляет Координатора о таком обращении Правообладателя и о своей готовности выполнить действия по реализации преимущественного права регистрации доменного имени, а также направляет Координатору копию судебного акта, представленного Правообладателем. (п. 4.2.4. Положения)

Доказательств того, что регистратор отказал истцу в реализации процедуры преимущественного права в материалы дела не представлено.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию. (п. 158 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации")

Исходя из буквального толкования приведённого пункта Постановления, можно сделать вывод о вменении в обязанности администратору обратиться к регистратору с заявление об аннулировании регистрации доменного имени, с учетом, что такое право предоставлено администратору пп.4 п. 8.1. Правил.

С учетом изложенных обстоятельств, исковые требования удовлетворению не подлежат.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 1229, 1484, 1515 ГК РФ, ст.ст. 4, 65, 110, 167, 170-176, 226-229 АПК РФ,

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований Компании с ограниченной ответственностью «Бойрер» (Бойрер ГмбХ) (ФРГ) к ООО «Бойрер» и АО «РСИЦ» о защите прав на товарный знак «Beurer» и взыскании компенсации в размере 166.650 рублей - отказать.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья: А.С.Чадов