Решение от 6 октября 2025 г. по делу № А10-4044/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ул. Коммунистическая, 52, <...>

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А10-4044/2025
07 октября 2025 года
г. Улан-Удэ


Резолютивная часть решения объявлена 23 сентября 2025 года.

Полный текст решения изготовлен 07 октября 2025 года.

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Хоргатхановой Н.Ж. при ведении протокола секретарем Жамбаловой Б.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Макита Корпорейшн (регистрационный номер: 1803-01-013342, Адрес: 3-11-8, Сумойши-чо, Анджо, Айчи 446-8502, Япония)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании 8 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак МAKITA, судебных расходов по оплате государственной пошлины 175 000 рублей, 3 176 рублей – стоимость товара приобретенного в рамках контрольной закупки,

при участии в заседании:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 18.04.2025, диплом; (посредством веб-конференции);

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности от 09.07.2025, диплом, (посредством веб-конференции).

установил:

Макита Корпорейшн обратилась в Арбитражный суд Республики Бурятия с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак МAKITA, судебных расходов по оплате государственной пошлины 175 000 рублей, 3 176 рублей – стоимость товара приобретенного в рамках контрольной закупки.

Определением от 14.07.2025 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу.

В письменном отзыве ответчик с заявленными требованиями не согласился, указал, что правонарушение совершено предпринимателем впервые, приложил отчеты, содержащие детализацию произведенных затрат и осуществленных расходов. Указывает, что по итогам проведенной деятельности общая сумма прибыли составила приблизительно 1 500 000 рублей.

В письменных возражениях от 07.08.2025 истец указывает, что представленные ответчиком отчёты о реализации продукции подтверждают реализацию товара на сумму 5 297 136,42 рублей, реализовано более 1 069 единиц контрафактной продукции, двукратный размер стоимости реализованных товаров по отчётам ответчика составляет 10 594 272,84 рублей (5 297 136,42 рублей х 2). Реализация продолжается в течение длительного времени (более 9 месяцев) и не прекращается. Следовательно, размер причиненных убытков составляет свыше 5 000 000 рублей. Указывает, что согласно выписке из ЕГРИП, деятельность ответчика по продаже продукции в сети Интернет относится к основному виду его деятельности. Отмечает, что ответчику заведомо было известно о нарушении исключительных прав истца, однако он продолжил реализацию и после получения претензии и предъявления иска 04.07.2025, что свидетельствует о грубом характере нарушения. Действия ответчика наносят ущерб деловой репутации: реализация контрафактной продукции под видом оригинальной подрывает доверие потребителей к бренду MAKITA. Считает, что отсутствуют доказательства для применения мер по снижению компенсации.

Ответчик в письменных пояснениях 27.08.2025 указывает, что защита интересов правообладателя, не может преследовать цели защиты исключительно интересов правообладателя и должно быть направлено, на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок, является восстановительной мерой ответственности, нежели штрафной. Просил обратить внимание на представленные отчеты, содержащие детализацию произведенных затрат и осуществленных расходов. Указывает, что правонарушение является единичным случаем и не носит систематического характера, контрафактная продукция была оперативно удалена с торговой площадки по требованию представителя истца. Считает, что значительное увеличение суммы компенсации в мировом соглашении вызывает сомнения относительно обоснованности предъявленных требований и свидетельствует о стремлении необоснованно увеличить размер взыскания. Просил суд снизить размер компенсации до 400 000 рублей.

В судебном заседании до перерыва представитель истца уточнил исковые требования, просил взыскать 8 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак МAKITA, судебных расходов по оплате государственной пошлины 175 000 рублей, 3 176 рублей – стоимость товара приобретенного в рамках контрольной закупки.

Суд, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял уточнение исковых требований.

В ходатайстве об уточнении заявленных требований истец указал, что из материалов дела с разумной степенью достоверности можно определить, что размер причиненных убытков составляет 5 297 136,42 рублей, ответчик не участвовал в переговорном процессе, проигнорировал электронные письма истца, а представленными письменными пояснениям подтвердил об отсутствии первоначального намерения ответчика мирного урегулирования спора и выход из переговорного процесса.

Ответчик в письменных пояснениях 16.09.2025 указывает, что сумма в 5 297 136,42 является выручкой ответчика, а не убытками истца, ответчик исполнил требование об удалении продукции в полном объеме. Также указал, что ответчик продолжал продавать продукты в сети Интернет, что прямо свидетельствует о том, что данные продажи не были существенной частью хозяйственной деятельности. Ответчик пояснил, что приобрел продукцию у третьих лиц, и не имел умысла на причинение убытков истцу. Также ответчик поясняет, что выручка – это общий доход бизнеса от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг за определённый промежуток времени без учёта расходов, а чистая прибыль — это доля выручки, которая остаётся в распоряжении компании после вычета всех расходов. Таким образом, прибыль ответчика от реализации контрафактной продукции была значительно ниже, чем выручка от продажи данного товара.

Истец в возражениях на отзыв от 19.09.2025 указывает, что представленные отчёты ответчиком о реализации продукции из личного кабинета Ozon подтверждают реализацию товара на сумму 5 297 136,42 рублей. Реализация продолжалась в течении длительного времени (более 9 месяцев). Убытки подсчитываются с высокой степенью достоверности. Нарушения были устранены уже на стадии судебного процесса. Двукратный размер стоимости реализованных товаров по отчётам ответчика составляет 10 594 272,84 рублей (5 297 136,42 руб. х 2). Считает, что предъявляемый в исковых требованиях размер компенсации в размере 8 000 000 рублей не превышает двукратную стоимость реализованной продукции и соответствует соразмерности последствиям нарушения, а также свидетельствует о разумном подходе к определению компенсации. Ответчик продолжил реализацию контрафактной продукции под новыми артикулами: 2082566388, 2082604486. Данная информация подтверждает скриншотами повторных нарушений от 04.07.2025. Истец зафиксировал прекращение нарушений исключительных прав на товарный знак «MAKITA» 14.08.2025.

В судебном заседании после перерыва представитель истца поддержал заявленные требования.

Представитель ответчика с заявленными требованиями не согласился.

Судом приобщены к материалам дела представленные документы.

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителя истца, суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальном деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика, в свою очередь, входит доказывание законности использования спорного обозначения.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак по международной регистрации №1489375, в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ. Наличие у Истца исключительных прав на товарный знак подтверждается выпиской из открытых реестров WIPO.

28 марта 2025 года в процессе мониторинга сети Интернет на веб-сайте интернет-магазина https://www.ozon.ru/ представителем Истца были обнаружены и зафиксированы объявления о продаже товаров под товарным знаком MAKITA, принадлежащие ИП ФИО1 (далее – ответчику) в онлайн-магазине «1000 мелочей» (https://www.ozon.ru/seller/1000-melochey-1719826/products/?miniapp=seller_1719826).

Истцом была осуществлена закупка товара: Болгарка электрическая 125 с регулировкой оборотов/ болгарка Makita 11000 об/мин/шлифовальная машинка, маркированного товарным знаком MAKITA, под следующим артикулом: 1753314077.

При визуальном осмотре приобретенного товара истцом было установлено, что товар, реализуемый ответчиком, обладает признаками контрафактности, а именно: на контрафактном инструменте на информационной табличке (шильдике) отсутствует знак сертификации таможенного союза EAC, действующий на территории РФ, отсутствует дата изготовления и серийный номер инструмента, информация только на английском языке, отсутствует информация об изготовителе, инструкция только на английском языке (от третьего лица).

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении № 10.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Как отмечено в пункте 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

В данном случае суду необходимо оценить сходство товарного знака истца MAKITA и обозначений Makita, размещенных на упаковке, на самом товаре, реализованном ответчиком, а также на сайте при предложении к продаже товаров.

При проведении сравнительного анализа товарного знака истца со спорными обозначениями судом было установлено их сходство до степени смешения при тождестве товаров в связи со следующими обстоятельствами:

Товарный знак истца является словесным, выполнен строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом с наклоном.

На спорном товаре, на его упаковке, а также при предложении к продаже товаров на сайте были размещены обозначения «Makita», выполненные строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом с наклоном.

Оценка по семантическому критерию не производится ввиду того, что обозначение является фантазийным в отношении спорных товаров.

Незначительные графические отличия не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Напротив, исполнение словесного элемента буквами одного алфавита усиливает установленное выше фонетическое сходство.

Спорная продукция относится к товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Истец, являясь правообладателем товарного знака, не предоставлял ответчику разрешение на использование товарного знака, с ним не заключались лицензионные или сублицензионные договоры. Кроме того, товары, реализуемые ответчиком, обладают признаками контрафактности.

В целях досудебного урегулирования спора истец, в связи с указанным нарушением, обратился с претензией к ответчику с требованием о выплате компенсации за нарушение исключительных прав. Претензия была направлена почтовым отправлением по адресу ответчика.

Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

В подтверждение данных обстоятельств истец представил в материалы скриншоты Интернет-страниц сайта www.ozon.ru/ от 28.03.2025, кассовый чек № 3681 от 04.04.2025, а также расшифровка видеофиксации проведения контрольной закупки.

Истец ведёт хозяйственную деятельность в Российской Федерации через дочернюю организацию общество с ограниченной ответственностью «Макита», доля участия Makita Corporation в уставном капитале которого составляет 80,2000429%. Через указанное юридическое лицо осуществляется ввод оригинальной продукции в гражданский оборот, заключение договоров, защита исключительных прав, а также соблюдение требований технических регламентов и законодательства об интеллектуальной собственности.

Продукция подтверждается действующими сертификатами соответствия и декларациями, зарегистрированными в открытых источниках Единого реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.

В соответствии с пунктом 55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, для доказывания нарушения исключительных прав могут использоваться любые допустимые средства доказывания, включая сведения из информационных систем, если они подтверждают характер и объём нарушения.

В соответствии со статьей 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Введение в гражданский оборот оригинального товара в стране отправителя самим правообладателем и с его согласия не влечет исчерпания исключительного права в отношении такого товара, ибо иное свидетельствовало бы о неправильном толковании норм права (статья 1487 ГК РФ).

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, правообладателю в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия на использование ответчиком товарного знака, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, оригинальность товара - исчерпание права и пр.). Правообладатель, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности путем представления соответствующих доказательств, заявления ходатайств.

Так, в случае если правообладатель ссылается на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак при продаже ответчиком контрафактного товара, а ответчик заявляет соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный знак и о контрафактности товара подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств.

Между тем, в рассматриваемом случае истец факт введения в гражданский оборот товаров с обозначением товарного знака на территории Российской Федерации, реализованного ответчиком, отрицает; доказательств, подтверждающих, что реализованный ответчиком товар введен в гражданский оборот непосредственного истцом или с его согласия иным лицом, ответчиком не представлено (статья 65 АПК РФ).

Кроме того, истцом при визуальном осмотре приобретенного товара установлено, что товар, реализуемый ответчиком, обладает признаками контрафактности, а именно: на контрафактном инструменте на информационной табличке (шильдике) отсутствует знак сертификации таможенного союза EAC, действующий на территории РФ, отсутствует дата изготовления и серийный номер инструмента, информация только на английском языке, отсутствует информация об изготовителе, инструкция только на английском языке (от третьего лица).

Доводы об оригинальности реализованных товаров и отсутствие оснований для признания товаров контрафактными ответчиком не заявлено и доказательства об этом не представлены.

По смыслу пункта 1 статьи 1415 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 2 этой же статьи правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Во взаимосвязи со статьями 1252, 1484, 1487 ГК РФ названные законоположения позволяют относить к контрафактным как поддельную продукцию, так и товар, снабженный законным товарным знаком, но импортированный в Россию без согласия правообладателя.

Названная правовая позиция приведена в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П.

Иное толкование означало бы правовую неопределенность, позволяющую легализовать ввоз контрафактных товаров (поддельных либо параллельно импортируемых) посредством ввоза их в комплекте с иными товарами, ввозимыми легально.

На основании оценки представленных доказательств, суд приходит к выводу о том, что товары реализованные ответчиком, маркированные спорным товарным знаком и ввезенные на территорию Российской Федерации без разрешения правообладателя, являются контрафактными по смыслу положений статьи 1252 ГК РФ.

При этом ответчиком не оспорен сам факт нарушения.

Размер компенсации, с учетом уточнений, истцом определен в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, как это предусмотрено подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В силу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В соответствии с пунктом 59 постановления № 10 в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Представленные ответчиком отчёты о реализации продукции из личного кабинета Ozon подтверждают реализацию товара в период с 01.10.2024 по 30.06.2025 в количестве 1 069 единиц, общая сумма выручки составляет 5 297 136,42 рублей.

Двукратный размер стоимости реализованных товаров за период с 01.10.2024 по 30.06.2025 составляет 10 594 272,84 рублей (5 297 136,42 руб. х 2), которая снижена истцом самостоятельно до 8 000 000 рублей, с учетом принципов разумности и экономической целесообразности.

Вопреки позиции ответчика о неверном расчете компенсации, суд считает, что размер компенсации правомерно рассчитан от стоимости реализованных контрафактных экземпляров и несение расходов на введение контрафактной продукции на рынок не влечет снижение размера компенсации за нарушение исключительных прав.

Кроме того, суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

В рассматриваемом случае, ответчик при рассмотрении дела не представил в материалы дела доказательства, свидетельствующие о наличии правовых оснований для снижения размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом.

Кроме того, ответчик продолжил реализацию контрафактной продукции под новыми артикулами: 2082566388, 2082604486, что подтверждается скриншотами повторных нарушений от 04.07.2025.

Следовательно, у суда первой инстанции правовые основания для снижения суммы компенсации отсутствуют.

С учетом изложенных обстоятельств исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы на оплату товара, приобретенного в рамках контрольной закупки, в размере 3 176 рублей документально подтверждены и относятся на ответчика.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) в пользу Макита Корпорейшн (регистрационный номер: 1803-01-013342, Адрес: 3-11-8, Сумойши-чо, Анджо, Айчи 446-8502, Япония) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак МAKITA в размере 8 000 000 рублей, расходы на приобретение товара в размере 3 176 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 175 000 рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу  по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Бурятия.


Судья                                                                                                Н.Ж. Хоргатханова