Решение от 26 апреля 2024 г. по делу № А45-11042/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-11042/2023
г. Новосибирск
26 апреля 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 22 апреля 2024 года.

Решение в полном объёме изготовлено 26 апреля 2024 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Голубевой Ю.Н., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Шишкиной С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Москва (ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Технопан», г. Новосибирск (ИНН <***>)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Термолэнд», г. Новосибирск (ИНН: <***>)

об обязании прекратить нарушение исключительных прав, взыскании компенсации в размере 3022301 рубля 16 копеек, обязании предпринять меры по изъятию с рынка продукции, обязании опубликовать решение,

при участии в судебном заседании представителей:

истца (онлайн): ФИО2, доверенность от 16.10.2023, паспорт, диплом;

ответчика: ФИО3, доверенность от 06.04.2023, паспорт, диплом;

третьего лица: (онлайн) ФИО2, доверенность от 16.03.2023, паспорт, диплом,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, ИП ФИО1) обратился в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Технопан» (далее – ответчик, ООО «Технопан») с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Термолэнд», со следующими требованиями:

1. взыскать компенсацию за незаконное использование Полезной модели по патенту № 170175, описанное в Решении Новосибирского УФАС России по делу № 054/01/14.5-761/2022 от 07.02.2023, в двукратном размере стоимости права использования полезной модели, определенной исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование полезной модели, в сумме 2 880 903 руб. 60 коп.;

2. обязать осуществить за собственный счет в Официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) «Изобретения. Полезные модели» (ISSN 2313-7436) публикацию решения арбитражного суда по настоящему делу о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя Полезной модели, выпускаемой по патенту № 170175 - ФИО1;

3. взыскать государственную пошлину в размере 46 285 рублей.

Истец в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования в уточненном виде, просил удовлетворить их в полном объеме.

Ответчик в судебном заседании и представленном отзыве исковые требования в заявленном виде не признал, просил снизить размер компенсации, указав на его завышенный характер, а также на то, что истец, заключая лицензионный договор с ООО «Термолэнд» намеренно завысил стоимость права использования полезной модели, в связи с чем ответчик просил провести по делу судебную экспертизу, в том числе для установления рыночной стоимости поставки фасадных панелей. Более подробно позиция ответчика изложена в отзыве на исковое заявление и дополнениях к нему.

Третье лицо в судебном заседании также поддержало заявленные исковые требования, просило суд их удовлетворить.

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на следующие обстоятельства.

ФИО1 является индивидуальным предпринимателем (дата регистрации 27.05.2021) и одновременно директором и единственным участником (учредителем, выгодоприобретателем) ООО «Термолэнд».

В 2009-2010 года ФИО1 была разработана фасадная теплозащитная система - система утепления фасадов (СУФ) «Термолэнд» для облицовки и утепления строительных сооружений.

Производство СУФ «Термолэнд» осуществлялось на основании Технических условий СУФ «Термолэнд» - ТУ 5284-003-74923819-2010, которые, в свою очередь, были основаны на полезной модели «фасадной панели», права на которую были защищены Патентом на полезную модель № 100793, патентообладателем по которому является ФИО1 (срок действия патента истек 08.09.2020).

В 2016-2017 годах истец совместно с ООО «Термолэнд», на основании Технических условий СУФ «Термолэнд» - ТУ 5284-003-74923819-2010, разработали модифицированную и модернизированную версию СУФ «Термолэнд».

Авторство и исключительные права ФИО1 на указанную выше полезную модель подтверждаются Патентом на полезную модель №170175 от 18.04.2017., выданным на основании заявки № 2016135974 от 07.09.2016 (статус патента - действующий, срок действия патента истекает 07.09.2026).

Начиная с 2017 года и до настоящего момента СУФ «Термолэнд» производится ООО «Термолэнд» с использованием фасадной панели, согласно Патенту на полезную модель № 170175.

09.04.2021 истец и ООО «Термолэнд» заключили лицензионный договор № ТЛ-09-04-21 (далее - «Лицензионный договор»), по которому истец передал ООО «Термолэнд» неисключительную лицензию на ряд объектов интеллектуальной собственности, включая право на полезную модель - «Фасадная панель» на основании патента № 170175.

В июле 2021 истцу и третьему лицу стало известно о незаконном введении в оборот отдельными предприятиями, включая ООО «Технопан», при осуществлении капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: Республика Саха (Якутия), ул. Автодорожная, д. 40, корп. 7, фасадных панелей для утепления домов с использованием полезной модели согласно Патенту № 170175 «Фасадная панель», зарегистрированному на имя ФИО1 и используемого ООО «Термолэнд» в производстве на праве Лицензионного договора.

При этом ни ФИО1, ни ООО «Термолэнд» не предоставляли кому-либо право на использование указанной модели в производстве и обращении на рынке.

В связи с этим, 02.02.2022 и 04.02.2022 ФИО1 и ООО «Термолэнд» обратились в УФАС по Новосибирской области» с заявлением по факту незаконного использования ООО «Технопан» системы утепления фасадов с использованием полезной модели по патенту №170175, в котором просили:

1. признать действия ООО «Технопан», выразившиеся в производстве и реализации в адрес ООО «Сахастройсервис» фасадных панелей с незаконным использованием полезной модели по патенту №170175, правообладателем которого является ФИО1, лицензиатом - ООО «Термолэнд», без согласия правообладателя на такое использование, а также с незаконным использование объекта интеллектуальной собственности (секрет производства (ноу-хау) ООО «Термолэнд», а именно Технических условий СУФ «Термолэнд» ТУ 5284-003-74923819-2010 (...) нарушающими положения ст. 14.5 и ст. 14.7 Закона о защите конкуренции.

2. Выдать ООО «Технопан» предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство.

По результатам рассмотрения дела № 054/01/14.5-761/2022 Новосибирским УФАС России был установлен факт нарушения ООО «Технопан» ст. 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем введения в оборот товара - системы утепления фасадов - с использованием полезной модели по патенту № 170175 без согласия правообладателя.

В виде компенсации за незаконное использование Полезной модели по патенту № 170175 истец просит взыскать с ответчика 2 880 903 рубля 60 копеек, исходя из двукратного размера стоимости права использования полезной модели, определенной исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование полезной модели.

В связи с выявленным фактом нарушения ответчиком исключительных прав истца на полезную модель, истцом в порядке досудебного урегулирования спора 10.03.2023 ответчику была направлена претензия, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с настоящими требованиями.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы истца, ответчика и третьего лица, проанализировав представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований, при этом исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, ФИО1 является автором и патентообладателем полезной модели «Фасадная панель для облицовки и утепления строительных сооружений, содержащая фасадный элемент из материала с низким коэффициентом влаго- и паропроницаемости, внутреннюю обшивку из паропроницаемого материала и теплоизоляционный слой, расположенный между фасадным элементом и внутренней обшивкой, при этом теплоизоляционный слой выполнен из отдельных ламелей теплоизоляционного волокнистого материала с пазами, образующими с фасадным элементом вентиляционные каналы, где торцевые ламели выполнены цельными, а теплоизоляционный волокнистый материал гидрофобизирован, и волокна материала ламелей ориентированы перпендикулярно фасадному элементу, при этом торцы ламелей смещены продольно по отношению друг к другу».

Авторство и исключительные права ФИО4 на указанную выше полезную модель подтверждаются Патентом на полезную модель №170175 от 18.04.2017, выданным на основании заявки №2016135974 от 07.09.2016г. (статус патента - действующий).

ФИО4 является директором и единственным участником (учредителем, выгодоприобретателем) заявителя - Общества с ограниченной ответственностью «Термолэнд» (далее - ООО «Термолэнд»). ООО «Термолэнд» зарегистрирован в качестве юридического лица 05.10.2004.

В качестве основного вида деятельности Общества указан код ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, в качестве одного из дополнительных видов деятельности - код ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 23.99.6 Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий.

С 2006 г. ООО «Термолэнд» специализируется на производстве, поставках и монтаже теплоизоляционных материалов, рулонной оцинкованной стали с полимерным покрытием, крепежной техники, гидро-, ветрозащитных мембран и пленок.

ФИО1 фактически реализует свои исключительные права через производство ООО «Термолэнд» изобретенной им продукции.

Правоотношения ФИО1 и ООО «Термолэнд» также регулируются положениями Лицензионного договора от 09.04.2021 №ТЛ-09-04-21 (зарегистрирован в государственном реестре), по которому переданы права по неисключительным лицензиям, в том числе на следующий объект интеллектуальной собственности:

- полезная модель - «Фасадная панель», на основании патента №170175, зарегистрированного в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 18.04.2017, срок действия патента истекает 07.09.2026.

В 2009-2010 ФИО1 была разработана фасадная теплозащитная система - система утепления фасадов (СУФ) «Термолэнд».

Производство СУФ «Термолэнд» осуществлялось на основании Технических условий СУФ «Термолэнд» - ТУ 5284-003-74923819-2010, которые, в свою очередь, были основаны на полезной модели «фасадной панели», права на которую защищены Патентом на полезную модель №100793, патентообладателем по которому также является ФИО1 (срок действия патента истек 08.09.2020).

С 2010 года СУФ «Термолэнд» производится ООО «Термолэнд», поставляется по всей территории Российской Федерации.

Таким образом, факт принадлежности исключительных прав на полезную модель по патенту №170175 подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, и ответчиком не оспаривается.

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе полезные модели.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на полезную модель.

Согласно пункту 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Исходя из вышеуказанной нормы, изделие признается изготовленным с использованием запатентованных промышленного образца или полезной модели, если оно содержит все их существенные признаки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным Кодексом.

В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК РФ, использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Обосновывая заявленные исковые требования, истец указывает, что нарушения его исключительного права на полезную модель по патенту №170175 выразилось во введении ответчиком в оборот изделий, изготовленных с использованием указанной полезной модели в ходе поставки для осуществления капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: Республика Саха (Якутия), ул. Автодорожная, д. 40, корп. 7, фасадных панелей для утепления домов.

Возражая в отношении заявленных требований, ответчик в представленном отзыве от 30.05.2023 заявлял, что никогда не изготавливал и не имел намерений производить продукцию, нарушающую исключительные права иных лиц. Ответчик, согласно отзыву, не производил и не поставлял свои фасадные панели в Якутию.

Исследовав материалы дела, суд отклоняет указанный довод ответчика как необоснованный, опровергающийся обстоятельствами, установленными решением Новосибирского УФАС России от 07.02.2023 по делу №054/01/14.5-761/2022, а также решением Арбитражного суда Новосибирской области от 08.06.2023 по делу №А45-5905/2023.

Так, по результатам рассмотрения дела № 054/01/14.5-761/2022 Новосибирским УФАС России был установлен факт нарушения ООО «Технопан» ст. 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем введения в оборот товара - системы утепления фасадов - с использованием полезной модели по патенту № 170175 без согласия Правообладателя.

В частности, антимонопольным органом было установлено, что ООО «Технопан» при изготовлении системы утепления фасадов (в последующем использованных при ремонте многоквартирного дома по адресу: Республика Саха (Якутия), ул. Автодорожная, д. 40, корп. 7), применена полезная модель по патенту №170175 в совокупности с использованием ТУ 5284-003-74923819-2010.

В результате осуществления данных действий ООО «Технопан» получает необоснованные преимущества, связанные с минимизацией затрат на разработку фасадных панелей и внедрение их в производство, а также на последующую их реализацию, в том числе для осуществления капитального ремонта МКД в Якутии вместо ООО «Термолэнд».

Таким образом, согласно выводам Новосибирского УФАС России, противоправное поведение ООО «Технопан» привело к убыткам ООО «Термолэнд» и ФИО1, возникшим в связи с незаконным использованием полезной модели по патенту №170175 при изготовлении СУФ «Технопан» с применением технических условий ТУ 5284-003-74923819-2010, в том числе в виде недополученной прибыли от реализации фасадных панелей для ремонта многоквартирных домов в Республике Саха (Якутия).» (стр. 13 Решения УФАС по Новосибирской области от 07.02.2023 по делу № 054/01/14.5-761/2022).

Судом установлено, что вышеуказанное решение УФАС по Новосибирской области было обжаловано ООО «Технопан» в судебном порядке (дело №А45-5905/2023).

Рассмотрев заявление ООО «Технопан» к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области о признании недействительными решения от 07.02.203, предписания от 07.02.2023 №054/01/14.5-761/2022, Арбитражный суд Новосибирской области 08.06.2023 в рамках дела №А45-5905/2023 принял решение, которым в удовлетворении заявленных требований отказал.

При этом, в ходе рассмотрения данного дела судом были установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора в рамках дела №А45-11042/2023.

07.07.2021 сотрудниками истца и третьего лица во дворе многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...>, обнаружены многослойные панели, уложенные в штабеля, упакованные в полиэтиленовую пленку с нанесенным на нее словесным товарным знаком «Технопан». Также на упаковке был размещен упаковочный лист, содержащий обозначение «Технопан», адрес завода-изготовителя, телефон ООО «Технопан» (ОГРН: <***>, расположенное по адресу: 630129, <...>).

Согласно информации из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации свидетельство на товарный знак «Технопан» № 722281, словесный товарный знак «Технопан» принадлежит ИП ФИО5, (адрес: 630084, <...> ЗА, кв. 33). При этом в Реестр внесена запись о государственной регистрации договора о предоставлении права использования по договору исключительной коммерческой концессии с ООО «Технопан», 630129, <...> (RU), дата и номер государственной регистрации договора: 21.05.2021 РД0363837, на срок до 27.08.2028 на территории РФ. Дата внесения записи в Государственный реестр: 21.05.2021).

Кроме того, в упаковочном листе также содержалась информация о дате изготовления изделия: 17.06.2021.

В результате осмотра строительной площадки техническими специалистами ООО «Термолэнд» было установлено, что облицовка фасада производится фасадными панелями производства ООО «Технопан», которые по своему внешнему виду и техническому устройству практически не отличаются от фасадных панелей для облицовки и утепления строительных сооружений компании ООО «Термолэнд», исключительное право в отношении которых защищено Патентом на полезную модель №170175.

На основании Приказа Управления государственного строительного жилищного надзора Республики Саха (Якутия) от 09.08.2021г. №01-09-3051-21, проведена документарная проверка осуществления капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресу: <...>, в рамках которой ООО «ТехноПан» представлена техническая документация, а именно: Технические условия «Фасадная панель теплоизоляционная «ТехноПан» - ТУ 25.11.23-002-1937260-2020.

По результатам проверки Управлением государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха Якутия вынесен Акт №08-01-1736-21 от 06.09.2021, из которого следует, что «Согласно представленных от НКО «Фонд капремонта PC (Я)» документов №900/2134 от 20.08.2021, №6413 от 31.08.2021г., №900/2277 от 06.09.2021, установлено, что подрядной организацией ООО «Сахастройсервис» (ИНН <***>), при выполнении работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома №40/7, расположенного по ул. Автодорожная, г. Якутск, были применены следующие основные материалы для обшивки общей площади фасада здания: панели фасадные теплоизоляционные «ТехноПан» от изготовителя «Технопан», сертификат соответствия №РСК RU.nP.00759».

Указанный сертификат соответствия выдан ООО «ТехноПан» (630040, <...>, телефон: (<***>)304….)».

В свою очередь Управлением государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» 06.09.2021 выдано Предписание №08-02-861-21 об устранении нарушений жилищного законодательства, в котором также указана принадлежность фасадных панелей ООО «ТехноПан».

Прокуратурой Республики Саха (Якутия) также проведена проверка неправомерных действиях при проведении капитального ремонта в МКД и установлено, что при выполнении работ по адресу <...> применены фасадные панели, произведенные ООО «ТехноПан» (ответ прокуратуры Республики Саха (Якутия) от 29.10.2021 № 1432-2021).

Таким образом, судом, а также УФАС по Новосибирской области было установлено, что при отделке МКД, расположенного по адресу: <...>, использовались фасадные панели ООО «ТехноПан».

Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о доказанности факта введения ответчиком в оборот изделий с использованием полезной модели истца, а, следовательно, и факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на полезную модель.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Согласно статье 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Обращаясь с иском по настоящему делу, истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 3 статьи 1301 ГК РФ, а именно, в двукратном размере стоимости права использования полезной модели, определенной исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование полезной модели.

Согласно правовой позиции истца, ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующей полезной модели, является размер лицензионного вознаграждения за использование полезной модели - «Фасадная панель», на основании патента № 170175, установленный Лицензионным договором от 09.04.2021 № ТЛ-09-04-21, заключенным между ФИО1 и ООО «Термолэнд» и зарегистрированным в Реестре товарных знаков.

Согласно п. 4.1. указанного Лицензионного договора, размер лицензионного вознаграждения за использование полезной модели – «Фасадная панель», на основании патента № 170175 составляет 10 % от выручки/дохода, полученного от использования полезной модели (именно в таком размере ИП ФИО1 получал лицензионные платежи от передачи права на использование Полезной модели на основании Лицензионного договора от 09.04.2021 № ТЛ-09-04-21, что подтверждается Приложениями № 8-10).

Таким образом, в основу расчетов истцом положена выручка от продажи произведенных и поставленных фасадных панелей для их использования в капитальном ремонте многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...>, которая составила бы 14 404 518 руб. без учета НДС.

В связи с этим, согласно расчету истца, двукратный размер стоимости права использования полезной модели № 170175 составляет 2880 903 руб. 60 коп. (14 404 518,00 руб. х 10% х 2).

Ответчик в представленном отзыве, а также в судебном заседании возражал в отношении размера заявленной истцом компенсации, указал на ее завышенный характер, в подтверждение чего сослался на намеренное завышение истцом в лицензионном договоре, заключенным с ООО «Термоленд» (аффилированным с истцом лицом), цены за право использования полезной модели.

В связи с несогласием с заявленными исковыми требованиями, наличием возражений относительно факта нарушения исключительных прав истца, а также в связи с несогласием с размером компенсации, ответчик 11.12.2023 заявил ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, просил поставить перед экспертом следующие вопросы:

1) Возможно ли установить изготовителя фасадных панелей, исходя из их технических характеристик, внешнего вида и прочих отличительных признаков, с помощью которых осуществлялся капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: <...>?

Если да, то установить объем фасадных панелей производства «ТехноПан», с помощью которых был осуществлен капитальный ремонт указанного многоквартирного дома.

2) Возможно ли установить: изготавливались ли фасадные панели, с помощью которых осуществлялся капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: <...>, на основе технических характеристик (конструктивных особенностей) фасадной панели, указанных в описательной части патента на полезную модель № 170175?

Если да, то установить объем фасадных панелей, с помощью которых был осуществлен капитальный ремонт указанного многоквартирного дома, на основе технических характеристик (конструктивных особенностей) фасадной панели, указанных в описательной части патента на полезную модель № 170175. Какой из данного установленного объема фасадных панелей являются фасадными панелями производства «ТехноПан»?

3) Определить рыночную стоимость поставки фасадных панелей, необходимых для осуществления капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: <...> на момент 26.01.2021. Определить исходя из данных среднерыночных показателей размер выручки, которую получил бы поставщик (продавец) фасадных панелей по названной сделке.

4) Соответствует ли цена Лицензионного договора № ТЛ-09-04-21 от 09.04.2021, заключенного между ООО «Термолэнд» (лицензиат) и ФИО1 (лицензиар) рыночной стоимости аналогичных (сходных) договоров на момент 09.04.2021?

В целях полного и всестороннего исследования обстоятельств дела, а также для решения вопроса о возможности удовлетворения ходатайства ответчика о назначении по делу судебной экспертизы, определением Арбитражного суда Новосибирской области от 28.02.2024 у ООО «Сибирский завод строительных материалов» (ИНН <***>) были истребованы следующие документы:

- документы и пояснения в письменном виде о том, у какой именно организации были приобретены фасадные панели, поставленные в адрес ООО «САХАСТРОЙСЕРВИС» по договору поставки № 21-29 от 14.05.2021;

- документы, подтверждающие факт изготовления панелей самостоятельно либо приобретения их у третьих лиц (указать реквизиты организации, у которой они были приобретены).

К судебному заседанию, состоявшемуся 22.04.2024 истребованные судом доказательства от ООО «Сибирский завод строительных материалов» в материалы дела не поступили.

С учетом мнения лиц, участвующих в деле, а также, принимая во внимание, что факт принадлежности ответчику – ООО «Технопан» спорных фасадных панелей, использованных при капитальном ремонте многоквартирного дома по адресу: <...>, был установлен решением Новосибирского УФАС России от 07.02.2023 по делу №054/01/14.5-761/2022, а также решением Арбитражного суда Новосибирской области от 08.06.2023 по делу №А45-5905/2023, суд рассмотрел ходатайство ответчика о назначении по делу судебной экспертизы в отсутствие ранее истребованных доказательств.

В порядке статей 82, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд отказал в удовлетворении ходатайства ответчика о проведении по делу судебной экспертизы, при этом суд руководствовался следующими обстоятельствами.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что проведение экспертного исследования по вопросам №1 и №2, предложенным ответчиком, является нецелесообразным, поскольку обстоятельства изготовления ООО «Технопан» спорных фасадных панелей на основе технических характеристик (конструктивных особенностей) фасадной панели, указанных в описательной части патента на полезную модель №170175, установлены вступившими в законную силу решением Новосибирского УФАС России от 07.02.2023 по делу №054/01/14.5-761/2022, а также решением Арбитражного суда Новосибирской области от 08.06.2023 по делу №А45-5905/2023.

В связи с этим суд считает, что обстоятельства, установленные, в том числе, вступившим в законную силу судебным актом, не подлежат повторному доказыванию, в том числе посредством проведения по делу судебной экспертизы.

Проведение экспертного исследования по вопросам №3 и №4, предложенным ответчиком, не представляется возможным в связи со следующими обстоятельствами.

Как установлено судом, определить рыночную стоимость поставки фасадных панелей невозможно ввиду отсутствия конкурентных продолжений аналогичной продукции на рынке.

Вопреки позиции ответчика, за основу расчета двукратной стоимости должна браться именно стоимость, по которой фасадные панели должны были быть реализованы лицензиатом истца - ООО «Термолэнд», а не некая «рыночная стоимость поставки фасадных панелей».

Как было установлено при рассмотрении дела о недобросовестной конкуренции, в рамках которого было установлено нарушение ответчиком патентных прав истца, на момент поставки фасадных панелей для капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: <...>, и, как следует из сведений Государственного реестра технических свидетельств, на момент проведения аукциона (январь 2021 г.) в Российской Федерации существовала только одна Система утепления фасадов, в отношении которой было выдано Техническое свидетельство - Система утепления фасадов «Термолэнд».

Более того, единственным правообладателем патента на фасадные панели аналогичной конструкции являлся сам истец, а единственным их законным производителем - его лицензиат ООО «Термолэнд».

На момент совершения ответчиком поставки с нарушением прав правообладателей, законно производить и вводить в оборот фасадные панели аналогичные СУФ «Термолэнд» могли только ООО «Термолэнд» и ФИО1 Доказательств обратного ответчиком суду не представлено.

Как следствие, единственной реальной стоимостью на рынке СУФ «Термолэнд» будет цена, установленная в конкурсных документах на поставку для их использования в капитальном ремонте многоквартирного дома, расположенного по адресу <...>, так как полных аналогов указанных фасадных панелей на момент поставки не существовало.

Изготовление третьими лицами аналогичных панелей без согласия правообладателей (и соответственно без осуществления затрат на разработку технических условий, подготовку и согласование всех необходимых документов и получения соответствующих разрешений, а также без оплаты лицензионных платежей) предоставляет таким лицам необоснованные преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности, связанные с минимизацией затрат на разработку фасадных панелей и внедрение их в производство, а также на последующую их реализацию, а следовательно и возможность осуществлять продажу фасадных панелей по более низким ценам.

Кроме того, как было указано в исковом заявлении, в соответствии с проектной и аукционной документацией (в частности, входящей в нее «Калькуляцией на комплект системы утепления фасадов «Термолэнд»), ООО «Термолэнд» должно было поставить для капитального ремонта МКД 40/7 Фасадные теплозащитные панели 80x1000 мм RAL в количестве 3 406,33 (2 977,93 + 428,4) кв.м по цене 5 074,50 руб./кв. м на общую сумму 17 285 421,59 руб. (15 111 505,79 руб. + 2 173 915,80 руб.).

Данная стоимость поставки была одобрена уполномоченной организацией - Государственным автономным учреждением «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию путем выдачи «Положительного заключения» № 14-С-1-0274-20 на Объект капитального ремонта «Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: <...>, в котором прямо сделана ссылка на Калькуляцию на комплект системы «Термолэнд»; (Приложение № 4.2. к исковому заявлению). Предварительно стоимость системы «Тэрмолэнд» была согласована с заказчиком - Министерством ЖКХиЭ РС(Я) (письмо от 21.08.2020 №02/07-6190-06).

Таким образом, на момент поставки ответчиком фасадных панелей, на рынке законно находились в обороте только фасадные панели СУФ «Термолэнд», цена СУФ «Термолэнд» была согласована с заинтересованными органами.

Установленная в конкурсной документации цена, и была реальной рыночной ценой на указанные фасадные панели и именно стоимость, по которой фасадные панели должны были быть реализованы лицензиатом истца - компанией ООО «Термолэнд» должна учитываться при рассмотрении требовании о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования полезной модели, а не «рыночная стоимость поставки фасадных панелей» как заявляет ответчик.

При этом стоимость фасадных панелей, определенная конкурсными документами, ответчиком опровергнута не была.

Довод ответчика о завышении размера лицензионных платежей в связи с аффилированностью сторон судом отклоняется по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и ответчиком опровергнуто не было, до подачи искового заявления и обращения с жалобой в антимонопольный орган, ФИО1, как правообладатель патента, предпринял попытку мирного урегулирования возникшего спора и направил в адрес ответчика предложение - «Дорожную Карту» об урегулировании разногласий относительно исключительных прав на полезную модель по патенту №170175, путем заключения лицензионного договора.

В соответствии с п. 4.4. Дорожной карты, ежемесячный размер лицензионных платежей (в случае заключения договора) составлял бы:

a. постоянная (фиксированная) часть лицензионных платежей:

i. за месяцы 1-3 – 300 000 руб. за один месяц;

ii. за месяцы 4-6 – 500 000 руб. за один месяц;

iii. за месяцы 7-12 – 750 000 руб. за один месяц;

iv. начиная с 13-го месяца – 1 000 000 руб. за один месяц.

b. переменная (в виде процента от дохода) часть лицензионных платежей определяется по формуле:

ПерЧ = (Доход х 15%) - ФЧ, где: ПерЧ— переменная часть лицензионного платежа; Доход - общая стоимость продаж Фасадных панелей за отчетный месяц согласно Отчету о продажах (п. 5.1 Дорожной карты); ФЧ - фиксированная часть лицензионного платежа, оплаченная за отчетный месяц.

Таким образом, минимальный размер лицензионных платежей, предложенный ФИО1 ООО «Технопан» за использование непосредственно Полезной модели по Патенту № 170175 составлял не менее 15 % от общей стоимости продаж Фасадных панелей, изготовленных по данному Патенту, что на 50 % превышает лицензионные платежи, выплачиваемые ООО «Термолэнд» в пользу ФИО1

Согласно пояснениям истца, данный размер лицензионных платежей (с учетом эксклюзивности и спроса на производимый товар) предлагался правообладателем для третьих лиц.

После проведенных переговоров, ответчик отказался подписывать лицензионный договор.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что стоимость лицензионного договора, на которую ссылается истец при расчете компенсации, значительно ниже стоимости аналогичного лицензионного договора, предложение к заключению которого, было направлено истцом в адрес ответчика.

При таких обстоятельствах, учитывая, что на рынке отсутствуют легальные предложения аналогичных товаров, а также предложения по заключению лицензионных договоров в отношении спорного изобретения, суд пришел к выводу об отсутствии необходимости проведения по делу судебной экспертизы.

При этом, отказывая в удовлетворении ходатайства ответчика о назначении по делу судебной экспертизы, суд исходил из того, что, в соответствии со статьей 82 АПК РФ, назначение экспертизы является правом, а не обязанностью суда.

В судебном заседании и представленном отзыве ответчик просил снизить размер заявленной истцом компенсации.

Ходатайство ответчика о снижении размера взыскиваемой компенсации отклоняется судом, поскольку в настоящем случае ответчиком не доказано, что размер компенсации многократно превышает причиненные истцу убытки, равно как и не доказан тот факт, что правонарушение совершено ответчиком впервые, не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Кроме того, документов, подтверждающих наличие оснований для снижения компенсации, в том числе документов, подтверждающих доход ответчика и тяжелое материальное положение, ответчиком не представлено.

При изложенных обстоятельствах, суд, оценив представленные в материалы дела доказательства, считает возможным удовлетворить исковые требования в полном объеме и привлечь ответчика к имущественной ответственности за нарушение исключительных прав истца на полезную модель по патенту № 170175, взыскав с ответчика компенсацию в размере 2880903 рубля 60 копеек.

Кроме того, истцом заявлено требование об обязании ответчика осуществить за собственный счет в Официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) «Изобретения. Полезные модели» (ISSN 2313-7436) публикацию решения арбитражного суда по настоящему делу.

Согласно пп. 5 п. 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, в том числе, требования о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии со ст. 1407 ГК РФ, патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 настоящего Кодекса потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

Учитывая, что истец доказал факт незаконного использования ответчиком полезной модели по патенту № 170175, принадлежащего истцу, вышеуказанное требование истца об обязании ответчика опубликовать решение суда, является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина подлежит отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технопан», г. Новосибирск (ИНН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Москва (ИНН <***>) компенсацию за незаконное использование полезной модели по патенту № 170175 в размере 2880903 рубля 60 копеек, а также 43405 рублей расходов по оплате госпошлины.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Технопан», г. Новосибирск (ИНН <***>) осуществить за собственный счет в Официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) «Изобретения. Полезные модели» (ISSN 2313-7436) публикацию решения арбитражного суда по настоящему делу.

Вернуть истцу - индивидуальному предпринимателю ФИО1, г. Москва (ИНН <***>) из федерального бюджета Российской Федерации 6707 рублей излишне оплаченной госпошлины.

Вернуть с депозита Арбитражного суда Новосибирской области на расчетный счет ответчика - общества с ограниченной ответственностью «Технопан», г. Новосибирск (ИНН <***>) 177000 рублей, перечисленных по платежному поручению №661 от 07.02.2024.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, город Томск.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого решения, в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам, г.Москва, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.


Судья Ю.Н. Голубева