Решение от 2 августа 2021 г. по делу № А41-18335/2021

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А41-18335/21
2 августа 2021 года
г. Москва


Резолютивная часть решения объявлена 19 июля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 2 августа 2021 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Чесноковой Е.Н.,при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Митяевой Е.М.,

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 317774600307624, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «СТ ТРЕЙД ХЕМИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителей согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель) обратился в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СТ ТРЕЙД ХЕМИ» (далее – общество) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 765339 в размере 42 981 500 рублей.

Определением председателя третьего судебного состава Арбитражного суда Московской области от 28.06.2021 произведена замена судьи Саенко М.В. на судью Чеснокову Е.Н.

В обоснование исковых требований предприниматель ссылается на то, что ему принадлежит исключительное право на названный товарный знак, который без его согласия использован обществом для индивидуализации товаров, однородных тем, для которых этот знак зарегистрирован.

Общество в порядке, предусмотренном статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представило отзыв на исковое заявление, в котором не согласилось с заявленными исковыми требованиями.

Общество отмечает, что на спорный товар нанесено сокращенное фирменное наименование производителя товара, а не товарный знак, исключительное право на который принадлежит предпринимателю, что исключает возможность признания факта нарушения обществом исключительного права предпринимателя на данный товарный знак.

Как отмечает общество, данное обстоятельство также установлено Новороссийской таможней в определениях от 18.03.2021 об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

По мнению общества, действия предпринимателя по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 765339 имеют признаки злоупотребления правом, запрещенного статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), поскольку целью такой регистрации является создание препятствий для ведения обществом хозяйственной деятельности.

Кроме того, общество утверждает, что приведенный предпринимателем расчет размера компенсации за допущенное нарушение исключительного права на указанный товарный знак некорректен, поскольку в нем не учтена стоимость закупки товара у поставщика и иные накладные расходы.

Истец представил возражения на отзыв ответчика, в которых указал на необоснованность утверждения ответчика об использовании сокращенного фирменного наименования производителя спорного товара, поскольку это прямо противоречит содержанию представленных в материалы дела таможенных деклараций, в которых обозначение «ESEN» указано как товарный знак.

По мнению предпринимателя, обществом не представлено доказательств наличия в действиях предпринимателя по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 765339 признаков злоупотребления правом.

При этом предприниматель указывает на отсутствие правовых оснований для снижения заявленного им размера компенсации за нарушение исключительного права на этот товарный знак.

В дополнении к отзыву на исковое заявление общество отмечает, что предпринимателем не доказан факт нарушения обществом исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 765339, а использование данного товарного знака, на которое ссылается предприниматель, носит мнимый характер.

Общество также полагает, что спорный товар, ввозимый им на территорию Российской Федерации, неоднороден товарам, в отношении которых зарегистрирован упомянутый товарный знак, поскольку они различаются по функциональному назначению.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела обществом заявлены ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Новороссийской Таможни и компании Esen Mikronize Maden Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (далее – компания), являющейся производителем спорного товара.

Также обществом заявлены ходатайства о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в силу решения Арбитражного суда Московской области по делу № А41-4903/2021, в рамках которого рассматриваются требования предпринимателя к обществу об изъятии и уничтожении товара, а также до момента рассмотрения Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 765339.

В судебном заседании представитель предпринимателя поддержал исковые требования, против удовлетворения заявленных обществом ходатайств возражал.

Представитель общества ранее заявленные ходатайства поддержал, против удовлетворения исковых требований возражал.

Суд, рассмотрев ходатайства общества о привлечении к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, относительно предмета спора, руководствуясь положениями статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не находит оснований для его удовлетворения и привлечения названных лиц к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Основанием для привлечения к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, является наличие у указанных лиц материально-правового интереса к рассматриваемому делу ввиду того, что указанные лица являются участниками спорных правоотношений либо правоотношений, связанных с правоотношениями, являющимися предметом спора и, соответственно, имеется объективная возможность того, что принятый по делу судебный акт может непосредственно повлиять на права и обязанности третьего лица по отношению к одной из сторон в споре.

Вместе с тем общество не обосновало в заявленных ходатайствах каким именно образом принятый по настоящему делу судебный акт может затронуть права и обязанности названных лиц.

Рассмотрев ходатайство общества о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в законную силу решения суда по делу № А41-4903/2021, суд отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Как указано в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 25.10.2018 № 2683-О, положения пункта 1 части 1 статьи 143 и пункта 1 статьи 145 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предписывающие арбитражному суду приостановить производство по делу (до вступления в законную силу судебного акта соответствующего суда) в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом, являются гарантией вынесения судом законного и обоснованного решения и не предполагают их произвольного применения. Вопрос о необходимости приостановления производства по делу разрешается арбитражным судом в каждом конкретном случае на основе установления и исследования фактических обстоятельств в пределах предоставленной ему законом свободы усмотрения.

Исходя из смысла названных выше норм процессуального законодательства обязательным условием для приостановления производства по делу является невозможность его рассмотрения до принятия решения по другому делу и вступления этого решения в законную силу.

Объективной предпосылкой для применения названной процессуальной нормы является невозможность рассмотрения одного дела до принятия решения по другому делу, имеющему процессуальные или материальные последствия для разбирательства по первому делу.

Рассмотрение одного дела до разрешения другого дела признается невозможным, если обстоятельства, исследуемые в другом деле, либо результат его рассмотрения имеют значение для данного дела, то есть могут повлиять на результат его рассмотрения по существу.

Следовательно, невозможность рассмотрения спора обусловлена тем, что существенные для дела обстоятельства подлежат установлению при разрешении другого дела в арбитражном суде и, если производство по делу не будет приостановлено, разрешение дела может привести к принятию незаконного судебного решения, неправильным выводам суда или к вынесению противоречащих друг другу судебных актов.

Данная норма направлена на устранение конкуренции между судебными актами по делам с пересекающимся предметом доказывания.

Вместе с тем, несмотря на то, что в рамках настоящего дела и дела № А41-4903/2021 подлежат установлению схожие обстоятельства использования обществом товарного знака, исключительное право на который принадлежит предпринимателю, установление данного обстоятельства будет осуществляться судами в отношении различного товара, ввезенного по различным таможенным декларациям.

Следовательно, рассмотрение настоящего дела до рассмотрения дела № А41-4903/2021 не может быть признано невозможным, поскольку обстоятельства, исследуемые в деле № А41-4903/2021, либо результат его рассмотрения не имеют значение для настоящего дела, то есть не могут повлиять на результат рассмотрения настоящего дела по существу.

Суд также не усматривает основания для приостановления производства по настоящему делу до рассмотрения Роспатентом возражения общества против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 765339.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 139 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10), решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и всех свидетельств об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара.

В пункте 142 постановления от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что при рассмотрении Роспатентом возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара суд вправе приостановить производство по делу о нарушении прав.

Однако в пункте 154 постановления от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Таким образом, сам по себе факт рассмотрения Федеральной службой по интеллектуальной собственности возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 765339 не препятствует рассмотрению настоящего дела о взыскании компенсации за допущенное нарушение исключительного права на этот знак.

При этом, в случае признания предоставления правовой охраны названному товарному знаку недействительным, общество не лишено права обратиться в суд с заявлением о пересмотре решения по настоящему делу по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, предприниматель является правообладателем товарного знака «ESEN» по свидетельству Российской Федерации № 765339, зарегистрированного 03.07.2020 с приоритетом от 21.01.2020 в отношении товаров «карбонат кальция; концентрат карбоната кальция для производства пластмасс; карбонаты в гранулах и порошке; мастики и другие пастообразные наполнители; карбонат кальция с полимерным покрытием; наполнители, полученные из карбоната кальция; порошок карбоната кальция и суспензия карбоната кальция; силикат кальция; карбонатные наполнители для использования на производственных предприятиях различных отраслей; аморфные карбонатные наполнители; составы для консервации или придания водонепроницаемости цементу; измельченный природный карбонат кальция высокой степени дисперсности; добавки химические для использования в качестве связующих веществ в промышленных целях; наполнители на основе природного мела для использования в промышленных целях; наполнители на основе молотого мрамора для использования в промышленных целях; измельченный карбонат кальция различной степени дисперсности для использования в промышленных целях; минеральные наполнители для использования в промышленных целях» 1-го и «мел природный; микромрамор; микромраморный наполнитель; кальцит; гранулы минеральные для использования в строительстве; минеральные материалы, используемые для производства полов, крыш, столешниц, стен, каминов и облицовки; микрокальцит; карбонатные наполнители, включенные в 19 класс МКТУ» 19-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Предпринимателю стало известно о том, что обществом на основании государственных таможенных деклараций от 30.10.2020 № 10317120/301020/0092872; от 19.09.2020 № 10317120/180920/0079147; от 05.09.2020 № 10317120/050920/0075656; от 05.09.2020 № 10317120/050920/0075657; от 11.09.2020 № 10317120/100920/0076967 осуществлен ввоз на территорию Российской Федерации товаров – «микромраморные наполнители, мрамор молотый микронизированный карбонат кальция САСО3, в виде порошка, природные, термически не обработанные (не обработанные жирными кислотами, в том числе стеариновой кислотой), различной дисперсности, а также обработанные водозащитным составом на основе стеариновой кислоты, не содержащие этиловой спирт», маркированных сходным до степени смешения с упомянутым товарным знаком обозначением.

При этом согласия на использование этого товарного знака истец ответчику не давал.

В связи с этим истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о выплате компенсации за незаконное использование спорного объекта интеллектуального права.

Не получив ответа на претензию, истец обратился с настоящим исковым заявлением в суд.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании пункта 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Наличие у предпринимателя исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 765339 подтверждается представленной в материалы дела выпиской из Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания, что обществом не оспаривается.

Представленными в материалы дела таможенными декларациями от 30.10.2020 № 10317120/301020/0092872; от 19.09.2020 № 10317120/180920/0079147; от 05.09.2020 № 10317120/050920/0075656; от 05.09.2020 № 10317120/050920/0075657; от 11.09.2020 № 10317120/100920/0076967 подтверждается факт ввоза обществом на территорию Российской Федерации с целью последующей реализации указанных в них товаров, маркированных обозначение «ESEN».

Данное обстоятельство обществом также не оспорено.

Суд, сравнив обозначение, размещенное на спорном товаре и указанное в названных таможенных декларациях, с товарным знаком, исключительное право на который принадлежит предпринимателю, приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 162 постановления от 23.04.2019 № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 этих Правил.

Пунктом 42 данных правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 7.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12 (далее – Руководство) установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 37 Обзора судебной практики от 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Согласно подпункту 7.1.2.1 Руководства, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности.

Суд на основании критериев, перечисленных в Правилах № 482, признает наличие сходства до степени смешения между товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 765339 с обозначением, использованным обществом для маркировки продукции, ввиду их семантического и фонетического тождества. Наличие отдельных графических отличий, обусловленных отличием в использованном шрифте, не влияют на их восприятие рядовым потребителем, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом за счет семантического и фонетического тождества.

Сходство до степени смешения обозначения, использованного обществом, с товарным знаком, исключительное право на который принадлежит предпринимателем, обществом также не оспаривается.

Как указано в пункте 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 7.2.1 Руководства отмечено, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принятая МКТУ не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары – это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Вопреки доводам общества о том, что спорный товар неоднороден товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак предпринимателя, суд отмечает, что сравнение перечней товаров, для которых этот знак зарегистрирован, с товаром, ввезенным обществом на территорию Российской Федерации, показало, что спорный товар однороден в частности товарам 1-го класса МКТУ «карбонат кальция» и 19-го класса МКТУ «микромраморный наполнитель», поскольку они относятся к одному роду и виду, состоят из одного материала, имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, в связи с чем указанные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При этом ответчик, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также своему бремени доказывания, не представил в материалы дела надлежащих доказательств, свидетельствующих о законности использования принадлежащего истцу товарного знака.

Судом отклоняются доводы общества о недоказанности факта нарушениям им исключительного права предпринимателя на указанный товарный знак, поскольку на спорном товаре и в документах, связанных с ввозом на территорию Российской Федерации этого товара, использовано сокращенное фирменное наименование производителя товара «ESEN» - компании.

В частности, представленные в материалы дела уставные документы компании не могут быть приняты во внимание суда, поскольку, вопреки положениям частей 5-7 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представлены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык.

Представленный перевод уставных документов компании выполнен и заверен генеральным директором общества, что не является по смыслу названных положений арбитражного процессуального законодательства надлежащим образом заверенным переводом документа, выполненного полностью на иностранном языке.

В тоже время, из содержания данных документов не усматривается наличие у компании сокращенного фирменного наименования «ESEN», на которое ссылается общество в обоснование своей правовой позиции.

Представленное в материалы дела письмо производителя спорного товара в силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может расцениваться судом как надлежащее доказательство, подтверждающее наличие у компании сокращенного фирменного наименования «ESEN», равно как и заключение патентного поверенного, определения таможенного органа, содержащие соответствующие выводы. Указанные документы, помимо несоответствия требованиям статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, противоречат содержанию государственных таможенных деклараций, договора поставки от 21.12.2020 № 322-(RUR), спецификации к этому договору, в которых прямо указано на то, что обозначение «ESEN» является товарным знаком, маркой.

Ответчик не представил иных надлежащих и достаточных доказательств, явно указывающих на то, что у компании имеется сокращенное фирменное наименование «ESEN».

Доводы в указанной части являются субъективной оценкой ответчика, документально не подтверждены и носят предположительный характер.

С учетом изложенного, у суда отсутствуют правовые основания для вывода о том, что обозначение, нанесенное на спорный товар и указанное в документах, связанных с его ввозом на территорию Российской Федерации, представляет собой указание на сокращенное фирменное наименование компании.

При этом суд учитывает тот факт, что в представленных в материалы дела таможенных декларациях обозначение «ESEN» охарактеризовано как товарный знак, о чем сделана соответствующая отметка этих декларациях.

То обстоятельство, что Новороссийской таможней отказано в возбуждении дела об административном правонарушении по факту ввоза обществом спорного товара, в связи с тем, что спорный товар индивидуализирован сокращенным фирменным наименованием производителем – компании, не имеет правового значения в рассматриваемом случае, поскольку вопрос наличия в действиях лица факта нарушения исключительного права на товарный знак устанавливается судом на основании оценки доказательств, представленных в материалы конкретного дела.

Более того, представленные в материалы дела определения таможенного органа об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении вынесены на основании ввоза на территорию Российской Федерации товара и задекларированного по иным таможенным декларациями, нежели те, на основании которых заявлены исковые требования.

Кроме того, как указано выше, в материалы дела представлены договор поставки от 21.12.2020 № 322-(RUR), спецификация к этому договору, в которых прямо указано на то, что обозначение «ESEN» является товарным знаком, маркой.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что действия ответчика по ввозу на территорию Российской Федерации спорного товара, маркированного обозначением «ESEN», является нарушением исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 765339, в связи с чем суд приходит к выводу об обоснованности заявленного предпринимателем требования о взыскании компенсации.

Как усматривается из содержания искового заявления, размер компенсации за нарушение исключительного права на названный товар знак рассчитан в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то есть в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как отмечено в подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 62 постановления от 23.04.2019 № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Вместе с тем, в постановлении от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Согласно представленному предпринимателем расчету размер компенсации за допущенное обществом нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 765339 составляет 42 981 500 рублей, исходя из средней стоимости 1 тонны спорного товара – 7450 рублей по договору поставки от 21.12.2020 № 322-(RUR) и спецификации № 1 к этому договору (из расчета средней стоимости за одну тонну товара «ESEN Extra A-2X» - 7450 рублей + 7300 рублей стоимость одной тонны товара «ESEN Extra A-5» / 2) х 2914 тонн товара, ввезенного обществом на территорию Российской Федерации на основании представленных в материалы дела таможенных деклараций х 2).

Суд, проверив данный расчет компенсации, признает его верным, документально подтвержденным.

Ответчик, не соглашаясь с заявленным истцом размером компенсации за допущенное нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 765339, контррасчет данного размера компенсации не представил, доказательств, подтверждающих иную стоимость спорного товара, объем поставленного товара, в материалы дела также не представил.

Довод общества о том, что предпринимателем при расчете компенсации не учтена стоимость закупки спорного товара и иные накладные расходы, отклоняется судом, поскольку данные обстоятельства не влияют на размер компенсации, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ при доказанной стоимости спорного товара и объема этого товара по соответствующей, предусмотренной законом формуле (двукратная стоимость товаров, на которых незаконно размещен товарный знак).

При этом суд не усматривает оснований для снижения заявленного истцом размера компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 765339 на основании положений Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее – постановление от 24.07.2020 № 40-П).

Согласно абзацу 2 пункта 4.2 постановления от 24.07.2020 № 40-П в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Вместе с тем, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик при рассмотрении дела не представил доказательств многократного превышения компенсацией размера причиненных истцу убытков, при том, что такое превышение должно быть доказано ответчиком, равно как не представил и доказательств того, что правонарушение совершено им впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Судом также отклоняются доводы общества о наличии в действиях предпринимателя по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 765339 признаков злоупотребления правом.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 170 постановления от 23.04.2019 № 10, законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 171 постановления от 23.04.2019 № 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения указанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Руководствуясь положениями пункта 2 статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и пункта 1 статьи 10 ГК РФ, суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Вместе с тем общество, заявляя о наличии в действиях предпринимателя по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 765339 признаков злоупотребления правом, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представило в материалы дела надлежащих и достаточных доказательств, явно указывающих на то, что, регистрируя на свое имя товарный знак, предприниматель действовал заведомо недобросовестно, с целью причинить ущерб обществу и установить препятствия для осуществления обществом предпринимательской деятельности.

Сами по себе доводы общества в указанной части носят предположительный характер и документально не подтверждены, в связи с чем у суда отсутствуют правовые основания для вывода о наличии в действиях предпринимателя признаков злоупотребления правом при регистрации названного товарного знака.

При изложенных обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по оплате государственной пошлины распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковое заявление ИП ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ООО «СТ ТРЕЙД ХЕМИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ИП ФИО1 (ОГРНИП 317774600307624, ИНН <***>) компенсацию в размере 42 981 500 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения.

Судья Е.Н. Чеснокова