Решение от 10 июля 2019 г. по делу № А04-1604/2019

Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №

А04-1604/2019
г. Благовещенск
10 июля 2019 года
изготовление решения в полном объеме

04 июля 2019 года

объявлена резолютивная часть решения

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Аныша Дениса Сергеевича,

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Табер Трейд» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к

индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 311280121300017, ИНН <***>)

об обязании прекратить незаконное использование товарных знаков и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки в размере 2 000 000 руб.,

при участии в заседании:

от истца: не явился, извещен (ч. 6 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 123 АПК РФ);

от ответчика: ФИО3, по доверенности от 05.03.2019, сроком на 1 год.

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Табер Трейд» (далее – истец, ООО «Табер Трейд») с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, ИП ФИО2) об обязании прекратить незаконное использование исключительного права на товарные знаки по свидетельствам на товарный знак (знак обслуживания) №№ 565375, 565377, 565376, 524323, а также сходные с ними до степени смешения обозначения; взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки в сумме 2 000 000 руб.

Заявленные требования обоснованы тем, что ИП ФИО2 при оказании услуг по продаже косметики, парфюмерии, бытовой химии, а также на вывеске, объявлениях и в рекламе, в оформлении витрин магазинов «Калина» в отсутствие согласия истца использованы обозначения, тождественные товарным знакам, правообладателем исключительных прав на которые является ООО «Табер Трейд».

Истец в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в соответствии со статьями 121-123 Арбитражного процессуальног кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в ранее представленных письменных пояснениях к исковому заявлению, в частности, указал, что ИП ФИО2 не оспаривает доводы истца о том, что он использует в своей предпринимательской деятельности отдельные (тождественные) элементы товарных знаков истца (стилизованное изображение кругов), и подтверждает, что изображения, размещенные на его вывесках, совпадают с товарными знаками истцами. Ответчиком не оспаривается широкая известность на территории Российской Федерации магазинов истца, однородность оказываемых услуг, направленных на реализацию товаров широкого потребления (повседневных товаров). Довод ответчика о том, что товарные знаки истца представляют собой изображение простых геометрических фигур, которые по отдельности являются неохраняемыми, считает документально не подтвержденным, указывает, что данный довод опровергается наличием в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации записей о государственной регистрации товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 565375, № 565377, № 565376, № 524323. Полагает, что ответчиком при ведении предпринимательской деятельности используются обозначения, которые являются в высокой степени сходными до степени смешения (близкие к тождеству) с товарными знаками истца. Сеть магазинов истца широко известна на территории Российской Федерации, следовательно, использование ответчиком тождественных элементов (частей) товарных знаков истца, которые хорошо известны потребителям, создаст в сознании потребителя представление о принадлежности (связи) магазинов ответчика к магазинам истца, приведет к смешению товарных знаков истца и используемых обозначений ответчика в гражданском обороте.

Ответчик в судебном заседании требования не признал по основаниям, изложенным в ранее представленных отзывах, из которых в частности следует, что изображения на вывесках ответчика не совпадают во всех элементах с товарными знаками истца, не являются тождественными. Считает требования истца об обязании ответчика прекратить незаконное использование исключительных прав на товарные знаки не подлежащим удовлетворению, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства того, что после 22.12.2018 до настоящего времени ответчик использует либо намерен использовать рекламные конструкции, содержащие изображения, фразы, сходные до степени смешения либо тождественные товарным знакам истца.

Изображения, размещенные на вывесках ответчика, совпадают с товарным знаком истца только в части фигуры - круга, которая является неохраняемым элементом товарного знака, по остальным необходимым признакам: сочетание цветов, тонов, расположения (симметрии), тождество и сходство отсутствует. ИП ФИО2 осуществляет деятельность по розничной торговле косметикой, бытовой химией на территории города Благовещенска Амурской области с 2011 года; совместно с некоторыми другими предпринимателями города Благовещенска ведет розничную торговлю под одним брендом «Калина» в целях привлечения новых и поощрения постоянных покупателей под уже известным на территории города Благовещенска названием «Калина». Все магазины ИП ФИО2 имеют вывеску «КАЛИНА» с обязательными элементами «изображение ягоды калины с листами», размещенными над первой буквой «К» и последней буквой «а». Именно данное сочетание букв и символов является фирменным для магазинов ответчика и узнаваемым потребителем на улицах города и в сети Интернет.

При этом сеть магазинов истца представлена в городе Москве и Московской области; доказательств осуществления истцом какой-либо предпринимательской деятельности на территории Амурской области не имеется, магазинов «Подружка» ни в городе Благовещенске, ни в Амурской области нет. Магазинов под вывеской «Калина» на территории города Благовещенска и Амурской области насчитывается более 90 штук, они общеизвестны потребителю с 1996 года, что, по мнению ответчика, указывает на разную территорию рынка сбыта истца и ответчика и не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, что также подтверждает отсутствие вероятности смешения для обычного потребителя магазинов ИП ФИО2 с магазинами истца.

Ответчик считает, что именно вывеска «Калина» является сильным элементом оформления фасада магазина ИП ФИО2 и привлекает внимание потребителя в первую очередь.

Предъявленный к взысканию размер компенсации ИП ФИО2 считает завышенным, несоразмерным допущенному нарушению, подлежащим снижению.

Судебное заседание проводилось в отсутствие представителя истца на основании части 3 статьи 156 АПК РФ.

Исследовав доводы сторон, материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Согласно свидетельствам на товарные знаки (знаки обслуживания) ООО «Табер Трейд» является правообладателем исключительных прав на товарные знаки:

1) № 524323, изображение товарного знака:

2) № 565375, изображение товарного знака:

3) № 565376, изображение товарного знака:

4) № 565377, изображение товарного знака:

Указанные товарные знаки зарегистрированы Федеральной службой по интеллектуальной собственности в отношении товаров 16 и услуг 35 классов международной классификации товаров и услуг.

Истец указывает, что является владельцем крупнейшей на территории Российской Федерации сети магазинов (более 200 магазинов) под обозначением «Подружка», в которой реализуются товары массового потребления, в частности, товары бытовой химии, косметики, парфюмерии, чулочно-носочными изделиями и иными повседневными непродовольственными товарами, а также обладателем Интернет-магазина, размещенного по электронному адресу: podrygka.ru, правообладателем доменных имен подружка.рф и rabotavpodrygke.ru.

В подтверждение факта использования ответчиком товарных знаков, правообладателем которых является истец, в материалы дела представлены фотографии оформления витрин, вывесок и входных дверей магазинов, кассовые чеки, а также составленные комиссией в составе представителей ООО «Табер Трейд» акты осмотра о незаконном использовании товарных знаков от 22.12.2018 № 2212-В1, № 2212-В2, № 2212-В3, в отношении магазинов, расположенных по адресам: <...> лет Октября, 27, ул. Амурская, 191.

ООО «Табер Трейд», полагая, что ИП ФИО2 допущено нарушение исключительных прав истца на товарные знаки №№ 565375, 565377, 565376, 524323, направило ответчику претензию от 28.12.2018 № 224 с предложением о выплате компенсации за незаконное использование товарных знаков и прекращении незаконного использования товарных знаков.

Оставление ответчиком претензии без исполнения явилось основанием для обращения истца в суд с рассматриваемыми требованиями.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает заявленные исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (часть 1 статьи 4 АПК РФ)

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно статье 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из содержания указанных норм права следует, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

В соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительных прав вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товара, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерно использование товарного знака.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ)

Как следует из пункта 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 компенсация подлежит взысканию с лица, нарушившего исключительное право на использование объекта интеллектуальной собственности, если оно не докажет отсутствие своей вины в этом нарушении.

В силу части 3 статьи 1252 ГК РФ размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» выражение нескольких разных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в одном материальном носителе (в том числе воспроизведение экземпляров нескольких произведений, размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе) является нарушением исключительного права на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (абзац третий пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

Вместе с тем в отношении товарных знаков следует учитывать, что если защищаемые права на товарные знаки фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака, и вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость, то одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя.

Согласно пункту 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац 2 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Судом установлено, что правообладателем товарных знаков №№ 565375, 565377, 565376, 524323, зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности в отношении товаров 16 и услуг 35 классов международной классификации товаров и услуг, является ООО «Табер Трейд», что подтверждается свидетельствами на товарные знаки (знаки обслуживания).

Материалами дела подтверждается и не оспаривается ответчиком, что ИП ФИО2 использовала в оформлении витрин и вывесок магазинов, расположенных по адресам: <...> лет Октября, 27, ул. Амурская, 191, элементы изображений стилизованных окружностей в виде знаков бесконечности, окружностей в виде точек, изображения кругов.

По мнению истца, использованные ответчиком элементы изображения являются сходными до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 565375, 565377, 565376, 524323.

Возражая против заявленных требований, ответчик указал, что общее визуальное восприятие изобразительных товарных знаков не сходно до степени смешения с использованными ответчиком отдельными элементами не охраняемых элементов товарного знака - изображения круга. Использованные в оформлении сегменты окружностей, часть из которых заполнена элементами, не представленными в охраняемых товарных знаках (параллельно расположенными точками, не расположенными по кругу; параллельно расположенными линиями, не расходящимися от центра; крупными точками), круги красного цвета не создают ассоциации с охраняемыми товарными знаками, поскольку служат слабым элементом в композиционном оформлении магазинов ответчика.

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

При проведении сравнительного анализа спорных обозначений и товарных знаков на предмет установления их сходства до степени смешения применяются критерии, содержащиеся, в частности, в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила).

Из положений пунктов 41 - 44 Правил следует, что обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; бозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия; сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам; сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Аналогичные по существу рекомендации по проверке однородности товаров содержатся в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный их дубликатов, утвержденном приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 № 128 (далее – Руководство № 128), действующем на дату подачи настоящего искового заявления в суд.

При этом следует отметить, что решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое товарным знаком истца и обозначением, используемым ответчиком, при этом формирование общего впечатления может происходить под впечатлением любых особенностей обозначений.

В пункте 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10) разъясено, что вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления.

Как следует из указаний, изложенный в и информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Перечень способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы, предусмотренный статьей 1484 ГК РФ, позволяет определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечёт установленную ответственность, в том числе гражданско-правовую.

Исходя из смысла статьи 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие тождественности или сходства до степени смешения, используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить степень однородности предлагаемых товаров /оказываемых ответчиком услуг.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Оценив сходность использованных ответчиком в оформлении витрин и вывесок магазинов, расположенных по адресам: <...> лет Октября, 27, ул. Амурская, 191, с товарными знаками по свидетельствам №№ 565375, 565377, 565376, 524323, суд приходит к выводу об отсутствии всех признаков сходства до степени смешения с заявленными товарными знаками и невозможности реального их смешения в глазах потребителей.

Из представленных истцом в материалы дела фотографий, актов осмотра от 22.12.2018 следует, что ответчиком в оформлении витрин/вывесок/дверей магазинов использованы части изображения простой геометрической фигуры – круга с нанесенными внутри контура различными вариантами рисунка (знак бесконечности, полосы, точки) различных цветов, а также изображение простой геометрической фигуры - круга красного цвета, круга красного цвета с текстовой надписью белого цвета «декоративная косметика», «парфюмерия», «бытовая химия», «текстиль».

Зарегистрированные изобразительные товарные знаки истца №№ 565376, 565377 представляют собой изображение квадрата заполненного малиновым фоном, на который нанесены сочетания кругов различных диаметров с определенным наполнением, воспроизведение товарных знаков №№ 565375, 524323 осуществлено на белом фоне. Различие данных товарных знаков между собой заключается в соотношении используемых цветов в отношении каждого составного элемента - круга, размеров кругов, симметрии расположения элементов, наполнения элементов.

Из представленных истцом свидетельств усматривается, что каждый товарный знак представляет собой одновременное воспроизведение определенных элементов в соответствующей последовательности, которое имеет существенное значение в разграничении каждого товарного знака.

Таким образом, судом установлена низкая различительная способность товарных знаков истца №№ 565376, 565377, 565375, 524323 между собой.

Данные изобразительные товарные знаки применены для защиты товаров класса МКТУ 16 – пакеты, мешки (конверты, обертки, сумки) для упаковывания бумажные и пластмассовые (наличие в воспроизведении товарных знаков квадрата, заполненного цветом, сочетающего соотношение всех входящих элементов подтверждает возможность использования данных товарных знаков в указанном классе товаров); а также класса МКТУ 35 - продвижение товаров, услуги снабженческие для третьих лиц; услуги по оптовой, розничной продаже товаров.

Ответчиком в оформлении фона вывесок, рекламных конструкций, входных дверей, витрин в магазинах, расположенных по адресам: <...> лет Октября, 27, ул. Амурская, 191, использованы незначительные сегменты кругов в отсутствие сочетания с иными элементами, что не создает общий образ изобразительных товарных знаков при восприятии, имеет ряд существенных отличий: изображение имеет другую цветовую палитру, симметрию расположения кругов относительно друг друга, их размер, общий фон имеет различные цветовые решения.

В оформлении витрины в магазине, расположенном по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 27, использованы круги красного цвета, а также круги красного цвета с текстовой надписью белого цвета внутри кругов «декоративная косметика», «парфюмерия», «бытовая химия», «текстиль», которые не совпадают с товарным знаком по общему зрительному впечатлению, не создают общий образ изобразительного товарного знака при восприятии, изображение отличается от товарного знака сочетанием цветов и тонов (в заявленном обозначении малиновые круги на белом фоне, а в противопоставленном - красные круги на прозрачном фоне), симметрией расположения кругов относительно друг друга, их размером, наличием надписей внутри кругов.

Суд соглашается с доводами ответчика, что в актах осмотра от 22.12.2018 в оформлении магазинов центральное место занимает стилизованное название «КАЛИНА». Все магазины имеют вывеску «КАЛИНА» с обязательными элементами «изображение ягоды калины с листами», размещенными над первой буквой «К» и последней буквой «а».

Именно данный элемент в оформлении является сильным, смысловым, с высокой различительной способностью, является фирменным для магазинов ответчика и в сети Интернет.

Проведя сравнительный анализ товарных знаков №№ 565376, 565377, 565375, 524323 и элементов используемых ответчиком обозначений, суд приходит к выводу, что они не являются сходными до степени смешения, поскольку не содержат существенных изобразительных элементов, которые обуславливали бы ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом, напротив, они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное наличием сильного (доминирующего) не совпадающего и не схожего элемента - «изображение ягоды калины с листами», отличиями в слабых элементах в цветовом исполнении, соотношении и симметрии элементов.

Кроме того, истец представил в материалы дела фотографии, изображающие оформление магазинов сети «Подружка», из которых следует, что в нем использованы различные цветовые решения изображений – круга, узоров в контуре круга, цвета узора и фона, на котором размещены круги, не совпадающие с изображением товарных знаков №№ 565375, 565376, 565377, 524323.

На основании изложенного использованные ответчиком части (сегменты) обозначений не являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца №№ 565375, 565376, 565377, 524323, поскольку потребителем воспринимается доминирующий изобразительный и словесный элементы, которые в целом производят по общему внешнему виду различное впечатление по сравнению с указанными товарными знаками, в защиту которых предъявлен иск.

С учетом изложенного, суд признает, что графические изображения в оформлении магазинов ответчика не являются сходными до степени смешения в совокупности с товарными знаками №№ 565375, 565376, 565377, 524323.

В связи с чем, требование о нарушении ответчиком исключительных прав на товарные знаки №№ 565375, 565376, 565377, 524323 удовлетворению не подлежит.

Рассмотрев требование истца об обязании ответчика прекратить любое использование исключительных прав на товарные знаки №№ 565375, 565376, 565377, 524323, суд приходит к следующему.

Пунктом 57 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 разъяснен порядок осуществления правообладателем защиты путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право.

Согласно нему такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат удовлетворению, поскольку такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Ответчиком в материалы дела представлены фотографии магазинов с указанием дат в течение апреля 2019 года, содержащие адресные вывески, позволяющие идентифицировать магазины, в которых истцом проводились осмотры в декабре 2018 года, и подтверждающие изменения их оформления без использования комбинированных товарных знаков.

Суд признает данные доказательства относимыми к спору, допустимыми, подтверждающими отсутствие в настоящее время в оформлении магазинов ответчика элементов спорных рекламных конструкций, сходных до степени смешения с товарными знаками истца.

Довод ответчика о невозможности различить, что изображено на фотоматериалах, подлежит отклонению, поскольку на каждой из представленных в материалы дела фотографий имеется общий вид магазина с указанием его адреса (соответствующий фото, сделанным истцом в ходе осмотра) и более близкое изображения вывесок, витрин. Общее содержание фотографий позволяет соотнести указанные на фотографиях даты и соответствующее время года.

Следовательно, судом признаются допустимыми доказательствами и соотносимыми между собой фотографии к актам осмотра, выполненным истцом, так и представленные в ходе судебного разбирательства ответчиком с целью доказательства прекращения нарушения.

Принимая решение по существу спора, арбитражный суд должен учитывать, насколько принятое решение исполнимо и приведет ли указанное решение к восстановлению нарушенных прав и интересов истца, поскольку из положений статей 16 и 182 АПК РФ следует, что решение арбитражного суда должно отвечать принципу исполнимости, поскольку судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после вступления их в законную силу на основании выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа (статья 318 АПК РФ).

С учетом изложенного суд признает, что требование об обязании прекратить любое использование исключительных прав на товарные знаки №№ 524323, 565375, 565376, 565377 удовлетворению не подлежит, в том числе в связи с установленным судом факта нарушения как такого.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины по заявленным требованиям составляет 39 000 руб. (33 000 руб. по требованию имущественного характера + 6 000 руб. по требованию неимущественного характера).

ООО «Табер Трейд» при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в сумме 39 000 руб. по платежным поручениям от 06.03.2019 № 8213 на сумму 33 000 руб., от 06.03.2019 № 8214 на сумму 6 000 руб.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины в размере 39 000 руб. относятся на истца в связи с отказом в удовлетворении заявленных требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области

СудьяД.С. Аныш