Решение от 16 сентября 2020 г. по делу № А40-72379/2019

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-72379/19-51-630
город Москва
16 сентября 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 09 сентября 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 16 сентября 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шкурихиной М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАЛКОМ» (ОГРН <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ» (ОГРН <***>), ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ НЕФТЬМАГИСТРАЛЬ (ОГРН <***>)

о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 684010, 690262, взыскании компенсации в размере 2 000 000 руб.,

третьи лица - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРТРЕЙД» (ОГРН <***>), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАТУМБА» (ОГРН <***>), ФИО1, ФИО2, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАСТРОЛАБ» (ОГРН <***>)

при участии:

от истца – ФИО3, по дов. № б/н от 09 января 2019 года;

от ответчика - ООО ТД НМ – ФИО4, по дов. № 255-ТДНМ/2019 от 11 июня 2019 года;

от ответчика – ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ» - не явился, извещен;

от третьего лица – ФИО1 – ФИО1, паспорт РФ;

от третьих лиц – ООО «ИНТЕР-ТРЕЙД», ООО «МАТУМБА», ФИО2, ООО «ГАСТРОЛАБ» - не явились, извещены;

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАЛКОМ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ», ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ НЕФТЬМАГИСТРАЛЬ (далее - ответчики) о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 684010, 690262, взыскании компенсации в размере 2 000 000 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРТРЕЙД», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАТУМБА», ФИО1, ФИО2, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАСТРОЛАБ».

Ответчик, ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ», и третьи лица, ООО «ИНТЕР-ТРЕЙД», ООО «МАТУМБА», ФИО2, ООО «ГАСТРОЛАБ», в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены.

С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, спор рассмотрен в их отсутствие на основании статей 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Ответчик, ООО ТД НМ, третьи лица, ООО «МАТУМБА», ООО «ГАСТРОЛАБ», против удовлетворения заявленных требований возражают по доводам, изложенным в письменных отзывах.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из открытых реестров ФИПС и материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

- по свидетельству РФ № 684010, приоритет: 14.03.2018, дата государственной регистрации: 24.11.2018, в отношении товаров 32 класса МКТУ: напитки безалкогольные, а именно лимонад. Неохраняемые элементы товарного знака: символ, буква, цифры, все слова, кроме «ШАУДАН». Указание цвета или цветового сочетания: черный, белый, серый, желтый;

- по свидетельству РФ № 690262, приоритет: 14.03.2018, дата государственной регистрации: 27.12.2018, в отношении товаров 32 класса МКТУ: напитки безалкогольные, а именно лимонад. Неохраняемые элементы товарного знака: все цифры, буквы, слова, за исключением «МУМ И БАИ». Указание цвета или цветового сочетания: черный, белый, серый, зеленый.

Как разъяснено в пункте 155 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В обоснование исковых требований истец указал, что в розничной сети магазинов ТД Нефтьмагистраль в свободной продаже находится товары, на которых нанесено обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца. Истец приобрел у ООО Торговый Дом Нефтьмагистраль товары – напиток безалкогольный сильногазированный лимонад «ШиФон», напиток безалкогольный сильногазированный лимонад «Матумба», напиток безалкогольный сильногазированный лимонад «Ланжерон», напиток безалкогольный сильногазированный лимонад «ГазирЪ», на которых нанесено обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца.

В тексте искового заявления истец не указал, в чем выражается нарушение ответчиком, ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ», исключительных прав истца на вышеуказанные товарные знаки. Более того, в тексте иска слово ответчик приводится лишь в единственном числе. Каких-либо доказательств, подтверждающих обоснованность заявленных требований, к исковому заявлению, загруженному в систему «Мой Арбитр» 22 марта 2019 года, истцом приложено не было.

В предварительном судебном заседании, состоявшемся 27 июня 2019 года, суд предложил истцу обосновать в соответствии со ст. 46 АПК РФ заявленное процессуальное соучастие; представить доказательства, подтверждающие обоснованность заявленных требований (доказательства производства и реализации ответчиками спорной продукции), саму спорную продукцию на обозрение суда.

В предварительном судебном заседании, состоявшемся 27 августа 2019 года, истец представил письменные пояснения, согласно которым ответчик, ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ», является изготовителем спорной продукции, а ответчик, ООО ТД НМ, осуществляет продажу спорной продукции в своей сети розничных магазинов на территории РФ, что подтверждается кассовыми чеками.

Поскольку приложения к письменным пояснениям (изображения спорной продукции, кассовые чеки) были представлены истцом в нарушение ст. 75 АПК РФ суд определением от 27 августа 2019 года предложил истцу представить приложения к письменным пояснениям в виде надлежащим образом заверенных копий.

Указанные доказательства истец представил в материалы дела в судебном заседании, состоявшемся 13 декабря 2019 года (т. 3 л.д. 20-30, 33-41).

Суд считает, что оснований для удовлетворения исковых требований не имеется в связи со следующим.

Как указано в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 № 482) и в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утверждены Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункты 41 и 3 соответственно).

Согласно пункту 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В Методических рекомендациях также указано на то, что формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения; общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Согласно пункту 2.11. Методических рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 в соответствии с абзацем седьмым пункта 1 статьи 6 Закона обозначения, указанные в абзацах втором, четвертом, пятом и шестом пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К таким обозначениям относятся: не обладающие различительной способностью; вошедшие во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида; являющиеся общепринятыми символами и терминами; указывающие на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

В материалы дела ответчиком, ООО ТД НМ, представлен ответ Роспатента исх. № 41-28923-12 от 08 октября 2019 года (т. 3 л.д.141-142), согласно которому правовая охрана предоставлена словесным элементам «ШАУДАН» (свидетельство № 684010) и «Мум и Баи» (свидетельство № 690262), а также изобразительным элементам обозначений.

Таким образом, в данном деле подлежит оценке сходство следующих обозначений:

- стилизованное изображение прыгающего мальчика и изобразительный элемент, состоящий из стилизованных изображений черточек и кружочка, со словесными элементами «ШАУДАН» и «Мум и Баи»;

- стилизованное изображение прыгающего мальчика и изобразительный элемент, состоящий из стилизованных изображений черточек, со словесными обозначениями «ШиФон», «Матумба», «Ланжерон», «ГазирЪ».

Как отмечено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

Проведя сравнительный анализ спорных этикеток лимонада и товарных знаков истца, суд пришел к выводу о том, что они имеют отличия.

Вышеуказанные доминирующие словесные элементы «ШАУДАН»,«Мум и Баи», «ШиФон», «Матумба», «Ланжерон», «ГазирЪ» не являются сходными ни по звуковому, ни по графическому, ни по смысловому признакам, поскольку различаются по звучанию, имеют разную длину звучания; сравниваемые словесные элементы различаются по написанию (визуально); кроме того, данные обозначения не являются сходными по семантически критерию (по смыслу), поскольку обозначения являются фантазийными, изобретенными словами и в них не заложены какие-либо общие идеи и/или понятия.

Кроме того, как установлено судом, 03 февраля 2016 года между ответчиком, ООО ТД НМ, и третьим лицом, ООО «ИНТЕРТРЕЙД», заключен договор поставки товаров № П-014/2016, по условиям которого в торговую сеть осуществлена поставка безалкогольных напитков под товарными знаками «Матумба», «Шифон», «Ланжерон», «Газиръ».

Указанные обозначения зарегистрированы под товарными знаками «Шифон» (№ 320262, дата приоритета: 09.12.2005, дата регистрации: 02.02.2007), «Матумба» (№ 276946, дата подачи заявки: 10.02.2004, дата регистрации: 22.10.2004), «Ланжерон» (№ 394331, дата приоритета: 04.04.2008, дата регистрации: 20.11.2009), «Газиръ» (№ 381223, дата приоритета: 04.04.2008, дата регистрации: 09.06.2009).

Правообладателем/исключительным лицензиатом данных товарных знаков является третье лицо, ООО «МАТУМБА».

В отношении имеющегося на этикетках лимонадов изображения мальчика судом установлено следующее.

В материалы дела представлен договор авторского заказа на визуальное произведение от 17.04.2008 (т. 1 л.д. 112-117), заключенный между ФИО1 (заказчиком) и ФИО2 (автором), на основании которого ФИО1 переданы исключительные права на рисунок – приложения №№ 1, 3 к договору. В договоре приведены характеристики произведения – визуальное произведение в виде рисунка (1 кадр – общий план в ракурсе 3/4) веселого задорного мальчика в движении – в прыжке, возможно даже в лужу и с брызгами. Рисунок должен вызывать добрые эмоции и улыбку. Рисунок должен быть выполнен в стилистике – а ля «Уолт Дисней – 36 год…», должен быть черно-белым и с возможностью стать цветным.

18 апреля 2014 года между ФИО1 (правообладателем) и третьим лицом, ООО «ГАСТРОЛАБ», заключен договор об отчуждении исключительных прав № 18-04-14 на вышеуказанный рисунок (т. 1 л.д. 118-120).

10 июня 2016 года между ООО «ГАСТРОЛАБ» (лицензиаром) и ООО «МАТУМБА» (лицензиат) был заключен договор о предоставлении неисключительных прав на использование вышеуказанного визуального произведения (простая неисключительная лицензия) (т. 1 л.д. 121-123).

15 октября 2018 года между ООО «ГАСТРОЛАБ» (правообладателем) и ООО «МАТУМБА» (приобретателем) был заключен договор об отчуждении исключительных прав на вышеуказанное визуальное произведение (т. 2 л.д. 75-76).

Кроме того, из представленных истцом кассовых чеков, выданных в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года невозможно установить, что ответчиком, ООО ТД НМ, были реализованы именно лимонады с приведенными истцом этикетками, содержащими, в том числе, изображение прыгающего мальчика. В кассовых чеках приведены лишь словесные наименования товаров.

В настоящее время данное изображение прыгающего мальчика зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству РФ № 746128, дата государственной регистрации: 10.02.2020. Правообладателем является ООО «ГАСТРОЛАБ».

В материалы дела самим истцом представлено решение Роспатента от 30 июня 2020 года об отказе в удовлетворении возражения ООО «МАТУМБА» и ФИО1 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству РФ № 690262, из которого следует, что Роспатентом проведен сравнительный анализ объекта авторского права (изображения мальчика на спорных этикетках) и изображения мальчика, являющегося частью товарного знака истца, который показал, что использованные изображения детей в составе сравниваемых обозначений различны. Они не ассоциируются друг с другом ввиду разного исполнения, использован различный графический подход к исполнению, образам.

С указанной оценкой Роспатента согласен и суд при рассмотрении настоящего дела и при сравнении спорных этикеток с изображениями прыгающих мальчиков, являющимися частью двух товарных знаков истца.

Неимущественные требования истца об обязании ответчика, ООО ТД НМ, прекратить продажу и иное распространение на территории РФ продукции – Напиток безалкогольный сильногазированный лимонад «ШиФон», Напиток безалкогольный сильногазированный лимонад «Матумба», Напиток безалкогольный сильногазированный лимонад «Ланжерон», Напиток безалкогольный сильногазированный лимонад «ГазирЪ», в упаковке которых использованы сходные до степени смешения обозначения, нарушающие права ООО «СТАЛКОМ» на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 684010, 690262, об обязании ответчика, ООО «ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ», прекратить производство, поставку и иное распространение на территории РФ продукции – Напиток безалкогольный сильногазированный лимонад «ШиФон», Напиток безалкогольный сильногазированный лимонад «Матумба», Напиток безалкогольный сильногазированный лимонад «Ланжерон», Напиток безалкогольный сильногазированный лимонад «ГазирЪ», в упаковке которых использованы сходные до степени смешения обозначения, нарушающие права ООО «СТАЛКОМ» на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 684010, 690262, не подлежат удовлетворению в связи со следующим.

Исходя из положений абз. 3 ст. 12, п. 2 ч. 1 ст. 1252, ч. 4 ст. 1253.1 ГК РФ требование о прекращении нарушения либо угрозы нарушения прав может признаваться обоснованным и справедливым только тогда, когда имеет место незавершенное (длящееся) нарушение прав правообладателя (например, объект незаконно размещен на сайте) либо существует реальная угроза такого нарушения (например, совершаются действия практического характера, свидетельствующие о намерении незаконно использовать такой объект).

Такая позиция подтверждается, в том числе, разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации в п. 57 Постановления Пленума от 23.04.2019 № 10, которые полностью соответствуют ранее сложившейся судебной практике: «В случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан...».

В данном случае истец ссылается лишь на кассовые чеки и закупленную им в ноябре 2018 года – феврале 2019 года продукцию. Доказательств того, что в настоящее время ответчики производят/реализуют продукцию именно со спорной этикеткой, в материалах дела не имеется.

Ответчик, ООО ТД НМ, указал, что в феврале 2019 года вывел из оборота спорные лимонады. Обратного истцом не доказано.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Аналогичные положения содержатся в абз. 3 п. 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

На основании пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения указанных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

На основании части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, изложенной в Справке по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 № СП-21/2 - при рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела (в том числе с признаками, указанными в пунктах 5 и 6 настоящей справки), подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

Верховный Суд РФ в определении от 23.07.2015 по делу № 310-ЭС15-2555, А08-8802/2013 разъяснил, что с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право.

Из вышеизложенного усматривается, что фактически товарные знаки №№ 684010, 690262, ни истцом, ни иными третьими лицами по лицензионным договорам на право использования товарных знаков для индивидуализации товаров, работ и услуг не используются.

При этом, судом установлено, что ООО «ГАСТРОЛАБ» с апреля 2014 года являлось правообладателем авторских прав на визуальное произведение - изображение «веселого и задорного мальчика, прыгающего в лужу», и предоставило право на использование этого произведения ООО «МАТУМБА» в рамках договора от 10.06.2016.

ООО «ГАСТРОЛАБ» и ООО «Матумба» выпускали свои напитки «лимонад» под указанным обозначением с 2016 и с 2017 года, соответственно, элементом и отличительными особенностями которых являлось авторское визуальное произведение - изображение «Веселого и задорного мальчика, прыгающего в лужу». Это подтверждают представленные в материалы дела договоры на производство, на поставку, накладные.

На основании изложенного, поскольку спорные изображения и товарные знаки истца не являются сходными до степени смешения, словесные части этикеток являются зарегистрированными товарными знаками, изображение мальчика является самостоятельным объектом авторских прав, впоследствии также зарегистрированным в качестве товарного знака, в действиях истца усматривается злоупотребление правом, суд считает, что оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на истца в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 106, 110, 123, 156, 167 - 170, 176 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова