Решение от 29 сентября 2022 г. по делу № А40-46371/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-46371/22-27-327
г. Москва
29 сентября 2022 г.
Резолютивная часть решения объявлена 26 сентября 2022года

Полный текст решения изготовлен 29 сентября 2022 года

Арбитражный суд в составе судьи Крикуновой В.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению)

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАЛ" (192019, <...>, ЛИТЕР Э, ПОМ. №3 ОФ. 300Б, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 04.02.2013, ИНН: <***>, КПП: 781101001)

ответчик 1: NALIM DEVELOPMENT LTD

ответчик 2: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (123308, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ ВН.ТЕР.Г., 3-Я ХОРОШЁВСКАЯ УЛ., Д. 2, СТР. 1, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. I, КОМ. 41, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 17.07.2006, ИНН: <***>, КПП: 773401001)

о запрете NALIM DEVELOPMENT LTD использования доменного имени megal.ru, об обязании АО РСИЦ передать истцу права администрирования доменного имени megal.ru.

при участии: согласно протоколу

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАЛ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к NALIM DEVELOPMENT LTD (далее – ответчик 1), АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (далее – ответчик 2) о запрете использования доменного имени megal.ru, об обязании АО РСИЦ передать истцу права администрирования доменного имени megal.ru.

Суд, руководствуясь статьей 136, частью 4 статьи 137 АПК РФ, пунктом 27 постановления Пленума ВАС РФ № 65 от 20.12.2006 завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению дела по существу.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика 1, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного заседания.

Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика 2 возражал против удовлетворения исковых требований, по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные документы, приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО "МЕГАЛ" является правообладателем товарного знака «Megal» по свидетельству № 414550.

Истец как завод-производитель алюминиевых металлоконструкций был основан 08 апреля 2002 года. В 2003 году было налажено производство строительных модульных вышек и судовых трапов. В 2004 году -получен сертификат изготовителя продукции Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС). До 2019 года завод работал в тесном сотрудничестве с ООО «"Торгово-производственная фирма "Купол"», которой и принадлежал до этого времени торговый знак «Megal». Но в связи с тем, что в рамках ООО «Мегал» появился свой отдел маркетинга и по рекомендации последнего в 2019 году ООО Мегал приобрело товарный знак у ООО «"Торгово-производственная фирма "Купол"».

В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчик 1 является администратором доменного имени megal.ru.

Доменное имя «megal.ru» тождественно товарному знаку «Megal» и фирменному наименованию, правообладателем которых является Истец по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Истец согласия в какой-либо форме на использование Ответчиками своего товарного знака и фирменного наименования не давал.

Ссылаясь на неправомерное использование ответчиком товарного знака и фирменного наименования, истец обратился в суд с указанными исковыми требованиями.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ предусмотрено, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Как указано в пункте 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 4 статьи 1474 ГК РФ).

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Наличие у Истца исключительного права на товарный знак № 414550 и фирменное наименование подтверждается представленными в материалы дела копиями свидетельства о регистрации обозначения в качестве товарного знака и выпиской из ЕГРЮЛ и иными лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Ответчики не оспаривают использование названного обозначения в указанном доменном имени.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что ответчиком 1 в сети-Интернет в доменном имени используется словесное обозначение «megal»

Суд, сравнив указанные товарный знак и фирменное наименование с обозначением, использованным ответчиком, приходит к выводу об их фонетическом сходстве, ввиду полного звукового вхождения словесного элемента «megal», наличия близких или совпадающих звуков, их близость, наличие совпадающих слогов, их расположение, место совпадающих звукосочетаний.

Кроме того, суд принимает во внимание наличие близкого к тождеству визуального сходства сравниваемых обозначения и товарного знака.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о том, что обозначение «megal», использованное ответчиком, имеет высокую степень сходства с товарным знаком № 414550 и фирменным наименованием истца, в связи с чем имеется риск смешения в глазах потребителя.

Согласно ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что действия ответчика нарушают исключительное право истца на принадлежащий ему товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 414550 и фирменное наименование.

Согласно пункту 158 постановления от 23.04.2019 N 10, требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что требование истца подлежит удовлетворению в части запрета NALIM DEVELOPMENT LTD использовать доменное имя megal.ru.

В отношении требования об обязании АО РСИЦ передать истцу права администрирования доменного имени megal.ru, суд пришел к следующим выводам.

АО «РСИЦ» являлось регистратором домена megal.ru с 21.08.2006 года по 15.03.2022 года.

15.03.2022 года домен megal.ru был удален из БД АО «РСИЦ», т.к. поддержка сведений о домене была передана другому регистратору.

Таким образом, у АО «РСИЦ» отсутствует техническая возможность передать истцу права администрирования доменного имени megaLru, поскольку АО «РСИЦ» не является регистратором домена megaLru.

Согласно п. 159 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

АО «РСИЦ» не является ни администратором доменного имени megal.ru ни его регистратором. Услуг хостинга для сайта, адресуемого посредством домена megal.ru, не оказывает.

Не смотря на вопросы суда, ходатайство о замене ответчика истцом не заявлялось.

Таким образом, требование об обязании АО РСИЦ передать истцу права администрирования доменного имени megal.ru удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 27, 67, 68, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Запретить NALIM DEVELOPMENT LTD использовать доменное имя megal.ru.

Взыскать с NALIM DEVELOPMENT LTD в пользу ООО "МЕГАЛ" (192019, <...>, ЛИТЕР Э, ПОМ. №3 ОФ. 300Б, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 04.02.2013, ИНН: <***>, КПП: 781101001) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья:

В.И. Крикунова