Решение от 21 ноября 2017 г. по делу № А40-135723/2017

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

21 ноября 2017 г.Дело № А40-135723/17-15-1215

Резолютивная часть решения объявлена «14» ноября 2017 года.

Решение в полном объеме изготовлено «21» ноября 2017 года.

г. Москва

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Председательствующего: М.А. Ведерникова

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО «ЛЕГРАН» (ОГРН 1037718045320, ИНН 7718254822)

к ООО «СУМБЫТСТРОЙ2» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о защите исключительных прав

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон:

от заявителя: ФИО2 по дов. б/н от 01.08.2017,

от ответчика: ФИО3 по дов. б\н от 10.08.2017г.,

УСТАНОВИЛ:

ООО «ЛЕГРАН» (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «СУМБЫТСТРОЙ2» (далее – ответчик) об обязании ООО «СУМБЫТСТРОЙ2» прекратить нарушение прав на международный товарный знак по Свидетельству WO №425730 «Legrand» и сходных с ним до степени смешения обозначений "легранд-электро", "ЛЕГРАНД" в отношении товаров и для которых зарегистрированы товарный знак по свидетельству WO №425730, в рекламных компаниях в сети Интернет, в HTML коде страниц сайта легранд-электро.рф, предлагающего потребителю товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован международный товарный знак по свидетельству WO №425730, в заголовках страниц, в содержании интернет-сайта, гиперссылках и при других способах адресации, предлагающих потребителю товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован международный товарный знак по свидетельству WO №425730, в качестве ключевых слов в поисковых системах сети Интернет, предлагающих потребителю товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован международный товарный знак свидетельству WO №425730, а также не осуществлять действия создающие угрозу нарушения исключительных прав ООО «ЛЕГРАН» и ЛЕГРАН ФРАНС (Legrand France) на международный товарный знак по свидетельству WO №425730; обязании ООО «СУМБЫТСТРОЙ2» прекратить нарушение прав на товарный знак по Свидетельству Российской Федерации №RU 96117 в отношении товаров и услуг 09 класса МКТУ, в рекламных компаниях в сети Интернет, при адресации и индивидуализации сайта путём использования в виде значка вебсайта, «значка избранного» сайта легранд-электро.рф, предлагающего потребителю товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован международный товарный знак по свидетельству №RU 96117, в заголовках страниц, в содержании интернет-сайта; взыскании с ООО «СУМБЫТСТРОЙ2» в пользу ООО «ЛЕГРАН» сумму компенсации в размере 500 000 руб. 00 коп.

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Ответчик исковые требования не признал, по доводам, изложенным в отзыве.

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как пояснил истец, компания Legrand France (ЛЕГРАН ФРАНС) является производителем, предлагающий полный комплекс электрооборудования, от розеток и выключателей до сложных систем распределения и управления. ООО «ЛЕГРАН» (до 02.12.2016 г. - ООО «Фирэлек») является официальным представителем компании Legrand в России, действует на основании лицензионного договора о предоставлении права использования товарных знаков от 21.11.2012 г. и дополнительного соглашения к нему №1 (регистрация №РД0127516 от 16.07.2013 г.). Дополнительным соглашением №1 от 04.04.2016 г. к лицензионному договору о предоставлении права использования товарных знаков от 21 ноября 2012 г. (Регистрация РД №0127516 от MlO3.2013 г.) ООО «ЛЕГРАН» предоставлено право обращения в уполномоченные административные органы, суды, арбитражные суды, правоохранительные органы с заявлениями и исками о защите нарушенных прав.

ЛЕГРАН ФРАНС принадлежат права на ряд товарных знаков в РФ, в том числе на товарный знак по Свидетельству Международной регистрации WO №425730 (текстовый товарный знак в виде слова «legrand», набранного строчными буквами латинского алфавита) по 06, 08, 09 и 11 классам МКТУ, в том числе для следующих товаров 9 класса МКТУ: Электрическое оборудование, в частности: Реле времени автоматические; Предохранители электрические; Устройства контроля работы предохранителей электрических; Вилки штепсельные; Розетки штепсельные; Соединения штепсельные; Кабели; Автоматические выключатели; Реле; Звуковые сигнализации; Трансформаторы низкого и очень низкого напряжения; Переключатели электрические, в том числе со светодиодами; Регуляторы освещения электрические, Плавкие выключатели; Распределительные щиты сигнализации, отображения и распределения; Стояки; Соединительные клеммные; Распределительные блоки, Шунтирующие элементы, Вилки штепсельные [электрические соединения]; Муфты концевые; Зажимы электрические; Вспомогательные элементы для кабелей; Терминалы питания; Модули коммутации; Втулки защитные.

Дата приоритета: 23.02.1976 (Конвенционный приоритет согласно ст. 1495 ГК РФ, дата национальной заявки 23.02.1976, национальная заявка № 210 708, Франция, национальная регистрация № 946 593 от 16.08.1976 с указанным приоритетом, Франция, приоритет согласно Парижской Конвенции)

Совместно с национальной заявкой были поданы заявки на регистрацию, в том числе в СССР. Согласно ч. 3 статьи 1 Федерального закона от 15.07.1995 №101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» указанный Федеральный закон распространяется на международные договоры, в которых Российская Федерация является стороной в качестве государства - продолжателя СССР. (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации», 7.07.1995, № 29, ст. 2757, «Российская газета», № 140, 21.07.1995.).

Кроме этого истец пояснил, что ЛЕГРАН ФРАНС также принадлежат права на ряд других товарных знаков в РФ, в частности на товарный знак по Свидетельству Международной регистрации WO №510016 (Текстово-графический товарный знак в виде слова «legrand», набранного строчными буквами латинского алфавита, а также графическое изображение в виде двух заглавных букв «L», образующих незавершенный квадрат) дата регистрации от 11.08.1986г., WO №847313 с приоритетом от 02.06.2004, , WO№457976, с приоритетом от 15.02.2001, WO№468281, с приоритетом от 21.05.1987 на знаки по Свидетельству RU № 96117 (графический товарный знак в виде двух заглавных букв «L», образующих незавершенный квадрат, дата регистрации 27.05.1997), товарный знак по свидетельству №214604, с приоритетом от 13.02.1998 г., №505317 с приоритетом от 19.10.2012 г., для следующих товаров и услуг (МКТУ): 06, 08, 09, 11, 16, 17, 20 (в т.ч. Приборы и инструменты для распределения, трансформации, накопления, регулирования и управления электричеством, устройства для освещения а также части таких приборов).

Мотивируя исковые требования истец пояснил, что ответчик использует Товарный знак истца на сайте с доменным именем легранд-электро.рф, при том, что Истец не уполномочивал Ответчика на использование Товарного знака и разрешения на такое использование в установленном законом порядке Ответчиком получены не были.

Данные обстоятельства подтверждаются Протоколом Осмотра 77 АВ 0255702 от 20.07.2017 г. веб сайта с доменным именем легранд-электро.рф. На указанном сайте размещена информация о предложении к продаже электротоваров (а именно: розетки, выключатели, датчики движения, заглушки, кабельные выводы, переключатели, кнопки и кнопочные механизмы, свето и терморегуляторы) маркированных товарных знаком по Свидетельству Международной регистрации WO 425730, а именно: «ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЛЕГРАНД-ЭЛЕКТРО ПРЕДЛАГАЕТ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ LEGRAND».

Все перечисленные на сайте товары, предлагаемые к продаже, относятся к 06,08,09,11,17 классам МКТУ. Для индивидуализации указанных товаров на спорном сайте Ответчиком используется товарный знак, зарегистрированный по Свидетельству Международной регистрации WO 425730 для 06,08,09,11,17 классов товаров МКТУ. Кроме того, на момент составления протокола осмотра сайта легранд-электро.рф Ответчиком также использовался в качестве индивидуализации товарный знак зарегистрированный по Свидетельству Международной регистрации WO 510016, для 06,08,09,11,17,20 классов товаров МКТУ.

Как было установлено судом, ответчик нарушает права истца на текстовый товарный знак по Свидетельству Международной регистрации WO 425730 путём использования слова «легранд» сходного до степени смешения с текстовым товарным знаком в виде слова набранного латинскими буквами «legrand» в наименовании доменного имени.

Согласно Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство утвержденных приказом Роспатента №197 от 31.12.2009 г., оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым. Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Доменное имя указанного сайта и товарный знак истца являются сходными до степени смешения в силу звукового сходства основного индивидуализирующего элемента — слова «legrand»/«легранд», в то время как другие элементы доменного имени - слово «электро» и наименование доменной зоны .рф не обладают различительной способностью (к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться сочетания букв, не имеющие словесного характера (или не воспринимаемые как слово) и характерного графического исполнения. Пункт 2.1.2. Руководства по экспертизе товарных знаков в федеральной службе по интеллектуальной собственности ФИПС).

Кроме этого, в оформлении сайта с доменным именем легранд-электро.рф используется слово «легранд», набранное оригинальным шрифтом, а также используется дополнительный элемент в виде слова «электро», выполненного оригинальным шрифтом белого цвета на фоне красного квадрата. Словосочетание «ЛЕГРАНД ЭЛЕКТРО» и текстовый товарный знак по Свидетельству международной регистрации WO 425730 являются сходными до степени смешения в силу повторения основного индивидуализирующего элемента — слова «legrand»/ «легранд».

Кроме этого, в оформлении сайта легранд-электро.рф в качестве значка избранного ответчиком используется товарный знак по свидетельству RU 96117

Так, при открытии веб сайта с ответчика с доменным именем легранд-электро.рф в качестве «значка избранного» отображается изображение, полностью идентичное изображению, зарегистрированному в качестве товарного знака по Свидетельству на товарный знак Российской Федерации RU 96117. Указанное изобразительное обозначение представляет из себя черно-белый рисунок в виде геометрических фигур, образующих квадрат.

Подтверждением того, что сайт принадлежит Ответчику, является ответ регистратора домена ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» №925 от 09.03.2016 года, согласно которому, администратором сайта с доменным именем легранд-электро.рф является ООО «СУМБЫТСТРОЙ2», зарегистрированное по адресу 115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, х19, этаж 1, офис41Х1Д.

На основании изложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В соответствии с пп. 1, 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, ― к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. В случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пункт 3 ст. 1484 ГК РФ указывает, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п.1 ст. 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Согласно ст. 1229 ГК РФ лишь правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя; использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом РФ, другими законами. При этом в соответствии со ст. 1484 Гражданского кодекса РФ, в частности, использованием товарного знака признается размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

Таким образом, судом было установлено, что истец на давал ответчику разрешения на использование спорных товарных знаков, не подписывал с ним никаких лицензионных договоров (соглашений), а также никогда не уполномочивал ответчика, каким либо способом на использование принадлежащих истцу товарных знаков, в том числе для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Поскольку материалами дела подтверждается факт незаконного использования ответчиком товарных знаков истца, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных исковых требований об обязании ООО «СУМБЫТСТРОЙ2» прекратить нарушение прав на международный товарный знак по Свидетельству WO №425730 «Legrand» и сходных с ним до степени смешения обозначений "легранд-электро", "ЛЕГРАНД" в отношении товаров и для которых зарегистрированы товарный знак по свидетельству WO №425730, в рекламных компаниях в сети Интернет, в HTML коде страниц сайта легранд-электро.рф, предлагающего потребителю товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован международный товарный знак по свидетельству WO №425730, в заголовках страниц, в содержании интернет-сайта, гиперссылках и при других способах адресации, предлагающих потребителю товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован международный товарный знак по свидетельству WO №425730, в качестве ключевых слов в поисковых системах сети Интернет, предлагающих потребителю товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован международный товарный знак свидетельству WO №425730, а также не осуществлять действия создающие угрозу нарушения исключительных прав ООО «ЛЕГРАН» и ЛЕГРАН ФРАНС (Legrand France) на международный товарный знак по свидетельству WO №425730; обязании ООО «СУМБЫТСТРОЙ2» прекратить нарушение прав на товарный знак по Свидетельству Российской Федерации №RU 96117 в отношении товаров и услуг 09 класса МКТУ, в рекламных компаниях в сети Интернет, при адресации и индивидуализации сайта путём использования в виде значка вебсайта, «значка избранного» сайта легранд-электро.рф, предлагающего потребителю товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован международный товарный знак по свидетельству №RU 96117, в заголовках страниц, в содержании интернет-сайта.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10.000 рублей.

Истец, воспользовавшись правом, установленным п.1 ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации за незаконное использование международного товарного знака, зарегистрированного за №WO №425730, по Свидетельству Российской Федерации №RU 96117 в размере 500 000 рублей 00 копеек, однако, суд, исходя из характера нарушения, установленных в ходе судебного разбирательства и указанных выше, фактических обстоятельств дела, степени вины, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 100 000 руб. 00 коп.

При таких обстоятельствах, с учетом возможных объемов реализации продукции ответчиком и ее стоимости, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, с целью пресечения нарушений исключительных прав истца в установленной части, суд находит обоснованной и соразмерной сумму компенсации в указанном размере.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в установленной части.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 1471, 1479, 1484, 1229, 1515 ГК РФ, ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать ООО «СУМБЫТСТРОЙ2» прекратить нарушение прав на международный товарный знак по Свидетельству WO №425730 «Legrand» и сходных с ним до степени смешения обозначений "легранд-электро", "ЛЕГРАНД" в отношении товаров и для которых зарегистрированы товарный знак по свидетельству WO №425730, в рекламных компаниях в сети Интернет, в HTML коде страниц сайта легранд-электро.рф, предлагающего потребителю товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован международный товарный знак по свидетельству WO №425730, в заголовках страниц, в содержании интернет-сайта, гиперссылках и при других способах адресации, предлагающих потребителю товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован международный товарный знак по свидетельству WO №425730, в качестве ключевых слов в поисковых системах сети Интернет, предлагающих потребителю товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован международный товарный знак свидетельству WO №425730, а также не осуществлять действия создающие угрозу нарушения исключительных прав ООО «ЛЕГРАН» и ЛЕГРАН ФРАНС (Legrand France) на международный товарный знак по свидетельству WO №425730.

Обязать ООО «СУМБЫТСТРОЙ2» прекратить нарушение прав на товарный знак по Свидетельству Российской Федерации №RU 96117 в отношении товаров и услуг 09 класса МКТУ, в рекламных компаниях в сети Интернет, при адресации и индивидуализации сайта путём использования в виде значка вебсайта, «значка избранного» сайта легранд-электро.рф, предлагающего потребителю товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован международный товарный знак по свидетельству №RU 96117, в заголовках страниц, в содержании интернет-сайта.

Взыскать с ООО «СУМБЫТСТРОЙ2» в пользу ООО «ЛЕГРАН» сумму компенсации в размере 100 000 руб. 00 коп., а также 13 000 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины по иску.

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СУДЬЯ: М.А. Ведерников