Решение от 12 марта 2018 г. по делу № А40-120512/2017

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

г. Москва

Дело № А40-120512/17-105-928

13.03.2018г.

резолютивная часть решения объявлена 14.02.2018

текст решения изготовлен в полном объеме 13.03.2018

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Никоновой О.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ КРАСОТА" (121059, <...>, ОГРН:1147746921827, ИНН: <***>, Дата регистрации 13.08.2014)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРЕАТРЕЙД" (125040, <...>, ПОМЕЩЕНИЕ II, ОГРН: <***>, ИНН: <***>, Дата регистрации 31.03.2016)

ответчик: ФИО2

третье лицо ИП ФИО3

О запрете совершать действия по использованию товарного знака «Holika Holika», об удалении с интернет-сайта «KOREATRADE.RU» товарного знака «Holika Holika» и всей связанной с ним информации, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 100 000 руб., о взыскании судебных расходов в размере 14 600 руб.

при участии:

от истца – ФИО4 по дов. от 17.06.2016г., ФИО5 по дов. от 07.12.2017г.

от ответчиков – ФИО6 по дов. от 13.12.2017г.

от третьего лица - не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО "ВОСТОЧНАЯ КРАСОТА" обратилось в суд с иском к ООО "КОРЕАТРЕЙД", ФИО2, просит с учетом уточнений:

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «КореаТрейд» без разрешения ООО «Восточная красота» совершать действия по использованию товарного знака «НоНка НоИка» по свидетельству № 511847, в том числе вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, использовать на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров.

Запретить ФИО2 без разрешения ООО «Восточная красота» совершать действия по использованию товарного знака «Holika НоНка» по свидетельству № 511847, в том числе вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, использовать на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров.

Обязать ФИО2 удалить с интернет-сайта «KOPvEATRADE.RU» товарный знак «НоНка НоНка» и всю связанную с ним информацию, в том числе предложения к продаже товаров.

Взыскать с ФИО2 компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 20 ООО рублей.

Взыскать с ООО «КореаТрейд» компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 80 000 рублей.

Исковые требования заявлены со ссылкой на ст.ст. 1484, 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчик исковые требования не признает согласно доводам, изложенным в отзыве.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, о времени и месте судебного разбирательства извещено надлежащим образом.

Судебное разбирательство проведено в отсутствие третьего лица в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основания иска, исследовав и оценив представленные по делу доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.

Компании ЭНПРАНИ КО., ЛТД., 6с Флор, 636, Ганнамдэро, Ганнамгу, Сеул, Республика Корея, принадлежит товарный знак «Holika НоНка», зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.04.2014 за № 511847 в отношении 03 класса МКТУ.

Общество с ограниченной ответственностью «Восточная красота» является эксклюзивным дистрибьютором косметики на территории Российской Федерации, производимой под товарным знаком «НоНка НоНка», на основании Контракта № 3 от 07.10.2014 г., дополнительного соглашения № 1 к указанному контракту от 01.02.2016 г. и лицензионного договора с владельцем товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 20.02.2016 г. за № РД0192566, что подтверждается Приложением к свидетельству на товарный знак № 511847 о регистрации лицензионного договора. Исключительная лицензия предоставлена на срок до 20.07.2020 г.

В соответствии со ст. 1489 Гражданского кодекса РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

В Приказе Роспатента от 29.12.2009 № 186 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации» разъясняется, что в статье 1236 Гражданского кодекса РФ установлена общая норма, согласно которой лицензионные договоры делятся на договоры, являющиеся простой (неисключительной) лицензией, и договоры, являющиеся исключительной лицензией. Если из текста лицензионного договора следует или договором предусмотрено предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, то такой договор следует рассматривать как исключительную лицензию (подпункт 2 пункта 1 статьи 1236 Гражданского кодекса РФ).

В п. 2.1. лицензионного договора прямо указано, что Лицензиату предоставляется исключительная лицензия. Данное положение также подтверждается Приложением к свидетельству на товарный знак № 511847, где указано, что Лицензиату предоставлена исключительная лицензия на срок до 20.07.2020 г. на территории РФ.

Между ООО «Восточная красота» и ЭНПРАНИ КО. ЛТД. заключен Контракт № 3 от 07.10.2014, дополнительное соглашение № 1 к указанному контракту от 01.02.2016 г. о предоставлении ООО «Восточная красота» официального эксклюзивного дистрибьюторского права представления и реализации косметики Holika Holika на территории Российской Федерации. Дополнительным соглашением №1 от 01.02.2016 г. к Контракту №3 от 07.10.2014 г. определено, что Территория - это Российская Федерация, включая дистанционную продажу через сеть «Интернет» (п. 1 Дополнительного Соглашения).

На интернет-сайте «KOREATRADE.RU», администратором которого в соответствии с информацией ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» является ФИО2, предлагаются к продаже товары под товарным знаком «НоНка НоНка». Товарный знак «НоНка НоНка» указан в разделе сайта «Бренды» по адресу http://koreatrade.ru/brand/. При заполнении заявки на прайс-лист в разделе «Получить прайс» по адресу: http://koreatrade.ru/price/ на электронную почту присылается прайс-лист, на основании которого формируется заказ товара. Данные факты подтверждаются Протоколом осмотра доказательств от 14.04.2017 г., проведенным нотариусом города Москвы ФИО7.

ФИО2, являясь администратором домена второго уровня интернет-сайта «KOREATRADE.RU» размещает на сайте предложения к продаже товаров под товарным знаком «НоНка НоНка».

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Из анализа указанной нормы следует, что в качестве критерия признания действий лица противоправными является размещение товарного знака на сайте.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Таким образом, ФИО2 в нарушение п. 1 ст. 1229 и ч. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ, то есть без разрешения правообладателя, использовал товарный знак «НоНка НоНка» на своем интернет-сайте.

Через интернет-сайт «KOREATRADE.RU» был сделан и оплачен заказ косметической продукции. 02.02.2017 г. на основании Универсального передаточного акта № УТ-26 был отгружен ранее оплаченный товар на сумму 13 824 рубля. Позиции № 18, 19 в накладной являются товарами под товарным знаком «НоНка НоНка». Одновременно с передачей товара было получено пятнадцать деклараций о соответствии товара, где уполномоченным изготовителем лицом выступает ООО «КореаТрейд».

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

•на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

•при выполнении работ, оказании услуг;

•на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

•в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу ч. 2, 3 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ одним из элементов объективной стороны нарушения исключительного права на товарный знак является размещение товарного знака на товарах, которые ввозятся на территорию Российской Федерации, предлагаются к продаже и продаются. Из анализа указанной нормы следует, что в качестве критерия признания действий лица противоправными является завершение ввоза товара, фактическое введение товара в гражданский оборот.

С учетом положений ст. 1484 и 1487 Гражданского кодекса РФ, а также правовой позиции, изложенной в пункте 15 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком компании, без ее согласия, является незаконным.

Таким образом, ООО «КореаТрейд» без разрешения Истца ввозит на территорию Российской Федерации товары под товарным знаком «НоНка НоНка», предлагает их продаже и продает, что является нарушением исключительного права на товарный знак в силу ч. 2, 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 1254 Гражданского кодекса РФ, определяющей особенности защиты прав лицензиата, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Гражданского кодекса РФ.

В частности, п. 2 ч. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ предоставляет лицензиату право защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В силу п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ в случаях, предусмотренных этим кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся абзаце втором пункта 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при определении размера необходимо учитывать характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя.

Согласно условиям Контракта № 3 от 07.10.2014 г., дополнительного соглашения № 1 к указанному контракту от 01.02.2016 г. и лицензионного договора с владельцем товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 20.02.2016 г. за № РД0192566, исключительные права на территории Российской Федерации в отношении товаров и товарного знака Holika Holika возникли у Истца с 20.02.2016 г.

Несмотря на возникновение исключительных прав у Истца и публикации информации о заключении лицензионного договора в открытом доступе (открытого информационного ресурса Роспатента) по адресу в сети «Интернет» http://wwwl.fips.ru/, ООО"КОРЕАТРЕЙД" продолжало нарушать исключительные права в течение 2016 года.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявления, являются несостоятельными, поскольку не соответствуют нормам права, подлежащим применению при рассмотрении настоящего спора и фактическим обстоятельствам, имеющим значение для дела.

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности суд считает требования истца в отношении ООО"КОРЕАТРЕЙД" обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Производство по делу в отношении ФИО2 подлежит прекращению по следующим основаниям.

ФИО2 является физическим лицом, что истцом не опровергается.

Согласно положениям статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Иные дела могут быть отнесены к подведомственности арбитражных судов федеральным законом.

На основании статьи 28 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, другими организациями и гражданами.

Экономические споры и иные дела, отнесенные законом к ведению арбитражных судов, суды общей юрисдикции не рассматривают (часть 3 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу абзаца первого пункта 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.08.1992 № 12/12 «О некоторых вопросах подведомственности дел судам и арбитражным судам» гражданские дела подлежат рассмотрению в суде, если хотя бы одной из сторон является гражданин, не имеющий статуса предпринимателя, либо в случае, когда гражданин имеет такой статус, но дело возникло не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности.

Как разъяснено в пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, но не прошедший государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, не приобретает в связи с занятием этой деятельностью статуса предпринимателя, споры с участием таких лиц, в том числе связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, подведомственны суду общей юрисдикции.

С момента прекращения действия государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, в частности в связи с истечением срока действия свидетельства о государственной регистрации, аннулированием государственной регистрации и т.п., дела с участием указанных граждан, в том числе и связанные с осуществлявшейся ими ранее предпринимательской деятельностью, подведомственны судам общей юрисдикции, за исключением случаев, когда такие дела были приняты к производству арбитражным судом с соблюдением правил о подведомственности до наступления указанных выше обстоятельств.

Как отмечено в разделе VI Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2014), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.12.2014 (вопрос № 4), из смысла норм процессуального законодательства с учетом разъяснений высших судебных инстанций следует, что гражданин может быть лицом, участвующим в арбитражном процессе в качестве стороны, исключительно в случаях, если на момент обращения в арбитражный суд он имеет государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо если участие гражданина без статуса индивидуального предпринимателя в арбитражном процессе предусмотрено федеральным законом (например, статьи 33 и 225.1 АПК РФ.

Иной подход, согласно мнению высшей судебной инстанции, к решению данного вопроса противоречил бы общему принципу разграничения юрисдикционных полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов, согласно которому в основе данного разграничения должны быть заложены критерии характера спора и его субъектного состава, применяемые в совокупности.

В силу изложенного, необходимым условием для рассмотрения арбитражным судом исковых требований является экономический характер спора, возникшего в связи с непосредственным осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности при этом непременным условием для отнесения подведомственности арбитражному суду спора с участием физического лица (администратора доменного имени) является наличие у последнего действующей на момент рассмотрения спора судом регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В материалы дела не представлено доказательств того, что спор возник при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности физическим лицом ФИО2 зарегистрированным надлежащим образом в качестве индивидуального предпринимателя.

Требование к ФИО2 не подпадает под категории споров, рассматриваемых арбитражным судом в соответствии, как с общей, так и со специальной подведомственностью, установленной статьями 27, 29, пунктами 1 - 5 статьи 33 АПК РФ.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Истец просит взыскать судебные расходы на обеспечение доказательств нотариусом в размере 14 600 руб. обеспечение доказательств нотариусом. Судебные расходы подтверждаются материалами дела.

Согласно ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии со ст. 106 АПК РФ установлено, что к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Требование о взыскании судебных расходов обосновано и подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ также относятся на ООО"КОРЕАТРЕЙД" .

Руководствуясь ст.ст. 8, 12, 1250 , 1252, 1477, 1484, 1515 ГК РФ, ст.ст. 65, 66, 67, 71, 101-103, 110, 112,167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Запретить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРЕАТРЕЙД" без разрешения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ КРАСОТА" совершать действия по использованию товарного знака «Holika Holika» по свидетельству № 511847, в том числе вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенными на них (этикетке, упаковке товаров) указанными товарным знаком, использовать на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРЕАТРЕЙД" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ КРАСОТА" компенсацию в размере 80 000 руб. (Восемьдесят тысяч рублей), расходы по обеспечению доказательств в размере 14 600 руб. (Четырнадцать тысяч шестьсот рублей), расходы по государственной пошлине в размере 9 200 руб.( Девять тысяч двести рублей).

Производство по делу в отношении ФИО2 прекратить.

Вернуть ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ КРАСОТА" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 800 руб.(восемьсот рублей)

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.И. Никонова