Решение от 30 августа 2022 г. по делу № А40-269703/2021

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-269703/21-51-1882
город Москва
30 августа 2022 года
Резолютивная часть решения объявлена 25 августа 2022 года

Решение в полном объеме изготовлено 30 августа 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О. В., единолично,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Власенко А. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗИЛ-АЙПИ» (ОГРН 1157746433756)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕ АГОСТИНИ» (ОГРН 1057748953074)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 441127 в размере 19 980 000 руб.,

третье лицо - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКЕЙЛ» (ОГРН 1094401005148)

при участии:

от истца – Шияненко А. В., по дов. № 01 от 01 февраля 2022 года;

от ответчика – Грядов А. В., по дов. № б/н от 13 января 2022 года;

от третьего лица – Туленинов А. Н., по дов. № б/н от 31 мая 2022 года;

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗИЛ-АЙПИ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕ АГОСТИНИ» (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 441127 в размере 19 980 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15 июня 2022 года в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКЕЙЛ».

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец является (на основании государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора (02.10.2015 РП0005364)) обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 441127, дата регистрации: 15.07.2011, в отношении товаров следующих классов МКТУ: 09 - программы игровые компьютерные; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников; 28 - автомобили (игрушки); игрушки с подвижными частями или передвижные; игрушки для домашних животных; игрушки с сюрпризом для розыгрышей; качалки-лошади (игрушки); модели транспортных средств уменьшенные; транспортные средства радиоуправляемые (игрушки); игры с кольцами; фишки для игр; игры автоматические без использования телевизионных приемников; игры; триктрак [игра]; устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников]; игры настольные; игра с пиньятами.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик осуществляет незаконное использование вышеуказанного товарного знака «ЗИС/ZIS», выражающееся в продаже товаров, в отношении которых охраняется товарный знак истца, маркированных спорным обозначением, а именно на упаковке масштабных моделей транспортного средства «ЗИC-5B», которые реализуются ответчиком на розничном рынке совместно с журналом «Автолегенды СССР. Грузовики» № 53, 2019 г. Кроме этого, обозначение «ЗИС/ZIS» использовалось ответчиком в предложении о продаже упомянутого товара в сети «Интернет», а именно в составе контента Интернет-сайта, расположенного по доменному адресу deagoshop.ru.

В подтверждение данных обстоятельств истец приложил к иску отчет № 78-ЧД от 20.11.2019 частного детектива Гаряевой Н. С.

Истец указал, что основным видом деятельности ответчика является издательская деятельность по выпуску журналов, в качестве приложений к которым идут предметы коллекционирования, в том числе «модели транспортных средств масштабные». Так, ответчиком издается журнал «Автолегенды СССР», совместно с которым им реализуются масштабные модели автомобилей, производимых в эпоху СССР, в связи с чем ответчик не мог не знать о том, что транспортные средства модели «ЗИС/ZIS» производились на заводе АМО ЗИЛ в 1910 1930-е годы и обладали очень широкой известностью.

Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию в размере 19 980 000 руб., исходя из двукратного размера розничной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (тираж 10 000 экз. х розн. цена 999 руб. х 2). По мнению истца, представленные доказательства подтверждают, что ответчик предлагал к продаже и продавал товары, маркированные товарным знаком «ЗИС/ZIS», в розницу, при этом розничная цена масштабной модели транспортного средства «ЗИС-5В», которая реализовывалась ответчиком совместно с журналом «Автолегенды СССР». Грузовики, выпуск № 53, 2019 г. составляла 999 руб. при тираже в 10 000 экз. Ответчик является не только продавцом журнала «Автолегенды СССР.Грузовики», выпуск № 53, сопровождаемого контрафактной моделью, но и издателем данного журнала, а модель транспортного средства является неотъемлемой частью журнала и отдельно не продается, что указано на упаковке самой модели.

Истец также представил в материалы дела цветную копию спорного журнала в подтверждение довода о том, что тираж журнала составлял 10 000 экземпляров.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Суд оценивает доказательства исходя из требований частей 1 и 2 статьи 71 АПК РФ.

Статьей 71 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Как установлено судом, истец предоставил третьему лицу неисключительную лицензию на использование товарных знаков по свидетельствам РФ №№ 72309, 441127 (договор № 3-0712 от 06 июля 2012 года (14.09.2012 РД0108075)).

20 июля 2017 года между ответчиком (покупателем) и третьим лицом (поставщиком) был заключен договор поставки № DEARU-SSM-2017, по условиям которого третье лицо обязалось передать в собственность ответчика товар, указанный в приложениях к договору (в спецификациях).

В договоре поставки содержались, в частности, следующие условия относительно соблюдения исключительных прав третьих лиц:

- в соответствии с пунктом 4.1. договора цена товара включает вознаграждение за предоставление прав интеллектуальной собственности на товар, которое поставщик уплачивает третьим лицам-правообладателям за право использования объекта;

- в соответствии с пунктом 5.10. договора поставщик гарантирует, что товар не нарушает прав на интеллектуальную собственность третьих лиц и гарантирует наличие у него соответствующих прав и полномочий для законности заключения и исполнения договора поставки, приложений к договору поставки и принимает на себя всю ответственность по решению вопросов, касающихся исключительных прав третьих лиц;

- в соответствии с пунктом 7.1.3. договора поставщик обязан предоставить покупателю соответствующие документы, подтверждающие соблюдение поставщиком прав третьих лиц на интеллектуальную собственность. При этом поставщик несет полную ответственность по урегулированию всех вопросов, касающихся уплаты гонорара за использование средств индивидуализации третьих лиц по всем искам и претензиям.

Согласно пунктам 7.2., 7.6. договора, покупатель вправе потребовать с поставщика неустойку либо возмещения убытков. Возмещение убытков производится только в случае предъявления сторонами письменного требования в срок не позднее 30 календарных дней с момента, когда стало известно о таком нарушении.

Из представленных в материалы настоящего дела доказательств следует, что 25 июля 2017 года ответчик заключил договор поставки с компанией из Гонконга XINYU (НК) СО.

Ответчик заявил, что в начале 2019 года принял решение о выпуске журнала, посвященного модели ЗИС-5В для выпуска журнала серии Автолегенды СССР (Грузовики). ЗИС-5В (буква В означает военный) - модель советского грузовика . В начале 1943 году на автомобиле ЗИС-5 была применена облегчённая на 124 кг кабина из фанеры и дерева («вагонки»). Доски обшивки крепились гвоздями. Крыша кабины изготавливалась из деревянных реек, поверх которых натягивался дерматин. Крылья были сделаны методом простой гибки из обычного листового проката вместо штампованных с глубокой вытяжкой на довоенной модели, тормоза оставлены только на задних колёсах, бортовая платформа с одним задним откидным бортом и единственная фара (левая). Обод рулевого колеса изготовлялся из дерева. Ряд штампованных деталей заменялся более дешёвыми литыми из чугуна.

Из представленных ответчиком распечаток электронных писем следует, что 14 января 2019 года ответчик сообщил третьему лицу о своем намерении сделать военный ЗИС-5 сотруднику третьего лица. 26 апреля 2019 года третье лицо направило ответчику дизайн упаковки ЗИС-5В для утверждения.

В материалы дела ответчиком представлено приложение № 30 от 26 апреля 2019 года к контракту с компанией из Гонконга на поставку готовой продукции: «Масштабная модель-копия автомобиля ЗИС-5 выпуск № 53 является вложением в журнал «Автолегенды СССР» (Грузовики), 6600 шт.».

Из представленных ответчиком распечаток электронных писем следует, что 13 мая 2019 года третье лицо направило ответчику исправленный дизайн упаковки ЗИС-5В. Из приложенного к письму фото следует, что на упаковке соответствующей продукции указано, что продукция изготовлена по заказу ООО «Скейл».

В материалы дела ответчиком представлено информационное письмо истца исх. № 48 от 25 июня 2019 года, адресованное третьему лицу (копия ответчику), в котором указано, что «Изучив письмо ООО «Скейл» № 86 от 24.06.2019 о планируемом ввозе продукции на таможенную территорию РФ сообщаем следующее: ООО «ЗИЛ-АйПи» не возражает против ввоза на территорию РФ обществом с ограниченной ответственностью «Де Агостини» следующего товара, произведенного XINYU(HK) CO., LIMITED: ЗИЛ-130Г, количество продукции 7 100 шт., декларируемая стоимость 36 920 USD; ЗИС-5, количество продукции 6 600 шт., декларируемая стоимость 35 904 USD. Выраженное в настоящем письме согласие на ввоз на территорию РФ продукции, маркированной товарным знаком «ЗИЛ», действительно для предъявления в таможенные органы России до 31.07.2019. Настоящее письмо относится к конкретным указанным поставкам и не является разрешением на дальнейшие поставки аналогичных товаров и декларантов».

Также ответчик представил копию таможенной декларации от 10 июля 2019 года в отношении товаров – масштабные модели – копии автомобилей ЗИЛ-130Г количество 7 100 (вложение в журнал «АВТОЛЕГЕНДЫ СССР», выпуск № 52), ЗИС-5 количество 6 600 шт. (вложение в журнал «АВТОЛЕГЕНДЫ СССР», выпуск № 53).

Истец и третье лицо считают, что данное письмо было составлено в отношении иной продукции, а именно ЗИС-5, а не ЗИС-5В.

Однако каких-либо доказательств в подтверждение данного довода в материалы дела не представлено.

Истец и третье лицо были вправе представить в материалы дела письмо третьего лица исх. № 86 от 24 июня 2019 года, на которое имеется ссылка в письме истца исх. № 48 от 25 июня 2019 года – согласии на использование товарного знака, однако, оно в материалы дела не представлено.

Суд учитывает, что ЗИС-5В это военная модификация грузовика ЗИС 5, а не какой-либо иное транспортное средство.

Третье лицо в письменных пояснениях указало, что в переписке с ответчиком велась речь лишь о намерениях по производстве и поставке модели ЗИС-5В.

Однако из материалов дела следует, что само третье лицо, являющееся лицензиатом истца, имеющим право на использование спорного товарного знака, разработало упаковку спорного товара. При этом третье лицо в настоящее время продолжает распространять соответствующую модель автомобиля и номер журнала на сайте в сети Интернет https://www.ritmonexx.ru/ (в разделе сайта «О нас» указано: продажа товаров в интернет-магазине «Ритмонекс» осуществляются ООО «Скейл»). Это подтверждается нотариальным протоколом осмотра сайта, на котором реализуется продукция ООО «Скейл».

Таким образом, упаковка соответствующего товара разработана лицензиатом истца, которому принадлежит право использования спорного товарного знака. В настоящее время лицензиат продолжает реализовывать товар в спорной упаковке на своем сайте. В связи с этим товарный знак был размещен на упаковке товара на законных основаниях.

Истец предоставил согласие на поставку 6 600 штук товара - это именно то количество товара, которое было поставлено ответчику по договору поставки и о котором шла речь в переписке ответчика с лицензиатом истца. Указанная в письме-согласии декларируемая стоимость продукции (72 824 долларов США за обе партии и 35 904 за партию товаров ЗИС-5) полностью совпадает с суммой, указанной в таможенной декларации и инвойсе, относящихся к данной партии товара.

Письмо-согласие истца при пересечении товаром таможенной границы России было предъявлено таможенным органам, которые путем выпуска товара подтвердили согласие правообладателя товарного знака.

Таким образом, истец прямо выразил свое согласие на ввод соответствующей партии товара в Россию.

Согласно статье 1487 ГК РФ, не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Поскольку соответствующие товары были поставлены ответчику с согласия истца по заказу лицензиата истца, ответчик не является нарушителем исключительных прав истца.

В абзаце пятом пункта 2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ» указано, что применительно к интеллектуальным правам, включая исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, это означает обязанность их обладателя соблюдать общеправовые принципы реализации прав и свобод, в частности добросовестность при их осуществлении и недопустимость злоупотребления ими. Как следует из абзаца второго пункта 5 постановления от 13.02.2018 № 8-П, конституционное требование действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами равным образом обращено ко всем участникам гражданских правоотношений.

Исходя из этого, ГК РФ называет в числе основных начал гражданского законодательства следующие: при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ); никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ); не допускаются любое заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (пункт 1 статьи 10 ГК РФ); в случае несоблюдения этих требований суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В связи с указанными обстоятельствами, истец не вправе ссылаться на нарушение его прав на товарный знак исходя из принципа эстоппель и правила venire contra factum proprium (никто не может противоречить собственному предыдущему поведению).

Исходя из принципа эстоппель, сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало о его действительности.

Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ, пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

Главная задача принципа эстоппель - не допустить, чтобы из-за непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

Предъявление истцом настоящих исковых требований следует расценивать как злоупотребление своими правами и нарушение принципа эстоппель с учетом того, что истец прямо согласовал ввоз ответчиков товаров, маркированных обозначением ЗИС-5.

Таким образом, поведение истца является непоследовательным, поскольку ответчик добросовестно положился на юридическую ситуацию, согласно которой, истец выразил свое согласие на ввод товара в гражданский оборот.

Злоупотребление истцом своими правами и нарушение принципа эстоппель является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ относятся на истца.

Руководствуясь ст. ст. 106, 110, 123, 156, 167 - 170, 176 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья: О. В. Козленкова