Решение от 13 января 2020 г. по делу № А48-7049/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А48 – 7049/2019

г. Орёл

13 января 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 10.01.2020.

Мотивированное решение изготовлено 13.01.2020.

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи А.Г. Кудряшовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Открытого акционерного общества «Геркулес» (141607, <...> дорога, корпус 71, ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Геркулесъ» (302507, Орловская область, <...>, корп. лит. Е, ОГРН <***>, ИНН <***>) при участии в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика: 1) Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛИТА» (141603 <...> - 88км, строение 2Б, ОГРН <***> 5020050920, ИНН <***>), 2) Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Паратайп» (117418, <...>, этаж 19 ПОМ I ком 24, ОГРН <***>, ИНН <***>) о запрете использовать комбинированные обозначения «ЭКСТРА» сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 643053, в том числе запретить размещать их в рекламе, в предложениях к продаже, в Интернете на сайте «геркулесъ.рф», а также запрете размещать их на упаковках и этикетках овсяных хлопьев, которые производятся и продаются ответчиком или вводятся им в оборот иными способами; об обязании ООО «Геркулесъ» изъять из оборота товары, на упаковке которых размещены обозначения «ЭКСТРА», сходные до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 643053, и уничтожить за свой счет упаковку товаров, на которой размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 643053; о взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 643053 на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ,

при участии:

от истца - представитель ФИО2.(паспорт, доверенность от 09.09.2019);

от ответчика – представители ФИО3.(паспорт; доверенность); ФИО4.(паспорт; доверенность);

от третьего лица 1 – представитель ФИО4.(паспорт; доверенность);

от третьего лица 2 – не явился, извещен надлежащим образом.

установил:

Открытое акционерное общество «Геркулес» (далее – истец, ОАО «Геркулес») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Геркулесъ» (далее – ответчик, ООО «Геркулесъ») о запрете использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 643053; об обязании ООО «Геркулесъ» изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактный товар, на котором размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным ОАО «Геркулес»; о взыскании компенсациии в размере 3 000 000 рублей в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ.

Исковые требования мотивированы тем, что Истец обладает исключительным правом на товарный знак в виде цветографического исполнения обозначения «ЭКСТРА», что подтверждается свидетельством на товарный знак № 643053 в отношении товаров 30 класса МКТУ. В ходе регулярного мониторинга рынка производимой продукции, истцу стало известно о том, что ответчик производил продукцию с нанесением на нее изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. В частности, размешает указанное обозначение на продукции, которую реализует ООО «Элита» на территории РФ, чем вводит в заблуждение потребителей относительно производителя товара, а также нарушает права и законные интересы истца, что привело к реализации ответчиком производимой продукции в 2018 году на сумму 41 млн. руб. Продукция истца присутствует на рынке более 20 лет и с 1993 года истец выпускает овсяные хлопья «Геркулес» с комбинированным обозначением - на фоне фруктов, ягод расположена чаша с фруктами, а также надпись «ЭКСТРА», маркируя производимые овсяные хлопья. Нормативное обоснование требований истца основано на пп. 3 п. 1, п. 3 ст. 1252, ст. 1484, пп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ и Методических рекомендациях, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197.

Истец неоднократно уточнял заявленные исковые требования и в окончательном варианте просит суд запретить ответчику использовать комбинированные обозначения «ЭКСТРА» сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 643053, в том числе запретить размещать их в рекламе, в предложениях к продаже, в Интернете на сайте «геркулесъ.рф», а также запретить ответчику размещать их на упаковках и этикетках овсяных хлопьев, которые производятся и продаются ответчиком или вводятся им в оборот иными способами; обязать ООО «Геркулесъ» изъять из оборота товары, на упаковке которых размещены обозначения «ЭКСТРА», сходные до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 643053, и уничтожить за свой счет упаковку товаров, на которой размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 643053; взыскать компенсацию в размере 5 000 000 рублей за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 643053 на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ.

Арбитражный суд Орловской области в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ принял заявленные уточнения исковых требований в связи с тем, что они не противоречат закону и не нарушают права других лиц.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования (с учетом уточнения) в полном объеме.

Ответчик иск не признал и указал, что надпись «ЭКСТРА» на упаковке товара, используемая истцом, и надпись «ЭКСТРА» на упаковке товара, используемая ответчиком, не сходны до степени смешения. Ответчик при упаковке производимой им продукции использует отличную надпись «ЭКСТРА» по шрифту, цветовому решению, композиционному расположению всей надписи. Используемый ответчиком шрифт (лицензионное право), приобретен ответчиком по договору с ООО НПП «Пара Тайп» 01.12.2016. По мнению ответчика использование товарного знака истца на упаковке товара не может давать конкурентное преимущество перед остальными производителями сходного товара, поскольку в федеральных телевизионных каналах (СМИ) было размещено два репортажа о том, что продукция ОАО «Геркулес» является некачественной и не соответствует предъявляемым требованиям. Само слово «ЭКСТРА» не имеет по мнению ответчика зарегистрированных ограничений в использовании, так как указывает не на конкретный вид товара, место его происхождения, а исключительно на его высокое качество, в связи с чем, при одинаковом наименовании товара, выпускаемом независимо друг от друга и истцом и ответчиком, само написание одного и того же названия товара разными шрифтами и при разном композиционном исполнении, по мнению ответчика, неизбежно будет иметь определенную внешнюю схожесть по причине того, что в этих надписях содержится одинаковое сочетание букв. Товарный знак истца – «ЭКСТРА», без каких-либо иных элементов декорирования упаковки товара, в связи с чем правомерность использования именно данной надписи, а не что-либо иное, является предметом данного судебного рассмотрения. Использование обрамления надписи является по мнению ответчика иным элементом декорирования. Размер упаковки товара также, по мнению ответчика, не имеет значения.

Ответчик указал, что обратился в «Палату по патентным спорам» Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентным и товарным знакам с просьбой об отмене решения о регистрации № 643053 товарного знака в виде цветографического исполнения изображения слова «ЭКСТРА», выданного ОАО «Геркулес», однако решение еще не принято.

Определением суда от 30.09.2019 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика были привлечены: 1) Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТА» (141603 <...> - 88км, строение 2Б, ОГРН <***> 5020050920, ИНН <***>) и 2) Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Паратайп» (117418, <...>, этаж 19 ПОМ I ком 24, ОГРН <***>, ИНН <***>)

Третье лицо 1 в письменном отзыве (без даты) (том 2 л.д. 79-80) указало на то, что ООО «Элита» совершает действия по продвижению товара ООО «Геркулесъ» на рынке. Наименование «ЭКСТРА» является распространенным наименованием овсяных хлопьев и его использование не зарегистрировано как исключительное право какого-либо субъекта хозяйственных или предпринимательских отношений, в связи с чем право использования не ограничено в РФ. По поводу способа написания указанного слова третье лицо полагает, что поскольку ответчиком по лицензионному договору приобретено право использование иного шрифта, который используется при написании слова «ЭКСТРА», то прав истца данное обозначение не нарушает. Кроме того, третье лицо указало, что использование указанного слова не дает ответчику конкурентных преимуществ при реализации товара на рынке, поскольку по его мнению товар, производимый ОАО «Геркулес» является некачественным, что подтверждается телепередачами центральных каналов телевидения. Третье лицо 1 полагает, что в удовлетворении требований истца следует отказать в полном объеме.

Третье лицо 2 в письменных объяснениях от 25.11.2019 указало, что права на используемый ответчиком шрифт принадлежат третьему лицу и ООО «Геркулесъ» правомерно использует данный шрифт с 01.12.2016, указанный шрифт является самостоятельным оригинальным произведением. Шрифт, которым выполнен товарный знак истца № 643053 и шрифт, которым ответчиком выполнялась надпись «ЭКСТРА» до получения претензии истца не является шрифтом, на который третье лицо передало права на использование ответчику, но достаточно сильно похож на него. ООО НПП «ПараТайп» также указало на то, что им не сделан окончательный вывод о том, являлся ли шрифт, используемый ООО «Геркулесъ» до получения претензии от истца при написании слова «ЭКСТРА» на упаковке производимого товара переработкой шрифта, впоследствии права на использование которого были переданы по договору ответчику и нарушает ли данное обстоятельство права третьего лица

Третье лицо 2 в судебное заседание не явилось, о дате и времени судебного заседания извещено надлежащим образом путем направления определения суда о назначении дела к судебному разбирательству и в связи с участием представителя данного лица в предварительном судебном заседании, завершившемся назначением судом дела к судебному разбирательству под роспись в приложении к протоколу судебного заседания от 02.12.2019.

Пунктом 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Как разъяснено в пункте 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

Статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

В соответствии с пунктом 1 статьи 122, пунктом 2 части 4 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила суд.

С учетом изложенного, руководствуясь пунктом 2 части 4 статьи 123 АПК РФ, суд считает третье лицо надлежащим образом, извещенным о судебном процессе.

Арбитражный суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие данного лица в соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд считает установленными следующие обстоятельства.

Согласно свидетельству Федеральной службы по интеллектуальной собственности, (Роспатент), ОАО «Геркулес» является правообладателем на комбинированный товарный знак (наименование «ЭКСТРА» выполненное определенным шрифтом и цветом) в виде изображения «ЭКСТРА» (наименование «ЭКСТРА» выполненное определенным шрифтом и цветом на овсяных хлопьях, хлопьях (продуктах зерновых)) с приоритетом товарного знака 11.05.2016, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 643053.

Исследованием рынка производимой продукции, истец выявил факт производства ответчиком продукции с нанесением на нее изображения, сходного с зарегистрированным товарным знаком истца и реализации данной продукции в различных торговых точках Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛИТА», согласно представленным фотографиям полок торговых точек и кассовых чеков данных торговых точек о приобретении у них товара ответчика и в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ответчика, что зафиксировано путем составления нотариально удостоверенного протокола осмотра доказательств от 07.03.2019.

Также, посредством обращения в УФАС России по Орловской области 02.09.2019 истцом была получена информация об объеме реализации ответчиком производимой продукции за 2018 год в сумме 41 676 565 руб. 00 коп.

Истец направил ответчику претензию 01.04.2019 с требованием прекратить нарушение прав истца на товарный знак, в связи с отсутствием у ответчика разрешения на использование товарного знака истца и взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. 00 коп.

В ответ на претензию ответчик 22.04.2019 сообщил об изменении написания слова «ЭКСТРА» с 01.04.2019, признав схожесть изображения с зарегистрированным товарным знаком в слове «ЭКСТРА». Также сообщил об изменении дизайна макетов упаковки, размещенных на сайте «геркулесъ.рф».

Поскольку истец не предоставил ответчику согласия на использование товарного знака по свидетельству № 643053 и считает использование ответчиком комбинированного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца незаконным, нарушающим права истца, истец обратился в суд с данным иском.

Арбитражный суд, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, пришёл к выводу о том, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению, в связи со следующим.

Согласно ч. 1 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее также – АПК РФ) заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса РФ (далее также - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают, в том числе в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу статей 1477, 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481). На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

Согласно ст. 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В п. 75. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

Решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей.

Материальный носитель может быть признан контрафактным только судом.

Вместе с тем вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления.

В п. 162 указанного Постановления разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Ответчиком в судебном заседании 10.01.2020 было заявлено ходатайство о производстве экспертизы сходства товарного знака истца и надписи на упаковке товара ответчика, однако суд, руководствуясь ст. 82 АПК РФ и п. 75, 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указанное ходатайство отклонил по причине невозможности проведения данной экспертизы согласно разъяснениям и отсутствия доказательств наличия соответствующих познаний и квалификации у предложенного ответчиком эксперта.

Также, согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с Постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, N 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, не могут быть применены судом, поскольку приказ был отмененПриказом Роспатента от 24.07.2018 N 128 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов», в связи с чем ссылка на него истцом в возражениях на отзыв (т. 1 л.д. 60, 61) несостоятельна.

С учетом изложенного, суд, самостоятельно оценив степень схожести изображенных на упаковках овсяных хлопьев истца и ответчика слов «ЭКСТРА», с учетом размера упаковки, общего цветового решения и цветового решения написания слова «ЭКСТРА», фона, на который нанесено слово «ЭКСТРА», а именно: чаши, наполненной овсяными хлопьями с фруктами, расположенной на фоне фруктов, схожесть графического изображения, внешней формы, сочетания цветов и тонов, арбитражный суд пришел к выводу о том, что используемое ответчиком изображение сходно до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 643053 что, позволяет произвести эффект сохранения устойчивого восприятия у потребителей тождественности продукции, предлагаемой истцом и ответчиком.

Так, обе упаковки имеют одинаковый размер, передняя и боковые части обеих упаковок окрашены в одинаковую цветовую гамму: переход от темно желтого к более светлому, на обеих упаковках изображены фрукты и ягоды, миски с овсяными хлопьями. Доминирующим элементом лицевой части обеих упаковок является надпись «ЭКСТРА», выполненная в тождественной графической манере: исполнена одинаковым шрифтом и практически одинакового размера, в одной цветовой гамме от светло голубого до темно голубого, располагается в одном и том же месте, но надпись на упаковке ОАО «Геркулес» имеет вогнутость букв по центру слова «ЭКСТРА», а надпись на упаковке ООО «Геркулесъ» выполнена ровным шрифтом, но при этом имеет рамку также вогнутую по центру слова.

Надписи «овсяные хлопья клинские» на упаковке ОАО «Геркулес» и «овсяные хлопья» на упаковке ООО «Геркулесъ», которые являются неохраняемыми элементами, сходны до степени смешения, поскольку, написаны одинаковым шрифтом, размером и цветом, располагаются в центре упаковки под надписью «ЭКСТРА», но на упаковке ОАО «Геркулес» имеется дополнительное слово «клинские».

Далее также следует надпись «Идеал здоровья» на упаковке ОАО «Геркулес» и «Здоровое питание» на упаковке ООО «Геркулесъ», которые являются неохраняемыми элементами, но сходны до степени смешения, поскольку, написаны одинаковым шрифтом, размером и цветом, располагаются в центре упаковки под надписью «ЭКСТРА».

Различие букв использованных шрифтов по написанию при рассмотрении их отдельно имеется, однако в целом надпись «ЭКСТРА» с использованием этих букв схожа с надписью «ЭКСТРА» в зарегистрированном товарном знаке истца.

Таким образом, сравнительное исследование изобразительных элементов товарных знаков истца с избирательными элементами обозначений ответчика свидетельствует об их сходстве до степени смешения, обусловленном общим зрительным впечатлением, формируемым, в том числе, благодаря тождественным неохраняемым словесным элементам, поскольку охране подлежит товарный знак в целом. Более того, следует отметить, что продукция истца и ответчика, а именно: овсяные хлопья, однородна.

Боковые части упаковок сходны до степени смешения, т.к. частично повторяют лицевую часть упаковки, окрашены одним цветом, содержат надписи «Экстра» и «овсяные хлопья», которые являются доминирующими элементами.

Задняя часть упаковок также имеет сходство до степени смешения, поскольку окрашена в схожую цветовую гамму, на них изображены фрукты, ягоды имеются тождественные надписи «Экстра» и «овсяные хлопья», расположенные одинаковым образом.

Доказательств представления ответчику права на введение в гражданский оборот указанного товара, исключительные права на который принадлежат истцу, в установленном порядке суду не представлено, в связи с чем, суд пришел к выводу о том, что ООО «Геркулесъ» нарушает исключительные права ОАО «Геркулес» на товарный знак № 643053.

Факт предложения к продаже и реализации овсяных хлопьев ООО «Геркулесъ» посредством ООО «Элита» а также сведения, размещенные на официальном сайте «геркулесъ.рф» подтверждают кассовые чеки, протокол осмотра официальных страниц сайта, оформленный в соответствии со ст. 103 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) и ответчиком не оспариваются.

Доводы ответчика об использовании в написании слова «ЭКСТРА» на упаковке производимого и реализуемого товара с использованием шрифта «Fita Vjaz», права использования которого принадлежат ответчику на основании возмездного лицензионного договора от 01.12.2016 № 16-11152 _W (Вэб-лицензия) не могут быть приняты во внимание судом, поскольку из прямого указания предмета данного договора ответчику предоставлено право использования указанного шрифта на Веб-сайтах и Интернет-сайтах (страницах). Иных неисключительных прав использования шрифта, согласно разделу 3.1. лицензионного договора ответчику третьим лицом не предоставлено.

Кроме того, как указал сам ответчик в ответе на претензию истца он счел написание слова «ЭКСТРА» на упаковках товара истца и своего схожими, в связи с чем с 01.04.2019 изменил написание и стал использовать шрифт «Fita Vjaz». Какой шрифт был использован им до указанной даты ответчиком не указано.

Также, следует отметить, что истцом, как неоднократно пояснял представитель истца в судебном заседании не защищается право на «Слово «ЭКСТРА»» (неохраняемый элемент товарного знака) в отрыве от цветографического изображения слова «ЭКСТРА» охраняемый элемент: «(591) Указание цвета или цветового сочетания: светло-голубой, голубой, синий, темно-серый; (511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 30 - хлопья овсяные; хлопья (продукты зерновые)», что прямо следует из свидетельства истца № 643053 и сведений, размещенных на официальном сайте Роспатента: https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet. В связи с чем, доводы ответчика о фонетике, семантике, графике в лингвистике, логистических тавтологиях не имеют отношения к делу, поскольку истец не защищает исключительное право на использование «Слова «ЭКСТРА», а защищает в рамках настоящего дела право на использование слова «ЭКСТРА» на упаковке овсяных хлопьев в определенном цветографическом изображении, которое зарегистрировано по свидетельству на товарный знак № 643053 за истцом.

Цветографическое изображение слова «ЭКСТРА» не позволяет по одному слову идентифицировать производителя продукции, поскольку как истцом так и ответчиком использован один цвет и размер шрифта, место его нанесения на коробке с товаром, таким образом, учитывая место нанесения схожего до степени смешения наименования, товар выглядит одинаково для рядового потребителя.

Суд в силу ст. 68 АПК РФ, арбитражный суд считает недопустимыми доказательства в виде записей телепередач телевизионных каналов, представленные ответчиком в качестве доказательства отсутствия конкурентоспособности продукции истца относительно продукции ответчика, поскольку, как пояснил ответчик в них высказано мнение о качестве продукции истца, при этом данные мнения являются мнением неустановленных, не участвующих в рассмотрении настоящего дела лиц, не являющихся экспертами либо специалистами применительно к положению таких лиц в арбитражном процессе. Указанные лица судом к рассмотрению настоящего дела в таковом качестве не привлекались, доказательств их квалификации, наличия специальных познаний суду не представлено. В связи с чем, данные доказательства оценке судом не подлежат.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что требование о запрете использовать комбинированные обозначения «ЭКСТРА» сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 643053, в том числе запрет размещать их в рекламе, в предложениях к продаже, в Интернете на сайте «геркулесъ.рф», а также запрет размещать их на упаковках и этикетках овсяных хлопьев, которые производятся и продаются ответчиком или вводятся им в оборот иными способами является обоснованным и подлежит удовлетворению.

При этом, требование истца об обязании ООО «Геркулесъ» изъять из оборота товары, на упаковке которых размещены обозначения «ЭКСТРА», сходные до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 643053, и уничтожить за свой счет упаковку товаров, на которой размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 643053, подлежит удовлетворению частично, в связи со следующим.

На основании свидетельства Федеральной службы по интеллектуальной собственности, (Роспатент), ФИО4 (представитель ответчика) и ООО «Геркулесъ» на праве неисключительной лицензии (изменения № 609527 от 09.10.2017) являются правообладателями на товарный знак -фоновое изображение упаковки товара, выполненное определенным цветом, с приоритетом товарного знака 08.12.2015, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 609527.

Таким образом, поскольку право истца на товарный знак нарушено ответчиком только в части цветографического изображения слова «ЭКСТРА», а право на цветовое решение остальной упаковки принадлежит ответчику, то требования истца об уничтожении всей упаковки товара при наличии у ответчика технической возможности нанесения изменения написания наименования товара – слова «ЭКСТРА» на упаковку товара, удовлетворению не подлежит. При этом, суд пришел к выводу о том, что требование истца об изъятии из оборота товаров, на упаковке которых размещены обозначения «ЭКСТРА», сходные до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 643053 подлежит удовлетворению для изменения упаковки в части написания слова «ЭКСТРА» в целях устранения нарушения прав истца.

При этом, суд в соответствии со ст. 174 АПК РФ считает необходимым указать срок, в течение которого необходимо совершить эти действия - с момента вступления решения суда в законную силу

Истец также просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 5 000 000 рублей за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 643053 на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ.

Согласно пп. 1 пункт 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При решении вопроса о размере компенсации за незаконное использование товарного знака истца суд руководствовался следующим.

Исключительное право - это абсолютное право, независящее от наличия использования или не использования товарного знака. Закон не ставит осуществление права на защиту исключительного права на товарный знак в зависимость от использования товарного знака правообладателем.

В соответствии со ст. 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно п. 64 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее - при множественности нарушений), в частности, когда одним действием нарушены права на:

несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец;

несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно нанесенными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений).

Указанное выше положение Гражданского кодекса Российской Федерации о снижении размера компенсации может быть применено также в случаях, когда имеют место несколько правонарушений, совершенных одним лицом в отношении одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и составляющих единый процесс использования объекта (например, воспроизведение произведения и последующее его распространение).

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

Поскольку материалами дела подтвержден факт неправомерного использования товарного знака, а доказательств передачи правообладателем исключительных прав на указанный товарный знак ответчиком суду не представлено, факт реализации производимой продукции в 2018 году на сумму, превышающую 41 млн. руб., то требование истца о взыскании с ответчика компенсации суд признал правомерным.

При этом из материалов дела не усматривается, что ответчиком представлялись какие-либо доказательства и контррасчет размера компенсации, а также ходатайство о ее уменьшении, которые могли быть подвергнуты правовому анализу для вывода суда об обоснованности или необоснованности размера компенсации, заявленной к взысканию истцом за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Ответчик в части взыскания с него компенсации пояснил суду, что данное требование не подлежит удовлетворению по причине недоказанности размера убытков истцом и использование ответчиком лицензионного шрифта в написании слова «ЭКСТРА» на упаковке производимого товара на законных, по его мнению основаниях – на основании вышеуказанного лицензионного договора с ООО НПП «Пара Тайп».

Подпункт 1 пункта 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает размер компенсации от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При этом суд лишен возможности произвольно, без заявления ответчика уменьшить заявленную сумму компенсации, поскольку это противоречит принципам равноправия и состязательности сторон в арбитражном процессе, закрепленным в ст.ст. 8, 9 АПК РФ.

Истец, воспользовался правом, установленным в пп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ и требует компенсации в размере 5 000 000 руб. 00 коп.

Компенсация, как мера гражданско-правовой ответственности, должна носить восстановительную функцию.

При этом, взыскание компенсации не должно приводить к тому, чтобы у правообладателя возникали дополнительные доходы по сравнению с тем, какие были бы им получены при отсутствии правонарушения.

Учитывая объем реализованной продукции суд полагает, что заявленная сумма компенсации соразмерна правонарушению.

При это, суд не принимает во внимание доводы ответчика о том, что он изменил внешний вид упаковки с 01.04.2019, образец которой представлен им в материалы дела, поскольку им не представлено доказательств отзыва с реализации своей продукции в упаковке с нанесением слова «ЭКСТРА», с цветографическим изображением, нарушающим права истца; также ответчиком не представлено доказательств отсутствия прибыли от реализации производимого товара в упаковке с нанесением слова «ЭКСТРА», с цветографическим изображением, нарушающим права истца.

Поскольку материалами дела подтвержден факт совершения ответчиком действий и передача для реализации ООО «Элита» товара ответчика, то арбитражный суд пришел к выводу о том, что виновными действиями ответчика произведено нарушение прав на товарный знак истца, в связи с чем, в отсутствие мотивированного ходатайства об уменьшении компенсации, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация в сумме 5 000 000 руб. 00 коп.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «Геркулесъ» (302507, Орловская область, <...>, корп. лит. Е, ОГРН <***>, ИНН <***>) с момента вступления решения суда в законную силу использовать комбинированные обозначения «ЭКСТРА», сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 643053, в том числе запретить их размещение в рекламе, в предложениях к продаже, в сети «Интернет» на сайте «геркулесъ.рф», а также запретить размещать их на упаковках и этикетках овсяных хлопьев, которые производятся и продаются Обществом с ограниченной ответственностью «Геркулесъ» (302507, Орловская область, <...>, корп. лит. Е, ОГРН <***>, ИНН <***>) или вводятся им в оборот иными способами.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Геркулесъ» (302507, Орловская область, <...>, корп. лит. Е, ОГРН <***>, ИНН <***>) изъять из оборота товары, на упаковке которых размещены комбинированные обозначения «ЭКСТРА», сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 643053.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Геркулесъ» (302507, Орловская область, <...>, корп. лит. Е, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Открытого акционерного общества «Геркулес» (141607, <...> дорога, корпус 71, ОГРН <***>, ИНН <***>) 5 000 000 руб. 00 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака № 643053, а также 38 000 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист по ходатайству взыскателя.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Геркулесъ» (302507, Орловская область, <...>, корп. лит. Е, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета РФ 10 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать налоговому органу после вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца со дня его принятия.

Судья А.Г. Кудряшова