Решение от 16 июля 2021 г. по делу № А40-262864/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
Р Е Ш Е Н И Е Именем Российской Федерации

Дело № А40-262864/19-51-2092
город Москва
16 июля 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 09 июля 2021 года Решение в полном объеме изготовлено 16 июля 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О. В., единолично, при ведении протокола судебного заседания секретарем Кундузовой В. А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОНТЕМПИРЕСТ» (ОГРН 1167746750181)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИЦЦА ПОКРОВКА» (ОГРН 1177746464280)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708137, 708138 в размере 4 000 000 руб.,

при участии:

от истца – Барский С. А., по дов. № б/н от 21 апреля 2021 года; Свинцов М. Л., по дов. № б/н от 13 сентября 2019 года;

от ответчика – Крицков Ю. В., по дов. № б/н от 15 ноября 2019 года; Милюков Д. Ю., по дов. № б/н от 12 марта 2020 года;

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОНТЕМПИРЕСТ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уменьшения размера исковых требований и уточнения исковых требований, к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИНСА БИСТРО» (далее - ответчик) о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708137, 708138, взыскании компенсации за период с 27 марта 2018 года по 18 сентября 2018 года в размере 4 000 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17 декабря 2019 года в удовлетворении ходатайства ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения в части отказано, поскольку истец представил адресованную ответчику претензию, имеющую ссылку на ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и доказательства ее направления. Кроме того, ответчик подтвердил, что возможности для добровольного досудебного урегулирования требования истца о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. не имелось. В порядке ст. 124 АПК РФ суд определил: наименованием ответчика следует считать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИЦЦА ПОКРОВКА».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04 марта 2020 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04 сентября 2020 года, производство по делу в части неимущественного требования о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 589910, № 593503, № 586010, № 633778, № 633779 прекращено. На ответчика возложена обязанность прекратить незаконное использование обозначения «ПИНСА», сходного до степени смешения или тождественного с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации № 708136, № 708137, № 708138 при реализации товаров 29-го, 30-го, 32-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и оказании услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы данные товарные знаки. В удовлетворении заявленных требований о взыскании компенсации в размере 4 000 000 рублей отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18 декабря 2020 года решение Арбитражного суда города Москвы от 04 марта 2020 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04 сентября 2020 года по делу № А40262864/2019 отменены в части отказа в удовлетворении искового требования о взыскании компенсации в размере 4 000 000 руб. и связанного с ним распределения государственной пошлины. Дело в указанной части передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 04 марта 2020 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04 сентября 2020 года по делу № А40-262864/2019 оставлены без изменения, кассационная жалоба общества с ограниченной ответственностью «Пицца Покровка» - без удовлетворения.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2021 года в передаче кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью «Пицца Покровка» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

При новом рассмотрении дела ответчик повторно заявил об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного претензионного порядка урегулирования спора.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором.

По смыслу п. 8 ч. 2 ст. 125, ч. 7 ст. 126 и п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав (п. 4 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015).

В течение всего периода рассмотрения дела ответчику было известно о требованиях истца, у ответчика было достаточно времени для погашения задолженности и урегулирования спорных правоотношений, однако до рассмотрения дела судом спор в добровольном порядке ответчиком не урегулирован.

Таким образом, из поведения ответчика не усматривалось намерение добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке, поэтому оставление иска без рассмотрения, даже при наличии к тому оснований, привело бы к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон (раздел II пункт 4 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015).

Суд также учитывает, что ни в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 04 сентября 2020 года, ни в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 18 декабря 2020 года по настоящему делу не содержится выводов о том, что Арбитражный суд города Москвы при первоначальном рассмотрении дела ошибочно счел досудебный претензионный порядок урегулирования спора соблюденным истцом.

При новом рассмотрении дела истец заявил письменное ходатайство об уточнении исковых требований.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25 мая 2021 года в порядке ст. 49 АПК РФ принято уточнение исковых требований в соответствии со статьей 49 АПК РФ, учитывая, что основание исковых требований истец фактически не меняет (длящееся незаконное использование спорных обозначений). Суд также указал, что в соответствии с пунктом 15 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 июля 2020 года, соблюдение досудебного порядка урегулирования спора по требованиям, которые были изменены после подачи иска в порядке ст. 49 АПК РФ, например, в случае частичного погашения ответчиком образовавшейся задолженности, увеличения размера требований путем добавления нового расчетного периода либо в связи с увеличением количества дней просрочки, не требуется, если такой порядок был соблюден в отношении первоначально заявленных требований.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

- по свидетельству РФ № 589910, приоритет: 04.09.2015, дата государственной регистрации: 06.10.2016, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 - услуги по обеспечению пищевыми

продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания;

- по свидетельству РФ № 593503, приоритет: 04.09.2015, дата государственной регистрации: 02.11.2016; в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания;

- по свидетельству РФ № 586010, приоритет: 20.08.2015, дата государственной регистрации: 07.09.2016, в отношении услуг 43 класса МКТУ - рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; пиццерии; услуги баров; кафе; кафетерии; закусочные;

- по свидетельству РФ № 633778, приоритет: 05.12.2016, дата государственной регистрации: 24.10.2017, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; пицца; тесто для пиццы; 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии;

- по свидетельству РФ № 633779, приоритет: 05.12.2016, дата государственной регистрации: 24.10.2017, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; пицца; тесто для пиццы; 32 - минеральные и газированные воды и прочие

безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии.

- по свидетельству РФ № 708136, приоритет: 10.11.2017, дата государственной регистрации: 15.04.2019, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; пицца; тесто для пиццы; 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии;

- по свидетельству РФ № 708137, приоритет: 10.11.2017, дата государственной регистрации: 15.04.2019, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; пицца; тесто для пиццы; 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии;

- по свидетельству РФ № 708138, приоритет: 10.11.2017, дата государственной регистрации: 15.04.2019, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; пицца; тесто для пиццы; 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии.

Согласно решению Роспатента от 24.05.2018, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 589910 признана недействительной частично, из правовой охраны

исключен словесный элемент «Пинцерия», ее действие сохранено в отношении следующего перечня товаров/услуг: классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг (после его изменения): 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 - обеспечение временного проживания.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2018 года по делу № СИП-340/2018 решение Роспатента от 24 мая 2018 года, которым признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 589910 в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания», исключив из правовой охраны словесный элемент «ПИНЦЕРИЯ», признано недействительным. Правовая охрана товарного знака является действующей в полном объёме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05 апреля 2019 года по делу № СИП-340/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2018 года по делу № СИП-340/2018, которым признано недействительным решение Роспатента от 24 мая 2018 года о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 589910 в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания», исключив из правовой охраны словесный элемент «ПИНЦЕРИЯ», отменено.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02 августа 2019 года по делу № СИП-340/2018 решение Роспатента от 24 мая 2018 года, которым признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 589910 в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания», исключив из правовой охраны словесный элемент «ПИНЦЕРИЯ», признано недействительным. Правовая охрана товарного знака является действующей в полном объёме.

Решением Роспатента от 24.05.2018 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 586010 признана недействительной частично, из правовой охраны исключен словесный элемент «Пинса».

Решением суда по интеллектуальным правам от 13 декабря 2018 года по делу № СИП-379/2018 решение Роспатента от 24 мая 2018 года, которым признано частично недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 586010, исключён из правовой охраны словесный элемент «Пинса», признано недействительным. Правовая охрана товарного знака является действующей в полном объёме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05 апреля 2019 года по делу № СИП-379/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 13 декабря 2018 года по делу № СИП-379/2018, которым признано недействительным решение Роспатента от 24 мая 2018 года о признании частично недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 586010, исключении из правовой охраны словесного элемента «Пинса», отменено.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 02 августа 2019 года по делу № СИП-379/2018 решение Роспатента от 24 мая 2018 года, которым признано частично недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 586010, исключив из правовой охраны словесный элемент «Пинса», признано недействительным. Правовая охрана товарного знака является действующей в полном объёме.

Решением Роспатента от 24.05.2018 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 633778 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении следующего перечня товаров/услуг: классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг (после его изменения): 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 - обеспечение временного проживания.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24 декабря 2018 года по делу № СИП-361/2018 решение Роспатента от 24 мая 2018 года, которым признано частично недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 633778, признано недействительным. Правовая охрана товарного знака является действующей в полном объёме.

Решением Роспатента от 24.05.2018 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 633779 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении следующего перечня товаров/услуг: классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг (после его изменения): 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 - обеспечение временного проживания.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2019 года по делу № СИП-360/2018 решение Роспатента от 24 мая 2018 года, которым признано частично недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 633779, признано недействительным. Правовая охрана товарного знака является действующей в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2019 года по делу № СИП-360/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2019 года по делу № СИП-360/2018, которым признано недействительным решение Роспатента от 24 мая 2018 года о признании частично недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 633779, отменено.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23 августа 2019 года по делу № СИП-360/2018 решение Роспатента от 24 мая 2018 года, которым признано недействительным частично предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 633779, признано недействительным. Правовая охрана товарного знака является действующей в полном объёме.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным

правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Оставляя в части без изменения решение Арбитражного суда города Москвы от 04 марта 2020 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04 сентября 2020 года по делу № А40-262864/2019, в постановлении от 18 декабря 2020 года Суд по интеллектуальным правам указал на то, что истцом в качестве доказательства нарушения ответчиком исключительных прав представлены нотариально удостоверенные протоколы осмотра письменных доказательств, то есть в подтверждение правонарушения приведены конкретные факты использования ответчиками на сайтах в сети «Интернет» обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации № 708136, № 708137, № 708138.

Ответчиком в ходе рассмотрения дела в судах первой и апелляционной инстанций не представлены доказательства удаления интернет-страниц, указанных в представленных истцом протоколах осмотра. Таким образом, ответчик добровольно не выполнил требования об удалении спорного обозначения с тех ресурсов, в отношении которых истцом доказан факт незаконного использования.

Согласно содержащимся в пункте 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10) разъяснениям, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения может быть удовлетворено только в том случае, если

противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

Поскольку в рассматриваемом деле суды первой и апелляционной инстанции установили, что производителем продукции, маркированной спорными обозначениями, является общество «Пицца Покровка», и это же общество осуществляло предложение к продаже и реализацию продукции в сети «Интернет», в то время как ответчик опровергал правовую охрану спорных товарных знаков, суды запретили обществу «Пицца Покровка» прекратить незаконное использование обозначения «ПИНСА» сходного до степени смешения или тождественного с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации N 708136, N 708137, N 708138 при реализации товаров 29, 30, 32 классов МКТУ и оказании услуг 43 класса МКТУ, поскольку угроза нарушения права сохраняется.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции отклоняет аргумент ответчика о том, что судебные акты в части запрета использования товарных знаков, правообладателем которого является истец свидетельствуют об удовлетворении абстрактных требований и являются неисполнимыми.

Наряду с этим Суд по интеллектуальным правам отклоняет довод ответчика на правомерность использования спорного обозначения на своих интернет сайтах.

Как разъяснено в пункте 157 постановления № 10, с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

Однако в настоящем деле, судами было установлено, что осуществляющий деятельность по реализации товаров ответчик на своих сайтах в сети «Интернет» использовал спорные товарные знаки, а не использовал их для информационных целей.

Оснований для повторной оценки данных обстоятельств при новом рассмотрении, вопреки доводам ответчика, у суда первой инстанции не имеется.

Отменяя решение Арбитражного суда города Москвы от 04 марта 2020 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04 сентября 2020 года по делу № А40-262864/2019 в части отказа в удовлетворении искового требования о взыскании компенсации в размере 4 000 000 руб. и связанного с ним распределения государственной пошлины, в постановлении от 18 декабря 2020 года Суд по интеллектуальным правам указал на то, что: «суд кассационной инстанции признает заслуживающим внимания довод истца о необоснованном отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 708136, N 708137, N 708138.

Отказывая в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права, суды первой и апелляционной инстанции исходил из того, что в силу разъяснений, содержащихся в пункте 61 постановления № 10, именно на истце лежит обязанность по представлению доказательств, в частности, в подтверждение расчета взыскиваемой компенсации. Истец не представил допустимых доказательств стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности, необходимой для определения размера компенсации.

Таким образом, поскольку истцом не представлены доказательства в подтверждение стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности, необходимой для определения размера компенсации, в удовлетворении

исковых требований о взыскании компенсации суды первой и апелляционной инстанций отказали.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам не может признать законными выводы судов первой и апелляционной инстанций об отказе в удовлетворении иска о взыскании компенсации за нарушение исключительного права по мотиву недоказанности стоимости права использования товарного знака.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

При этом на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании спорного товарного знака. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права, и факт использования данных прав ответчиком, при этом освобождается от доказывания причиненных ему убытков.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 постановления № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно пункту 61 постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Как отмечено в пункте 62 указанного постановления, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

В предмет доказывания по делам о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Суд кассационной инстанции отмечает, что определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Ответчик в данной ситуации вправе оспаривать стоимость права использования, на которой основан расчет компенсации, представляя соответствующие доказательства в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Применительно к обстоятельствам рассматриваемого дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарных знаков, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Как установлено судами, истец в обоснование цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарных знаков, в материалы дела представил копии договоров коммерческой концессии истца с ООО «ОРИОН», ООО «Аспазия» и ИП ФИО1, а также сослался на рыночную стоимость товарных знаков, указанную в судебных актах по делу № А40-217070/2017. В связи с этим в уточненном исковом заявлении истец применительно к периоду использования ответчиком спорных товарных знаков без разрешения правообладателя просил в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ взыскать 4 000 000 рублей.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что договоры коммерческой концессии истца с ООО «ОРИОН», ООО «Аспазия» и ИП ФИО1 являются недостоверными доказательствами стоимости права использования товарных знаков, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарных знаков.

Вместе с тем суд кассационной инстанции отмечает, что из решения и постановления суда апелляционной инстанций не представляется возможным установить, по каким мотивам суды не дали оценку представленному истцом стоимости права использования спорных товарных знаков, указанных в судебных актах по делу № А40-217070/2017.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в случае, если судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не «снижения» размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного судом размера стоимости права использования товарного знака.

При установлении факта нарушения ответчиком исключительных права истца на товарные знаки отказ в удовлетворении иска о взыскании компенсации по мотиву недоказанности стоимости права использования указанного товарного знака не соответствует положениям ГК РФ о защите интеллектуальных прав, а также

разъяснениям практики применения законодательства, в частности, пункту 59 постановления № 10.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пункт 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться лишь на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле устанавливает стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака.

Между тем из содержания решения и постановления суда апелляционной инстанции усматривается, что ими не установлена стоимость права использования спорных товарных знаков.

Суд по интеллектуальным правам не соглашается с выводом судов первой и апелляционной инстанций об отказе в иске о взыскании компенсации за нарушение исключительного права, поскольку установление факта нарушения исключительных прав на товарные знаки само по себе исключает возможность освобождения ответчиков от мер имущественной ответственности.

Суды первой и апелляционной инстанций вопреки требованиям процессуального законодательства (статьи 170, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) надлежащей оценки вышеназванным доводам истца не дали, не произвел надлежащую проверку правильности расчета истцом компенсации, исходя из представленных в материалы дела доказательств».

При новом рассмотрении дела судом в порядке статьи 49 АПК РФ принято изменение основания иска, согласно которому, истец увеличил период, за который предъявляет ко взысканию компенсацию – с 27 марта 2018 года по 04 сентября 2018 года (дата принятия постановления Девятым арбитражным апелляционным судом по настоящему делу).

Истец указал, что Арбитражный суд города Москвы в решении от 26 марта 2018 года по делу № А40-217070/2017 установил рыночную стоимость предоставления права использования исключительного права на товарные знаки истца в размере 2 000 000 рублей. Указанный выше вывод суда первой инстанции был поддержан постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2019 года (абзац 3 страницы 6 постановления), а также постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2019 года по вышеназванному делу. Рыночная стоимость предоставления права использования товарных знаков истца составляет 2 000 000 руб. также подтверждено судебными актами судов первой, апелляционной и кассационной инстанций принятыми по делу № А40-228338/2019 (с участием лица, аффилированного с ответчиком). Исходя из содержания судебных актов, принятых по делам №№ А40-217070/2017, А40-228338/2019, следует, что судами первой, апелляционной и кассационной инстанций был установлен размер рыночной стоимости предоставления права использования товарных знаков истца в размере 2 000 000 руб.

Данный довод истца не может быть принят судом в связи со следующим.

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании, имеющихся в деле доказательств, оценка судом

установленных по делу обстоятельств не является обязательной, то есть имеющей преюдициальное значение в соответствии со статьей 69 АПК РФ, при рассмотрении другого дела.

Соответственно, оценка судом доказательств в рамках дела № А40-228338/19 не является обязательной при рассмотрении другого дела.

Дело же № А40-217070/2017 отличается от настоящего предметом доказывания, а также размером и механизмом расчёта заявленной ко взысканию компенсации.

Установление стоимости использования спорных товарных знаков не входило в предмет доказывания по делу № А40-217070/2017.

Компенсации, заявленные истцом в деле № А40-21070/2017 и в настоящем деле, имеют различную правовую природу, рассчитываются по различным правилам.

Размер компенсации, взысканной с ООО «Пинса Бистро» (в настоящее время именуемого ООО «Пицца Покровка»), заявлен истцом (ООО «БонтемпиРест») и определялся судом по правилам, установленным подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В тоже время в настоящем деле истцом заявлена компенсация, определённая им по правилам, установленным подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Указанные компенсации имеют принципиально разную правовую природу, разный предмет доказывания.

Рассматривая в рамках дела № А40-21070/2017 требования ООО «БонтемпиРест», основанные на подпункте 1 пункта 4 статьи 1515, суд, определяя подлежащий взысканию размер компенсации, исходил из своего внутреннего убеждения, не будучи ограничен при принятии решения информацией о стоимости получения права на использование товарных знаков.

Таким образом, в деле № А40-21070/2017, в отличие от настоящего дела, рыночная стоимость получения права на использование товарных знаков ООО «БонтемпиРест» не входила в предмет доказывания.

По смыслу положений статьи 69 АПК РФ преюдиция распространяется на установление судом тех или иных обстоятельств, содержащихся в судебном акте, вступившим в законную силу, если последние имеют правовое значение и сами по себе могут рассматриваться как факт, входивший в предмет доказывания по ранее рассмотренному делу.

Как неоднократно разъяснял Конституционный Суд РФ (Постановление от 21.12.2011 № 30-П, Определение от 26.01.2017 № 102-О и др.) пределы действия преюдициальности судебного решения объективно определяются тем, что установленные судом в рамках его предмета рассмотрения по делу факты в их правовой сущности могут иметь иное значение в качестве элемента предмета доказывания по другому делу, поскольку предметы доказывания в разных видах судопроизводства не совпадают

Судебные акты по делу № А40-217070/2017 лишь констатируют, что истец, заявляя свои требования, исходил из стоимости использования одного товарного знака в четыреста тысяч рублей. Компенсация же в размере 2 000 000 руб. определялась по правилам подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ – на усмотрение суда в диапазоне от 10 000 руб. до 5 000 000 руб.

Вопреки утверждению истца, представленные им договоры коммерческой концессии ООО «ОРИОН», ООО «Аспазия» и ИП ФИО1 не являются доказательством стоимости использования принадлежащих ООО «БонтемпиРест» товарных знаков.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам согласилась с выводами судов первой и апелляционной инстанций при первоначальном рассмотрении дела о том, что договоры коммерческой концессии истца с ООО «ОРИОН», ООО «Аспазия» и ИП ФИО1 являются недостоверными доказательствами стоимости права

использования товарных знаков, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарных знаков, о чем указано выше.

При новом рассмотрении дела истец представил в материалы настоящего дела договор № 207, заключённый 20 июля 2020 года между ООО «БонтемпиРест» и ООО «Бриошь», а также договор № 2312, заключённый 23 декабря 2020 года между ООО «БонтемпиРест» и ООО «МАСТЕР ВКУСА».

Однако представленные истцом договоры не охватывают в полном объеме периоды, когда ответчиком использовались обозначения, сходные с товарными знаками ООО «БонтемпиРест», в связи с чем не могут быть признаны относимыми доказательствами.

Предметом данных договоров является предоставление права использовать комплекс исключительных прав, под которым понимается: -товарные знаки; охраняемая коммерческая информация – секрет осуществления профессиональной деятельности (ноу-хау), связанный с Организацией и Эксплуатацией Ресторана, включая (но не ограничиваясь этим) Комплекс исключительных прав, методов, процедур, особых дизайнов, рабочих правил и рекламных приёмов; иные объекты исключительных прав.

Таким образом, стоимость предоставляемого пользователям неисключительного права на использование нескольких товарных знаков истца составляет не 2 000 000 руб., а является лишь некоей частью указанной суммы.

При этом точную стоимость передаваемого неисключительного права на использование непосредственно товарных знаков истца представленные договоры также не содержат.

Ответчиком в материалы настоящего дела не представлены доказательства того, что по состоянию на 04 сентября 2020 года им были удалены интернет-страницы, указанные в представленных истцом протоколах осмотра. Приложенные к объяснениям скриншоты датированы июнем-июлем 2021 года. Судом же было признано доказанным при первоначальном рассмотрении дела, что осуществляющий деятельность по реализации товаров ответчик на своих сайтах в сети «Интернет» использовал спорные товарные знаки, а не использовал их для информационных целей.

В материалы настоящего дела ответчиком представлен отчет Некоммерческого партнёрства судебных экспертов и оценщиков «Союз» для подготовки соответствующего отчёта об оценке от 11.03.2021 № 1/6-С, согласно которому, стоимость неисключительного права на использование товарного знака «Pinzeria by Bontempy» ( № 593503) за период с 27.03.2018 по 18.09.2019 составляет 577 500 руб.

Учитывая отсутствие в материалах дела иных достоверных и относимых доказательств, позволяющих определить размер компенсации, а также учитывая указание Суда по интеллектуальным правам на то, что установление факта нарушения исключительных прав на товарные знаки само по себе исключает возможность освобождения ответчиков от мер имущественной ответственности, суд считает возможным исходить из данного отчета при определении размера компенсации.

За период с 27 марта 2018 года по 18 сентября 2019 года количество дней составляет 540.

За период с 27 марта 2018 года по 04 сентября 2020 года количество дней составляет 893. Соответственно, за 893 дня двукратный размер стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, составляет 1 910 027 руб. 76 коп. (577 500 руб. / 540 дней * 893 дня * 2).

При таких обстоятельствах суд признает подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 1 910 027 руб. 76 коп., в остальной части требования истца удовлетворению не подлежат.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь ст. ст. 106, 110, 123, 156, 167 - 170, 176 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИЦЦА ПОКРОВКА» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОНТЕМПИРЕСТ» компенсацию в размере 1 910 027 руб. 76 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 20 532 руб. 80 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О. В. Козленкова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 16.06.2020 14:16:05

Кому выдана Козленкова Ольга Валерьевна