Решение от 3 апреля 2023 г. по делу № А41-28459/2022

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А41-28459/22
03 апреля 2023 года
г.Москва



Резолютивная часть объявлена 27 марта 2023 года

Полный текст решения изготовлен 03 апреля 2023 года


Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующий судья Н.А. Чекалова ,при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР ДИСТРИБЬЮШН" (ИНН <***>) к ООО "КОТТОН КЛАБ" (ИНН <***>) об обязании, взыскании,

При участии в судебном заседании- согласно протоколу



Установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Дистрибьюшн» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Коттон Клаб» (далее – ответчик) с заявленными требованиями (уточненными в порядке ст. 49 АПК РФ):

- обязать ответчика осуществить утилизацию товара, содержащего товарный знак «Beauty Bomb»;

- взыскать с ответчика сумму компенсации в размере 80353869,40 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак «Beauty Bomb».

В судебном заседании представитель истца требования поддержал.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска.

В исковом заявлении истцом указаны в качестве третьих лиц: АО «Тандер», ООО «Интернет Решения», ООО «Яндекс», ООО «Лента», ООО «Новый импульс – 50», ООО «Ашан», ООО «Екатеринбург Яблоко», ООО «Парфюм-лидер» и ООО «Дикси Юг».

При этом в содержании искового заявления истцом ходатайства о привлечении данных лиц к участию в деле в качестве третьих лиц не заявлено, не указано, каким образом судебный акт может повлиять на их права и обязанности.

При этом суд не связан тем, что истцом данные лица указаны в исковом заявлении в качестве третьих лиц.

В ходе судебного разбирательства ответчик заявил ходатайство о не привлечении и исключении из числа лиц, участвующих в деле, АО «Тандер», ООО «Интернет Решения», ООО «Яндекс», ООО «Лента», ООО «Новый импульс – 50», ООО «Ашан», ООО «Екатеринбург Яблоко», ООО «Парфюм-лидер» и ООО «Дикси Юг», через которые товар предлагался и реализовывался.

В ответ на ходатайство ответчика об исключении данных лиц из числа третьих лиц и о не привлечении их к участию в деле, истцом возражений не представлено, рассмотрение данного вопроса оставлено на усмотрение суда.

АО «Тандер», ООО «Интернет Решения», ООО «Яндекс», ООО «Лента», ООО «Новый импульс – 50», ООО «Ашан», ООО «Екатеринбург Яблоко», ООО «Парфюм-лидер» и ООО «Дикси Юг» ходатайств о вступлении в дело в качестве третьих лиц в порядке, предусмотренном ст. 51 АПК РФ, также не заявили.

В соответствии с ч. 1 ст. 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

О вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в этом арбитражным судом выносится определение (часть 3 статьи 51 АПК РФ).

Из содержания данных норм следует, что привлечение к участию в деле третьих лиц является правом, а не обязанностью суда.

Согласно системному толкованию изложенных норм права суд удовлетворяет либо не удовлетворяет ходатайство, исходя из представленных в материалы дела доказательств и фактических обстоятельств, основываясь на внутреннем убеждении.

Третье лицо без самостоятельных требований - это предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и составу с тем, какое является предметом разбирательства в арбитражном суде.

Целью участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, является предотвращение неблагоприятных для него последствий.

Лицо, чтобы быть привлеченным в процесс в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, должно иметь выраженный экономический или иной правовой интерес на будущее. То есть после разрешения дела судом у таких лиц возникают, изменяются или прекращаются материально-правовые отношения с одной из сторон.

Третье лицо вступает в процесс с целью защиты своих нарушенных либо оспоренных прав и законных интересов. Наличие у такого лица права связано с тем, что оно является предполагаемым субъектом спорного материального правоотношения, его интересы направлены на предмет уже существующего спора.

По смыслу указанных процессуальных норм и разъяснений, участие третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в судебном разбирательстве требуется, если судебный акт, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции, может повлиять на его права или обязанности, то есть непосредственно приведет к возникновению, изменению или прекращению соответствующих правоотношений между третьим лицом и стороной судебного спора.

Заявителю ходатайства о вступлении (привлечении) к участию в деле в качестве третьего лица необходимо представить доказательства того, что судебный акт, которым заканчивается рассмотрение настоящего дела, может повлиять на права и законные интересы третьего лица по отношению к одной из сторон.

Таких доказательств в данном случае не представлено.

Установление / не установление вины ответчика в нарушении исключительных прав истца в данном случае не приведет к возникновению у данных лиц иных прав и обязанностей по отношению к лицам, участвующим в деле.

Также не доказано, что АО «Тандер», ООО «Интернет Решения», ООО «Яндекс», ООО «Лента», ООО «Новый импульс – 50», ООО «Ашан», ООО «Екатеринбург Яблоко», ООО «Парфюм-лидер» и ООО «Дикси Юг» имеют выраженный экономический или иной правовой интерес относительно предмета спора.

В данном случае не имеется оснований полагать, что судебный акт по делу повлияет на права и обязанности АО «Тандер», ООО «Интернет Решения», ООО «Яндекс», ООО «Лента», ООО «Новый импульс – 50», ООО «Ашан», ООО «Екатеринбург Яблоко», ООО «Парфюм-лидер» и ООО «Дикси Юг» по отношению к одной из сторон спора, следовательно, отсутствуют основания для привлечения их к участию в дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Кроме того, главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательности привлечения к участию в деле о нарушении интеллектуальных прав продавцов товаров, на которых размещен товарный знак истца, не предусмотрено.

В ходе судебного разбирательства истец не настаивал на участии АО «Тандер», ООО «Интернет Решения», ООО «Яндекс», ООО «Лента», ООО «Новый импульс – 50», ООО «Ашан», ООО «Екатеринбург Яблоко», ООО «Парфюм-лидер» и ООО «Дикси Юг» в качестве третьих лиц по делу, против их исключения из числа третьих лиц не возражал.

Также истцом было заявлено ходатайство об истребовании доказательств, в котором истец просит истребовать у ответчика оборотно-сальдовую ведомость по счету учета готовой продукции за 2021-2022 годы, иные документы, подтверждающие количество выпущенного контрафактного товара: «Mimiso BEAUTY BOMB trio hand cream» (MIMISO Подарочный набор TRIO HAND CREAM Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл.; изготовитель ООО «Коттон Клаб») розовая упаковка; «Mimiso BEAUTY BOMB trio hand cream» (MIMISO Подарочный набор TRIO HAND CREAM Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл.; изготовитель ООО «Коттон Клаб») зеленая упаковка. Также истец просит истребовать у АО «Тандер», ООО «Интернет Решения», ООО «Яндекс», ООО «Лента», ООО «Новый импульс – 50», ООО «Ашан», ООО «Екатеринбург Яблоко», ООО «Парфюм-лидер» и ООО «Дикси Юг» представить информационное письмо о количестве закупленного у ответчика или иных лиц товара: «Mimiso BEAUTY BOMB trio hand cream» (MIMISO Подарочный набор TRIO HAND CREAM Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл.; изготовитель ООО «Коттон Клаб») розовая упаковка; «Mimiso BEAUTY BOMB trio hand cream» (MIMISO Подарочный набор TRIO HAND CREAM Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл.; изготовитель ООО «Коттон Клаб») зеленая упаковка.

В обоснование ходатайства истец указал, что указанные сведения ему необходимы для правильного расчета компенсации, которая будет определена исходя из количества и стоимости контрафактного товара, произведенного и реализованного ответчиком. Истец направлял в адрес указанных лиц запросы, однако ответов не получил либо получил отказ в связи с тем, что данная информация является коммерческой тайной.

В соответствии со ст. 66 АПК РФ доказательства представляются лицами, участвующими в деле (п. 1). Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится (п. 4).

В силу разъяснений, содержащихся в п. 61 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – постановление № 10) заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

В ходе судебного разбирательства судом удовлетворено ходатайство истца в части истребования у ответчика оборотно-сальдовую ведомость по счету учета готовой продукции за 2021-2022 годы, иные документы, подтверждающие количество выпущенного контрафактного товара: «Mimiso BEAUTY BOMB trio hand cream» (MIMISO Подарочный набор TRIO HAND CREAM Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл.; изготовитель ООО «Коттон Клаб») розовая упаковка; «Mimiso BEAUTY BOMB trio hand cream» (MIMISO Подарочный набор TRIO HAND CREAM Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл.; изготовитель ООО «Коттон Клаб») зеленая упаковка.

Ответчиком представлен отчет по анализу продаж из программного обеспечения 1С «Управление торговлей», который принят истцом и на основании которого истцом уточнены заявленные требования.

Также истец в ходе судебного разбирательства отозвал ходатайство об истребовании доказательств из АО «Тандер», ООО «Интернет Решения», ООО «Яндекс», ООО «Лента», ООО «Новый импульс – 50», ООО «Ашан», ООО «Екатеринбург Яблоко», ООО «Парфюм-лидер» и ООО «Дикси Юг», не настаивал на представлении истцом оборотно-сальдовую ведомость по счету учета готовой продукции за 2021-2022 годы, иные документы, подтверждающие количество выпущенного контрафактного товара: «Mimiso BEAUTY BOMB trio hand cream» (MIMISO Подарочный набор TRIO HAND CREAM Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл.; изготовитель ООО «Коттон Клаб») розовая упаковка; «Mimiso BEAUTY BOMB trio hand cream» (MIMISO Подарочный набор TRIO HAND CREAM Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл.; изготовитель ООО «Коттон Клаб») зеленая упаковка.

Выслушав сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Истец является правообладателем товарного знака «Beauty Bomb», зарегистрированного 26.12.2017 Федеральной службой по интеллектуальной собственности за № 640463 в отношении товаров 03 класса МКТУ (в т.ч. товары: кремы для кожи; кремы косметические; наборы косметические), а также товаров 08, 14, 16, 21, 25 классов МКТУ.

Истцу в ноябре 2021 года стало известно, что ответчик осуществляет продажу и распространение товаров с нанесенным на них товарным знаком «Beauty Bomb», а именно: «Mimiso BEAUTY BOMB trio hand cream» (MIMISO Подарочный набор TRIO HAND CREAM Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл.; изготовитель ООО «Коттон Клаб») розовая упаковка; «Mimiso BEAUTY BOMB trio hand cream» (MIMISO Подарочный набор TRIO HAND CREAM Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл. + Крем для рук 30 мл.; изготовитель ООО «Коттон Клаб») зеленая упаковка.

Указанный товар предлагался к продаже в интернет-магазине «ОЗОН» (ООО «Интернет Решения») на сайтах: Код товара: 320882582. Продавец: ООО «КОТТОН КЛАБ». Ссылка: https://www.ozon.ru/product/mimiso-podarochnyy-nabor-trio-hand-cream-krem-dlya-ruk-30-ml-krem-dlya-ruk-30-ml-krem-dlya-ruk-30-ml-320882582/

Код товара: 365774085. Ссылка: https://www.ozon.ru/product/podarochnyy-nabor-mimiso-trio-hand-cream-krem-dlya-ruk-30ml-krem-dlya-ruk-30ml-krem-dlya-ruk-30ml-365774085/

Код товара: 365774090. Ссылка: https://www.ozon.ru/product/mimiso-podarochnyy-nabor-trio-hand-cream-krem-dlya-ruk-30-ml-krem-dlya-ruk-30-ml-krem-dlya-ruk-30-ml-365774090/

Код товара: 347995491. Ссылка: https://www.ozon.ru/product/podarochnyy-nabor-mimiso-trio-hand-cream-krem-dlya-ruk-30-ml-krem-dlya-ruk-30-ml-krem-dlya-ruk-30-ml-347995491/

Код товара: 346593232. Ссылка: https://www.ozon.ru/product/podarochnyy-nabor-mimiso-trio-hand-cream-krem-dlya-ruk-30-ml-krem-dlya-ruk-30-ml-krem-dlya-ruk-30-ml-346593232/

Код товара: 348366533. Ссылка: https://www.ozon.ru/product/podarochnyy-nabor-mimiso-trio-hand-cream-krem-dlya-ruk-30-ml-krem-dlya-ruk-30-ml-krem-dlya-ruk-30-ml-348366533/

Код товара: 357676721. Ссылка: https://www.ozon.ru/product/podarochnyy-nabor-mimiso-trio-hand-cream-krem-dlya-ruk-30-ml-krem-dlya-ruk-30-ml-krem-dlya-ruk-30-ml-357676721/.

Продавец: ООО «Коттон Клаб».

Также продажа указанного товара осуществлялась в сети магазинов Магнит (АО «Тандер»), интернет-магазинах ООО «Яндекс Маркет» (третье лицо ООО «Яндекс»), магазинах ООО «Сима-Лэнд», ООО «Дикси Юг», ООО «Парфюм-Лидер», ООО «Ашан», Утконос (ООО «Новый импульс-50»), ООО «Лента», магазинах компании ЛенХИМ (ИП ФИО2) и т.д.

Так, 05.11.2021 истцом был приобретен набор кремов ответчика в магазине МАГНИТ по адресу: <...> на сумму 189,99 руб. (чек приложен).

В январе 2022 года истец осуществил контрольные закупки в сети магазинов МАГНИТ, в апреле был закуплен товар в интернет-магазине ООО «Дикси Юг» и сделан заказ на доставку товара в интернет-магазине Алиэкспресс (продавец ООО «Парфюм-лидер»).

По состоянию на момент обращения истца к ответчику с претензией, а затем в суд с иском, товар не изъят ответчиком из оборота, товар предлагается к продаже в магазинах ООО «Дикси Юг», в интернет магазинах, доступен к заказам.

Между тем, как полагает истец, размещение и продажа указанного товара с нанесенным на него товарным знаком «Beauty Bomb» вводит потребителя в заблуждение. продукция под нашим товарным знаком широко известна и узнаваема среди потребителей. Истец также выпускает под товарным знаком «Beauty Bomb» аналогичные товары (кремы для рук), пользующиеся большой популярностью среди потребителей (фото товара, выпускаемого истцом, прилагаются). В течение всего времени, пока продавался контрафактный товар, потребители, веденные в заблуждение, приобретая товар ответчика, ассоциировали его с товаром истца, делали фотографии контрафактного товара и выкладывали их на странице бренда «Beauty Bomb» в сети Инстраграм, полагая, что именно истец является производителем данного товара.

Истец, в свою очередь, являясь правообладателем товарного знака «Beauty Bomb», очень дорожит своей репутацией, отвечая за качество производимой им продукции перед потребителями, активно развивает свой бренд, вкладывая огромные денежные средства на его разработку и продвижение, а учитывая, что истец является производителем аналогичного товара, схожим не только по потребительским свойствам, но и по внешнему виду, направленного на одинаковую категорию потребителей, а также принимая во внимание, что присутствием контрафактного товара был охвачен большой сегмент рынка, незаконное размещение товарного знака на сайтах, на упаковке, на тюбике, а также иное незаконное использование ответчиком товарного знака «Beauty Bomb», причинило существенные убытки правообладателю.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца к ответчику с претензией, а затем в суд с иском об обязании ответчика прекратить производство, продвижение, предложение к продаже и продажу, прямо или косвенно, офлайн и онлайн товара, содержащего товарный знак «Beauty Bomb»; обязании ответчика отозвать с рынка, изъять из оборота весь товар и все рекламные и промо-материалы, содержащие товарный знак «Beauty Bomb»; обязании ответчика осуществить утилизацию товара, содержащего товарный знак «Beauty Bomb»; взыскании с ответчика сумму компенсации в размере 118904861,52 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак «Beauty Bomb».

В ходе судебного разбирательства истец уточнил требования и просит обязать ответчика осуществить утилизацию товара, содержащего товарный знак «Beauty Bomb»; взыскании с ответчика сумму компенсации в размере 80353869,40 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак «Beauty Bomb».

Расчет компенсации произведен истцом следующим образом: сумма продажи согласно отчета по анализу продаж из программного обеспечения 1С «Управление торговлей» 40176934,70 руб. х 2.

Возражая против заявленных требований, ответчик ссылается на следующее. Отсутствует сходство до степени смешения. В настоящее время ответчик не производит, не продвигает, не предлагает к продаже и не продает товар, содержащий словесное обозначение «вeauty вomb», большая часть товара ответчиком возвращена из магазинов и утилизирована, фактически реализовано только продукции на сумму 7731090,04 руб. Ответчик просит снизить размер компенсации, поскольку предполагаемое нарушение совершено впервые, ответчик не знал о том, что возможно нарушает исключительные права истца и нарушение не носило грубый характер.

В соответствии с подп. 14 п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно ст. 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (ст. 1482 ГК РФ).

В силу положений ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (п. 1). Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 157 постановления № 10, с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Пунктом 162 постановления № 10 разъяснено, что согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 утверждены Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак" (далее – правила).

Пунктом 32 правил предусмотрено, что к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, а также их сочетания. К изобразительным обозначениям относятся изображения на плоскости живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых фигур. К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении, которые могут представлять собой форму товара или его части, форму упаковки товара, форму, не связанную с товаром. К другим обозначениям относятся звуковые, световые, изменяющиеся, голографические, осязательные, позиционные, обонятельные, вкусовые, обозначения, состоящие исключительно из одного или нескольких цветов. К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида обозначений: изобразительных, словесных, объемных и других обозначений. Обозначение может быть заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно п. 41 правил, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктами 4244 правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю) (п. 45 правил).

Судом установлено, что товарный знак Вeauty Bomb зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.12.2017, за номером 640463, дата истечения срока действия исключительного права 22.02.2027, в отношении классов МКТУ 03, 08,14, 16, 21, 25.

К классу МКТУ 03 относятся в том числе кремы для кожи.

Истцом установлено, что ответчиком производится и реализуется товар – крем для рук, тюбик и упаковка которого содержит обозначение товарного знака, схожего до степени смешения с товарным знаком истца - Вeauty Bomb.

В обоснование истцом представлены фотографии товара, а также товар приобщен к делу в качестве вещественного доказательства.

Исследовав материалы дела, товар, суд приходит к выводу о наличии оснований полагать использование ответчиком товарного знака истца для маркировки товара крем для рук.

Обозначение Вeauty Bomb на товарах ответчика является составной частью полного обозначения – MIMISO TRIO HAND CREAM BEAUTY BOMB SOFT HANDLES Limited Edition.

Основными элементами являются словесные обозначения, выполненные крупными буквами: «MIMISO», «TRIO HAND CREAM», иные обозначения, в том числе «BEAUTY BOMB» являются более мелкими, в глаза не бросаются.

Также имеются иные обозначения, как на английском, так и на русском языках, рисунки.

В данном случае имеет место комбинированное обозначение на тюбике и упаковке товара, создающее оригинальное впечатление о товаре.

Обозначение BEAUTY BOMB в данном комбинированном обозначении на товарах ответчика не является сильным элементом, в отличии от его обозначения на товарах истца, на которых оно обозначено сверху и крупными буквами, при отсутствии иных обозначений.

Таким образом, суд констатирует отсутствие высокой схожести между товарами истца и ответчика.

Между тем, данное обстоятельство не исключает наличие опасности смешения товаров истца и ответчика, учитывая изображение товарного знака истца на товаре ответчика.

Ответчик подлежит признанию лицом, нарушившим исключительные права истца на товарный знак.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (п. 2 ст. 1515 ГК РФ).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (п. 3 ст. 1515 ГК РФ).

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Пунктом 3 ст. 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В силу разъяснений, содержащихся в п. 59 постановления № 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Истцом заявлена компенсация в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Согласно п. 61 постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (п. 62 постановления № 10).

В соответствии с п. 4.1 Постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" (далее – постановление № 40-П) сформировавшаяся судебная практика исходит из того, что размер компенсации, исчисленный на основе подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации, по смыслу пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, а потому суд не вправе снижать его по своей инициативе.

При таком подходе, если правообладатель выбирает компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, возможность снижения ниже этого размера отсутствует. Суд может лишь, опираясь на фактические обстоятельства дела, установить иную цену товара или права использования, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Соответственно, дискреция суда в случае выбора истцом подобного способа расчета компенсации ограничена по сравнению с делами, в которых правообладатель при подаче иска выбрал компенсацию, определяемую на основе подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, и в которых возможно снижение судом компенсации по сравнению с заявленными требованиями до 10 тыс. руб. за одно нарушение.

Развивая выраженные в Постановлении от 13 декабря 2016 года N 28-П позиции о правовой природе компенсации за нарушение исключительного права и о необходимости находить баланс интересов участников соответствующих правоотношений, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 13 февраля 2018 года N 8-П отметил следующее: если при рассмотрении конкретного дела будет выявлено, что применимые нормы ставят одну сторону (правообладателя) в более выгодное положение, а в отношении другой предусматривают возможность неблагоприятных последствий, то суд обязан руководствоваться критериями обеспечения равновесия конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности.

В настоящее же время гарантии уменьшения чрезмерной компенсации, предоставленные индивидуальным предпринимателям (в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации), существенно разнятся. Так, если нарушено право на один результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, уменьшение компенсации относительно закрепленного в законе минимального размера невозможно. В результате баланс интересов правообладателей и нарушителей оказался чрезмерно смещен в пользу первых, что не отвечает правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации, выраженным в постановлениях от 13 декабря 2016 года N 28-П и от 13 февраля 2018 года N 8-П, и может быть квалифицировано как нарушение принципа юридического равенства, провозглашенного в статье 19 Конституции Российской Федерации.

Согласно п. 4.2 постановления № 40-П, правовые позиции, которые содержатся в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 года N 28-П, некоторыми судами рассматриваются как самостоятельное основание для снижения размера компенсации ниже величины, установленной оспариваемой нормой. В то же время в судебной практике встречается и узкое их толкование, при котором такое снижение оказывается невозможным. Возникшие противоречия относительно сферы действия этих позиций обусловлены не в последнюю очередь тем, что, несмотря на высказанную в названном Постановлении рекомендацию внести в гражданское законодательство надлежащие изменения, на сегодняшний день выработка нормативных критериев для снижения размера компенсации не завершена. Тем самым устранение неопределенности в понимании оспариваемого законоположения, влекущей нарушение принципа равенства всех перед законом и судом, возможно - отталкиваясь от части второй статьи 74 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" – не иначе как посредством конституционного судопроизводства.

Сформулированные в названном Постановлении правовые позиции имеют общий (универсальный) характер в том смысле, что должны учитываться не только при применении тех же самых норм Гражданского кодекса Российской Федерации, которые стали непосредственным предметом проверки Конституционного Суда Российской Федерации, и лишь в контексте идентичных обстоятельств дела, но и в аналогичных ситуациях. Соответственно, и в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Поскольку компенсация, по смыслу взаимосвязанных положений статей 1250, 1252 и 1515 ГК Российской Федерации, имеет штрафной характер, принципиальное значение приобретает норма абзаца второго пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса о критериях, которыми должны руководствоваться суды при определении размера компенсации: он определяется в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Термин "характер нарушения" обычно понимается как относящийся к тяжести содеянного, причем, как правило, принимаются во внимание обстоятельства, характеризующие последствия нарушения, поведение причинителя вреда и наличие его вины. Вместе с тем, если иное не установлено данным Кодексом, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 его статьи 1252 меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное при осуществлении нарушителем предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если тот не докажет, что нарушение произошло вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (абзац третий пункта 3 статьи 1250).

Подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса в системной связи с абзацем вторым пункта 3 его статьи 1252 допускает различные правовые оценки в зависимости от того, кто является правообладателем и нарушителем, а равно от способа нарушения. Например, возможна ситуация, когда субъект права, занимающийся предпринимательской деятельностью и являющийся конкурентом правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары, маркирует, не заключив лицензионный договор, товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения (пункт 2 статьи 1515 данного Кодекса), намереваясь незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя (п. 4.3 постановления № 40-П).

В силу п. 4.4 постановления № 40-П отсутствие у суда правомочия снизить размер компенсации может повлечь в этом случае - вразрез с правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации о необходимости учета фактических обстоятельств дела и вопреки требованиям справедливости и разумности - явную несоразмерность налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному истцу, и тем самым нарушение баланса их прав и законных интересов, которые, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 13 декабря 2016 года N 28-П, защищаются статьями 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации и соблюдение которых гарантируется основанными на этих статьях принципами гражданско-правовой ответственности в сфере предпринимательской деятельности.

Принимая во внимание правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированные в постановлениях от 13 декабря 2016 года N 28-П и от 13 февраля 2018 года N 8-П, рекомендации которого по внесению в законодательство соответствующих изменений еще не реализованы, исходя из общих принципов гражданско-правовой ответственности и учитывая, что правообладатель товарного знака освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков, а санкция в виде выплаты компенсации, рассчитанной на основе подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации, подлежит применению независимо от вины лица, нарушившего исключительное право на товарный знак при осуществлении им предпринимательской деятельности, при применении мер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, тем не менее - с учетом штрафного характера компенсации и преследуемых при ее применении публичных целей - нельзя не учитывать предпринятые таким лицом необходимые меры и проявление им разумной осмотрительности, чтобы избежать неправомерного использования объекта интеллектуальной собственности, права на который принадлежат другому лицу. Впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из настоящего Постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака). Кроме того, снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом настоящего Постановления не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере 119904861,52 руб. в исковом заявлении, истец указал, что данная сумма им определена исходя из цен и количества товаров, размещенных на полках в магазинах и на сайтах в сети Интернет (189,99 руб. (цена единицы товара) х 12 (единиц на полке) х 26077 (количество магазинов) х 2 = 118904861,52 руб.

Таким образом, истец определяет размер компенсации исходя из фактически реализованного ответчиком товара.

При этом, из положений подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, разъяснений содержащихся в п. 61 постановления № 10, истец вправе требовать компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, определяя размер компенсации в виде стоимости этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Из указанного следует, что истец вправе определить размер компенсации в виде стоимости товаров либо по которой они фактически продаются, либо по которой они предлагаются к продаже.

В данном случае истец избрал в качестве способа защиты нарушенного права взыскание компенсации в размере стоимости товаров, по которой они фактически проданы (продавались) истцом (стоимость товара на полках магазинов), а не в виде стоимости, по которой они предлагаются (предлагались) к продаже.

Доказательств об обратном истцом не представлено.

В судебном заседании представитель истца указал, что согласно положениям гражданского законодательства при определении компенсации также принимается во внимание товар, предлагаемый к продаже, однако данный довод истца противоречит заявленным истцом требованиям.

Поскольку в силу п. 59 постановления № 10 суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, в данном случае иной расчет компенсации будет означать выход судом за пределы заявленных требований.

Из представленного ответчиком отчета по анализу продаж из программного обеспечения 1С «Управление торговлей» (л.д. 70 т.2) следует общая сумма продажи товара 40176934,70 руб.

Между тем, согласно представленным ответчиком данным из отчета анализа продаж (программное обеспечение 1С «Управление торговлей») от 16.02.2023, стоимость фактически проданного ответчиком товара составляет 7731090,04 руб.

Остальной товар изъят ответчиком из оборота и утилизирован, что подтверждается представленными ответчиком служебной запиской от 31.01.2023, приказом № 7 от 01.02.2023, актом № ЭКТ-121 от 14.02.2023 об обезвреживании отходов III-V класса опасности, в т.ч. спорного товара, акт обезвреживания/утилизации отходов № 14/02/1 от 14.02.2023.

Таким образом, указанный товар ответчиком не продается (фактически не продан), поскольку утилизирован.

В судебном заседании представитель истца указал на возможность фальсификации ответчиком отчета анализа продаж от 16.02.2023, между тем соответствующих ходатайств о фальсификации в порядке, предусмотренном ст. 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о назначении судебной экспертизы, истец не заявил. При этом, рассмотрев указанный довод истца, суд полагает его необоснованным, учитывая, что ранее представленный отчет о продажах истцом не оспаривался, более того, принят истцом для уточнения заявленных требований; отчет о продажах от 16.02.2023 также подписан генеральным директором ООО «Коттон Клаб» ФИО3, закреплен печатью общества. Данный отчет составлен с учетом представленных ответчиком сведений об утилизации товара, которые истцом также не оспорены (в судебном заседании представитель истца оставил разрешение требования об утилизации на усмотрение суда, указав на то, что уточнять требования в данной части не будет). Ходатайств об истребовании иных доказательств истцом не заявлялось.

На основании изложенного, суд принимает к расчету представленный ответчиком отчет о продажах от 16.02.2023.

Учитывая, что суд не может выйти за пределы заявленных истцом требований (двукратный размер фактически реализованного ответчиком товара), суд приходит к выводу о том, что компенсация подлежит исчислению с учетом данных, содержащихся в отчете от 16.02.2023.

Ответчиком заявлено о снижении размера компенсации до однократного размера стоимости проданного товара.

Учитывая невысокую степень смешения товара, принятие ответчиком мер по его изъятию и уничтожению, а также то, что нарушение допущено ответчиком впервые, и ответчик не знал и не мог знать о том, что нарушает исключительные права истца, суд с учетом постановления Конституционного Суда Российской Федерации № 40-П считает возможным удовлетворить ходатайство ответчика и уменьшить размер взыскиваемой компенсации до однократного размера стоимости товара, т.е. до 7731090,04 руб.

Требование об обязании ответчика утилизировать товар удовлетворению не подлежит, поскольку ответчиком представлены документы, подтверждающие утилизацию товара.

При данных обстоятельствах заявленные требования подлежат частичному удовлетворению.

Руководствуясь статьями ст.ст. 49, 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Коттон Клаб» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Вектор Дистрибьюшн» компенсацию в размере 7731090,04 руб. и расходы по государственной пошлине в размере 19242,60 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.



Судья Н.А. Чекалова