Решение от 2 июня 2020 г. по делу № А40-300442/2019

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-300442/19-15-2141
2 июня 2020 года
г. Москва



Резолютивная часть объявлена: 28 мая 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено: 2 июня 2020 года


Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛМАШПРОМ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к ответчикам: 1) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОМСТАР" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), 2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПЛАЗА" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), 3) индивидуальный предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон:

от истца – ФИО3 По дов. б/н от 09.08.2019

от ответчика ООО "СТРОЙПЛАЗА"– ФИО4 по дов. б/н от 09.01.2020

от ответчика ООО "ГРОМСТАР" ФИО4 по дов. б/н от 09.01.2020

от ИП ФИО2 – не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО "ЭЛМАШПРОМ" (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ответчикам: 1) ООО "ГРОМСТАР" 2) ООО "СТРОЙПЛАЗА" 3) индивидуальный предпринимателю ФИО2 о запрете ответчикам использовать обозначение товарного знака ETMAST ЭЛМАСТ и ETMASHPROM ЭЛМАШПРОМ в своей деятельности, об обязании ответчиков удалить обозначение товарного знака ELMAST, удалить АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ А18-01, удалить наименование продукции и фото товаров, представленных под товарным знаком ELMAST на сайте http://gromstar.ru, о взыскании

компенсации за незаконное использование товарного знака, зарегистрированного за № 672854 и № 677638 в размере 1 800 000 рублей с каждого из ответчиков (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ).

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Представитель Ответчиков ООО "СТРОЙПЛАЗА", ООО "ГРОМСТАР", против удовлетворения заявленных исковых требований возражал по мотивам, изложенным в отзыве.

Представитель ответчика ИП ФИО2 извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в судебное заседание не явился, представил отзыв на исковое заявление, согласно которому возражает против удовлетворения исковых требований.

Как следует из материалов дела, Истец является обладателем исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания) ELMAST ЭЛМАСТ, ELMASHPROM ЭЛМАШПРОМ на основании свидетельств: на товарный знак (знак обслуживания) № 677638, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25 октября 2018 г, срок действия регистрации истекает 27 июля 2027 г. (ELMAST, ЭЛМАСТ); на товарный знак (знак обслуживания) № 672854, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27 сентября 2018 г, срок действия регистрации истекает 27 июля 2027 г. (ELMAST, ЭЛМАСТ); на товарный знак (знак обслуживания) № 638978 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13 декабря 2017 г., срок действия регистрации истекает 22 декабря 2026 г. (ELMASHPROM, ЭЛМАШПРОМ); на товарный знак (знак обслуживания) № 655166 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07 мая 2018 г., срок действия регистрации истекает 27 июля 2027 г. (ELMASHPROM, ЭЛМАШПРОМ).

Истец производит и реализует изделия для заземления и молниезащиты по всей территории России.

Как пояснил истец, в ходе мониторинга рынка систем заземления и молниезащиты истцом было установлено, что ответчики предлагают к продаже группу товаров с использованием товарного знака ELMAST и ЭЛМАШПРОМ. Данные обнаружены при осмотре интернет-сайта GROMSTAR (http://gromstar.ru) в разделе КАТАЛОГ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ - ELMAST. При наведении и нажатии курсором на название ELMAST перед пользователем открывается ряд страниц с предложением к продаже группы товаров по наименованию, идентичности фотографий, соответствующих полностью (без исключения) наименованию, фотографиям товару, размещенному на сайте истца (https://elmast.com).

Также, ответчики использовали (путем прикрепления) к каждому предлагаемому товару PDF файл, под названием «сертификат производителя» - АЛЬБОМА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ А18-01 и ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ АЕЛИ.2014.ТР.ЗУ.002. (далее – Альбом).

Как пояснил представитель истца в ходе судебного разбирательства по делу, по факту, Альбом - это учебное пособие, справочник, полностью разработанный истцом, что в свою очередь, согласно пункта 1 статьи 1253 ГК РФ является объектом авторского права.

Данный факт зафиксирован в Протоколах осмотров доказательств от 16 июля 2019 года и 17 июля 2019 года (далее - Протоколы), составленных ФИО5 временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО6, нотариуса нотариального округа города областного значения Нижний Новгород.

Как пояснил истец, все наименования товара (указанных в Альбоме и на сайте ответчиков) разработаны, присвоены и введены в оборот истцом в период с 2010-2014 гг.-это: держатель плоского проводника ДП-45(ХХ); держатель проводника универсальный ДПУ-ЗО(ХХ); держатель проводника кровельный ДПК-(ХХ)ГЦ; держатель проводника ДП; коньковый держатель проводника КД; блок крепления проводника БКП; держатель проводника ДПУ; молниеприемника стержневые сборные типов МСС-3.4КД и МСС-3.5КД.

В тоже время, по сведениям из интернет-сервиса «web.archive.org» истец установил, что ответчики систематически используют торговый знак (знак обслуживания) ELMAST с марта 2017 года (http://web.archive.org/web/20170327121622/http://gromstar.ru/proizvoditeli.php) по настоящее время, (скриншоты за 2017, 2018, 2019 г.г.)

Таким образом, по мнению истца ответчики осуществляли реализацию товара путем предложения к продаже с использованием товарных знаков, принадлежащих истцу порядком 3 лет, в связи с чем допустили нарушение исключительного права. Разрешение на размещение и предложение к продаже группы товаров от правообладателя у ответчиков отсутствуют.

Истцом были приняты меры досудебного урегулирования спора, а именно 19.08.2019 года в адрес ответчиков были направлены претензии о нарушении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Ответчики претензию проигнорировали.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, суд пришел к выводу о частичной обоснованности заявленных исковых требований в силу следующих обстоятельств.

Исходя из п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Так, в силу пп. 1, 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (Правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

При этом в соответствии со ст. 1229 ГК РФ Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия Правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия Правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность.

Так, Раздел 1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 № 197 устанавливает, что Рекомендации могут быть использованы также при решении вопросов о тождестве и сходстве товарных знаков, возникающих в ходе рассмотрения судебными, антимонопольными, правоохранительными органами дел, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак.

В соответствии с Разделом 3, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Пункт 4.1. словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Пункт 4.2. устанавливает, что сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно п. 4.2.1.1. Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; - ударение.

Доводы ответчиков, указанные в отзывах судом признаются не обоснованными, поскольку опровергаются фактическими обстоятельствами дела, в силу следующих обстоятельств.

В ходе судебного разбирательства по делу судом установлено, что ИП ФИО2 – (ответчик-3) является генеральным директором ответчика-1 ООО "ГРОМСТАР".

Так же истцом в материалы дела представлен счет № ГГ 1028 от 23 октября 2019 г., согласно которому поставщиком товара: крепёж для стальной полосы ДП - 45 ГЦ элмашпром аналог, крепёж для соединения полосы и стальной проволоки ДПУ - 30 ГЦ элмашпром аналог, крепёж молниеприемника к стене и кровле ДПК-25ГЦ элмашпром аналог, является ООО «ГРОМСТАР», в реквизитах получателя денежных средств, также, указано ООО «ГРОМСТАР» (ИНН <***>).

Кроме того, в материалы дела представлена переписка посредствам электронной почты между истцом и ответчиками из которой следует, что каждый из ответчиков отдельно ведут хозяйственную деятельность на интернет сайте с доменным именем http://gromstar.ru/.

Суд также отмечает, что по сведениям из интернет-сервиса «web.archive.org» ответчики систематически используют торговый знак (знак обслуживания) ELMAST и Элмашпром с марта 2017 года (http://web.archive.org/web/20170327121622/http://gromstar.ru/proizvoditeli.php).

Как усматривается из представленных доказательств, спорное обозначение зафиксированное нотариальным протоколом осмотра, размещенное на интернет-сайте используемом ответчиками полностью совпадает с принадлежащими Истцу товарными знаками по свидетельствам № 672854 и № 677638

Кроме того, согласно 4.2.2.1. графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

В рассматриваемом случае, обозначение, используемое Ответчиками, сходно до степени смешения с товарными знаками Истца по всем признакам, относящимся к графическому сходству элементов.

В соответствии с п. 4.2.2.3. оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного.

Пункт 5.2. устанавливает, что сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 5.2.1. отмечается, что при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Согласно п. 5.2.2. Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений.

Пунктом 5.2.4. установлено, что сходство сочетаний цветов и тонов изобразительных и объемных обозначений может рассматриваться в качестве признака сходства. В некоторых случаях этот признак может быть основным, например, когда цвет (сочетание цветов) является фоном, на котором расположены другие элементы обозначения, или когда совокупность цветов составляет основу его композиции.

В соответствии с п. 6.3. При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Факт использования соответствующих товарных знаков на спорном интернет ресурсе, ответчиками мотивированно не оспорен. Представитель ответчиков на соответствующий вопрос суда пояснил, что после получения претензионных требований заявителя, последние прекратили использования, соответствующая информация из интернет ресурса была удалена.

На основании изложенных обстоятельств, учитывая наличие достаточных доказательств нарушения ответчиками исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам № 672854 и № 677638, суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца в части запрета ответчикам использование товарных знаков: ответчикам использовать обозначение товарных знаков ETMAST ЭЛМАСТ и ETMASHPROM ЭЛМАШПРОМ в своей деятельности по свидетельствам № 672854 и № 677638, а также требование об обязании ответчиков удалить обозначение товарного знака ELMAST, удалить АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ А18-01, удалить наименование продукции и фото товаров, представленных под товарным знаком ELMAST на сайте http://gromstar.ru.

Как указано выше, Истец настоящим исковым заявлением просит взыскать с ответчиков компенсацию за незаконное использование товарных знаков: ETMAST ЭЛМАСТ и ETMASHPROM ЭЛМАШПРОМ по свидетельствам № 672854 и № 677638 в общем размере 5 400 000 рублей.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10.000 рублей.

Истец, воспользовавшись правом, установленным п.1 ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации за незаконное использование товарных знаков ETMAST ЭЛМАСТ и ETMASHPROM ЭЛМАШПРОМ зарегистрированных по свидетельствам № 672854 и № 677638 в общем размере 5 400 000 рублей, однако, суд, исходя из характера нарушения, установленных в ходе судебного разбирательства и указанных выше, фактических обстоятельств дела, степени вины, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 250 000 руб.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, с целью пресечения нарушений исключительных прав истца в установленной части, суд находит обоснованной и соразмерной сумму компенсации в размере 250 000 руб., а именно исходя из обоснованности соответствующих требований в размере по 100 000 руб. применительно к ответчикам ООО "СТРОЙПЛАЗА", ООО "ГРОМСТАР" и 50 000 руб. применительно к ответчику ИП ФИО2

Учитывая, что факт размещения товарных знаков на интернет-сайте ответчиков зафиксирован нотариальным протоколом, а разрешения на использование ответчикам товарных знаков принадлежащих истцу, последний не давал, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в установленной части.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в установленной части.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на ответчика.

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 1484, 1487, 1515 ГК РФ, ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 168-170,176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Запретить ООО "ГРОМСТАР", ООО "СТРОЙПЛАЗА" и Индивидуальному предпринимателю ФИО2 использовать обозначение ELMACT сходного до степени смешения с товарным знаком ООО "ЭЛМАШПРОМ" № 672854 при введении в гражданский оборот, продаже, предложения к продаже товаров и услуг.

Взыскать с ООО "ГРОМСТАР" в пользу ООО "ЭЛМАШПРОМ" компенсацию в размере 100 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 руб.

Взыскать с ООО "СТРОЙПЛАЗА" в пользу ООО "ЭЛМАШПРОМ" компенсацию в размере 100 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 руб.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу ООО "ЭЛМАШПРОМ" компенсацию в размере 50 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.

В остальной части в удовлетворении заявленных исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.


СУДЬЯ:М.А. Ведерников