Решение от 27 ноября 2020 г. по делу № А64-6678/2020

Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г.Тамбов ул.Пензенская, 67/12

http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А64-6678/2020
27 ноября 2020 г.
г.Тамбов


Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2020 г.

Решение в полном объеме изготовлено 27 ноября 2020 г.

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи С.О. Зотовой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ЗАО «Домашние продукты» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в лице конкурсного управляющего ФИО2

к ИП ФИО3 (ОГРНИП 319682000045808, ИНН <***>)

третье лицо: ООО «Сельпром», г. Тамбов,

о взыскании 630 000 руб.

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО4, доверенность от 13.10.2020,

от ответчика: ФИО5, доверенность от 14.10.2020, ФИО3, предъявлен паспорт,

от третьего лица: ФИО6, по доверенности от 10.02.2020;

установил:

ЗАО «Домашние продукты» в лице конкурсного управляющего ФИО2 обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к ИП ФИО3 (ОГРНИП 319682000045808, ИНН <***>) об обязании прекратить использование товарного знака «Всё своё», взыскании компенсации в сумме 630 000,00 руб., об обязании удалить товарный знак с рекламных конструкций, на которых нанесено изображение товарного знака.

Определением арбитражного суда от 18.09.2020 исковое заявление принято к производству арбитражного суда.

В процессе рассмотрения дела в порядке ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено ООО «Сельпром».

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Представитель ответчика, мотивируя прекращением использования товарного знака на плакате (баннере) на торговом объекте; на передвижной металлической рекламной конструкции; на баннере, расположенном над входной группой; на графике работы, расположенном на входной группе; на визитных карточках, расположенных в прикассовой зоне, просит уменьшить размер компенсации за нарушение исключительных прав в связи с ее несоразмерностью.

Истцом об уменьшении исковых требований не заявлено.

Представитель третьего лица поддерживает позицию истца.

Дело рассмотрено по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Тамбовской области от 10.05.2016 по делу № А64-5835/2015 ЗАО «Домашние продукты» признано несостоятельным (банкротом), в отношении общества введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО2.

В соответствии со ст. 129 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий при осуществлении своих полномочий обязан принимать меры по охране имущества должника от незаконных действий третьих лиц.

По результатам инвентаризации имущества должника ЗАО «Домашние продукты» конкурсным управляющим выявлено имущество - товарный знак (знак обслуживания) «Всё своё».

Указанный товарный знак зарегистрирован 26.04.2011 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам под номером 436040 за правообладателем ЗАО «Домашние продукты» сроком действия до 23.07.2020 в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 35 классов МКТУ, в том числе альгинаты пищевые; анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные; бульоны; варенье имбирное; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; закуски легкие на базе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; казеин пищевой; капуста квашеная; клей рыбий пищевой; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; ламинарии обжаренные; лангусты [неживые]; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масла растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное; мидии [неживые]; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски [неживые]; молоко; молоко соевое [заменитель молока]; мука рыбная для употребления в пищу; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливы консервированные; омары [неживые]; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины пищевые; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты из соленого свиного окорока; продукты молочные; продукты питания на базе ферментированных овощей [ким чи]; продукты рыбные; простокваша; протеины пищевые; птица домашняя [неживая]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыры; таини [тесто из зерен кунжута]; творог соевый; трепанги [неживые]; трюфели консервированные; тунец; устрицы [неживые]; ферменты сычужные; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке.

Срок действия исключительного права на указанный товарный знак продлен до 23.04.2030, что подтверждает изменение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №436040.

Конкурсным управляющим ЗАО «Домашние продукты» установлено, что указанный товарный знак используется в торговом объекте, расположенном по адресу: <...>, в котором осуществляет торговую деятельность индивидуальный предприниматель ФИО3.

В соответствии с договором аренды нежилого помещения от 01.01.2020 индивидуальному предпринимателю ФИО3 предоставлено во временное пользование помещение по адресу: <...>, с целью размещения в нем магазина продуктов питания.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, размещенной в общем доступе в сети Интернет на сайте «egrul.nalog.ru», основным видом деятельности индивидуального предпринимателя ФИО3 (далее – ИП ФИО3) является торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах, дополнительными видами деятельности является торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах, торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах, торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах, торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах, торговля розничная напитками в специализированных магазинах, торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах и другое.

По заявлению ЗАО «Домашние продукты» обозначение «Всё своё», сходное до степени смешения с товарным знаком №436040, используется ИП ФИО3 по адресу: <...>, в следующем виде: на плакате (баннере) на торговом объекте; на передвижной металлической рекламной конструкции; на баннере, расположенном над входной группой; на графике работы, расположенном на входной группе; непосредственно в торговом зале; на визитных карточках, расположенных в прикассовой зоне; а также в социальной сети Instagram с 12.12.2019.

В подтверждение указанных обстоятельств в материалы дела представлены фотоматериалы, из которых следует, что ИП ФИО3 в торговом зале, арендуемого им помещения, предлагает к продаже, в том числе, товары, входящие в классы МКТУ, в отношении которых право на использование товарного знака принадлежит ЗАО «Домашние продукты» на основании свидетельства № 436040 (овощи, ягоды, рыбные консервы, молочные продукты и др.).

Как сообщает ЗАО «Домашние продукты», ИП ФИО3 не выдавались разрешения на использование принадлежащих истцу исключительных прав.

ЗАО «Домашние продукты», полагая, что ИП ФИО3 неправомерно использовано обозначение «Всё своё», сходное до степени смешения с товарным знаком №436040, обратилось в арбитражный суд с иском об обязании прекратить использование товарного знака «Всё своё», взыскании компенсации в сумме 630 000,00 руб., об обязании удалить товарный знак с рекламных конструкций, на которых нанесено изображение товарного знака.

Досудебный порядок урегулирования спора в соответствии со ст. 4 АПК РФ при обращении в арбитражный суд с настоящим иском соблюден.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению частично. При этом суд исходил из следующего.

Согласно ч. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

В силу ч. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 ГК РФ арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Статьей 12 ГК РФ предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним.

Согласно ч. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно ст. 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно ч. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Кодекса).

Согласно ч. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смещений обозначение, являются контрафактными. Указанная норма применяется в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

В силу ч. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 10 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере (утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016) размещение товаров на информационном сайте в сети "Интернет" является одним из способов введения в гражданский оборот товаров с использованием результатов интеллектуальной деятельности.

Факт незаконного использования товарных знаков в сети Интернет, на вывеске, баннере (в отсутствие согласия правообладателя этих товарных знаков) является самостоятельным нарушением исключительных прав на товарные знаки, гражданско-правовая ответственность за которое предусмотрена статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, истец является правообладателем товарного знака «Всё своё», зарегистрированного 26.04.2011 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам под номером 436040 в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 35 классов МКТУ.

Ответчиком не представлены доказательства наличия у него прав на использование названного товарного знака в отношении предлагаемых к продаже под товарным знаком №436040 товаров.

Товарный знак №436040 используется ответчиком в рекламных целях, для индивидуализации продукции, своего торгового объекта, покупатели ассоциируют указанный товарный знак с деятельностью ответчика, при осуществлении своей деятельности под указанным товарным знаком ответчик извлекает прибыль.

Из материалов дела следует, что обращаясь с первоначальными исковыми требованиями, истец заявлял, что охраняемое изображение №436040 используется ИП ФИО3 в торговом объекте по адресу: <...>, в следующем виде: на плакате (баннере) на торговом объекте; на передвижной металлической рекламной конструкции; на баннере, расположенном над входной группой; на графике работы, расположенном на входной группе; непосредственно в торговом зале; на визитных карточках, расположенных в прикассовой зоне; а также в социальной сети Instagram с 12.12.2019.

Указанные обстоятельства подтверждены представленными в материалы дела фотоматериалами и визиткой.

В процессе рассмотрения дела ответчиком в добровольном порядке прекращено использование обозначения «Всё своё», сходного до степени смешения с товарным знаком №436040, на плакате (баннере) на торговом объекте; на передвижной металлической рекламной конструкции; на баннере, расположенном над входной группой; на графике работы, расположенном на входной группе; на визитных карточках, расположенных в прикассовой зоне.

В то же время представленными в материалы дела в судебном заседании 23.11.2020 фотоматериалами подтверждено, что использование обозначения «Всё своё», сходного до степени смешения с товарным знаком №436040, ИП ФИО3 продолжено непосредственно в торговом зале по адресу: <...>; а также в социальной сети Instagram с 12.12.2019.

Согласно статье 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В соответствии со статьей 89 АПК РФ иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. К иным документам и материалам относится материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из анализа норм статей 12, 14 ГК РФ и вышеуказанных норм процессуального законодательства осуществление фотосъемки при фиксации факта нарушения является соразмерным и допустимым способом самозащиты и отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств. При этом данная фотоосъемка проводилась истцом в целях защиты нарушенного права в рамках гражданско-правовых отношений. Оснований полагать, что данное доказательство было получено с нарушением федерального закона, у суда не имеется.

Фотоматериалы, визитка подтверждают, где конкретно ответчиком размещалось обозначение «Всё своё», сходное до степени смешения с товарным знаком №436040, права на которые принадлежат истцу.

Кроме того в судебном заседании 23.11.2020 по предложению представителя истца судом обозрён аккаунт торгового объекта ответчика с мобильного устройства представителя посредством возможностей сети Интернет, где усматривается использование обозначения «Всё своё», сходного до степени смешения с товарным знаком №436040.

В процессе рассмотрения настоящего спора, ответчик факт использования обозначения «Всё своё», сходного до степени смешения с товарным знаком №436040, принадлежащим истцу, не оспаривал.

Как указано выше ответчик в процессе рассмотрения спора прекратил использование спорного обозначения на плакате (баннере) на торговом объекте; на передвижной металлической рекламной конструкции; на баннере, расположенном над входной группой; на графике работы, расположенном на входной группе; на визитных карточках, расположенных в прикассовой зоне.

При этом использование указанного обозначения ответчиком продолжено непосредственно в торговом зале по адресу: <...>; а также в социальной сети Instagram с 12.12.2019.

Из разъяснений, данных в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Методические правила, которыми следует руководствоваться при оценке вероятности смешения, закреплены в «Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов», утв. Приказом Роспатента от 24.07.2018 г. № 128 (далее - Руководство № 128).

В соответствии с пунктом 7 Руководств № 128 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом необходимо учитывать, что обозначения являются сходными до степени смешения, если одно обозначение воспринимается потребителем за другое или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же обозначении, но полагает, что оба обозначения принадлежат одному и тому же изготовителю. В свою очередь, сходство до степени смешения обозначений, принадлежащих разным правообладателям и имеющих сходные элементы, отсутствует, если потребитель не воспринимает их как принадлежащие одному и тому же лицу.

Вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения.

При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения.

Исходя из того, что обозначения могут быть представлены в виде слова, сочетания слов, звуков и т.д., общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым. Степень возможного смешения потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений оценивается экспертом при анализе совокупности всех факторов и обстоятельств. Речь может идти о степени сходства товарного знака и обозначений, степени однородности товаров и услуг, известности и репутации товарного знака на рынке, наличии серии товарных знаков (т.е. группы вариантов товарных знаков, объединенных сильным элементом), в соответствующем круге потребителей.

В зависимости от конкретных обстоятельств каждой из факторов или их совокупность могут оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков (обозначений). Например, степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно.

Комбинированный товарный знак представляет собой знак, состоящий из нескольких разных видов обозначений (комбинаций): изобразительных, словесных, объемных и т.д. Наиболее часто встречающиеся комбинированные товарные знаки состоят из словесного и изобразительного элемента, сочетания рисунка и слова, рисунка и букв, рисунка и цифр, слов и цифр и т. п. Как правило, указанные сочетания несут в себе смысловую нагрузку, а используемые элементы взаимно дополняют и поясняют друг друга, изобразительная часть иллюстрирует словесную часть знака.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление №10) установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Аналогичная позиция отражена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак (утверждены Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482) (далее – Правила) обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В силу пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения; 2) графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в изложенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 этих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В силу пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 162 Постановления N 10 указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Товарный знак №436040, принадлежащий истцу, является комбинированным и включает в себя, в том числе, выполненное русскими объемными буквами словесное обозначение «Всё своё» с изображением продуктов питания.

В аналогичном виде используется ответчиком обозначение «Всё своё».

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

При визуальном сравнении обозначений охраняемого и зарегистрированного товарного знака истца – словесного комбинированного обозначения «Всё своё» с изображениями, нанесенными на плакате (баннере) на торговом объекте; на передвижной металлической рекламной конструкции; на баннере, расположенном над входной группой; на графике работы, расположенном на входной группе; непосредственно в торговом зале; на визитных карточках, расположенных в прикассовой зоне; а также в социальной сети Instagram, усматривается визуальное и графическое сходство изображений, присутствует полное совпадении частей товарного знака истца с обозначением, используемым ответчиком - совпадение гласных и согласных звуков, одинаковое количество слогов, расположение продуктов питания, их габариты относительно словесного обозначения.

Содержащиеся в ЕГРЮЛ виды деятельности ответчика, свидетельствуют о том, что ответчик, используя в своем наименовании, обозначение «Всё своё», сходное до степени смешения с товарным знаком истца, осуществляет деятельность, подпадающую, в том числе, под описание по 29, 30, 31, 32 классам МКТУ к товарному знаку №436040.

Доказательств получения от правообладателя разрешения на использование обозначения, сходного с принадлежащим ему товарным знаком № 436040 «Всё своё», ответчик суду не предоставил.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о нарушении ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав в отношении товарного знака № 436040 «Всё своё» путем использования (размещения) данного товарного знака в торговом объекте по адресу: <...>, в следующем виде: на плакате (баннере) на торговом объекте; на передвижной металлической рекламной конструкции; на баннере, расположенном над входной группой; на графике работы, расположенном на входной группе; непосредственно в торговом зале; на визитных карточках, расположенных в прикассовой зоне; а также в социальной сети Instagram.

В соответствии с ч. 3 ст. 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Учитывая, что правообладатель разрешения ответчику на использование своего товарного знака не давал, то использование указанного знака является незаконным, в связи с чем требование истца об обязании ответчика прекратить использование товарного знака «Всё своё» является обоснованным и подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерное использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ущерб.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 630 000,00 руб.

В судебном заседании 23.11.2020 представитель истца подтвердил, что избранный способ защиты предусмотрен п. 1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, в соответствии с которым правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как указывает истец, сумма в размере 630 000,00 руб. исчислена истцом исходя из периода использования товарного знака с 12.12.2019 (момент создания аккаунта в социальной сети Instagram) по 01.11.2020 (принятие ответчиком мер по добровольному прекращению использования товарного знака в части требований) из расчета 45 000,00 руб. за один месяц, а поскольку досудебная претензия неудовлетворена ответчиком на момент обращения с иском, расчет произведен в двойном размере.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления от 23.04.2019 № 10 заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой компенсации. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

В соответствии с п. 62 Постановления от 23.04.2019 № 10 по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 43.3 постановления Пленума №5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абз. 2 ст. 1311, п. 1 ч. 4 ст. 1515 или п. 1 ч. 2 ст. 1537 ГК РФ.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из разъяснений, изложенных в пункте 59 Постановления от 23.04.2019 № 10 следует, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Ответчиком заявлено о снижении размера компенсации в связи с его несоразмерностью нарушению, добровольным прекращением использования товарного знака на баннерах, на рекламной конструкции, на графике работы торгового объекта, отсутствием умысла в нарушении прав истца, а также в связи с совершением правонарушения впервые. Ответчик просит снизить размер компенсации до минимально установленной – 10 000 рублей.

Из правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в пункте 4 постановления от 13.12.2016 № 28-П, следует, что снижение размера компенсации менее размера, установленного пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ возможно в исключительных случаях, если размер ответственности к которой привлекается нарушитель прав на объекты интеллектуальной собственности, в сопоставлении с совершенным им деянием может превысить допустимый с точки зрения принципа равенства и справедливости предел; снижение судом размера компенсации ниже низшего предела возможно лишь по заявлению ответчика и при одновременном наличии следующих условий: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

В частности, в отношении индивидуального предпринимателя необходимо учитывать, не приведет ли возложение на нарушителя столь серьезных имущественных обязательств, к прекращению им предпринимательской деятельности (что само по себе можно рассматривать как конституционно допустимое следствие совершенного правонарушения) либо крайне негативно отразиться на его жизненной ситуации, с учетом положений статьи 24 ГК РФ о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Представленные в дело доказательства размера стоимости права использования товарного знака свидетельствует о том, что при сравнимых обстоятельствах на основании договора купли-продажи от 18.10.2017, заключенного истцом с ООО «СельПром», размер платы за передачу товарного знака составляет 153 000,00 руб. (л.д. 73).

Согласно ч. 2 ст. 1232 ГК РФ отчуждение исключительного права на товарный знак подлежит государственной регистрации, осуществляемой в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 N 1416 "О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора".

Помимо государственной регистрации, отчуждение исключительного права на товарный знак влечет внесение изменений в Государственный реестр товарных знаков и Свидетельство на товарный знак, осуществляемое в соответствии с Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, утв. Приказом Роспатента от 31.08.2020 N 119.

Регистрацию отчуждения исключительного права на товарный знак, внесение изменений в Государственный реестр товарных знаков и свидетельство на товарный знак осуществляет Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (п. 5.8.2 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 N 218).

Если стороны договора не осуществили государственную регистрацию отчуждения исключительного права на товарный знак, переход исключительного права по договору считается несостоявшимся (ч. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Суд отмечает, что данный договор от 18.10.2017 не прошел государственную регистрацию, в связи с чем правообладателем товарного знака является ЗАО «Домашние продукты».

Оценивая обоснованность требований истца, суд усматривает, что в настоящем случае нарушение прав истца ответчиком характеризуется продолжительностью равной одному году.

В соответствии с пояснениями представителя истца, в связи с банкротством ЗАО «Домашние продукты» торговая деятельность по извлечению прибыли с использованием товарного знака «Всё своё» обществом не ведется. Кроме того, использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, не препятствовало передаче в коммерческую концессию товарного знака, а в дальнейшем заключения договора купли-продажи с ООО «СельПром» (дополнительные пояснения истца) и получении соответствующей материальной выгоды.

В то же время из материалов дела усматривается, что размещение спорного товарного знака являлось не единичным и товарный знак использовался ответчиком для рекламы осуществляемой деятельности в целях привлечения потребителей и извлечения прибыли.

Учитывая вышеизложенное, ходатайство ответчика о снижении размера компенсации, его статус как индивидуального предпринимателя, невысокую степень известности товарного знака, характер допущенного нарушения (отсутствовал умысел в нарушении прав истца), добровольное прекращение использования товарного знака в большей части требований, отсутствие в материалах дела доказательств грубого характера нарушений прав данного правообладателя, отсутствие доказательств вероятных убытков истца, а также исходя из соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд снижает общий размер компенсации до 150 000,00 руб.

Снижение размера компенсации до 150 000,00 руб., в рассматриваемом случае, не противоречит статьям 1252 и 1515 ГК РФ и соответствует обстоятельствам дела с учетом принципов разумности и справедливости.

Согласно ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В соответствии с ч. 2 ст. 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Согласно ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Представленные по делу и исследованные судом доказательства и обстоятельства по спору сторон согласно заявленным основаниям, предмету иска суд находит достаточными для разрешения спора по существу.

Учитывая, что судом установлено, что в процессе рассмотрения спора ответчик добровольно прекратил использование спорного обозначения на плакате (баннере) на торговом объекте; на передвижной металлической рекламной конструкции; на баннере, расположенном над входной группой; на графике работы, расположенном на входной группе; на визитных карточках, расположенных в прикассовой зоне, при этом истец отказ от иска в этой части не заявил, в удовлетворении требований в указанной части суд отказывает.

В то же время в связи с установлением факта использования указанного обозначения ответчиком непосредственно в торговом зале по адресу: <...>; а также в социальной сети Instagram, исковые требования об обязании индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП 319682000045808, ИНН <***>) прекратить использование товарного знака «Всё своё», подлежат удовлетворению судом.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении иска в части обязания индивидуального предпринимателя ФИО3 прекратить использование товарного знака «Всё своё», взыскания с него в пользу ЗАО «Домашние продукты» компенсации в размере 150 000,00 руб., в удовлетворении остальной части иска следует отказать.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску подлежит отнесению на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям о взыскании компенсации на ответчика в размере 3 714,00 руб. (23,81%), на истца в размере 11 886,00 руб. (76,19 %).

Поскольку истцу предоставлялась отсрочка по уплате государственной пошлины, сбор по иску подлежит взысканию со сторон в доход федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст.110, 112, 167, 169, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

СУД РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП 319682000045808, ИНН <***>) прекратить использование товарного знака «Всё своё».

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП 319682000045808, ИНН <***>) в пользу ЗАО «Домашние продукты» (ИНН <***>, ОГРН <***>) компенсацию в размере 150 000 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП 319682000045808, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 714 рублей.

Взыскать с ЗАО «Домашние продукты» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 886 рублей.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства через Арбитражный суд Тамбовской области в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (394006, <...>).

Судья С.О.Зотова