Решение от 6 июня 2023 г. по делу № А40-128835/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-128835/21-134-747
06 июня 2023 года
город Москва



Резолютивная часть решения объявлена 03 мая 2023 г.

Решение в полном объёме изготовлено 06 июня 2023 г.


Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕГОТЕК РУС» (123290, <...>, СТР 5, , ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 28.02.2008, ИНН: <***>)

ответчик 1: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАШИНЕРИ ТУЛС» (117303, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗЮЗИНО ВН.ТЕР.Г., БОЛЬШАЯ ЮШУНЬСКАЯ УЛ., Д. 1А, К. 4, ЭТ. 17, ПОМЕЩ. 9, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 30.10.2019, ИНН: <***>)

ответчик 2: ФИО2

о признании незаконными действия Общества с ограниченной ответственностью «Машинери Тулс» по предложению к продаже и продаже товаров «пластины, державки, сверла, цанга» под обозначениями «Taegutec» и «»,сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 186360;

о признании незаконными действия гр. ФИО2 по предложению к продаже на интернет-сайте https://machinerytools.ru/ товаров «пластины, державки, сверла, цанга» под обозначениями «Taegutec» и « », сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 186360;

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 186360 в размере 2 619 448, 32 руб., с учетом уточнений принятых в порядке ст. 49 АПК РФ

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3 (паспорт, доверенность № б/н от 15.11.2021 г., диплом);

от ответчиков: ФИО4 (паспорт, доверенность № б/н от 27.09.2022 г., № 50 АБ 8359119 от 09.11.2022 г., диплом);

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ТегоТек РУС" (далее - общество "ТегоТек РУС") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Машинери Тулс" (далее - общество общества "Машинери Тулс") и ФИО2 с требованиями:

о признании незаконными действия Общества с ограниченной ответственностью «Машинери Тулс» по предложению к продаже и продаже товаров «пластины, державки, сверла, цанга» под обозначениями «Taegutec» и «»,сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 186360;

о признании незаконными действия гр. ФИО2 по предложению к продаже на интернет-сайте https://machinerytools.ru/ товаров «пластины, державки, сверла, цанга» под обозначениями «Taegutec» и « », сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 186360;

о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Машинери Тулс» компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 186360 в размере 2 619 448, 32 руб., с учетом изменений, принятых в порядке ст. 49 АПК РФ.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2022 исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "ТегоТек РУС" удовлетворены частично: признаны незаконными действия общества "Машинери Тулс" по предложению к продаже, продаже товаров "пластины, державки, сверла, цанга" с использованием обозначений "TaeguTec" и "Taegutec", сходных до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 186360; признаны незаконными действия ФИО2 по предложению к продаже на интернет-сайте https://machinerytools.ru/ товаров "пластины, державки, сверла, цанга" с обозначениями "TaeguTec" и "Taegutec", сходных до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 186360; с общества "Машинери Тулс" взысканы компенсация в размере 2 619 448, 32 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 29 224 рублей; с ФИО2 - расходы по уплате государственной пошлины в размере 6000 рублей, в удовлетворении остальной части требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2022 решение Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2022 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2022 N С01-1915/2022 по делу N А40-128835/2021 решение Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2022 по делу N А40-128835/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2022 по тому же делу отменены, дело N А40-128835/2021 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2022г. указано, что не исследованы обстоятельства наличия у истца права на защиту исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 186360, обстоятельства использования которого послужили основанием для подачи настоящего искового заявления.

Направляя дело на новое рассмотрение суд кассационной инстанции указал на необходимость установления сведений об объеме предоставленных прав истцу как лицензиату - обладателю исключительной лицензии на основании исследования лицензионного договора в целях разрешения вопроса о наличии или отсутствии у истца права на судебную защиту от конкретного допущенного нарушения.

В части возражений ответчика относительно неопределенности заявленных требований с учетом их изменений, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ, суд отмечает следующее.

В настоящем деле, истцом было реализовано процессуальное право на изменение исковых требований, что не противоречит положениям части 1 ст. 49 АПК РФ.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства по делу было заявлено встречное исковое заявление о признании лицензионного договора от 11.03.2013 г. № ТТ-012R притворной сделкой и о применении последствий его недействительности.

В соответствии с требованиями ст. 132 АПК РФ ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском. Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления исков. Встречный иск принимается арбитражным судом в случае, если встречное требование направлено к зачету первоначального требования; удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска; между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.

Рассмотрев вопрос о принятии встречного иска, суд приходит к выводу о его возвращении заявителю, поскольку подача соответствующего встречного искового заявления ответчиком обусловлена действиями, направленными на затягивание процесса, и не приведет к более быстрому и правильному рассмотрению спора по существу.

Пунктом 3 статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса РФ установлено, что встречный иск принимается арбитражным судом в случае, если: встречное требование направлено к зачету первоначального требования; удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска; между встречным и первоначальным / исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.

В соответствии с п. 3 ч. 3, ч. 4 ст. 132 АПК РФ встречный иск принимается арбитражным судом в случае, если между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела. Арбитражный суд возвращает встречный иск, если отсутствуют условия, предусмотренные ч. 3 настоящей статьи.

Первоначальные и встречные исковые требования имеют различные основания и предмет исследования, в связи с чем судом также установлено отсутствие предусмотренных ст. 132 АПК РФ оснований для их совместного рассмотрения.

Исследование обстоятельств, связанных с заявленными встречными исковыми требованиями ответчика фактически повлечет необоснованное затягивание судебного разбирательства, что в соответствии с частью 2 статьи 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является недопустимым и будет нарушать права других участвующих в деле лиц.

Возвращение встречного искового заявления не нарушает право заявителя на судебную защиту, так как не препятствует повторному обращению с ним в суд и рассмотрению его по существу в отдельном исковом производстве.

Учитывая изложенное, встречное исковое заявление подлежит возвращению заявителю, ввиду отсутствия оснований, предусмотренных ст.132 АПК РФ для его принятия к совместному рассмотрению.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель Ответчика возражал против удовлетворения исковых требований.

Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований, на основании следующего.

Как следует из материалов дела, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 186360 зарегистрирован 24.03.2000 по заявке N 98719053 в отношении товаров 1-го класса "порошкообразные карбиды", 7-го класса "режущие инструменты (детали машин и станков), пазовые, токарные, отрезные резцы (детали машин и станков), фрезы (детали машин и станков), сверла (детали машин и станков), части к вышеперечисленным инструментам, включенные в 7 класс" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации обществу "ТегоТек РУС" предоставлена исключительная лицензия в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 186360 на территории Российской Федерации, договор зарегистрирован 09.10.2013 за номером <***>.

Обществу "ТегоТек РУС" стало известно об использовании названного товарного знака при продаже через интернет-сайт https://machinerytools.ru/ товаров, металлорежущих инструментов.

Согласно письму общества с ограниченной ответственностью "Бегет" от 24.03.2021 N 206-ю/2021 доменное имя machinerytools.ru принадлежит ФИО2

Кроме того, обществу "ТегоТек РУС" стало известно о фактах реализации в рамках исполнения контрактов обществом "Машинери Тулс" товаров, содержащих обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 186360.

Полагая, что общество "Машинери Тулс" и ФИО2 неправомерно используют товарный знак, исключительные права на который предоставлены обществу "ТегоТек РУС", последний направил в их адреса претензии от 21.04.2021 и от 30.04.2021 с требованиями о прекращении действий, нарушающих исключительное право истца, и о выплате истцу компенсаций.

Поскольку инициированный досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Согласно статье 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 названного Кодекса.

Как разъяснено в пункте 79 Постановления N 10, при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ. Таким правом на основании этой статьи Гражданского кодекса Российской Федерации обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии.

Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя.

С учетом этого лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По правилу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Между ТаегуТек Лтд (правообладатель, лицензиар) и ООО «ТегоТек РУС» (Истец, лицензиат) заключен Лицензионный договор № TT-012R от 11.03.2013 о предоставлении права использования товарного знака № 186360 на условиях исключительной лицензии на срок действия исключительного права на товарный знак № 186360 (п. 6.1 договора, до 03.12.2028).

Дата и номер государственной регистрации договора в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) - от 09.10.2013 <***>.

Согласно п. 1.1 Лицензионного договора:

«Лицензиар предоставляет Лицензиату исключительную лицензию на использование товарного знака «TaeguTec», зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.03.2000г., свидетельство № 186360 (далее «Товарный знак»), в отношении всех товаров для которых Товарный знак зарегистрирован, любым не противоречащим российскому законодательству способом».

Таким образом, в соответствии со ст. 1235, 1236, 1489, 1484 ГК РФ, ООО «ТегоТек РУС» на основании Лицензионного договора № TT-012R от 11.03.2013 является исключительным лицензиатом на право использования товарного знака № 186360 на территории РФ в отношении всех зарегистрированных товаров любыми допустимыми способами.

Согласно 2.6 Лицензионного договора:

«Если третьи лица нарушают права, предоставленные Лицензиату на территории РФ по настоящему договору, Лицензиат предъявляет иск к таким лицам и самостоятельно несет соответствующие расходы и принимает денежные поступления, полученные в результате судебного решения или соглашения между истцом и ответчиком».

На основании изложенного, предъявление иска обществом «ТегоТек РУС» по настоящему делу является законным способом защиты исключительного права на товарный знак № 186360.

Ответчиком ФИО2 заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ТаегуТек Лтд., мотивированное тем, что в договоре от 11.03.2013 г. № TT-012R сохранено право лицензиара использовать свой товарный знак указано в пункте 2.4, что по мнению Ответчика ФИО2, означает, что настоящий спор затрагивает права правообладателя товарного знака.

В силу части 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика по своей инициативе либо могут быть привлечены к участию в деле по ходатайству стороны или по инициативе суда в случае, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.

Из анализа указанных положений закона следует, что третье лицо без самостоятельных требований - это предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и составу с тем, какое является предметом разбирательства в суде. Правовое положение третьего лица обусловлено тем, что решение по делу может повлиять на его права и обязанности по отношению к сторонам процесса. Это связано с возможностью предъявления иска к третьему лицу или возникновением права на иск у третьего лица.

Право на участие в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, является следствием заинтересованности в результатах рассмотрения дела. При этом такая заинтересованность должна быть обусловлена непосредственным влиянием результатов рассмотрения дела на права и законные интересы третьего лица. Опосредованный характер влияния не может являться достаточным основанием для привлечения к участию в деле в качестве третьего лица.

Исходя из того, какой правовой интерес имеет третье лицо к предмету спора, суд вправе допустить или не допустить его в процесс, а потому должен установить характер правоотношений между лицами, участвующими в деле. Наличие заинтересованности лица в исходе дела, само по себе, не является основанием для его привлечения к участию в деле в качестве третьего лица.

Пунктом 1 статьи 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как следует из материалов дела, Ответчиком не доказано, что судебный акт по данному делу может повлиять на права или обязанности ТаегуТек Лтд. по отношению к одной из сторон, в лицензионном договоре отсутствуют положения о том, что лицензиат и лицензиар совместно предъявляют иск к нарушителям исключительных прав. Напротив, п.2.6 лицензионного договора указано, что «если третьи лица нарушают права, предоставленные Лицензиату на территории РФ по настоящему договору, Лицензиат предъявляет иск к таким лицам и самостоятельно несет соответствующие расходы и принимает денежные поступления, полученные в результате судебного решения или соглашения между истцом и ответчиком».

В связи с изложенным, правовых оснований, предусмотренных ст. 51 АПК РФ, для удовлетворения ходатайства о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований ТаегуТек Лтд., у суда не имеется.

Предложение к продаже товаров на интернет-сайте подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств -информации в сети Интернет от 26.02.2021. При этом доменное имя machinerytools.ru принадлежит гр. ФИО2 (далее - Ответчик-2), что подтверждается письмом ООО «Бегет» исх. № 206-ю/2021 от 24.03.2021.

Согласно ответу на запрос суда, представленного АО «Редуктор-ПМ» (исх.№275-26/исх.-3578 от 03.03.2022г. следует, что за период действия Договора №Р0099ВА2021 от 16.02.2021г. между ООО «Машинери Тулс» (Поставщик) и АО «Редуктор-ПМ» (Покупатель) были подписаны семь спецификаций. При этом АО «Редуктор-ПМ» указывает, что продукция, поставленная в рамках Спецификаций №1-№5 к Договору, соответствовала условиям Договора, в том числе требованиям к качеству продукции, содержала обозначение торговой марки «Taegu Tec», артикульный номер, указанный в каталоге производителя.

Обозначение «TaeguTec» является словесным элементом товарного знака № 186360. При этом в процессе восприятия потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный элемент. В связи с чем, тот факт, что поставленная ООО «Машинери Тулс» (Поставщик) в рамках исполнения Договора №Р0099ВА2021 от 16.02.2021г. продукция (по спецификациям №1-5) содержала обозначение торговой марки «Taegu Tec» исключает вывод о несходстве спорных обозначений и товарного знака, в защиту которого предъявлен иск.

Таким образом, материалами дела подтверждён факт использования Ответчиком ООО «Машинери Тулс» обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком №186360 , права на который принадлежат Истцу, в рамках договора поставки товаров Спецификациям №1-№5 к Договору№Р0099ВА2021 от 16.02.2021г.

Согласно материалам дела, подтверждён факт использования Ответчиками спорных обозначений в отношении таких товаров как, в частности, пластины и державки, в связи с чем Ответчики используют обозначения в отношении тех же товаров для которых зарегистрирован товарный знак № 186360.

Возражая по доводам Истца о том, что ООО «Машинери Тулс» поставляет поддельную продукцию, Ответчиком заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы с целью подтверждения оригинальности исследуемых товаров.

Из положений АПК РФ (статьи 64, 71, 82) следует, что заключение судебной экспертизы является одним из доказательств по делу, которое подлежит оценке наряду с другими доказательствами. Назначение судебной экспертизы является правом арбитражного суда. При рассмотрении соответствующих ходатайств суд учитывает, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены таким доказательством. При этом арбитражный суд вправе отказать в назначении экспертизы, если сочтет, что ее назначение нецелесообразно ввиду наличия уже имеющихся в деле доказательств.

В рассматриваемом случае суд пришёл к выводу об отсутствии необходимости проведения экспертизы оригинальности товара, исходя из следующего.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, исчерпание права и пр.). Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности путем представления соответствующих доказательств, заявлений, ходатайств.

Таким образом, вопрос установления контрафактности товара также подчиняется общим требованиям о распределении бремени доказывания, в связи с чем являются необоснованными доводы Ответчика о том , что общество "ТегоТек РУС" не представляло доказательства, с очевидностью подтверждающих контрафактность реализованной продукции.

В настоящем деле Ответчиками не представлено в дело доказательств, подтверждающих оригинальность происхождения товаров. Представленная в дело таможенная декларация также не подтверждает, что спорный товар исходил именно от корейского завода , поскольку в графе № 2 указана иная компания из Китая, а страной отправления груза поименована Франция, а не Республика Корея. В связи с этим нельзя однозначно утверждать, что товары исходят от оригинального производителя, даже несмотря на то, что в таможенной декларации Ответчик указал страну происхождения - Республика Корея, поскольку Ответчик самостоятельно заполняет таможенную декларацию.

Оценив приставленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу, что документы, на которые ссылается ответчик, не подтверждают обстоятельств того, что продукция, предлагаемая к продаже ответчиком является оригинальной продукцией истца. Иными словами, из представленных ответчиком документов невозможно прийти к однозначному выводу, что спорные обозначения не использовались ответчиком для продвижения конкурирующего товара иного производителя.

Исходя из правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" (далее - Постановление Конституционного Суда Российской Федерации N 8-П), согласно которой во взаимосвязи со статьями 1252, 1484, 1487 ГК РФ названные законоположения позволяют относить к контрафактным как поддельную продукцию, так и товар, снабженный законным товарным знаком, но импортированный в Россию без согласия правообладателя.

Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" отмечается, что не предполагается применение при ввозе на территорию РФ без согласия правообладателя товарного знака партии товара, на котором товарный знак размещен правообладателем или с его согласия, таких же по размеру (тяжести последствий) мер гражданско-правовой ответственности, как при ввозе поддельного (на котором товарный знак размещен не правообладателем и не с его согласия) товара, если по обстоятельствам конкретного дела это не влечет для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от введения в оборот поддельного товара.

Товары, введенные в оборот самим правообладателем или с его согласия за рубежом, но ввезенные на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя, могут быть изъяты из оборота и уничтожены в порядке применения последствий нарушения исключительного права на товарный знак только в том случае, когда они являются товарами ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Таким образом, Конституционный Суд РФ, признав конституционность положений ст. 1487 ГК РФ, указал при этом на необходимость оценки каждого конкретного случая "параллельного" импорта на предмет соразмерности применения той или иной меры ответственности, исходя в первую очередь из оценки факта наличия или отсутствия ущерба от "параллельного" импорта общественным интересам.

При этом применение мер ответственности возможно только в случае доказанности факта нарушения исключительных прав, что в рассматриваемом случае было установлено на основании оценки представленных в материалы дела доказательств.

Учитывая, что в ответе на запрос суда, представленном АО «Редуктор-ПМ» (исх.№275-26/исх.-3578 от 03.03.2022г.) содержатся разъяснения об отсутствии сертификатов качества при поставке товаров по указанным спецификациям №1-5, продукция проверялась визуально, а также учитывая, что в ГТД, на которые ссылается Ответчик в качестве импортёра указан Китай, ГТД датирована 28.10.2021 ( а представленные спецификации № 1-5 датированы март 2021 – май 2021), сделать однозначный вывод об оригинальности продукции не представляется возможным.

В данном случае специальных познаний для этого не требуется.

Ссылаясь, что неиспользование товарного знака Истцом на момент принятия решения является самостоятельным основанием отказа в иске, ответчик ООО «Машинери Тулс» заявил ходатайств об истребовании у Федеральной таможенной службы информации о всех фактах ввоза ООО «ТегуТек Рус» (ОГРН <***> 62877 93) продукции торговой марки «TaeguTec», начиная с марта 2022 года.

Кроме того, Ответчиком ООО «Машинери Тулс» заявлено ходатайство № 2 об истребовании доказательств у Федеральной таможенной службы, а именно: копий деклараций о товарах за 2022 года по процедуре «выпуск для внутреннего потребления», в которых декларантом выступает ООО «ТегуТек Рус» (ОГРН <***>), со всеми приложенными к декларациям документами, а именно, инвойсами на товары, инвойсами на перевозку, сертификатами и пр. В обоснование указанного ходатайства Ответчик ссылается на положения ст. 10 ГК РФ , указывая, что истец ООО «ТегоТек Рус» отслеживает на официальном сайте Единой информационной системыв сфере закупок появление продукции параллельного импорта и устраняет конкуренцию с помощью арбитражных судов.

Аналогичные доводы приведены Ответчиком в обоснование ходатайства № 3

об истребовании доказательств у Федеральной таможенной службы (12<***>7, Москва, ул. Новозаводская, д. 11/5), а именно: копии деклараций о товарах за 2021 год по процедуре «выпуск для внутреннего потребления», в которых декларантом выступает ООО «ТегуТек Рус» (ОГРН <***> 77 4 628 77 93), со всеми приложенными к декларациям документами, а именно, инвойсами на товары, инвойсами на перевозку, сертификатами и пр.

В силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства.

Данный принцип представляет собой правило, по которому заинтересованные в исходе дела лица вправе отстаивать свою правоту в споре путем представления доказательств. Состязательность предполагает возложение бремени доказывания на сами стороны и снятие по общему правилу с арбитражного суда обязанности по сбору доказательств.

Суд не является инструментом формирования доказательственной базы сторон. При этом из материалов дела следует, что Ответчики без разрешения Истца использовали товарный знак, ссылаясь на оригинальность товаров, тем не менее отказались представлять доказательства такой оригинальности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 01.04.2008 N 450-О-О указано на необходимость суду обосновывать отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ в каждом конкретном случае на основе исследования конкурентной тактики правообладателя.

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

С учетом изложенного, для вывода о злоупотреблении истцом правом в материалах настоящего дела должны быть доказательства, из которых с очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом.

Между тем Ответчиками в дело не представлено доказательств того, что Истец злоупотреблял своими правами и пытался причинить вред Ответчикам.

Напротив, Истец защищает исключительное право на товарный знак, как уполномоченный исключительный лицензиат, а Ответчики без разрешения Истца использовали товарный знак, ссылаясь на оригинальность товаров, но отказываясь представлять доказательства такой оригинальности.

Общество "Машинери Тулс" также ссылалось на легализованную возможность параллельного импорта в результате введения санкций в отношении России недружественными странами.

Ссылка на то, что реализованный товар входит в перечень товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт, не принимается, поскольку данное обстоятельство не освобождает нарушителей исключительных прав от ответственности за их нарушение.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 N 506 "О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы" и приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19.04.2022 N 1532 "Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия" вступили в силу 30.03.2022 и 06.05.2022 соответственно, в связи с чем их положения применяются к действиям, совершенным после их вступления в силу.

Таким образом, период нарушения по настоящему делу предшествует включению товарного знака «TaeguTec» в перечень Минпромторга о легализации параллельного импорта, поскольку нарушения произошли в 2020 и 2021 годах.

С учетом изложенного отсутствуют правовые основания как для удовлетворения заявленных ходатайств об истребовании доказательств, так и для вывода о злоупотреблении правом.

Следовательно, из обстоятельств дела усматривается, что Истцом был доказан как факт принадлежности ему права на товарный знак, так и факт его использования Ответчиками без разрешения правообладателя.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как разъяснено в пункте 78 Постановления N 10 владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (далее - Закон об информации)), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта.

При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Закона об информации), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

С учётом изложенного, а также учитывая, что ФИО2 является администратором интернет-сайта с адресом https://machinerytools.ru/, исковые требования о признании действий гр. ФИО2 по предложению к продаже на интернет-сайте https://machinerytools.ru/ товаров «пластины, державки, сверла, цанга» под обозначениями «Taegutec» и « », сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 186360, подлежат удовлетворению.

Обстоятельства реализации Ответчиком ООО «Машинери Тулс» товаров с использованием обозначения «» и «Taegutec» сходных до степени смешения с товарным знаком № 186360 подтверждены имеющимися в материалах дела доказательствами.

Вопреки доводам Ответчика, требование о признании незаконными действий по реализации конкретного товара, маркированного товарным знаком истца, может быть заявлено как самостоятельно, так и в дополнение к иным требованиям, поскольку такой способ защиты не противоречит действующему законодательству. Целью (мотивом) такого требования является внесение ясности в юридические отношения истца и ответчика, констатация судом наличия исключительного права у истца и факта нарушения этого права ответчиком.

При таких обстоятельствах суд считает подлежащими удовлетворению требования Истца о признании незаконными действий Общества с ограниченной ответственностью «Машинери Тулс» (ИНН: <***>) по предложению к продаже и продаже товаров «пластины, державки, сверла, цанга» под обозначениями «Taegutec» и «»,сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 186360.

Требование о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Машинери Тулс» компенсации заявлено Истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости ввезенных товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, сходный до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным за Истцом. Согласно уточнённому расчёту Истца, общий размер компенсации составляет 2 619 448, 32 рублей.

При этом пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Согласно абзацу шестому пункта 61 постановления N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как отмечено в пункте 62 Постановления N 10, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Из представленных в ответе на судебный запрос АО «Редуктор-ПМ» документов следует, что товар со спорным обозначением фактически принят по спецификациям № 1-5 согласно УПД (том 2 дела) на сумму 1309724,16 руб.

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, на основании представленных в материалы дела УПД на сумму 1309724,16 руб., данная сумма принята судом за основу размера компенсации, поскольку указанные УПД , в совокупности с иными доказательствами, подтверждают фактическую продажу товаров со спорным обозначением.

Таким образом, исходя из установленных обстоятельств спора, исковые требования о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Машинери Тулс» подлежат частичному удовлетворению в размере 2 619 448, 32 руб. (исходя из расчёта 1 309 724,16руб*2).

Согласно ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, стороны по делу самостоятельно распоряжаются своими процессуальными правами и обязанностями, и в силу ст. 9 АПК РФ несут риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст. 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. В соответствии со ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Расходы на оплату государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 1225, 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Машинери Тулс» (ИНН: <***>) – возвратить.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Машинери Тулс» (ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб., уплаченную по платёжному поручению № 44 от 25.04.2023 г.

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Признать незаконными действия Общества с ограниченной ответственностью «Машинери Тулс» (ИНН: <***>) по предложению к продаже и продаже товаров «пластины, державки, сверла, цанга» под обозначениями «Taegutec» и «»,сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 186360.

Признать незаконными действия гр. ФИО2 по предложению к продаже на интернет-сайте https://machinerytools.ru/ товаров «пластины, державки, сверла, цанга» под обозначениями «Taegutec» и « », сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 186360.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Машинери Тулс» (ИНН: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Теготек Рус» (ИНН: <***>) компенсацию в размере 2 619 448, 32 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 42 097 руб.

Взыскать с гр. ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Теготек Рус» (ИНН: <***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Теготек Рус» (ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 68 321 руб., уплаченную по платёжному поручению № 870 от 31.05.2021 г.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья:

Е.В. Титова