Решение от 1 августа 2023 г. по делу № А40-76814/2023

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-76814/23-15-621
01 августа 2023 года
г. Москва



Резолютивная часть объявлена: 26 июля 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено: 01 августа 2023 года

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГРАН" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к 1. ФИО2,

2. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ ИМЕН РЕГ.РУ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о запрете использования товарного знака

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон:

от истца – ФИО3 по дов. № Вн3522 от 24.11.2022 г., диплом

от ответчика 1 – не явился, извещен

от ответчика 2 – ФИО4 по дов. №RR-24-ДОВ/2023 от 17.02.2023 г., диплом



УСТАНОВИЛ:

ООО "ЛЕГРАН" (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ФИО2 (далее – ответчик-1) и ООО "РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ ИМЕН РЕГ.РУ" (далее – ответчик-2) в котором просит суд, запретить ФИО2 использовать товарные знаки №510016, №425730 и №505317 в доменном имени веб-сайта legrand-catalogue.ru, обязать ООО «Регистратор доменных имён РЕГ РУ» аннулировать регистрацию доменного имени legrand-catalogue.ru.

Истец требования поддержал в полном объеме по доводам изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика-1, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в судебное заседание не явился, мотивированного отзыва на исковое заявление, каких-либо иных доказательств в обоснование своей позиции в материалы дела также не представил.

Ответчик-2 требования не признал по доводам изложенным в отзыве.

Суд, с учетом мнения Истца и ответчика-2, считает возможным рассмотреть спор в отсутствие представителя ответчика-1 в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, Компания является правообладателем товарного знака «legrand», зарегистрированного по международному свидетельству № 510016, товарного знака «legrand», зарегистрированного по международному свидетельству №425730, а также товарного знака «legrand» по свидетельству РФ №505317.

16.07.2013г. между Компанией и российской компанией ООО «ФИРЭЛЕК» был заключен договор неисключительной лицензии, зарегистрированный в Роспатенте под № РД0127516, для целей использования российской компанией Товарных знаков способами, указанными в договоре.

26.06.2016г. к данному договору Роспатентом под № РД0202571 было зарегистрировано заключенное между сторонами дополнительное соглашение №1 от 04.04.2016г., согласно п. 1.5. которого, в случае нарушения третьими лицами исключительных прав Компании на Товарные знаки, ООО «ФИРЭЛЕК» вправе прибегать к защите прав на Товарные знаки, в том числе в судебном порядке.

21.01.2019г. Роспатентом было зарегистрировано дополнительное соглашение между Компанией «Легран Франс» и ООО «ФИРЭЛЕК» от 20.07.2018г. под № РД0283462, в соответствии с которым фирменное наименование ООО «ФИРЭЛЕК» было изменено на ООО «Легран».

Истцу стало известно о регистрации доменного имени - legrand-catalogue.ru (далее — «Доменное имя»), в котором используется обозначение «legrand», тождественное товарному знаку №425730 и сходное до степени смешения с товарными знаками №510016 и №505317. При этом Истец согласия на регистрацию указанного домена не давал.

В результате осмотра сайта Истцом было обнаружено, что сайт содержит предложение «Услуг массажного салона из Магнитогорска» с использованием порнографических материалов - фотографий обнаженных девушек разного возраста. При этом некоторые из фотографий явным образом содержат обнаженные фотографии несовершеннолетних девушек, что относится к информации, распространение которой в РФ запрещено.

Истец считает, что такое использование Администратором сайта в Доменном имени обозначения, тождественного и сходного до степени смешения с Товарными знаками Компании, порочит деловую репутацию Истца, как официального представителя Компании в РФ, вводит контрагентов Истца и Компании в заблуждение относительно связи Истца с деятельностью Администратора сайта по оказанию эротических услуг.

Для получения сведений об администраторе Доменного имени legrand-catalogue.ru Истцом в адрес ООО «Регистратор доменных имен «Рег.ру» (далее также – «Ответчик 2») был направлен адвокатский запрос № 72/2022 от 24.10.2022г. Согласно ответу на адвокатский запрос, полученному Истцом 27.10.2022 г. с № Исх. 14546, администратором указанного Доменного имени является ФИО2.

Истец также считает. что администрируемое Ответчиком 1 доменное имя «legrand-catalogue.ru» сходно до степени смешения с товарными знаками по международным свидетельствам №№510016, 425730 и тождественное товарному знаку по свидетельству РФ №505317.

Претензионные требования о прекращении неправомерной деятельности по использованию товарных знаков оставлены ответчиком без удовлетворения.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, суд пришел к выводу о частичной обоснованности заявленных исковых требований в силу следующих обстоятельств.

Исходя из п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Так, в силу пп. 1, 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (Правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

При этом в соответствии со ст. 1229 ГК РФ Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия Правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия Правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность.

Так, Раздел 1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 № 197 устанавливает, что Рекомендации могут быть использованы также при решении вопросов о тождестве и сходстве товарных знаков, возникающих в ходе рассмотрения судебными, антимонопольными, правоохранительными органами дел, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак.

В соответствии с Разделом 3, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Пункт 4.1. словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Пункт 4.2. устанавливает, что сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно п. 4.2.1.1. Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; - ударение.

В ходе судебного разбирательства по делу судом установлено, что администратором доменного имени является Ответчик-1, что подтверждается ответом регистратора доменных имен ООО «Регистратор доменных имен Рег.ру».

Из представленных доказательств усматривается, что обозначение использованное Ответчиком полностью совпадает с принадлежащими Истцу товарными знаками.

Ответчик мотивированного отзыва на исковое заявление, каких-либо иных доказательств в обоснование своей позиции в материалы дела также не представил.

В соответствии с п. 3.1. ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Судом установлено, что обозначения «legrand» используемое ответчиком в предложении к продаже товаров, а также в доменном имени – legrand-catalogue.ru сходны до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам №425730, №510016 и №505317

Поскольку материалами дела подтверждается факт незаконного использования ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам №425730, №510016 и №505317, суд считает исковые требования в части наложения запрета ФИО2 использовать обозначение «legrand», сходное до степени смешения с товарными знаками ООО "ЛЕГРАН" №425730, №505317 в доменном имени legrand-catalogue.ru.

Таким образом, суд считает обоснованными исковые требования в части запрета ФИО2 использовать обозначение «legrand», сходное до степени смешения с товарными знаками ООО "ЛЕГРАН" №425730, №505317 в доменном имени legrand-catalogue.ru.

Наряду с изложенным, суд отклоняет требования Истца в части обязания Ответчика-2 (ООО «РЕГ.РУ» ОГРН <***>) аннулировать регистрацию доменного имени fibarm24.ru. в силу следующих обстоятельств.

Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" (ООО "РЕГ.РУ") было аккредитовано в качестве регистратора доменных имен в домене .RU 30.03.2007 и осуществляет деятельность в соответствии с Правилами регистрации доменных имен и договором между ООО «РЕГ.РУ» и АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», а также в соответствии с обязательными для аккредитованного регистратора политиками и Правилами операторов реестра.

Правила Оператора реестра - правила регистрации и условия использования доменных имен в определенной доменной зоне, утвержденные Оператором реестра и обязательные для администраторов и регистраторов.

Указанные положения содержатся в оферте регистратора по ссылке reg.ru/support/documents/retail_oferta, акцептованной всеми администраторами доменнов.

В правилах регистрации доменных имен в зонах .RU и .РФ, которые обязательны для регистратора, сформулированы основные определения:

Администратор - лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя в Реестре. Регистратор - организация, аккредитованная Координатором для регистрации доменных имен в доменах .RU и/или .РФ.

Домен был зарегистрирован на основании заявки от пользователя и строго в соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (Далее - Правила).

3.2.1. Регистрация осуществляется на основании заявки пользователя при условии выполнения пользователем требований Правил и договора. Исчерпывающий перечень причин, по которым Регистратор вправе отказать в регистрации домена, содержится в Правилах (п. 3.2.2).

3.1.4. В целях предотвращения возможных нарушений пользователю рекомендуется перед подачей заявки убедиться в отсутствии сходных с регистрируемым доменом товарных знаков, фирменных наименований, другой интеллектуальной собственности.

3.2.2. Регистратор обязан отказать в регистрации домена, если:

1. домен уже содержится в Реестре;

2. домен совпадает с включенным в стоп-лист обозначением;

3. домен не соответствует указанным в Правилах техническим требованиям;

4. пользователь не представил необходимую информацию об администраторе.

3.2.4 Отказ в регистрации домена на основаниях, не предусмотренных Правилами, не допускается.

При отсутствии оснований для отказа Регистратор осуществляет регистрацию домена в течение трех рабочих дней».

На момент приема заявки указанное доменное имя не было зарегистрировано в реестре и подлежало регистрации на данные заявителя в соответствии с Правилами.

Выдержка из Правил:

3.1.3. Поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных настоящими Правилами, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

2.9. Регистратор не вправе самостоятельно принимать решение об удовлетворении претензий третьих лиц на доменное имя. Лицо, полагающее, что администрирование доменного имени его администратором нарушает права этого лица (в частности, права на товарный знак, фирменное наименование, другую интеллектуальную собственность, наименование некоммерческой организации или государственного органа), вправе предъявить претензию администратору, а также обратиться с соответствующим заявлением в суд.

Таким образом, ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», являясь регистратором домена, не несет ответственности за выбор администратором названия домена, а также за информацию, расположенную на домене. Также регистратор не вправе самостоятельно удовлетворять претензии третьих лиц на домен.

Кроме того, аннулирование доменного имени осуществляется Регистратором самостоятельно на основании вступившего судебного решения в пользу истца, поданного к администратору доменного имени (для доменов в зоне .RU и .РФ).

Согласно Положению «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах» (https://cctld.ru/files/pdf/docs/litigations.pdf), являющемся приложением к Правилом и обязательным для исполнения регистратором:

Действия по реализации преимущественного права регистрации домена после вступления в силу судебного акта по существу спора в отношении данного домена осуществляются регистратором на основании судебного акта, вступившего в законную силу, в случае, если в резолютивной части судебного акта содержится:

(1) запрет администратору использовать в доменном имени обозначение, права на которое принадлежат Правообладателю, и (или)

(2) запрет администратору использовать соответствующее доменное имя, и (или)

(3) признание администрирования домена администратором нарушением прав Правообладателя.

Таким образом, регистратор — это юридическое лицо, обеспечивающее техническое функционирование доменного имени. Функция аккредитованного регистратора заключается в занесении информации, содержащейся в заявке Пользователя, в базу доменных имен. При этом, администрирование доменного имени осуществляется указанным пользователем самостоятельно. Ответственность за использование доменного имени, в соответствии с Правилами несет Администратор доменного имени.

В соответствии с Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4 "Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров": Администратор доменного имени не может снять с себя ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак и (или) переложить ее на другое лицо посредством заключения какого-либо договора, в частности так называемого договора об аренде доменного имени.

В соответствии с п. 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта, поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона ""Об информации, информационных технологиях и о защите информации""), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Кроме того, согласно разъяснений, изложенных в пункте 159 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени, может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

По ходатайству истца данные об администраторе доменного имени истребуются у регистратора доменного имени в порядке, предусмотренном статьей 57 ГПК РФ, статьей 66 АПК РФ.

Указанный подход соответствует сложившейся судебной практике, в соответствии с которой, требования Регистратору о пресечении нарушения прав администрированием доменного имени не являются обоснованными.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что ООО «РЕГ.РУ» не является надлежащим ответчиком в рамках указанной категории дел, в связи с чем требования к ООО «РЕГ.РУ» удовлетворению не подлежат.

Кроме того, суд также считает необходимым отметить следующее.

В соответствии с п. 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" Требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в установленной части.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на ответчика.

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 1484, 1487, 1515 ГК РФ, ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 168-170,176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Запретить ФИО2 использовать обозначение «legrand», сходное до степени смешения с товарными знаками ООО "ЛЕГРАН" №425730, №505317 в доменном имени legrand-catalogue.ru.

Взыскать с ФИО2 в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГРАН" государственную пошлину по иску в размере 6 000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.


СУДЬЯ: М.А. Ведерников