Решение от 15 июня 2020 г. по делу № А70-17552/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-17552/2019
г. Тюмень
15 июня 2020 года
Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Макарова С.Л., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску

Индивидуального предпринимателя ФИО1

к МКУ «Тюменьгортранс»

о взыскании 2 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика: Администрация города Тюмени

При участии в заседании:

От Истца: ФИО2 – доверенность от 18.07.2016 года.

От ответчика: ФИО3 – доверенность от 30.01.2020 года.

От третьего лица: ФИО4 – доверенность от 24.12.2019 года.

Протокол вел помощник судьи Мрачковская Е.А.

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился с иском (размер которого уточнен в порядке статьи 49 АПК РФ) к МКУ «Тюменьгортранс» о взыскании 2 000 000 – компенсации за нарушение исключительного права совершенного путем использования изобретения истца, защищенного патентом № 2442217 (приоритет изобретения 17.01.2011)

Исковые требования мотивированы тем, что истец является автором и правообладателем изобретения «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» удостоверенного патентом на изобретение № 2442217 (приоритет изобретения 17.01.2011 года). В 2015 году истец обнаружил, что ответчиком используется изобретением при эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением, в состав которого входят объекты фото – видео фиксации и центр управления дорожным движением, в городе Тюмени без заключения лицензионного соглашения с Патентообладателем. В дальнейшем ответчик стал патентообладателем изобретения, удостоверенного патентом № 2690134 (приоритет изобретения от 30.05.2018 года) «Способ видеонаблюдения за объектами» формула которого содержит все признаки формулы патента истца, т.е. данное изобретение является зависимым.

Истец указывает, что ответчик нарушил права истца путем использования его изобретения без заключения лицензионного соглашения. Кроме того, ответчик продолжает использовать изобретения при эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением, в состав которой входят объекты фото – видео фиксации и центр управления дорожным движением в городе Тюмени.

Ввиду данных обстоятельств, истец требует взыскания с ответчика 2 000 000 рублей в качестве компенсации за нарушение исключительного права.

Ответчик против иска возражает (т.1.л.д.84, т.2, л.д.24) указывая, что является правообладателем патента на изобретение № 2690134 (приоритет изобретения от 30.05.2018 года) «Способ видеонаблюдения за объектами», которое является самостоятельным, принципиально отличным изобретением от способа видеонаблюдения, описанного и удостоверенного патентом на изобретение истца, удостоверенного патентом № 2442217. Так же указывает, что ответчик является некоммерческой организацией, деятельность в сфере системы видеонаблюдения и мониторинга транспортной обстановки не приносит дохода учреждению и в соответствии с пунктом 4 статьи 1359 ГК РФ такая деятельность не является нарушением исключительных прав истца. Ответчик указывает, что при наличии двух патентов на изобретение с одинаковыми, либо эквивалентными признаками, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой, действия обладателя такого патента не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой. Ответчиком так же заявлено о пропуске срока исковой давности, поскольку первое уведомление о недопустимости нарушения прав датировано истцом 13.08.2015 года.

Третье лицо – Администрация города Тюмени поддерживает возражения ответчика. Так же заявляет о недобросовестном поведении истца, поскольку истец не обращался к ответчику с требованием о прекращении использования принадлежащего ему изобретения, а требует взыскания денежной компенсации, которая по своей природе не пресечет неправомерные действия. Более того, истец не оспаривает патент на изобретение ответчика, в обоснование размера заявленных требований ссылается на собственную методику, в которой установил ставки своего изобретения на основании лицензионного соглашения, при этом, 18.09.2018 года, после возникновения приоритета ответчика с 30.05.2018 года и после переписки с ответчиком, истец внес изменения касающиеся использования изобретения, использование которого невозможно без использования охраняемого патентом и имеющего более ранний приоритет изобретения истца. Таким образом, несмотря на действительную возможность изменения собственной методики, истец вносит в нее именно такие изменения, которые наиболее схожи со сложившейся ситуацией. Несмотря на законность обозначенных действий, они по мнению третьего лица, являются проявлением заведомо недобросовестного осуществления истцом своих гражданских прав.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии со статьями 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон. Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что представленные сторонами доказательства указывают на следующие обстоятельства:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (истец) является автором и правообладателем изобретения «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» удостоверенного патентом на изобретение № 2442217 (приоритет изобретения 17.01.2011 года, т.1.л.д.12).

Формула изобретения:

1. Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок, заключающийся в том, что осуществляют наблюдение посредством блоков видеонаблюдения за состоянием объектов, отличающийся тем, что блоки видеонаблюдения (видеокамеры) размещают на транспортных развязках, а полученную информацию от видеокамер по системе передачи данных передают в единый центр мониторинга на центральный пульт приема, регистрации, записи и обработки полученных данных, где данные от видеокамер обрабатывают и подают в эфирную аппаратную вещательной студии, в которой с помощью набора аппаратуры для обработки и анализа полученных данных с центрального пульта приема, регистрации, записи и обработки полученные данные формируют путем, например мультиплексирования и/или квадратирования и выводят на экран конечному пользователю, при этом используют любую из известных систем подачи обработанных данных конечному пользователю, например систему кабельных телеканалов, с помощью которых в режиме реального времени производят наполнение экрана изображениями, которые получают от видеокамер, размещенных на транспортных развязках, причем постоянно или длительными включениями экран монитора конечного пользователя наполняют данными, полученными в режиме реального времени от видеокамер, а каждое окно вывода такой информации на монитор сопровождают титром, обозначающим место расположения источника информации.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что полное заполнение экрана конечного пользователя изображением от указанных источников производят одновременно с совмещением с другой информацией, которую подают посредством телевидения.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что конечное изображение для пользователя формируют и подают посредством определенного телеканала в ту или иную сеть распределения сигнала для получения их конечным пользователем.

13 августа 2015 года индивидуальный предприниматель ФИО1 в лице своего представителя, обратился (т.1.л.д.26) в МКУ «Тюменьгортранс» с уведомлением, что МКУ «Тюменьгортранс» в течение длительного времени использует охраняемое законом изобретение, удостоверенное патентом № 2442217, в связи с чем, предложил в срок до 1 сентября 2015 года обратиться к представителю правообладателя с заявлением о заключении договора о предоставлении права использования изобретения. Настоящим письмом индивидуальный предприниматель ФИО1 запретил МКУ «Тюменьгортранс» использовать изобретение, удостоверенное патентом № 2442217, любым способом, указанным в статье 1358 ГК РФ, в том числе совершать любые действия в отношении любых устройств, при функционировании (эксплуатации) которых осуществляется запатентованный способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок.

01.09.2015 года, МКУ «Тюменьгортранс» в ответ на письмо истца сообщило (т.1, л.д.28) что МКУ «Тюменьгортранс» осуществляет свою деятельность, в том числе по содержанию системы фото - видеофиксации нарушений ПДД, на основании бюджетной сметы и является некоммерческой организацией. Осуществляемая учреждением деятельность в данной сфере не приносит дохода учреждению или городскому округу город Тюмень, а вся мониторинговая информация поступает в КГИБДД УМВД России по Тюменской области. Так же сообщено, что техническими специалистами учреждения проводится сравнительный анализ способа фиксации системы фото - видеофиксации, находящейся на содержании МКУ «Тюменьгортранс», со способом многоканального видеонаблюдения транспортных развязок. Однако, предварительный анализ показал наличие ряда существенных отличий.

30.05.2019 года МКУ «Тюменьгортранс» стало патентообладателем изобретения, удостоверенного патентом № 2690134 (приоритет изобретения от 30.05.2018 года) «Способ видеонаблюдения за объектами» (т.1, л.д.16).

Формула изобретения:

(54) 1. Способ видеонаблюдения за объектами, заключающийся в том, что осуществляют размещение устройств видеонаблюдения на объектах видеонаблюдения, видеонаблюдение за объектами видеонаблюдения посредством устройств видеонаблюдения и передачу видеоинформации от устройств видеонаблюдения на центральный сервер, посредством которого осуществляют вывод видеосигнала в виде видеоизображения объекта на экран устройства пользователя посредством проводной или беспроводной линией связи в режиме реального времени, отличающийся тем, что предварительно разрабатывают карту заданной местности, на которой размещают устройства видеонаблюдения на объектах видеонаблюдения с географически - координатной привязкой к заданной местности, затем вводят разработанную карту заданной местности в программное обеспечение центрального сервера в виде сайта карты заданной местности, с устройства пользователя осуществляют его регистрацию в центральном сервере с программным обеспечением для получения кода доступа на сайт карты заданной местности, по результатам регистрации устройство пользователя получает код доступа в виде комбинации данных, при этом код доступа заносится в базу данных кодов доступа центрального сервера, после чего зарегистрированное устройство пользователя осуществляет запрос в центральный сервер для обеспечения доступа на сайт карты заданной местности, по запросу с устройства пользователя центральный сервер с программным обеспечением осуществляет проверку комбинации данных кода доступа путем сопоставления введенной комбинации данных кода доступа с зарегистрированной комбинацией данных кода доступа и при их совпадении центральный сервер осуществляет доступ устройства пользователя на сайт карты заданной местности, с устройства пользователя осуществляют выбор, по меньшей мере, одного объекта видеонаблюдения и видеонаблюдение за выбранным объектом видеонаблюдения в реальном времени в течение заданной продолжительности времени, а именно: часы или дни или недели или месяцы по видеосигналу, переданному в заданный момент времени, а именно: утром и/или днем и/или вечером и/или ночью с заданного устройства или устройств видеонаблюдения, при этом видеонаблюдение за объектом видеонаблюдения осуществляют с одного или одновременно с нескольких устройств пользователя.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно размещают на карте заданной местности светофоры.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют изменение режима работы светофора на заданном объекте в режиме реального времени.

27 сентября 2019 года истец обратился к ответчику с претензией (т.1.л.д.37) в которой указано, что с учетом того, что ответчиком были проигнорированы уведомления истца о запрете использования изобретения, использование изобретения не прекращено, а так же о необходимости заключения договора, истец полагает справедливой компенсацией сумму 5 000 000 рублей, которая должна быть уплачена в течение 10 дней со дня получения уведомления.

В ответе на претензию ответчик сообщил (т.1.л.д.40) что МКУ »Тюменьгортранс» является правообладателем патента изобретения, удостоверенного патентом № 2690134 (приоритет изобретения от 30.05.2018 года) «Способ видеонаблюдения за объектами», который является самостоятельным, принципиально отличным изобретением от способа видеонаблюдения, описанного и удостоверенного патентом на изобретение № 2442217 ФИО1

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1349 ГК РФ объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным этим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к промышленным образцам.

В соответствии со статьей 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии со ст. 1358.1 ГК РФ 1. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом. Зависимым изобретением, в частности, является изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение. Изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, также являются зависимыми, если формула такого изобретения или такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа. 2. Изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

Пунктом 125 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при наличии двух патентов с разными датами приоритета, выданных на идентичные изобретения, полезные модели и промышленные образцы либо на изобретения, отличающиеся только эквивалентными признаками, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. Если в независимом пункте формулы патента ответчика, помимо всех признаков независимого пункта формулы патента истца (для изобретений также эквивалентных), имеются и иные признаки, то изобретение, полезная модель или промышленный образец ответчика с учетом пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ являются зависимыми, а следовательно, в силу пункта 2 данной статьи действия ответчика по использованию патента истца без согласия последнего (даже если он одновременно использует свой патент) могут быть признаны нарушением исключительного права истца вне зависимости от того, был ли патент ответчика признан недействительным в установленном порядке.

Согласно ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Суд определением от 10 декабря 2019 года (т.2, л.д.56) назначил экспертизу, её проведение поручено ООО «ПатентВолгаСервис», эксперт: патентный поверенный ФИО5.

Перед экспертом поставлены следующие вопросы:

- возможно ли использование изобретения по патенту № 2690134 (приоритет изобретения от 30.05.2018) «Способ видеонаблюдения за объектами», без использования охраняемого патентом изобретения № 2442217 (приоритет изобретения 17.01.2011) «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок».

- использован ли каждый из признаков изобретения по патенту № 2442217 «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок», обозначенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения (или признак, эквивалентный ему), в изобретении по патенту № 2690134.

- использован ли каждый из признаков изобретения по патенту № 2442217 «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок», обозначенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения (или признак эквивалентный ему) в процессе эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением МКУ «Тюменьгорстранс».

Первоначальный срок проведения экспертизы установлен до 29 января 2020 года. В указанный срок экспертиза не проведена. В определении суда от 10 декабря 2020 года, эксперту было предписано ознакомиться с материалами дела. Однако, к дате окончания первоначального срока проведения экспертизы, эксперт с материалами дела не ознакомился.

24 января 2020 года (т.е. за 5 дней до истечения срока проведения экспертизы) от эксперта поступило ходатайство о направлении в его адрес судебного дела и продлении срока проведения экспертизы. Ходатайство мотивировано тем, что эксперт находится в городе Саратове и не имеет возможности выехать в г.Тюмень, для ознакомления с материалами дела.

Пунктом 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 разъяснено, что после приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы суд решает вопросы о замене эксперта, о привлечении к производству экспертизы другого эксперта, об отводе эксперта, о предоставлении эксперту дополнительных материалов, о постановке перед экспертом дополнительных вопросов, об отмене разрешения участвующему в деле лицу присутствовать при производстве экспертизы, о продлении срока проведения экспертизы без возобновления производства по делу.

Рассмотрев ходатайство эксперта о направлении в его адрес судебного дела, судом определением от 30 января 2020 года ходатайство отклонено в силу следующего: в соответствии с частью 3 статьи 55 АПК РФ эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов. В соответствии с пунктом 2.3 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций), утвержденной постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 100, сведения, содержащиеся в судебных делах и служебных документах (их проектах), помимо публикуемых на сайте арбитражного суда в открытом доступе, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями должностных лиц, работающих с этой информацией.

Доступ к материалам судебных дел и содержащейся в них информации осуществляется в порядке, определенном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Разглашение сведений, содержащихся в судебных делах и служебных документах, за рамками процессуальных действий не допускается.

В соответствии с абзацем 2 пункта 10.16 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций), утвержденной постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 100 судебное дело целиком направлению в экспертное учреждение не подлежит. Суд направляет в экспертное учреждение лишь те документы, по которым необходимо провести экспертизу.

При изложенных обстоятельствах суд, не имел оснований для удовлетворения ходатайства эксперта в части направления в его адрес судебного дела.

В свою очередь, суд счел необходимым предоставить эксперту дополнительное время для ознакомления с материалами дела и составления экспертного заключения и продлил срок проведения экспертизы до 26 февраля 2020 года.

31 января 2020 года эксперт направил в адрес суда еще одно письмо (т.2, л.д.63) с требованием выслать в его адрес документы дела, по которым необходимо провести экспертизу. К таким документам отнес любые документы, содержащие сведения о процессе эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением МКУ «Тюменьгортранс», в том числе схемы и описания системы.

В материалы дела поступило экспертное заключение по первым двум поставленным вопросам (т.2, л.д.91-110).

Вывод по первому вопросу: Использование изобретения по патенту РФ № 2690134 «Способ видеонаблюдения за объектами» без использования изобретения по патенту РФ № 2442217 «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» невозможно.

Вывод по второму вопросу: В изобретении по патенту РФ № 2690134 использован каждый из признаков изобретения по патенту РФ № 2442217 «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок», приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения».

В отношении третьего вопроса, экспертом указывается на невозможности дать заключение по вопросу 3 до предоставления эксперту для проведения экспертизы материалов дела, характеризующих устройство и процесс эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением МКУ «Тюменьгортранс». При этом эксперт не отказывается от проведения экспертизы по указанному вопросу.

В ходе обсуждения со сторонами судом данных обстоятельств в судебном заседании 27 февраля и 5 марта 2020 года, представители МКУ «Тюменьгортранс» сообщили о готовности направить все необходимые документы эксперту для ответа на третий вопрос. Так же поясняли, что в том случае если эксперту необходимо будет лично ознакомиться с работой части системы, что находится в распоряжении ответчика, препятствий к этому не имеется. Так же лицами участвующими в деле была выражена консолидированная позиция относительно того что не целесообразно заменять эксперты в части ответа на третий вопрос и просили предоставить возможность эксперту исследовать и дать ответ на третий вопрос.

Определением от 5 марта 2020 года судом продлен срок проведения экспертизы до 1 апреля 2020 года. Судом МКУ «Тюменьгортранс» предписано незамедлительно направить эксперту (в том числе с использованием электронной почты эксперта: patentvolga@mail.ru) документы, характеризующих устройство и процесс эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением МКУ «Тюменьгортранс», в том числе схемы и описание этой системы. В том случае, если эксперту необходимо будет лично ознакомиться с работой части системы, что находится в распоряжении ответчика, препятствий к этому не чинить. Судом эксперту предписано в срок до 2 апреля 2020 года, предоставить в материалы дела экспертное заключение.

При этом судом указано, пунктом 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 разъяснено, что после приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы суд решает вопросы о замене эксперта, о привлечении к производству экспертизы другого эксперта, об отводе эксперта, о предоставлении эксперту дополнительных материалов, о постановке перед экспертом дополнительных вопросов, об отмене разрешения участвующему в деле лицу присутствовать при производстве экспертизы, о продлении срока проведения экспертизы без возобновления производства по делу. В свою очередь пунктом 11 указанного Постановления Пленума ВАС РФ от 4.04.2014 года № 23 разъяснено, что лица, участвующие в деле, не вправе предоставлять непосредственно эксперту без участия суда материалы и документы для производства судебной экспертизы.

По смыслу приведенных разъяснений и норм действующего арбитражного процессуального законодательства передача документов в экспертного учреждения осуществляется только под контролем суда, определяющего их состав и полноту, а также исключающего возможные злоупотребления со стороны заинтересованных в проведении экспертизы лиц.

В данном случае суд счел, что в рамках судебного контроля над производством экспертизы, необходимо указание суда о представлении МКУ «Тюменьгортранс» эксперту документов, характеризующих устройство и процесс эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением МКУ «Тюменьгортранс», в том числе схемы и описание этой системы.

Копии всех ранее представленных в дело материалов технического и иного характера, ответчиком были направлены эксперту по указанию и под контролем суда, согласно определения от 5 марта 2020 года, на что указывает поступившее эксперту письмо ответчика (т.6, л.д.5).

В материалы дела поступило экспертное заключение по первым двум поставленным вопросам (т.2, л.д.91-110).

Вывод по первому вопросу: Использование изобретения по патенту РФ № 2690134 «Способ видеонаблюдения за объектами» без использования изобретения по патенту РФ № 2442217 «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» невозможно.

Вывод по второму вопросу: В изобретении по патенту РФ № 2690134 использован каждый из признаков изобретения по патенту РФ № 2442217 «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок», приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения».

В отношении третьего вопроса, экспертом указывается на невозможности дать заключение по вопросу 3 до предоставления эксперту для проведения экспертизы материалов дела, характеризующих устройство и процесс эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением МКУ «Тюменьгортранс».

20 марта 2020 года экспертом направлено в адрес суда письмо (т.6, л.д.1-2) следующего содержания:

«Во исполнение определения суда от 05.03.2020 г. ответчиком (МКУ «Тюменьгортранс») в адрес эксперта по электронной почте были направлены документы для проведения исследования по вопросу 3, поставленному перед экспертом судом (письмо с вложениями прилагается).

Экспертом проведено исследование указанных документов.

Установлено:

1. Представлена документация на 236 страницах: контракты (2 стр.), том 2.1 (32 стр.), том 3.5 (2 стр.), том 3.6 (не содержит ни одной страницы), том 3.7 (61 стр.), том 4 (15 стр.), том 4.001 (19 стр.), том 6 (37 стр.), том 6.047 (29 стр.), том 7.01 (13 стр.), том 7.02 (21 стр.), том 8 (34 стр.).

2. В состав представленной документации входят отдельные фрагменты хозяйственных договоров и технической проектной документации.

3. Проектная документация относится к деятельности лиц, не являющихся сторонами по рассматриваемому делу: Департамент по транспорту и связи Администрации города Тюмени и ЗАО «Бизнес Медиа Коммуникации». В какой мере эта документация характеризует автоматизированную систему управления дорожным движением, эксплуатируемую МКУ «Тюменьгортранс», не ясно.

4. Большая часть представленной документации в принципе непригодна для сопоставления с изобретением Истца по патенту № 2442217, поскольку относится к тем частям автоматизированной системы управления дорожным движением, которые в изобретении не рассматриваются. Например, приведены два тома технической документации (том 7.01 и том 7.02), содержащие чертежи и спецификации металлических конструкций опор и кронштейнов, что никоим образом не связано с сущностью изобретения. То же самое можно сказать и о других представленных документах.

5. Прочая документация не содержит достаточной информации для суждения о наличии либо отсутствии в автоматизированной системе управления дорожным движением МКУ «Тюменьгортранс» каждого признака изобретения, приведённого в независимом пункте формулы по патенту № 2442217.

6. Кроме того, необходимо учесть следующее. Несмотря на указание в определении суда от 05.03.2020 г., что по смыслу пункта 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 г. № 23 и норм действующего арбитражного процессуального законодательства контроль суда над передачей документов эксперту предполагает определение судом их состава и полноты, указанное действие судом не проводилось. Документы предоставлены эксперту не через суд, а непосредственно Ответчиком. Ни суд, ни Истец с составом и содержанием этих документов не знакомились, их пригодность для проведения экспертизы не оценивали. В связи с этим подготовка заключения на основе таких документов была бы со стороны эксперта нарушением законодательства об экспертной деятельности.

На основании изложенного, эксперт сообщает о невозможности дать заключение по вопросу 3 на основании представленных документов.

Поскольку все представленные эксперту доказательства им исследованы, по вопросам 1 и 2 дано заключение, а по вопросу 3 дача заключения невозможна, считаю экспертное исследование завершённым».

Оценивая данное содержание письма эксперта, суд руководствуется следующим:

В соответствии со ст. 55 АПК РФ эксперт вправе, с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а также в случае если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения.

Как было указано выше, судом неоднократно продлялись процессуальные сроки проведения экспертизы с целью представления эксперту возможности ознакомиться со всеми имеющимися материалами дела. Эксперт данным правом не воспользовался. Впоследствии, под контролем суда, в его адрес были направлены все имеющиеся в деле документы, связанные с устройством и процессом эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением МКУ «Тюменьгортранс».

В итоге эксперт сообщил о невозможности дать заключение по вопросу 3.

При этом, суд отклоняет довод эксперта, изложенный в письме от 20 марта 2020 года о том что документы для ответа на третий вопрос предоставлены эксперту не через суд, а непосредственно ответчиком и ни суд, ни истец с составом и содержанием этих документов не знакомились, поскольку данные документы в деле имеются, а направление ответчиком в адрес эксперта документов по указанию суда и в соответствии с определением от 5 марта 2020 года как раз и является элементом судебного контроля над представлением документов назначенному судом эксперту.

Ответчиком, в опровержение вывода эксперта по 1 и 2 вопросам в материалы дела представлена рецензия (т.3.л.д.10-27) составленная патентным поверенным ФИО6

Выводы рецензии (т.3, л.д.27) следующие:

- использование изобретения «Способ видеонаблюдения за объектами» по патенту РФ № 2690134 без использования изобретения по патенту РФ № 2442217 «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» возможно.

- каждый из признаков изобретения по патенту РФ № 2442217 «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок», обозначенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения (или признак, эквивалентный ему), не использован в изобретении «Способ видеонаблюдения за объектами» по патенту РФ № 2690134

и, как следствие, каждый из признаков изобретения по патенту РФ № 2442217 «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок», обозначенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения (или признак, эквивалентный ему), не использован в процессе эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением МКУ «Тюменьгортранс».

В связи с отсутствием ответа по вопросу 3 назначенной экспертизы, а так же представлением ответчиком рецензии на экспертное заключение, сторонами о проведении повторной либо дополнительной экспертизы не заявляется.

Судом приняты исчерпывающие меры для предоставления сторонам возможности представления доказательств по настоящему делу и суд считает необходимым рассмотреть дело по имеющимся доказательствам.

В отношении обстоятельств зависимости изобретения ответчика, удостоверенного патентом № 2690134 (приоритет изобретения от 30.05.2018 года) «Способ видеонаблюдения за объектами» от изобретения истца «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» удостоверенного патентом на изобретение № 2442217 (приоритет изобретения 17.01.2011 года) в материалах дела имеются два доказательства с противоположными выводами: экспертное заключение с ответами на вопрос 1 и 2 , составленное патентным поверенным ФИО5 и рецензия, составленная патентным поверенным ФИО6.

В соответствии с частью 2 ст. 87 АПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

В силу пункта 12 постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" согласно положениям частей 4 и 5 статьи 71 АПК РФ заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами.

В соответствии с частью 2 статьи 87 АПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Как разъяснил Президиум ВАС РФ в постановлении от 09.03.2011 N 13765/10 по делу N А63-17407/2009, судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания.

Из буквального толкования приведенных выше норм права в совокупности с рекомендациями, изложенными в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", следует, что проверка достоверности заключения эксперта слагается из нескольких аспектов: компетентен ли эксперт в решении вопросов, поставленных перед экспертным исследованием, не подлежит ли эксперт отводу по основаниям, указанным в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации, соблюдена ли процедура назначения и проведения экспертизы, соответствует ли заключение эксперта требованиям, предъявляемым законом.

Основания несогласия с экспертным заключением должны складываться при анализе данного заключения и его сопоставления с иной доказательственной базой.

Из материалов дела следует что эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо неверного заключения, экспертом изложены ясные выводы по вопросам, требующим специальных познаний, поставленным судом на разрешение. То обстоятельство, что экспертом сообщено о невозможности ответа на вопрос № 3, не снижает доказательственного значения экспертного заключения, поскольку в силу пункта 4 статьи 1358 ГК РФ при зависимости изобретения ответчика от изобретения истца, это в любом случае ведет к его использованию ответчиком при эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением МКУ «Тюменьгорстранс».

Т.е. на основании ответов на первые два вопроса, суд имеет возможность разрешения данного спора.

Оценивая рецензию на экспертное заключение, составленную патентным поверенным ФИО6 суд, имея ввиду необходимость учета уровня компетенции эксперта, в том числе учитывает то обстоятельство, что эксперт – патентный поверенный ФИО5 имеет опыт экспертной работы с 2002 года, патентный поверенный ФИО6 является патентным поверенным с 1996 года (т, 3л.лд. 51).

Таким образом, оба патентных поверенных имеют значительный стаж деятельности в данной сфере.

Вместе с тем, патентный поверенный ФИО6 проходила повышение квалификации в 1999 году (т.3, л.д.55), а ФИО5 в 2000 году (т,2, л.д.108) и в 2016 9 т.2, л.д.109).

Так же учитывает, что в экспертном заключении патентного поверенного ФИО5, учтено (оборотная сторонами листа дел 102, том 2) что в описании изобретения ответчика имеется указание на то, что изобретение истца является прототипом относительно изобретения ответчика (т, л.д.17). В рецензии патентного поверенного ФИО6 о данном обстоятельстве умалчивается.

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу, что истцом в рамках настоящего дела доказано, а ответчиком надлежащими доказательствами не опровергнуто, что изобретение ответчика, удостоверенное патентом на изобретение № 2690134 (приоритет изобретения от 30.05.2018 года) «Способ видеонаблюдения за объектами», является зависимым от изобретения истца, удостоверенного патентом № 2442217 (приоритет изобретения 17.01.2011 года) и используется им без согласия истца.

Вместе с тем, в настоящем деле, установление данного обстоятельства не является единственно достаточным для взыскания в пользу истца компенсации.

В соответствии со ст. 1359 ГК РФ не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода.

Ответчик указывает на то обстоятельство, что является некоммерческой организацией, деятельность которой не связана с получением дохода.

Учреждения, являясь некоммерческими организациями (подпункт 8 пункта 3 статьи 50 ГК РФ), к числу которых относится и ответчик, наделены правом осуществления деятельности, приносящей доход, если это предусмотрено их уставами (пункт 4 статьи 1359 ГК РФ).

Как следует из п. 1.12 устава ответчика следует, что Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, для достижения цели, ради которой оно создано, при условии, что такие виды деятельности названы в Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, поступают в бюджет города Тюмени и являются его доходом.

Согласно п. 3.1.2 Устава Учреждение вправе оказывать услуги, выполнять работы по тарифам, установленным в соответствии с муниципальными правовыми актами города Тюмени, а также привлекать на договорных началах и использовать объекты интеллектуальной собственности, имущество и неимущественные права граждан и юридических лиц (п. 3.1.3 Устава).

Таким образом, несмотря на то обстоятельство, что ответчик является некоммерческой организацией, при осуществлении деятельности, предусмотренной уставом, он вправе извлекать доход, так как оказывает услуги и выполняет работы по тарифам, установленным в соответствии с муниципальными правовыми актами города Тюмени. Уставом Ответчика предусмотрена возможность использования объектов интеллектуальной собственности на договорных началах.

Однако, имеющиеся в материалах дела муниципальные контракты (т.1, л.д.98-132), и отчеты о выполнении (реализации) программ, на которые ссылается истец, не свидетельствуют что в бюджет города Тюмени, либо ответчику поступал доход от установки и использования оборудования (АСУДД), использование которого влечет использование изобретения истца.

Напротив, указанные документы свидетельствуют о том, что ответчик нес затраты на внедрение указанной системы, а не получал от её использования прибыль либо иной доход.

Иными материалами дела, указанные обстоятельства не опровергаются.

Суд считает, что материалы дела не подтверждают доводы истца о том, что положения статьи 1359 ГК РФ не применимы в настоящем деле.

Рассмотрев заявление ответчика о пропуске срока исковой давности, суд руководствуется следующим.

Согласно ст. 199,200 ГК РФ требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами.

Срок исковой давности, о взыскании компенсации за использование зависимого изобретения не может начать течь ранее того момента, когда ответчик стал патентообладателем зависимого изобретения, удостоверенного патентом № 2690134 (приоритет изобретения от 30.05.2018 года) «Способ видеонаблюдения за объектами», т.е. ранее чем 30.05.2018.

Истец обратился с иском 03.10.2019 года. К указанной дате трехлетний срок не истек.

При изложенных обстоятельствах, суд отклоняет доводы ответчика о пропуске срока исковой давности.

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса РФ при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

В результате оценки обстоятельств дела и представленных доказательств, определения законов и иных нормативных актов, подлежащих применению в данном деле и установления прав и обязанностей лиц участвующих в деле, суд приходит к выводу о том, что иск не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167, 170-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

В иске отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Восьмой арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня изготовления решения в полном объеме.

Судья

Макаров С.Л.