Решение от 8 февраля 2019 г. по делу № А14-22954/2018

Арбитражный суд Воронежской области

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

г. Воронеж Дело № А14-22954/2018

« 8 » февраля 2019 г.

Резолютивная часть решения оглашена 25 января 2019 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Щербатых И.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ», г. Электросталь, Московская область, ОГРН <***>, ИНН <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «Дорохин», с. Новая Усмань, Новоусманский район, Воронежская область, ОГРН <***>, ИНН <***>,

о взыскании 200000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 473042,

третье лицо индивидуальный предприниматель ФИО2, г.Электросталь, Московская область, ОГРНИП 312505305500019, ИНН <***>

при участии в заседании:

от истца – не явился, надлежаще извещен,

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности б/н от 16.01.2019, паспорт 2017 066724, выдан 18.04.2017,

третье лицо - не явилось, надлежаще извещено,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (далее – истец, ООО «РУСМАШ») обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Дорохин» (далее – ответчик, ООО «Дорохин») о взыскании 200000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 473042, а также 647 руб. 90 коп. судебных расходов по оплате почтовых услуг, 7000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Определением суда от 06.11.2018 исковое заявление ООО «РУСМАШ» принято судом к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Материалы дела размещены в электронном виде на официальном сайте Арбитражного суда Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном законом порядке.

В соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) лицам, участвующим в деле, были направлены определения о принятии искового заявления и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства. ООО «РУСМАШ» и ООО «Дорохин» о принятии заявления в порядке упрощенного производства извещены согласно статье 123 АПК РФ. Материалы дела размещены в электронном виде на официальном сайте Арбитражного суда Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном законом порядке.

От ответчика 27.11.2018 в арбитражный суд поступил отзыв на исковое заявление, в котором ответчик возражал против иска, ссылаясь на то, что истец в исковом заявлении указывает на наличие противоречащих обстоятельств – наличие явных и существенных различий в полиграфии упаковки товара и в то же время, сходства до степени смешения изображения на упаковке с товарным знаком истца; также ответчик полагал заявленную сумму компенсации завышенной и несоразмерной характеру нарушения и степени вины ответчика, полагал недоказанной размер компенсации, рассчитанной только на основании представленного истцом лицензионного договора № 2 от 01.03.2016.

В арбитражный суд 05.12.2018 поступили ходатайство истца о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств; ходатайство истца о рассмотрении дела по общим правилам искового производства в связи с заявлением истцом ходатайства о привлечении к участию в деле третьего лица и для выяснения дополнительных доказательств и исследования дополнительных обстоятельств; ходатайство истца о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуального предпринимателя ФИО2 (г. Электросталь, Московская область, ОГРНИП 312505305500019, ИНН <***>), осуществляющим на основании лицензионного договора № 2 от 01.03.2018 с истцом, подготовку и выпуск упаковки товара истца; ходатайство ИП ФИО4 о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств; пояснения ИП ФИО4

От истца 10.12.2018 в арбитражный суд также поступили возражения на отзыв ответчика и ходатайство об истребовании у ответчика дополнительных доказательств по делу, подтверждающих факт приобретения контрафактного товара у третьих лиц.

Определением суда от 12.12.2018 на основании статей 65, 51, 159, 184, 185, 227, 228 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – третье лицо, ИП ФИО2), к материалам дела приобщены представленные дополнительные доказательства, осуществлен переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, предварительное судебное заседание и судебное разбирательство по делу назначены на 21.01.2018.

От третьего лица ИП ФИО2 11.01.2019 в арбитражный суд поступили дополнения к отзыву на исковое заявление.

От истца 11.01.2019 в арбитражный суд поступило ходатайство о приобщении дополнительных доказательств – актов от 03.08.2018.

От истца 10.12.2018 в арбитражный суд также поступили возражения на отзыв ответчика и ходатайство об истребовании у ответчика дополнительных доказательств по делу, подтверждающих факт приобретения контрафактного товара у третьих лиц.

От истца и третьего лица ИП ФИО2 21.01.2018 в арбитражный суд поступили заявления о рассмотрении дела в предварительном судебном заседании в их отсутствии.

В предварительное судебное заседание 21.01.2018 истец, третье лицо ИП ФИО2 не явились. На основании статьи 1376 АПК РФ предварительное судебное заседание проводилось в отсутствие истца и третьего лица.

В предварительном судебном заседании 21.01.2018 при рассмотрении ходатайства истца об истребовании от ответчика документов, подтверждающих приобретение контрафактного товара у третьих лиц, представитель ответчика пояснил, что ответчик не располагает истребуемыми документами, поскольку была закуплена пробная партия товара в количестве пяти единиц товара, документы на передачу указанного товара не оформлялись, товар был оприходован.

На основании статей 64, 65, 66, 67, 75, 135, 136 АПК РФ протокольным определением суда ходатайство истца об истребовании доказательств оставлено без удовлетворения.

С учетом мнения ответчика на основании статьи 137 АПК РФ судом вынесено определение об окончании подготовки дела к судебному разбирательству и переходе к судебному разбирательству в суде первой инстанции. На основании статьи 156 АПК РФ судебное заседание проводилось в отсутствие истца и третьего лица.

На основании статьи 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв до 25.01.2019 в целях предоставления возможности истцу и третьему лицу обеспечить явку полномочных представителей.

В судебном заседании 25.01.2019 ответчик возражал против иска, по основаниям, приведенным в отзыве на исковое заявление.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «РУСМАШ» по свидетельству Российской Федерации № 473042, зарегистрированного 17.10.2012 с приоритетом от 13.09.2011 в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, включающего двигатели, в том числе их составные части, в частности натяжители цепи двигателя.

Указанные обстоятельства подтверждается представленными истцом копиями свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 473042 и зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности сведений в отношении указанного товарного знака.

По утверждению истца, 02.08.2018 в магазине «Автозапчасти», расположенном по адресу: <...>, в котором осуществляет предпринимательскую деятельность ответчик, представителем истца дважды был приобретен товар – автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ», на котором имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца.

В подтверждение указанного обстоятельства истцом представлены:

- копии расходных накладных № 21886 и № 21888 от 02.08.2018 в которых указаны наименовании поставщика – ООО «Дорохин», проставлен угловой штамп содержащий сведения об ООО «Дорохин», ОГРН <***>, ИНН <***>, юридическом адресе последнего, наименование товара – натяжитель цепи ВАЗ-2101-07 автомат, цена – 550 руб., имеется подпись продавца;

- видеозаписи момента приобретения товара;

- спорный товар в количестве двух единиц.

Реализация спорного товара была произведена в торговом помещении, используемом ответчиком, неустановленным лицом, выполняющим функции продавца, с выдачей расходных накладных № 21886 и № 21888 от 02.08.2018.

Указанные обстоятельства приобретения спорного товара, его внешний вид, а также выдача продавцом расходных накладных подтверждаются представленной истцом видеозаписью момента приобретения товаров.

Истцом также представлено заключения исследования комиссии № 01/08/2018 от 04.08.2018 и № 02/08/2018 от 05.08.2018, содержащее описание спорного товара и его упаковки в сравнении с оригинальной продукцией производителя.

Из представленной истцом копии лицензионного договора № 2 от 01.03.2016, заключенного между ООО «РУСМАШ» (лицензиар) и ИП ФИО2 (лицензиат) следует, что истец предоставил третьему лицу ФИО2 на срок действия договора с даты заключения договора до 13.09.2021 неисключительную лицензию на территории Российской Федерации на использование товарных знаков по свидетельствам № 473042 (зарегистрирован 17.10.2012) и № 561554 (зарегистрирован 11.01.2016) в отношении всех товаров 12 класса МКТУ (пункты 1.2, 2.1, 10.3).

Согласно пунктам 3.1 – 3.3 договора лицензиат обязуется использовать товарный знак лицензиара на согласованных сторонами образцах товара лицензиата; лицензиат обязан обеспечить соответствие качества изготавливаемых товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемых Техническими регламентами на изготавливаемые товары и всем требованиям государственных органов Российской Федерации; качество товаров, изготавливаемых лицензиатом, должна быть не ниже качества товаров лицензиара. Согласно пункту 3.9 договора лицензиат вправе наносить товарный знак на производимые и реализуемые лицензиатом рекламные материалы и материалы информационного характера, связанные с реализуемым лицензиатом товаром.

В соответствии с пунктом 4.1 договора лицензиат обязуется уплачивать фиксированное вознаграждение за использование товарного знака № 473042 в размере 100000 руб. за каждые 12 месяцев действия договора, за использование товарного знака № 561554 в размере 100000 руб. за каждые 12 месяцев действия договора,

Согласно приложению к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 473042 лицензионный договор зарегистрирован 26.05.2016.

Из представленной истцом копии платежного поручения № 14 от 08.02.2018 усматривается, что ИП ФИО2 уплатил ООО «РУСМАШ» 200000 руб. по лицензионному договору № 2 от 01.03.2016.

Из представленного третьим лицом ИП ФИО2 отзыва на исковое заявление с дополнением и приложенной бухгалтерской справки по исполнению лицензионного договора № 2 от 01.03.2016 следует, что в рамках упомянутого лицензионного договора в период 2014 – 2017 годы ИП ФИО4 занимался выпуском только для истца упаковки товара содержащей наименование товара, фирменный стиль и одного или нескольких товарных знаков истца на упаковки, а также размещением на (в) упаковке специальных контрольных стикеров; выпуск упаковки для иных потребителей не осуществлялся; ИП Новиков реализацией готовой продукции – аватоматические натяжители цепи «ПИЛОТ» - не занимался.

Согласно пояснениям третьего лица ИП ФИО5, заключенный между истцом и третьим лицом лицензионный договор № 2 от 01.03.2016, предназначен для контроля объема выпускаемой оригинальной продукции с использование стикеров системы «DAT», а также для контроля качества выпускаемой упаковки, согласованного размещения товарных знаков истца, с целью выявления подделок.

Из представленных истцом копий претензий от 04.08.2018 № 1/2/8/2018, от 05.08.2018 № 2/2/8/18, квитанций ФГУП «Почта России» от 06.08.2018, описей вложения следует, что истец обращался к ответчику с досудебной претензией.

Доказательств ответа на претензию ответчик не представил.

Ссылаясь на то, что, осуществляя реализацию контрафактного товара, содержащего на упаковке изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, зарегистрированным под № 473042, ответчик допустил нарушение принадлежащих истцу исключительных прав на упомянутый товарный знак, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев представленные по делу материалы и исследовав их, обозрев представленные истцом видеозапись, спорный товар, заслушав пояснения ответчика, арбитражный суд полагает иск неподлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии со статьей 1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если нормами ГК РФ не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков).

Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 473042 и зарегистрированными Федеральной службой по интеллектуальной собственности сведениями в отношении указанного товарного знака подтверждается, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак № 473042, зарегистрированный 17.10.2012 с приоритетом от 13.09.2011 в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, включающего двигатели, в том числе их составные части, в частности натяжители цепи двигателя.

Указанный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде изображения силуэта лошадиной головы и передних ног и расположенного слева от него изображения шестеренки с размещенным по диаметру внутренней окружности словесным обозначением «РУСМАШ».

Доказательств наличия у ответчика права на использование товарного знака, зарегистрированного под № 473042 не представлено.

Представленными истцом в материалы дела доказательствами (расходными накладными № 21886 и № 21888 от 02.08.2018, видеозаписью) подтверждается факт реализации 02.08.2018 в торговой точке, принадлежащей ответчику, автоматических натяжителей цепи ВАЗ-2101-07.

Факт продажи спорного товара ответчик не оспаривает.

В этой связи, суд приходит к выводу о доказанности истцом факта реализации ответчиком спорного товара.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 2 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, а также положениям статьи 494 ГК РФ использованием исключительных прав является предложение к продаже (продажа) товара, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу.

Как следует из представленных истцом заключений исследования комиссии № 01/08/2018 от 04.08.2018 и № 02/08/2018 от 05.08.2018 упаковочная коробка спорного товара имеет внешние признаки схожести формы, размеров, изображений, нанесенного текста, но имеется отличия от оригинальной упаковки по качеству полиграфической печати, цветовой гамме изображений, размерам букв в текстовых надписях, оттенкам цветов; на верхней и передней сторонах упаковочной коробки спорного товара имеются изображения, сходные с товарным знаком № 473042; на передней стороне упаковочной коробки находится стикер системы бренд-контроля DAT, на котором под защитным слоем нанесен цифровой код, проверка указанного кода путем SMS-сообщений подтверждает получение сообщений о подделке товара; имеются также отличия в самом спорном товаре и оригинальных изделиях: в способе заделке храповика, формы оси храповика, отсутствия следов термообработки толкателя, методов обработки штока, форме механизма фиксации штока и др.

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Обозрев обозначения, размещенные на упаковке спорного товара, в виде силуэта головы лошади, шестеренки словесного обозначения «РУСМАШ», суд приходит к выводу о том, что указанные обозначения тождественны с товарным знаком, зарегистрированным за № 473042, принадлежащим истцу, поскольку совпадают фонетический и графический признаки словесного обозначения, а также совпадают графические элементы.

Спорный товар относится к 12-му классу Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, включающего двигатели, в том числе их составные части, в частности натяжители цепи двигателя.

Доказательств наличия у ответчика права на использование товарного знака, зарегистрированного под № 473042, не представлено.

Таким образом, нарушение ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав на товарный знак в форме распространения товара доказано и не опровергнуто ответчиком.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ в отношении товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пунктах 43.2 и 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В обоснование заявленного размера компенсации в 200000 руб. истец сослался положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и на наличие заключенного между ним и третьим лицом ИП ФИО4 лицензионного договора № 2 от 01.03.2016, указывая, что стоимость такого права составляет 100000 руб. за каждый товарный знак.

По смыслу положений пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель, самостоятельно распоряжаясь принадлежащими ему правами, определяет вид компенсации, при этом суд по своей инициативе не вправе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Вместе с тем в силу положений статьи 65 АПК РФ в рассматриваемом споре бремя доказывания соответствия взыскиваемого размера компенсации стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возлагается на истца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Исследовав представленный истцом лицензионный договор № 2 от 01.03.2016, представленные третьи лицом ИП ФИО2 документы и пояснения, суд приходит к выводу о том, что лицензионный договор № 2 от 01.03.2016 не может подтверждать цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, поскольку ИП ФИО2 во исполнение указанного лицензионного договора фактически лишь изготавливает по заказу истца – правообладателя упаковку к товару, производимому истцом, по согласованному сторонами макету размещает на упаковке товарные знаки истца, стикеры системы контроля, но не использует принадлежащий истцу товарный знак, зарегистрированный под № 473042, в порядке неисключительной лицензии.

Иных доказательств, свидетельствующих о соответствии заявленного размера компенсации цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, истец не представил.

В этой связи суд приходит к выводу о недоказанности истцом заявленного размера компенсации.

При таких обстоятельствах, исходя из заявленных требований и представленных доказательств, в иске надлежит отказать.

На основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы относятся на истца.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 180, 181, 229 АПК РФ, пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской области.

Судья И.А. Щербатых