Решение от 25 января 2021 г. по делу № А56-49696/2020

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-49696/2020
25 января 2021 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 19 января 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 25 января 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Герасимова М.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО "Юниконт СПБ" (адрес: 192174, Санкт-Петербург, ул. Кибальчича д. 26, лит. Е, ИНН <***>, ОГРН <***>)

к 1) ООО "ТЕХНОГРАВ" (адрес: 195273, Санкт-Петербург, пр. Пискаревский д. 63 лит. А оф. 641, ИНН <***>, ОГРН <***>)

2) ООО «АДВ-сервис» (адрес: 196084, Санкт-Петербург, ул. Цветочная д. 16 лит. П пом. 4,6, ИНН <***>, ОГРН <***>)

3) ООО «Перфоманс групп» (адрес: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр. д. 8 лит. А ч.п. 13Н, ИНН <***>, ОГРН <***>)

третьи лица: 1) ООО «НПК Морсвязьавтоматика»

2) ООО «НПО Юнимаш»

о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании 3 000 000 руб.

при участии:

- от истца: представитель ФИО2 по доверенности от 05.03.2020;

- от ответчиков: 1) представитель ФИО3 по доверенности от 23.07.2020 2) представитель ФИО4 по доверенности от 05.11.2020; 3) представитель ФИО5 по доверенности от 12.01.2021, генеральный директор ФИО6;

- от третьих лиц: 1) представитель ФИО7 по доверенности от 23.04.2019; представитель ФИО8 по доверенности от 20.07.2020; 2) ФИО9 по доверенности от 20.10.2020;

установил:

ООО "Юниконт СПБ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "ТЕХНОГРАВ" и индивидуальному предпринимателю ФИО10 о солидарном взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969 в размере 3 000 000 руб. и обязании ответчиков опубликовать на сайте www.technograv.ru судебный акт по делу с указанием правообладателя товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969, а также взыскании с ООО "ТЕХНОГРАВ" судебную неустойку, предусмотренную ст. 308.3 ГК РФ, в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда ООО "ТЕХНОГРАВ" (в части неимущественного требования) и 44 000,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

Определением от 13.07.2020 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание и судебное разбирательство.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено ООО «НПК Морсвязьавтоматика» и ООО «НПО Юнимаш».

В судебном заседании от 08.09.2020, ввиду отсутствия возражений сторон, против рассмотрения дела по существу в настоящем судебном заседании, суд, в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посчитал возможным завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

С учетом мнения сторон, судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство истца об истребовании у ООО «Яндекс» (119021, <...>) полных сведений о лице, управляющем рекламной компанией в системе Яндекс.Директ, в которой находится объявление с заголовком «Волоконные лазерные станки Senfeng/technograv.ru», вероятный номер рекламной кампании 46877385, информацию о периоде оказания и стоимости рекламных услуг по ключевому запросу «unimach» в рамках упомянутой рекламной кампании, критерии и все иные сведения о рекламной кампании, полные сведения и контактную информацию о лице (лицах), осуществляющем ведение и оплату контекстной рекламы сайта www.technograv.ru с использованием ключевого слова «unimach».

В судебном заседании 27.10.2020 судом установлено, что от ООО «Яндекс» поступил ответ на запрос.

В порядке ст. 46 АПК РФ по ходатайству истца, при отсутствии возражений со стороны ответчика 1, судом привлечено ООО «АДВ-сервис» (196084, Санкт-Петербург, ул. Цветочная д. 16 лит. П пом. 4, 6) к участию в дело в качестве ответчика 3.

По ходатайству истца из числа ответчиков по делу исключен индивидуальный предприниматель ФИО10

По ходатайству истца, в порядке ст. 46 АПК РФ к участию в дело качестве ответчика привлечено ООО «Перфоманс групп».

В судебном заседании 19.01.2021 истец поддержал исковые требования о солидарном взыскании с ООО "ТЕХНОГРАВ", ООО «АДВ-сервис» и ООО «Перфоманс групп» компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969 в размере 3 000 000 руб. и обязании ООО "ТЕХНОГРАВ" опубликовать на сайте www.technograv.ru судебный акт по делу с указанием правообладателя товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969, а также взыскании с ООО "ТЕХНОГРАВ" судебную неустойку, предусмотренную ст. 308.3 ГК РФ, в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда ООО "ТЕХНОГРАВ" (в части неимущественного требования) и 44 000,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

Ответчики возражали против удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзывах.

Третьи лица поддержали правовую позицию истца.

В связи с неполучением каких-либо ходатайств, судом было принято решение о рассмотрении спора по существу.

Исследовав и оценив материалы дела, заслушав доводы сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из текста искового заявления, ООО "Юниконт СПБ" является правообладателем товарного знака «UNIMACH», зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству № 424969, приоритет товарного знака установлен с 04.02.2009. Согласно сайту Федерального института промышленной собственности https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet, представленного в материалы дела Свидетельства на товарный знак

№ 424969 защищаемое средство индивидуализации зарегистрировано в отношении следующих товаров 07 класса по Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) - держатели для режущих инструментов машин, станков; корпуса машин, машины гибочные; машины для штамповки; машины правильные; машины резальные; машины формовочные; механизмы зубчатые; механизмы подающие (детали машин); направляющие машин, станков; прессы штамповочные (для горячей штамповки); приводы (трансмиссии) для машин; резаки (детали машин); станины машин; станки; станки металлообрабатывающие; станки фрезерные; суппорты станков (детали машин); устройства для управления машинами или двигателями.

Товарный знак

зарегистрирован также в отношении товаров 09 класса МКТУ – аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами (на промышленных предприятиях).

Из материалов дела следует, что использование товарного знака по свидетельству № 424969 осуществляется аффилированным с правообладателем ООО «НПК Морсвязьавтоматика» для индивидуализации собственной станкоинструментальной продукции. В подтверждение активного и длительного использования товарного знака в материалы дела представлены заверенные копии договоров, документов первичного бухгалтерского учета. Наличие указанных документов подтверждает поставки оборудования под товарным знаком правообладателя. Копии печатных изданий и публикаций, письма профильных организаций, приобщенные к материалам дела, подтверждают узнаваемость и широкую известность российскому потребителю металлообрабатывающего оборудования товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969.

Согласно п. 2 ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS), заключенного в г. Марракеш, 15.04.1994, использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака. Как отмечено в п. 1 ст. 1 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны, предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению, если такая охрана не противоречит положениям Соглашения.

Более широкий объем правовой охраны товарных знаков предусмотрен п. 2 ст. 1486 ГК РФ, по смыслу которого, использованием товарного знака признается его использование другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. Наличие между правообладателем и использующим товарный знак лицом корпоративных отношений предоставляет возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом.

По данным ЕГРЮЛ 100 процентами долей уставного капитала Истца обладают физические лица: ФИО11, ФИО12 Данным лицам принадлежат 100% долей уставного капитала Третьего лица, использующего товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969. При указанных обстоятельствах товарный знак используется под контролем правообладателя, аффилированным с ним лицом, что является надлежащим использованием средства индивидуализации.

Не позднее 23.04.2020 истец получил сведения о нарушении исключительных прав на товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969. При вводе словесного элемента товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969 в поисковой системе Яндекс на первой станице, выше ссылки на сайт www.unimach.ru появлялось рекламное объявление «Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!», с пометкой «реклама». При обращении к данному рекламному объявлению осуществлялся переход на сайт www.technograv.ru. На указанном сайте осуществляется предложение неограниченному кругу лиц по продаже металлообрабатывающих станков. Сайт содержит конкретные ценовые предложения импортных станков металлообработки. Таким образом, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без разрешения правообладателя использовался словесный элемент защищаемого товарного знака в качестве ключевого слова при размещении рекламы на поисковом сервисе Яндекс.

Рекламируемые и предлагаемые к продаже товары на сайте www.technograv.ru являются однородными к товарам, в отношении которых зарегистрирован, используется товарный знак UNIMACH» по свидетельству № 424969.

Для фиксации нарушения исключительного права, на основании разъяснений абз. 2 п. 55 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) Истец произвел фотографирование сайта www.technograv.ru, распечатки с сайта представил в материалы дела.

Скриншотами сайта www.technograv.ru за период времени с 20.04.2020 по 18.05.2020 подтверждается, что после ввода «unimach» в поисковую строку Яндекс пользователю показывалось рекламное объявление «Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!». По клику на рекламное объявление осуществлялся переход на первую страницу сайта www.technograv.ru. На осматриваемом сайте содержались сведения о продукции, однородной к товарам, для которых зарегистрирован, законно используется товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969.

Распечатки материалов сайта www.technograv.ru от 20.04.2020, 22.04.2020, 23.04.2020, 24.04.2020, 27.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020, 30.04.2020, 06.05.2020, 08.05.2020, 12.05.2020, 13.05.2020, 15.05.2020, 18.05.2020 приобщены к материалам дела, поскольку позволяют определить дату, время и адрес электронной страницы. В силу изложенной в абз. 2 п. 55 Постановления № 10 правовой позиции представленные Истцом распечатки с информационного ресурса подлежат судебной оценке наравне с другими доказательствами. Заявлений о фальсификации представленных доказательств в установленном законом порядке в суд не поступало.

Осмотрами сайта www.technograv.ru за период времени с 20.04.2020 по 18.05.2020 фиксируются реквизиты продавца и фактического рекламодателя – ООО "ТЕХНОГРАВ" (ответчика № 1). Принадлежность ему данного сайта последним не оспаривается. Адрес последнего, указанный на осмотренном сайте, соответствует данным ЕГРЮЛ. Сайт www.allready.ru также, контактные данные Ответчика, технические характеристики и цены лазерных станков по металлу. Осмотры сайта подтверждают возможность интерактивного заказа станков или подачи заявок прямо на указанном информационном ресурсе.

С целью обеспечения доказательств на основании заявления от 21.04.2020 в соответствии со ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате ФИО13, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург ФИО14 осмотрены информационные ресурсы в сети Интернет. Результат осмотра фиксируется Протоколом осмотра доказательств от 21.04.2020 на бланке 78 АБ 8291907 (далее – Протокол от 21.04.2020). О проведении нотариального действия внесена запись в реестр за № 78/122-н/78-2020-1-509.

Протокол содержит описание последовательности осмотра информационных ресурсов. На станице с адресом «yandex.ru» вводится «unimach», далее нажимается кнопка поиска. Визуализация действий, результат поискового запроса фиксируются Приложением № 2 к Протоколу. При заданном в поиске «unimach» появляется реклама сайта www.technograv.ru. В Протоколе отмечается рекламный характер объявления. Ссылка на сайт www.technograv.ru сопровождается значком «реклама».

Протокол от 21.04.2020 содержит точное время осмотра информационного ресурса, адреса осмотренных нотариусом электронных страниц, сведения о применяемых технических устройствах, браузере (Google Chrome), использованной связи (beeline). При вводе нотариусом в поисковую строку Яндекс «unimach» на первой странице первым показано рекламное объявление «Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!». Данное рекламное объявление находится выше ссылки на сайт www.unimach.ru, что увеличивает вероятность посещения пользователем, задавшим поисковый запрос «Unimach», информационного ресурса Ответчика № 1. При клике по данному рекламному объявлению нотариус переходит на сайт www.technograv.ru. В адресе электронной странице фиксируется наименование рекламной кампании (utm_campaign) - «Конкуренты.Поиск».

На осмотренном информационном ресурсе представлены металлообрабатывающие станки, с указанием цен, и информацией о возможность поставки в различные регионы Российской Федерации. Сайт www.technograv.ru обеспечивает возможность on-line заказа продукции, содержит контрактные адреса, электронную почту, телефоны Ответчика № 1.

Адрес одной из осмотренных нотариусом электронных страниц содержит параметр «utm_term=Unimach», что отражено Протоколом от 21.04.2020.

Пользователю при посещении указанной страницы видна ссылка на ее адрес, то есть словесный элемент «Unimach» непосредственно в рекламном контенте, направленном на продвижение товаров, однородных к товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969. Данный факт подтверждается распечатками с сайта от 15.05.2020 (yclid=2641189836621635032).

В материалы дела представлен Протокол осмотра доказательств на бланке 78 АБ 8292074 от 18.05.2020 (далее – Протокол от 18.05.2020), который содержит сведения об осмотре электронной страницы, адрес которой содержит параметр «utm_term=Unimach». Протокол от 18.05.2020 фиксирует, что после ввода «unimach» в первой строке первой страницы пользователю показывается рекламное объявление «Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!». После клика по данному объявлению происходит переадресация на сайт www.technograv.ru. При переходе на сайт www.technograv.ru нотариус обозревает наличие обозначения «Unimach» непосредственно на осматриваемом информационном ресурсе. Данный факт подтверждается стр. 2 Приложения № 2 к Протоколу от 18.05.2020. Тождество «Unimach» cо словесным элементом товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969 является очевидным.

Протокол от 18.05.2020 содержит детальное описание последовательности осмотра нотариусом информационных ресурсов. Ответчиками содержание рекламного объявления и иной зафиксированной протоколами нотариальных осмотров информации не оспаривается.

Однородность предлагаемых к продаже товаров по отношению к товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969 является очевидной. Вспомогательные и дополнительные признаки однородности, поименованные п. 7.2. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденных Приказом Директора ФБГУ «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12 (далее - Руководства), совпадают полностью.

Наличие дополнительного параметра «utm_term=unimach» свидетельствует о том, что показ объявления и последующий переход с рекламного объявления «Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!» на сайт www.technograv.ru осуществлен вследствие ввода поискового запроса «unimach», тождественного словесному элементу защищаемого средства индивидуализации. Переход на сайт Ответчика № 1 по служебному дополнительному параметру «…utm_term=unimach» подтверждается распечатками с указанного выше информационного ресурса, представленными Истцом.

На основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе по своему выбору потребовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, для признания сходства товарных знаков достаточно самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Учитывая то, что станки производства UNIMACH® и станки Ответчика № 1 вводятся в гражданский оборот на едином товарном рынке России, вероятность смешения источника происхождения товара вследствие возникновения у потребителя впечатления об аффилированности правообладателя либо лица, законно использующего товарный знак и лица, допустившего нарушение исключительного права.

Ответчику № 1 направлены претензии за исх. № 472 от 22.04.2020, № 674 от 19.05.2020 с требованиями выплаты компенсации по пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ за нарушение исключительного права. Дополнительно Истец потребовал от Ответчика № 1 опубликовать сведения о правообладателе товарного знака UNIMACH по свидетельству № 424969 на сайте www.technograv.ru.

С предъявленными к нему требованиями Ответчик № 1 не согласился, нарушение исключительного права не признал. После получения претензии по электронной почте спорный контент был удален.

При обосновании правовой позиции Ответчик №1 указал на возможность самостоятельного подбора поисковой системой Яндекс слова «unimach» в качестве релевантного. В письме за исх. № 1118 от 10.06.2020 Ответчик указал на то, что использование чужого товарного знака в качестве ключевого слова в настройках рекламной кампании в сети Интернет не является нарушением исключительного права, носит технический характер. Заказ услуг на ведение контекстной и баннерной рекламы Ответчик № 1 признал, документов, подтверждающих документов правообладателю не представил.

Возражения Ответчика № 1 в части возможности автоматического показа рекламного объявления по релевантным запросам дезавуируются ответами клиентской службы поддержки ООО «Яндекс», зафиксированными Протоколом осмотра доказательств от 22.07.2020 на бланке 78 АБ 8691055 (далее – Протокол от 22.07.2020). На стр. 4 Приложения № 1 к Протоколу от 22.07.2020 размещен направленный в службу клиентской поддержки Яндекс вопрос: «Если я посмотрю на ссылку после перехода на посадочную страницу и там будет «Utm_term=ключевое слово» и не будет «utm_content= тип показа.ключевое слово» – это значит что моя реклама показана по выбранному вручную ключевому слову, а не автотаргетингом, верно ?»

На стр. 3 Приложения № 1 к Протоколу от 22.07.2020 имеется ответ отдела клиентского сервиса, направленный с адреса client-service@yandex-team.ru по которому «…если вместо (keyword) будет показана ключевая фраза, а вместо (match_type) (match_keyword) не будет типа показа и фразы, значит, это был переход по ключевой фразе. Одновременно и по ключевой фразе и по автотаргетингу показ идти не может». Из ответа следует, что ключевое слово «Unimach» указано в настройках спорной рекламной компании вручную, а не в результате работы алгоритма автотаргетирования.

Истец представил документы, обосновывающие невозможность самостоятельного получения им сведений о содержании рекламных услуг, заказываемых Ответчиком № 1, периоде ее ведения и наличия ключевых слов для показа спорного рекламного объявления.

В порядке ч. 4 ст. 66 АПК РФ суд истребовал от ООО «Яндекс» полные сведения о лице, управляющем рекламной компанией в системе Яндекс.Директ, в которой находится объявление с заголовком «Волоконные лазерные станки Senfeng/technograv.ru», вероятный номер рекламной кампании 46877385, информацию о периоде оказания и стоимости рекламных услуг по ключевому запросу «unimach» в рамках упомянутой рекламной кампании, критерии и все иные сведения о рекламной кампании, полные сведения и контактную информацию о лице (лицах), осуществляющем ведение и оплату контекстной рекламы сайта www.technograv.ru с использованием ключевого слова «unimach».

Согласно сведениям ООО «Яндекс» за исх. № 644523 от 02.10.2020 спорная реклама размещена на основании договора от 20.10.2017. Данный договор заключен с рекламным агентством «АДВ-Сервис». Также указанным ответом подтверждается использование рекламодателем ключевых фраз «Unimach», «Юнимаш».

После ознакомления с поступившим ответом, по ходатайству истца, ООО «АДВ-сервис» было привлечено в качестве Ответчика № 2.

Из письменных пояснений ООО «АДВ-сервис» следует, что ответственность за содержание рекламы несет ее заказчик – ООО «Перфоманс-групп». Договор и платежные поручения на оплату услуг рекламы, подтверждающие наличие правоотношений между ООО «АДВ-сервис» и ООО «Перфоманс групп», приобщены в материалы дела.

Ходатайство истца о привлечении ООО «Перфоманс групп» в качестве Ответчика № 3 судом также удовлетворено.

Ответчик № 3 возражая против удовлетворения исковых требований пояснил, что между ООО «Перфоманс групп» и ООО «Технограв» заключен договор № 10/2019 от 05.03.2019 в соответствии с условиями которого ООО «Перфоманс групп» приняло на себя обязательство оказать ООО «Технограв» услуги по ведению рекламных кампаний и размещению рекламы в сети Интернет: контекстной, баннерной рекламы, рекламы в социальных сетях и иных видов интернет-рекламы.

В целях исполнения принятых на себя обязательств по договору № 10/2019 от 05.03.2019 ООО «Перфоманс групп» с ООО «АДВ-сервис» 12.03.2019 заключен договор № 2019/03/12-309860-adv, предметом которого, согласно п. 2.1, являлось предоставление технической возможности размещения рекламы на Интернет-ресурсах различных поисковых систем и социальных сетей, в том числе поисковой системы Яндекс.

По мнению ответчика № 3, использовании товарного знака «UNIMACH» в контекстной рекламе при отображении указанного товарного знака в гиперссылке при переходе на сайт https://technograv.ru на котором содержится информация о продаже оборудования с торговой маркой «SENFENG» не является нарушением исключительного права на товарный знак истца.

Оценив доводы сторон в совокупности с материалами дела, суд пришел к следующим выводам.

Выбор ключевых слов для поисков и адресации находится в сфере ответственности рекламодателя. Под ключевым словом в данном случае понимается конкретное слово, которое адресует потребителя на рекламное объявление. Составление текста рекламного объявления и выбор конкретных ключевых слов осуществляется лицом, в интересах которого проводится рекламная кампания с использованием системы. Условия и конкретные параметры рекламной кампании определяются совместно заказчиком и лицом, проводившим рекламную кампанию.

Доказывание факта незаконного использования нарушителем обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя, является обязанностью правообладателя. В настоящем случае обязанностью Истца явилось доказывание того, что именно Ответчиками совершены действия, направленные на использование спорного обозначения в качестве ключевого слова в рекламной кампании по продвижению сайта www.technograv.ru.

Из ответа ООО «Яндекс», а также пояснений Ответчика № 2 следует, что Ответчик № 3 самостоятельно осуществлял подготовку и редактирование рекламной кампании и самостоятельно несет ответственностью за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе по охране товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана.

Изучив содержание представленной Ответчиком № 2 оферты, акцептованной Ответчиком № 3, суд приходит к выводу о том, что Ответчик № 2 не определял, не вносил изменения в рекламные материалы, не имел разумных оснований не доверять заверениям Ответчика № 3 об обстоятельствах, предоставленных в порядке ст. 431.2 ГК РФ.

Таким образом, исковые требование к ООО «АДВ-сервис» удовлетворению не подлежит в силу разъяснений абз. 3 п. 73 Постановления № 10.

В соответствии с материалами дела и пояснениями Ответчика № 3, изложенными в отзыве на исковое заявление, последний принял на себя обязательство по оказанию Ответчику № 1 услуг по ведению рекламных кампаний в сети Интернет на основании договора № 10/2019 от 05.03.2019. Для исполнения договорных обязательств Ответчик № 3 заключил с Ответчиком № 2 договор № 2019/03/12-309860-adv, предметом которой явилось размещение рекламы в сети Интернет. Выбор и включение «Unimach», «Юнимаш» в качестве ключевых слов в рекламную кампанию в интересах собственного контрагента Ответчик № 3 не опровергает, что подлежит оценке по правилам ч. 3.1. ст. 70 АПК РФ.

Рекламная кампания с заголовком «Волоконные лазерные станки Senfeng/technograv.ru» в соответствии с пояснениями Ответчика № 2 принадлежит его клиенту – Ответчику № 3 с логином technograv.elama@yandex.ru. По сведениям Ответчика № 2 в личном кабинете сервиса eLama с ID 332047 и логином technograv.elama@yandex.ru находится Договор на оказание услуг в Интернете с № 2019/03/12-309860-adv, акцептованный Ответчиком № 3.

Исходя из представленного в материалы дела договора от 05.03.2019 № 10/2019, заключенного между Ответчиком № 1 и Ответчиком № 3 содержание и объем рекламных услуг определяется сторонами совместно. На основании п. 2.4. договора от 05.03.2019 № 10/2019 Ответчик № 3 имел право затребовать от контрагента документы, подтверждающие законность размещения рекламных материалов. Также Ответчик № 3 был вправе отказаться от размещения рекламы, не соответствующей законодательству Российской Федерации.

В соответствии с п. 6.1. ст. 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Лицо, в чьих интересах умышленно нарушено исключительное право и лицо, непосредственно незаконно использовавшее товарный знак без разрешения правообладателя, в отсутствии оснований, свидетельствующих о том, что они не знали или не могли знать о нарушении исключительного права, несут солидарную ответственность перед правообладателем.

Довод Ответчика № 3 о том, что использование словесного обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с чужим товарным знаком или иным средством индивидуализации, не является нарушением исключительного права, суд отклоняет как не основанный на законе.

Законом и иными нормативно-правовыми актами не установлено определения ключевого слова в настойках рекламной кампании, а также условий размещения рекламных объявлений, допускающих использование в них ключевых слов, тождественных или сходных до степени смешения с чужим товарным знаком.

Указание чужого товарного знака в качестве ключевых слов для показа собственного рекламного объявления является использованием товарного знака, так как является способом адресации, преследует цель привлечения покупателей, которые в поиске задают планируемую к приобретению конкретную продукцию.

В данном случае такой продукцией является продукция UNIMACH®. Намеренное использование товарного знака в качестве ключевого слова предопределяет показ рекламного объявления нарушителя, создает условия для последующего перехода на сайт нарушителя, на котором размещены, предлагаются к продаже товары, однородные к товарам, для индивидуализации которых законно используется защищаемый товарный знак.

Размещение без разрешения правообладателя товарного знака в качестве ключевого слова влияет на работу поисковых систем. Сайт нарушителя с таким мета-тегом в поисковой выдаче чаще всего располагается рядом с официальным сайтом производителя товаров.

Ответчик № 3, используя «Unimach», «Юнимаш» в качестве ключевого слова, сознательно влиял на работу поисковых систем, предоставляя пользователям доступ к информации об однородных товарах, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак Истца.

Указание в качестве ключевого слова чужого товарного знака предполагает и предопределяет показ собственного рекламного объявления. Использование чужого средства индивидуализации в настройках рекламной кампании по продвижению собственного сайта, на котором рекламируются товары, однородные к товарам, для которых зарегистрирован товарный знак подпадает под понятие использование права на товарный знак по ст. 1484 ГК РФ и, соответственно, приводит к нарушению исключительных прав Истца. Каких-либо исключений, предусматривающих устранение ответственности нарушителя исключительного права при размещении рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» законом не установлено. Кроме того, что защита исключительных прав является обязанностью Российской Федерации в силу действия международных договоров.

Ввод «Unimach» в поисковую строку явно указывает на намерение пользователя ознакомиться с товарами производства UNIMACH®, широко известного на территории Российской Федерации. При отсутствии согласия правообладателя разумных правовых оснований использовать обозначение «Unimach» в рекламной кампании не имелось.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что размещение в качестве ключевого слова товарного знака «UNIMACH» в рекламной кампании с названием «Конкуренты_Поиск» носило недобросовестный характер. Указанный вывод основан на том, что в силу п. 1 ст. 1483 ГК РФ обозначение «UNIMACH» не является общеупотребимым, обладает различительной способностью, не характеризует товары, для индивидуализации которых зарегистрирован защищаемый товарный знак. Включение в собственную рекламную кампанию ключевого слова «unimach» выражает явное намерение рекламодателя настроить рекламную кампанию с использованием чужого средства индивидуализации для получения финансовой выгоды, основанной на использовании известности и узнаваемости товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969.

Допущенное Ответчиком № 3 нарушение имеет целью привлечение внимания к товарам Ответчика № 1 за счет чужого узнаваемого средства индивидуализации, способно вызвать смешение источника происхождения товаров, а также создать у потребителей впечатление аффилированности правообладателя или производителя, использующего защищаемый товарный знак под контролем правообладателя, с Ответчиком № 1.

Совокупностью согласующихся друг с другом доказательств подтверждается, что показ рекламного объявления «Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!» осуществлялся именно по причине выбора «Unimach/Юнимаш» в качестве ключевого слова спорной рекламной кампании, настройку которой осуществлял Ответчик № 3 в интересах Ответчика № 1. Конечной целью такой настройки рекламной кампании являлась переадресация пользователей на сайт Ответчика № 1. Сам факт того, что при задании для поиска словесного элемента товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969 пользователю показывалось объявление «Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!» и по нему осуществлялась переадресация на сайт Ответчика № 1, указывает на возможность смешения, а, следовательно, нарушения исключительного права.

Ссылка Ответчика № 3 на отсутствие смешения товаров, для индивидуализации которых законно используется товарный знак «UNIMACH», с товарами Ответчика № 1 по причине повышенной внимательности покупателей станков подлежит отклонению. В числе перечисленных в п. 162 Постановления № 10 обстоятельств, по которым суд также оценивает вероятность смешения, указаны фактическое использование товарного знака, длительность и объем такого использования, известность и степени узнаваемости товарного знака.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основе имеющихся в материалах дела доказательств, суд признал обоснованными доводы истца о длительном и активном использовании защищаемого товарного знака, его высокой степени известности российскому потребителю и российским организациям, профессионально осуществляющим деятельность в сфере обработки металла.

Судом учтена высокая степень однородности товаров, для индивидуализации которых законно используется товарный знак «UNIMACH» по свидетельству Российской Федерации № 424969 и товаров Ответчика № 1. Использование товарного знака в отношении металлообрабатывающих станков подтверждается заключением министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25.01.2019, актами уполномоченной региональной торгово-промышленной палаты, оформленными в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719.

Согласно представленным в дело распечаткам осмотра информационного ресурса Ответчика № 1 в большинстве случаев объявление ««Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!», содержащие ссылку на сайт Ответчика № 1 находилось на первом месте первой страницы выдачи. Таким образом, вероятность перехода пользователей по данным ссылкам возрастала.

При переходе на сайт www.technograv.ru пользователь имел возможность обозревать адрес электронной страницы, в котором содержалось обозначение «UNIMACH» по свидетельству № 424969. Ввиду того обстоятельства, что товары, для которых законно используется товарный знак правообладателя и товары Ответчика № 1 являются однородными имелась высокая вероятность возникновения у пользователя ложного представления об аффилированности данных компаний. На основании разъяснений абз. 2 п. 162 Постановления № 10 смешение возможно, если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Спор связан с нарушением исключительных прав на зарегистрированный товарный знак, следовательно, при его рассмотрении подлежат применению положения § 2 главы 76 ГК РФ, а также главы 69 ГК РФ (общие положения).

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающие исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать его по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием. Другие лица не могут использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. В качестве товарных знаков регистрируются словесные, изобразительные и иные обозначения.

По ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

На основании ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в случаях, предусмотренных международными договорами, заключенными Российской Федерацией.

В силу п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак осуществляется для индивидуализации товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован путем размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковках товаров, предлагаемых к продаже либо иным образом вводимых в оборот на территории Российской Федерации, ввозимых в Российскую Федерацию. Товарный знак может быть использован в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными законом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

По смыслу ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Из содержания ст. 1484 ГК РФ следует, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом.

На основании п. 3 ст. 1484 ГК РФ не допускается использование без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Исключительное право на товарный знак осуществляется для индивидуализации товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Способы использования товарного раскрыты п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот, включая предложения к продаже товаров в сети Интернет, товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением без разрешения правообладателя является нарушением исключительных прав на товарный знак.

В силу п. 3 ст. 1492 ГК РФ заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, и которые сгруппированы по классам МКТУ для регистрации знаков.

Использование в гражданском обороте на территории России товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя. Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в гражданский оборот, в том числе в предложениях к продаже товаров, в сети Интернет, товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

Ответчик № 3 в отсутствие согласия правообладателя товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969, незаконно использовал обозначение «unimach», тождественное со словесным элементом товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969. Тождество подтверждается тем, что показ спорного рекламного объявления осуществлялся после ввода «unimach» в поисковую строку Яндекс.

В абз. 5 п. 162 Постановления № 10 указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров в настоящем деле не требуется. Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта, подлежит установлению судом.

Согласно п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу п. 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Нарушение исключительных прав со стороны Ответчика № 1 является грубым, носило коммерческий характер. Согласно данным ЕГРЮЛ, сайту www.technograv.ru. основной вид деятельности последнего - торговля оптовая станками (код ОКВЭД – 46.62). Чужое средство индивидуализации вопреки воле правообладателя позволяло осуществлять переадресацию на сайт Ответчика № 1 в сети Интернет, что неизбежно означает отток посетителей сайта www.unimach.ru. Использование чужого товарного знака в конкурентной рекламной кампании в качестве ключевого слова явно указывает на осознанность нарушения исключительного права. Название рекламной кампании фиксируется Протоколом от 30.04.2020.

В соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей. Обоснование суммы взыскиваемой компенсации по пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, предоставляет правообладатель.

Согласно разъяснениям абз. 3 п. 3.1. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П (далее – Постановление № 28-П) в силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе, если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности.

По смыслу абз. 5 п. 3.1. Постановления № 28-П правовое регулирование позволяет взыскивать в пользу лица, чье исключительное право на объект интеллектуальной собственности было нарушено, компенсацию в размере, который может и превышать размер фактически причиненных ему убытков. Допущение законом такой возможности, с учетом затруднительности определения размера убытков в каждом конкретном случае правонарушения, совместимо с основными началами гражданского законодательства. Вводя штрафную по своей природе ответственность за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, федеральный законодатель не только учитывал объективные трудности в оценке причиненных правообладателю убытков, но и руководствовался необходимостью - в контексте правовой политики государства по охране интеллектуальной собственности - общей превенции соответствующих правонарушений.

Взыскиваемая сумма компенсации в размере 3 000 000 руб. признана судом разумной, учитывает характер конкретного нарушения исключительного права. Высокая стоимость товаров, для индивидуализации которых используется товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969, а также товаров, рекламируемых на сайте www.technograv.ru, должна учитываться при установлении размера компенсации за нарушение исключительного права. В ином случае, нарушитель получает мотив к бездоговорному использованию чужого средства индивидуализации, так как санкция за нарушение не будет соразмерна возможной выгоде от совершения нарушения исключительного права. Длительность, известность и характер использования товарного знака, за нарушение исключительного права на который взыскивается компенсация, подлежит оценке судом для определения разумности и справедливости ее размера.

В материалы дела приобщены документы, подтверждающие активное использование товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969 для индивидуализации различных металлообрабатывающих станков. Известность и узнаваемость товарного знака российскому потребителю данной продукции подтверждается публикациями печатных изданий, договорами на поставку станков UNIMACH® покупателям в различные регионы Российской Федерации, а также документами, подтверждающими исполнение договорных обязательств. Экспонирование на международных выставках станков, маркированных защищаемым товарным знаком, подтверждается официальными каталогами выставок, фотографиями, публикациями в профильных специализированных журналах и протоколом осмотра доказательств от 21.10.2020.

Продвижение товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969, в том числе, в поисковых системах Яндекс и Гугл, демонстрация металлообрабатывающих станков производства UNIMACH® на выставках, ведение сайта, на котором размещается изображение товарного знака, заказ рекламной печатной продукции сопряжено со значительными финансовыми, трудовыми и временными затратами. Факт участия лица, использующего товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969 под контролем правообладателя, подтверждается приобщенными в материалы дела заверенными копиями договоров на оказание услуг обработки выставочных грузов, платежными поручениями, подтверждающими оплату оказанных услуг.

Длительность активного использования защищаемого товарного знака наряду с представленными в материалы дела доказательствами несения расходов на продвижение товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969 обусловливают соразмерность взыскиваемой правообладателем компенсации. Включение в рекламную кампанию под названием «Конкураенты_Поиск» ключевого слова «Unimach» является умышленным, поскольку намерение рекламодателя на использование чужого средства индивидуализации для получения финансовой выгоды является очевидным. Реальное использование товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969 в отношении производимой станкоинструментальной продукции, известность и узнаваемость данного товарного знака в Российской Федерации подтверждается совокупностью письменных доказательств, ответчиками не оспаривается.

Сама цель привлечения внимания к товарам Ответчика № 1 за счет чужого узнаваемого средства индивидуализации, неизбежно сопряжена с оттоком клиентов лица, использующего товарный знак под контролем правообладателя, учитывается судом при установлении разумности компенсации за нарушение исключительного права.

В результате использования чужого товарного знака в настройках рекламной кампании под наименованием «Конкуренты_Поиск», Ответчик № 1 неосновательно сберег денежные средства от инвестирования в собственное средство индивидуализации, что недопустимо. Также Ответчик № 1 обратил в свою пользу чужие вложения в известность товарного знака, высокое качество продукции, для индивидуализации которой он законно используется. Действуя разумно и добросовестно, с учетом того, что осуществляемая им рекламная деятельность носит для последнего профильный характер, Ответчик № 3 должен был самостоятельно оценить правовые риски включения чужого товарного знака в рекламную кампанию заказчика.

С учетом изложенного, компенсация в размере 3 000 000 руб. в настоящем случае является разумной и справедливой санкцией за грубое умышленное и длительное нарушение исключительного права.

Затраты на привлечение широкого круга покупателей иными способами, в том числе, путем проведения рекламных кампаний, могут потребовать больших финансовых затрат. Довод Ответчика № 3 об отсутствии у его заказчика финансовой выгоды от нарушения исключительного права не может приниматься во внимание, в том числе, по причине отсутствия достоверных сведений о количестве обращений пользователей по ключевому слову. Полученная пользователями информация в результате обращения на сайт Ответчика № 1 по спорному рекламному объявлению могла использоваться ими различным образом, в том числе спустя некоторое время после ознакомления.

Уменьшение взыскиваемой компенсации, с учетом высокой стоимости металлообрабатывающих станков, создает предпосылки для извлечения Ответчиком № 1 финансовой выгоды от нарушения исключительного права, что недопустимо и не отвечает целям законодательного регулирования.

Таким образом, суд первой инстанции полагает правомерным солидарное взыскание 3 000 000 руб. компенсации с ООО "ТЕХНОГРАВ" и ООО «Перфоманс групп».

Вместе с этим, требование истца об обязании Ответчика № 1 опубликовать на сайте www.technograv.ru решение суда с указанием действительного правообладателя товарного знака «UNICUT» по свидетельству № 424969 удовлетворению не подлежит, как не соответствующие положениям ст. 1252 ГК РФ.

Оставив без удовлетворения неимущественное требование истца, подлежит отклонению требование о взыскании неустойки на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, начисляемой при неисполнении обязанной стороной обязательства.

При указанных обстоятельствах, требования истца правомерны в части и обосновываются статьями 1225, 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, в связи с чем, подлежат удовлетворению в части солидарного взыскания с ООО "ТЕХНОГРАВ" и ООО «Перфоманс групп» в пользу ООО "Юниконт СПБ" 3 000 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969. В остальной части иска надлежит отказать. В удовлетворении исковых требований к ООО «АДВ-сервис» также надлежит отказать.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчиков.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать солидарно с ООО "ТЕХНОГРАВ" и ООО «Перфоманс групп» в пользу ООО "Юниконт СПБ" 3 000 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969 и 38 000,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части исковых требований отказать.

В удовлетворении исковых требований к ООО «АДВ-сервис» отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Герасимова М.С.