Решение от 4 марта 2019 г. по делу № А54-3645/2016

Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;

http://ryazan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А54-3645/2016
г. Рязань
04 марта 2019 года
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 25 февраля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 04 марта 2019 года.

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Медведевой О.М.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шершневой Д.В. до перерыва и секретарем судебного заседания ФИО1 после перерыва, объявленного в течение дня,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие" (<...>; ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА" (<...>; ОГРН <***>)

о признании использования словесного обозначения "НАСЛЕДИЕ" нарушением исключительных прав на товарный знак "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" по свидетельству №540326 и товарный знак "НАСЛЕДИЕ" по свидетельству №540327; о запрете использовать словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ" при выполнении работ или оказании услуг, в том числе в документации, в рекламе, на вывесках, а также в сети Интернет; об обязании удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ" с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ", в том числе с документации, рекламы, вывесок; об обязании опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодичном издании - журнале "Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность"; о взыскании компенсации за нарушение права на товарные знаки "НАСЛЕДИЕ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" и "НАСЛЕДИЕ" в размере 6 000 000 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 20.06.2017;

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности №04 от 03.04.2018,

установил:

общество с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие" (далее – Юридическое агентство "Наследие", агентство) обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА" (далее – общество "ЕВРОПА") о признании использования словесного обозначения "НАСЛЕДИЕ" нарушением исключительных прав на товарный знак "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" по свидетельству Российской Федерации № 540326 и товарный знак "НАСЛЕДИЕ" по свидетельству Российской Федерации №540327; о запрете использовать словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ" при выполнении работ или оказании услуг, в том числе в документации, в рекламе, на вывесках, а также в сети Интернет; об обязании удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ" с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ", в том числе с документации, рекламы, вывесок; об обязании опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодичном издании - журнале "Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность"; о взыскании компенсации за нарушение права на товарные знаки "НАСЛЕДИЕ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" и "НАСЛЕДИЕ" в размере 6000000рублей.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 02.12.2016 по делу №А54-3645/2016, оставленным без изменения постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017 по тому же делу, использование словесного обозначения "Наследие" обществом "ЕВРОПА" признано нарушением исключительных прав Юридического агентства "Наследие" на товарный знак "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" по свидетельству Российской Федерации № 5403263 и товарный знак "НАСЛЕДИЕ" по свидетельству Российской Федерации № 540327; обществу "ЕВРОПА" запрещено использовать словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ" при выполнении работ или оказании услуг, в том числе в документации, рекламе, на вывесках, а также в сети "Интернет"; суд обязал общество "ЕВРОПА" удалить сходное с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 540326 и № 540327 словесное обозначение "Наследие" с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений Жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ", в том числе с документации, рекламы, вывесок, и опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом печатном издании - журнале "Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность"; с общества "ЕВРОПА" в пользу агентства взысканы компенсация в размере 500 000 рублей и расходы по оплате услуг эксперта в размере 1 666 рублей 67 копеек; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 решение Арбитражного суда Рязанской области от 02.12.2016 по делу № А54-3645/2016 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017 по тому же делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 16.06.2017 дело №А54-3645/2016 принято на новое рассмотрение.

В соответствии с решением Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 по делу №А54-3645/2016 (с учетом определения об исправлении опечатки от 26.12.2017) суд решил:

1. Признать использование словесного обозначения "Наследие" обществом с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА" (ОГРН <***>; 390000, <...>, литера А2, помещение Н101) нарушением исключительных прав общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие" (ОГРН <***>; 355035, <...>) на товарный знак "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" по свидетельству №540326 и товарный знак "НАСЛЕДИЕ" по свидетельству №540327.

2. Запретить обществу с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА" (ОГРН <***>; 390000, <...>, литера А2, помещение Н101) использовать словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ" при выполнении работ или оказании услуг, в том числе в документации, рекламе, на вывесках, а также в сети "Интернет".

3. Обязать общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА" (ОГРН <***>; 390000, <...>, литера А2, помещение Н101) удалить сходное с товарными знаками по свидетельствам №540326 и №540327 словесное обозначение "Наследие" с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений Жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ", в том числе с документации, рекламы, вывесок.

4. Обязать общество с ограниченной "ЕВРОПА" (ОГРН <***>; 390000, <...>, литера А2, помещение Н101) опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом печатном издании - журнале "Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность".

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА" (ОГРН <***>; 390000, <...>, литера А2, помещение Н101) в пользу общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие" (ОГРН <***>; 355035, <...>) расходы по оплате судебной экспертизы в сумме 16000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 12000 руб., расходы по оплате апелляционной жалобы в сумме 1200 руб.

6. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА" (ОГРН <***>; 390000, <...>, литера А2, помещение Н101) с депозитного счета Арбитражного суда Рязанской области денежные средства в сумме 10000руб., уплаченные по чеку-ордеру Рязанского отделения №8606 филиала №165 Сбербанка России от 19.09.2016 (плательщик Баранова Е.И).

7. Перечислить обществу с ограниченной ответственностью "Региональное бюро судебных экспертиз" (355017, <...>) с депозитного счета Арбитражного суда Рязанской области денежные средства в сумме 20000 руб.

28.12.2017 суд вынес решение о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА" (ОГРН <***>; 390000, <...>, литера А2, помещение Н101) в доход федерального бюджета Российской Федерации расходов по оплате государственной пошлины в сумме 12000 руб.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2018 решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 по делу № А54-3645/2016 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по Интеллектуальным правам от 21.06.2018 решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2018 по делу №А54-3645/2016 отменены в части отказа во взыскании компенсации. Дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 03.10.2018 дело №А54-3645/2016 принято на новое рассмотрение.

22.02.2019 от истца в материалы дела поступили пояснения с учетом представленных ответчиком документов.

Представитель ответчика заявил ходатайств о назначении комплексной экспертизы, проведение которой просил поручить Автономной некоммерческой организации "СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ" (115191, <...>, эксперты: ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7). Перед экспертами представитель ответчика просил поставить следующий вопрос: "Определить рыночную стоимость права пользования товарным знаком (знаком обслуживания) "Наследие Квартал на Преображенской" по свидетельству №540326, соответствующую цене неисключительной лицензии в отношении этого товарного знака, с учетом имеющегося в материалах дела Лицензионного соглашения от 01.07.2015 г., предусматривающего наряду с исключительной лицензией предоставление неисключительной лицензии на части территории Российской Федерации, в том числе на территории Рязанской области, для целей установления размера компенсации подлежащей взысканию по делу № А54-3645/2016 за период с 02.06.2016 г. (дата когда истцу стало известно об использовании ответчиком словесного элемента "Наследие") по настоящее время (25.02.2019 г.)".

Указанное ходатайство представитель ответчика обосновывает необходимостью определения и оценки стоимости использования товарного знака, поскольку в материалах дела в настоящее время находится два заключения специалистов, разные по дате, содержанию и стоимости, следовательно, невозможно определить размер компенсации за нарушение права на товарные знаки "НАСЛЕДИЕ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" и "НАСЛЕДИЕ".

Представитель истца по заявлению о назначении судебной экспертизы возражал, ссылаясь на отсутствие необходимости.

Заявление о назначении судебной экспертизы судом рассмотрено и в удовлетворении отказано, поскольку в соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначение и проведение экспертизы является правом, а не обязанностью суда. В настоящем случае оснований для назначения судебной экспертизы суд не усматривает и считает возможным рассмотреть дело на основании имеющихся в деле доказательств. Кроме того, проведение судебной комплексной экспертизы приведет к необоснованному затягиванию рассмотрения дела.

Представитель истца исковые требования в части взыскания компенсации поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения исковых требований в заявленном размере возражал, просит снизить размер компенсации до 20000 руб.

Заявление принято судом к рассмотрению.

Рассмотрев представленные в материалы дела документы, исследовав и оценив представленные доказательства, заслушав доводы представителей сторон, арбитражный суд считает исковые требования в части взыскания компенсации обоснованными и подлежащими удовлетворению частично. При этом суд исходит из следующего.

Из материалов дела судом установлено, что общество с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие" является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 540326 с датой приоритета от 11.06.2013, срок действия регистрации до 11.06.2023, заявка № 2013719556, в отношении товаров (услуг) 36, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (т. 1 л.д. 29-30).

Также общество с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие" является правообладателем товарного знака "НАСЛЕДИЕ" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 540327 с датой приоритета от 28.11.2013, срок действия регистрации до 28.11.2023, заявка № 2013741176, в отношении товаров (услуг) 36 класса Международной классификации товаров и услуг (т. 1 л.д. 31).

02.06.2016 истцу стало известно об использовании ответчиком словесного элемента "НАСЛЕДИЕ", тождественного товарному знаку "НАСЛЕДИЕ" и сходного до степени смешения с товарным знаком "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ", при строительстве жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ" путем размещения на официальном сайте ответчика www.nasledie.marmax.ru и на рекламных конструкции информации, предназначенной для неопределенного круга лиц, о жилом комплексе "НАСЛЕДИЕ". Указанные обстоятельства подтверждаются протоколом осмотра электронного документа от 02.06.2016 (т. 1 л.д. 35-53), фотографиями (т. 2, л.д. 76).

Истец направил в адрес ответчика претензию с требование о выплате компенсации за незаконное использование товарных знаков, принадлежащих истцу, в размере 6000000 руб.

В ответ на указанную претензию ответчик направил в адрес истца письмо №19 от 17.06.2016 (т. 1 л.д. 58-59), в котором указал, что полагает, что истцом не доказан факт нарушения ответчиком прав истца, в связи с чем, требования о выплате компенсации ответчик считает незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком словесного элемента "НАСЛЕДИЕ" в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца по свидетельствам №№ 540326, 540327, чем нарушаются исключительные права истца на результаты интеллектуальной деятельности (товарные знаки), истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Поскольку решение Арбитражного суда Рязанской области было направлено судом кассационной инстанции на новое рассмотрение только в части взыскания компенсации, суд первой инстанции рассматривает только исковые требования в указанной части.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд исходит из следующего.

Правоотношения истца и ответчика, связанные с защитой исключительных прав, регулируются положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт принадлежности обществу с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие" исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 540326 с датой приоритета от 11.06.2013, срок действия регистрации до 11.06.2023, заявка № 2013719556, в отношении товаров (услуг) 36, 37 классов Международной классификации товаров и услуг, а также права на товарный знак "НАСЛЕДИЕ" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 540327 с датой приоритета от 28.11.2013, срок действия регистрации до 28.11.2023, заявка № 2013741176, в отношении товаров (услуг) 36 класса Международной классификации товаров и услуг подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается.

Незаконное использование ответчиком при строительстве жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ" словесного элемента "НАСЛЕДИЕ" в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца по свидетельствам №№540326, 540327, правообладателем которых является общество с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие", подтверждается материалами дела, а именно, протоколом осмотра электронного документа от 02.06.2016 (т. 1 л.д.35- 53), фотографиями (т. 2 л.д. 76), проектной декларацией, адвокатским запросом от 14.11.2017 №1114/17, ответом от 16.11.2017, договорами на размещение рекламы (т. 5, л.д. 22-64), фото рекламных материалов и иными доказательствами.

Доказательств, подтверждающих, что истец передал ответчику исключительные права на использование спорных товарных знаков, ответчиком в материалы дела не представлено.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 по делу №А54-3645/2016 установлено, что словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ", используемое ответчиком при строительстве жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ", является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации №540327, №540326.

В силу пункта 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Ответчик не представил доказательств, опровергающих факт совершения им действий, нарушающих исключительные права истца, равно как и доказательств, подтверждающих наличие у него права на использование спорных товарных знаков, принадлежащих истцу.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 постановления N 5/29 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 43.4 постановления N 5/29, правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены обычно заключаемых им лицензионных договоров, предусматривающих простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения, так и иным способом.

При определении размера компенсации, заявленного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в полномочия суда, с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, входит выяснение обоснованности указанной в иске стоимости товаров (либо права использования) и (или) тех количественных показателей, из которых данная стоимость складывается либо которые влияют на ее величину.

Обращаясь с требованием о взыскании компенсации, истец ссылается на положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, и определяет размер подлежащей взысканию компенсации в сумме 6 000 000 рублей (двойная стоимость права использования товарного знака по лицензионному соглашению от 01.07.2015 о предоставлении исключительного права на товарный знак "Наследие КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ", заключенному истцом с открытым акционерным обществом "ИРТ").

В пункте 1 статьи 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что лицензионный договор может предусматривать: предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия); предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

В силу пункта 2 статьи 1236 ГК РФ если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной). В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться условия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи для лицензионных договоров разных видов (пункт 3 статьи 1236 ГК РФ).

В пункте 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Судом установлено, что условия указанного лицензионного соглашения предусматривают, наряду с исключительной лицензией, предоставление неисключительной лицензии на части территории Российской Федерации, в том числе - на территории Рязанской области.

Проанализировав условия заключенного лицензионного соглашения от 01.07.2015, с учетом положений статей 421, 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимая во внимание указание Суда по Интеллектуальным правам в постановлении от 21.06.2018 по настоящему делу, суд приходит к выводу о том, что указанное соглашение является смешанным договором, которым предусмотрена исключительная лицензия на использование товарного знака "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" на территории г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и простая (неисключительная) лицензия на остальной территории Российской Федерации, в том числе в г. Рязани и Рязанской области.

Довод ответчика о том, что товарный знак, указанный в лицензионном соглашении "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" и обозначение "НАСЛЕДИЕ", используемое ООО "ЕВРОПА", совпадают лишь одним словом, судом не принимается, поскольку не может повлиять на такой критерий, как цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, так как товарный знак №540326 "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" и обозначение "НАСЛЕДИЕ" являются семантически сходными до степени смешения. Данное обстоятельство подтверждено представленными в дело доказательствами и решением суда по настоящему делу.

В качестве доказательства, подтверждающего рыночную стоимость прав использования исключительного права на товарные знаки с общим охраняемым элементов - "НАСЛЕДИЕ", на основе простой (неисключительной) лицензии, истцом представлен отчет №10-04-2018 от 16.04.2018, выполненный ООО Центр профессиональной оценки "Актив". По итогам проведенной оценки оценщик ФИО8 пришел к выводу, что рыночная стоимость прав использования исключительного права на товарные знаки с общим охраняемым элементом - "НАСЛЕДИЕ", на основе простой (неисключительной) лицензии в год составляет с учетом округления (без учета НДС) 1075000 руб.

Ответчик, в свою очередь, представил консультационное заключение №09-17/02з от 18.09.2017, подготовленное обществом с ограниченной ответственностью "Оценка и экспертиза". Исследование проводилось с целью ответа на вопрос: "Определить рыночную стоимость права пользования товарным знаком (знаком обслуживания) "Наследие. Квартал на Преображенской" по свидетельству №540326 для целей установления размера лицензионного вознаграждения с учетом имеющегося лицензионного договора на использование товарного знака. Стоимость права пользования определяется на текущую дату, в отношении объекта: строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>.

Согласно выводам данного заключения, рыночная стоимость права пользования товарным знаком (знаком обслуживания) "Наследие. Квартал на Преображенской" по свидетельству №540326 для целей установления размера лицензионного вознаграждения с учетом имеющегося лицензионного договора на использование товарного знака. Стоимость права пользования определяется на текущую дату, в отношении объекта: строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>, по состоянию на 15.09.2017 года составляет (с учетом округления до целых): 436023 руб.

Оценив и проанализировав представленные сторонами заключения в подтверждение рыночной стоимости прав использования исключительного права на товарные знаки истца, суд считает, что в данном случае необходимо руководствоваться отчетом №10-04-2018 от 16.04.2018, поскольку объектом его оценки были, в том числе, спорные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №540326 и №540327. Консультационное заключение №09-17/02з от 18.09.2017, представленное ответчиком, выполнено в отношении определения рыночной стоимости права пользования только одним товарным знаком - №540326, в связи с чем не может быть принято судом в качестве надлежащего и допустимого доказательства по заявленным требованиям. Более того, в указанном заключении имеется привязка к конкретному объекту - жилому дому, что в рассматриваемом случае не допустимо.

Поскольку при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, следовательно, снижение размера компенсации ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Ответчиком заявлено о снижении размера компенсации. При снижении компенсации ООО "ЕВРОПА" просило учесть географические критерии и экономическую специфику субъектов, в которых истцом предоставлена исключительная лицензия по соглашению от 01.07.2015. Кроме того, ответчик отмечает, что строительство ООО "ЕВРОПА" жилого комплекса не могло повлечь существенных убытков для правообладателя; нарушение не носило грубый характер; ответчиком ранее не совершалось действий, направленных на нарушение исключительных прав истца.

Рассмотрев доводы ответчика, суд пришел к выводу о наличии оснований для уменьшения размера компенсации ввиду отсутствия в материалах дела доказательств причинения истцу вероятных убытков, что является одним из критериев, влияющих на определение размера компенсации (пункт 43.3 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Реализация судом установленного законом права на уменьшение заявленного к взысканию размера компенсации исходя из принципов ее разумности, справедливости и соразмерности последствиям нарушения должна соотноситься с необходимостью обеспечения восстановления имущественного положения правообладателя, то есть с необходимостью приведения правообладателя в такое имущественное положение, в котором он находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно; организационно-правовая форма нарушителя, его имущественное положение, основные виды осуществляемой им деятельности и степень их доходности не могут быть приняты судом во внимание в целях оценки фактических обстоятельств на предмет наличия оснований для уменьшения заявленной ко взысканию суммы компенсации; в этих целях значимыми могут быть признаны исключительно обстоятельства, характеризующие имевшее место событие нарушения исключительных прав правообладателя и наступившие (либо вероятные) последствия такого нарушения.

Суд полагает, что избранный истцом вид компенсации не ограничивает право суда снижать размер компенсации, исчисленной в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Кодекса, поскольку согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12 размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Пунктом 4 статьи 1515 Кодекса предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), ввиду чего выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12).

Компенсация по своей правовой природе должна носить компенсационный характер и быть направлена не столько на наказание правонарушителя, сколько на восстановление нарушенного права правообладателя.

С учетом степени вины ответчика, характера и последствий нарушения, отсутствия доказательств и расчетов убытков истца вследствие действий ответчика, принимая во внимание, что ответчиком ранее не совершалось действий, направленных на нарушение исключительных прав истца, исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, из восстановительного характера данного вида гражданско-правовой ответственности, который исключает получение правообладателем дополнительных доходов, которые бы не возникли у правообладателя при отсутствии нарушения, суд считает необходимым снизить размер компенсации до 800000 руб.

Таким образом, исковые требования в части взыскания компенсации подлежат удовлетворению в сумме 800000 руб., в остальной части требования следует отказать.

В рассматриваемом случае снижение размера подлежащей взысканию компенсации судом осуществлено в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств в совокупности, а также с учетом изложенных правовых позиций.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

С учетом пропорционального удовлетворения исковых требований с общества с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА" в пользу общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие" подлежат взысканию судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 7064 руб. 90 коп., расходы по оплате государственной пошлины при подаче кассационной жалобы 399 руб. 90 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования в части взыскания компенсации удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА" (ОГРН <***>; <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство "Наследие" (ОГРН <***>; <...>) компенсацию за нарушение исключительных прав в сумме 800000 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 53000 руб., расходы по оплате государственной пошлины при подаче кассационной жалобы 3000 руб.

В остальной части требования отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

На решение, вступившее в законную силу, может быть подана кассационная жалоба в порядке и сроки, установленные статьями 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской области.

Судья О.М. Медведева