Постановление от 27 ноября 2023 г. по делу № А41-54642/2022

590/2023-114586(1)


ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10АП-21221/2023

Дело № А41-54642/2022
27 ноября 2023 года
г. Москва


Резолютивная часть постановления объявлена 23 ноября 2023 года Постановление изготовлено в полном объеме 27 ноября 2023 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пивоваровой Л.В., судей Коновалова С.А., Погонцева М.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

Е.О.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

общества с ограниченной ответственностью «Уни Хаусс» на решение

Арбитражного суда Московской области от 31.08.2023 по делу № А4154642/2022. В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью «Свет 2000» - Вербицкая

Л.В. по доверенности от 05.06.2022; ФИО2 по доверенности от

05.06.2022; ФИО3 по доверенности от 05.06.2022;

общества с ограниченной ответственностью «Уни Хаусс» - ФИО4

по доверенности от 01.09.2023.

Общество с ограниченной ответственностью «Свет 2000» (далее – истец, ООО «Свет 2000») обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью

«Примостройгрупп» (далее – ответчик 1, ООО «Примостройгрупп») и обществу с ограниченной ответственностью «Уни Хаусс» (далее – ответчик 2, ООО «Уни Хаусс»), в котором просило:

1. признать действия ООО «Примостройгрупп» по использованию промышленного образца по патенту РФ № 105453 «Фонарь уличный», а именно продажу и применение изделий, в которых использован промышленный образец

№ 105453, нарушающими исключительные права ООО «Свет 2000»,

2. признать действия ООО «Примостройгрупп» по использованию дизайна уличных светильников, права на который принадлежат ООО «Свет 2000», нарушением исключительных авторских прав ООО «Свет 2000»,

3. признать действия ООО «Уни Хаусс» по использованию промышленного образца по патенту РФ № 105453 «Фонарь уличный», а именно изготовление, предложение к продаже, продажу изделий, в которых использован промышленный образец № 105453, нарушающими исключительные права ООО «Свет 2000»,

4. признать действия ООО «Уни Хаусс» по использованию дизайна уличных светильников, права на который принадлежат ООО «Свет 2000», нарушением исключительных авторских прав ООО «Свет 2000»,

5. взыскать с ООО «Примостройгрупп» в пользу ООО «Свет 2000» компенсацию за незаконное использование авторского права на дизайн уличных светильников и промышленного образца по патенту РФ № 105453 «Фонарь уличный» в размере 16 801 440 руб. 66 коп.,

6. взыскать с ООО «Уни Хаусс» в пользу ООО «Свет 2000» компенсацию за незаконное использование авторского права на дизайн уличных светильников и промышленного образца по патенту РФ № 105453 «Фонарь уличный» в размере 16 801 440 руб. 66 коп.

К участию в деле в качестве третьего лица привлечено ГБУ города Москвы «Жилищник района Северное Тушино».

Судом первой инстанции утверждено мировое соглашения между истцом и ООО «Примостройгрупп».

Решением суда первой инстанции исковые требования к ООО «Уни Хаусс» удовлетворены в полном объеме.

ООО «Уни Хаусс» с решением суда не согласилось, обжаловав его в апелляционном порядке. В апелляционной жалобе ответчик 2 просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель указывает на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, неверное применение судом норм материального и процессуального права. Так, отмечает, что суд неверно исчислил компенсацию исходя не из цены договора между ответчиками, а исходя из цены контракта между ответчиком 1 и ГБУ города Москвы «Жилищник района Северное Тушино». Настаивает на том, что не нарушил исключительные права истца, на отсутствии существенного сходства изделий ответчика 2 с промышленным образцом истца.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором указано на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта.

В судебном заседании представитель подателя жалобы поддержал доводы апелляционной жалобы, представители истца возражали против доводов жалобы.

Законность и обоснованность судебного акта проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец указывает, что в течение длительного времени вводит в хозяйственный оборот уличные светильники в собственном оригинальном дизайне под торговым наименованием Дина-1.

Истец является обладателем исключительных прав на объект авторского права (произведение) дизайн уличного светильника и на промышленный образец по патенту Российской Федерации № 105453 «Фонарь уличный».

Как стало известно истцу, ООО «Айтисервис» (наименование компании в настоящее время - ООО «Примостройгрупп») являлось участником тендера на государственную закупку (идентификационный код закупки 212773390424077330100100050000000244) «Выполнение работ по ремонту территории, по адресу: г. Москва, СЗАО, ул. Туристская», заказчик: ГБУ города Москвы «Жилищник района Северное Тушино» (третье лицо).

Согласно заключенному контракту (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № ВР-209-2021 от 29.03.2021) количество таких светильников на осматриваемой территории - 79 шт.

С учетом представленной ответчиком 1 информации ООО «Уни Хаусс» по договору с ответчиком 1 от 27.08.2020 № 27/08/20-УХ осуществило производство и поставку спорных светильников в адрес ответчика 1.

Считая, что ответчиками нарушены исключительные права истца, последним был предъявлен настоящий иск.

Удовлетворяя исковые требования к ООО «Уни Хаусс», суд первой инстанции исходил из их обоснованности.

Проверив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1270 названного Кодекса автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 названного Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

Согласно пункту 3 указанной статьи авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей (пункт 4 указанной статьи).

В соответствии со статьей 1346 названного Кодекса на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1345 названного Кодекса интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат исключительное право и право авторства.

Статьей 1353 названного Кодекса предусмотрено, что исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 названного Кодекса патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 2 статьи 1358 названного Кодекса использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Согласно абзацу 4 пункта 3 статьи 1358 названного Кодекса промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о доказанности истцом факта нарушения ответчиком 2 исключительных прав истца, в защиту которых подан иск.

Наличие у истца исключительных прав на указанные выше произведение изобразительного искусства и промышленный образец подтверждается представленными в материалы дела доказательствами и не оспаривается сторонами.

Вопреки мнению ответчика 2, использование производного произведения является незаконным без согласия правообладателя первоначального произведения.

Так, в соответствии с пунктом 88 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 10) переводчик, составитель либо иной автор производного или составного произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания производного или составного произведения (далее в данном пункте - использованные произведения). Исходя из изложенного исключительное право автора производного или составного произведения возникает в силу факта создания такого произведения, но использоваться такое произведение может только с согласия авторов (иных правообладателей) использованных произведений на переработку их произведения или на включение его в составное произведение. Использование производного или составного произведения, созданного с нарушением прав авторов (иных правообладателей) использованных произведений, является нарушением прав последних. Неправомерное использование производного или составного произведения нарушает исключительное право как правообладателя производного или составного произведения, так и правообладателей использованных произведений.

Согласия на использование принадлежащих истцу прав на дизайн светильника истец ответчикам не давал.

Апелляционный суд отмечает, что в рамках государственного контракта с заказчиком ответчику 1 требовалось поставить и установить уличные светильники определенного внешнего вида (дизайна). Подрядчик (ответчик 1), ссылаясь на невозможность поставки соответствующих светильников по

указанной в смете стоимости, предложил заказчику их замену на аналогичные по внешнему виду, но более дешевые светильники производства ответчика 2. В свою очередь, ответчик 2 в рамках поставки предоставил ответчику 1 «паспорт-описание», в котором изображен не переработанный, а тождественный (включая осветительный модуль) дизайну истца светильник.

Вопреки мнению подателя жалобы, отличие спорных светильников от произведения дизайна (промышленного образца) истца является несущественным.

В соответствии с пунктом 72 (приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 695 (ред. от 23.11.2020) «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, Состава сведений о выдаче патента на промышленный образец, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состава сведений, указываемых в форме патента на промышленный образец, формы патента на промышленный образец» (зарегистрирован в Минюсте России 25.12.2015 № 40242) Правил Роспатента признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, если они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, являясь доминантными, и определяют общее зрительное впечатление. К несущественным признакам внешнего вида изделия относятся такие мало различимые, невыразительные признаки внешнего вида изделия, исключение которых из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления.

Общее зрительное впечатление формируется на основании совпадения (тождества) таких доминирующих существенных признаков как: - формообразование, включающим основание, опору, изогнутую стойку, светоизлучающий модуль; выполнение основания в форме удлиненного вертикального цилиндра со скошенным верхним краем; выполнение изогнутой стойки меньшего диаметра по отношению к диаметру опоры; выполнение светильника на верхнем окончании стойки в форме продольно ориентированного светоизлучающего модуля; наличие дискового основания; колористическое оформление с использованием черного цвета.

При этом с учетом совпадения признака продольной ориентированности светоизлучающего модуля отличия в виде формы модуля (прямоугольная - цилиндрическая) и количества светоизлучающих устройств внутри модуля (одно - три) не носят существенный характер, а являются нюансными, недостаточно выразительными, зрительно мало различимыми.

Мысленное исключение или включение этих признаков в совокупность признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению зрительного впечатления, оставляемого изделием.

Согласно Правилам Роспатента признаки, связанные, в частности, с технической функцией изделия, являются несущественными, не влияющими на общее зрительное впечатление.

Довод подателя жалобы о том, что совпадающие в сравниваемых объектах признаки являются типовыми, стандартными для изделий данного назначения, является необоснованным.

Так, в сравниваемых объектах совпадают следующие признаки – формообразование, включающим основание, опору, изогнутую стойку, светоизлучающий модуль; выполнение основания в форме удлиненного вертикального цилиндра со скошенным верхним краем; выполнение изогнутой стойки меньшего диаметра по отношению к диаметру опоры; выполнение светильника на верхнем окончании стойки в форме продольно ориентированного светоизлучающего модуля; наличие дискового основания; колористическое оформление с использованием черного цвета.

Довод ответчика 2 о создании своих уличных светильников в результате параллельного творчества является необоснованным.

Параллельное творчество подразумевает не только создание тождественных или эквивалентных технических решений в один и тот же промежуток времени. Такие решения могут создаваться и в разные периоды времени в том случае, если техническое решение, созданное ранее, не было обнародовано и у лица, создавшего аналогичное или тождественное техническое решение позднее, отсутствовали сведения о достигнутых ранее иным лицом технических результатах в соответствующей области.

Однако ООО «Уни хаусс» не представило документов о разработке дизайна уличных фонарей, которые были им реализованы ООО «Примостройгрупп». Напротив, обстоятельства дела явно свидетельствуют о том, что ответчик 2 произвел спорные светильники, пытаясь скопировать внешний вид светильников, дизайн которых является произведением/запатентованным решением истца

Представленное ответчиком 2 заключение специалиста ФИО5 не опровергает приведенные выше выводы.

Наличие у ответчика 2 патента на внешний вид светоизлучающего модуля (патент № 133992), который он получил уже в ходе судебного процесса, не имеет правового значения для настоящего спора.

Одновременно следует отметить, что ответчик 2 не является обладателем исключительных прав на указанный промышленный образец, патентообладателем в Государственном реестре промышленных образцов указана ИП ФИО6

Однако, даже если бы правом на этот патент обладал ответчик 2, то наличие самостоятельного права на использование конкретного выполнения светодиодного светильника, характеризующегося нюансными признаками в отношении уличного фонаря, не дает иным лицам права на использование патента в составе фонаря в целом.

В соответствии со статьей 1358.1 Гражданского кодекса Российской Федерации промышленный образец, использование которого в продукте невозможно без использования охраняемого патентом и имеющего более ранний приоритет другого промышленного образца, является зависимым промышленным образцом. Промышленный образец не может быть использован без разрешения обладателя патента на другой промышленный образец, по отношению к которому он является зависимым.

С учетом изложенного, судебная коллегия признает обоснованным вывод суда первой инстанции о наличии в действиях ответчика 2 нарушения исключительных прав истца.

В части определения размера компенсации судебная коллегия обращает внимание на следующее.

Согласно статье 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель

наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; 3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Истцом было заявлено о необходимости взыскания компенсации за незаконное использование авторского права на дизайн уличных светильников и промышленного образца по патенту № 105453 «Фонарь уличный» в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения в размере 16 801 440,66 руб., исходя из расчётов на основании сведений о стоимости спорных изделий в соответствии с контрактом, заключенным между ответчиком 1 и ГБУ города Москвы «Жилищник района Северное Тушино», а также приложенным к нему техническим заданием и спецификацией, в соответствии с которыми общая стоимость спорных светильников составила 8 400 720 руб. 33 коп. – совокупная стоимость за 79 светильников Дина-1.

Однако судебная коллегия обращает внимание, что ответчиком 1 было направлено техническое задание в адрес ответчика 2 на изготовление светильников в соответствии с предоставленной ответчиком 1 спецификацией. В соответствии с данным заказом ответчиком 2 изготовлены на заказ и поставлены в адрес ответчика 1 в соответствии с договором и счетами фактурами 79 светильников.

Так, в соответствии с счетом-фактурой № 3006002 от 30.06.2021 (дополнительно представлен при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции) был поставлен 1 светодиодный уличный фонарь с наклоном (133/89 мм) Н-4М U № I HAUSS за 26 541,67 рублей (31 850 руб. с учетом НДС в размере 20%). В соответствии с счётом-фактурой № 2707001 от

27.06.2021 было поставлено 30 светодиодных уличных фонарей с наклоном (133/89 мм) Н-4М U № I HAUSS за 796 250 руб. (955 500 руб. с учетом НДС в размере 20%). В соответствии с счётом-фактурой № 308001 от 03.08.2021 было поставлено 48 светодиодных уличных фонарей с наклоном (133/89 мм) Н-4М U № I HAUSS за 1 238 166,67 руб. (1 485 800 руб. с учетом НДС в размере 20%).

Таким образом, ответчиком 2 было поставлено 79 светодиодных уличных фонарей с наклоном (133/89 мм) Н-4М U № I HAUSS на общую сумму 2 473 150 руб. с учетом НДС.

В дальнейшем ответчик 1 реализовал данные светильники третьему лицу уже по цене 8 400 720 руб. 33 коп. В данную стоимость также включена установка и монтаж светильников в соответствии с контрактом ответчика 1 и третьего лица.

Именно последнюю стоимость и взял истец за основу при расчете компенсации.

Между тем, стороной последней сделки ответчик 2 не являлся.

В свою очередь судом первой инстанции удовлетворены требования о взыскании с ООО «Уни Хаусс» компенсации в размере 16 801 440 руб. 66 коп.

Истцом и судом первой инстанции не было учтено, что согласно правовой позиции, изложенной в пункте 61 постановлении Пленума № 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

То есть, применительно к спорной ситуации сумма компенсации должна определяться исходя из той стоимости товара, по которой именно ответчик 2 продавал спорные товары третьим лицам.

Судом апелляционной инстанции установлено, что двукратная стоимость реализованных ответчиком 2 товаров составляет 4 946 300 руб.

Следовательно, обжалуемое решение суда первой инстанции подлежит изменению в части определенной судом компенсации, подлежащей взысканию с ответчика 2.

В остальной части решение суда первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, является законным и обоснованным.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта в любом случае, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 31.08.2023 по делу

№ А41-54642/2022 изменить в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью «Уни Хаусс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Свет 2000» компенсации и расходов по государственной пошлине, изложить абзац пятый резолютивной части решения в следующей редакции:

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Уни Хаусс»

(ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Свет 2000» (ИНН <***>) компенсацию за незаконное использование авторского права на дизайн уличных светильников и промышленного образца по патенту РФ № 105453 «Фонарь уличный» в размере 4 946 300 руб., а также расходы по государственной пошлине по иску в размере 40 117 руб.

В остальной части в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Свет 2000» о взыскании компенсации отказать».

В остальной части решение Арбитражного суда Московской области от 31.08.2023 по делу № А41-54642/2022 оставить без изменения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Свет 2000» (ИНН 5027078211) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Уни Хаусс»

(ИНН <***>) расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе в размере 3000 руб.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Московской области.

Председательствующий судья Л.В. Пивоварова

Судьи: С.А. Коновалов

М.И. Погонцев