Постановление от 24 октября 2019 г. по делу № А51-18745/2018

Пятый арбитражный апелляционный суд

ул. Светланская, 115, г. Владивосток, 690001

тел.: (423) 221-09-01, факс (423) 221-09-98

http://5aas.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело

№ А51-18745/2018
г. Владивосток
24 октября 2019 года
Резолютивная часть постановления объявлена 22 октября 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 24 октября 2019 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Д.А. Глебова,

судей С.Б. Култышева, С.М. Синицыной,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Азиатско-тихоокеанская торговая компания»,

апелляционное производство №05АП-7163/2019

на решение от 20.05.2019 судьи И.С. Чугаевой

по делу № А51-18745/2018 Арбитражного суда Приморского края

по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 304770000419281)

к обществу с ограниченной ответственностью «Азиатско-тихоокеанская торговая компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

третье лицо: Владивостокская таможня,

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 19 403 725,40 рублей,

при участии:

от ответчика: ФИО3, по доверенности от 28.09.2018, сроком действия до 31.12.2019, паспорт;

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ИП Бардюженко, предприниматель, истец) обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Азиатско-тихоокеанская торговая компания» (далее – ООО «АТК», общество, ответчик) о взыскании 19 403 725,40 рублей компенсации за нарушение исключительных прав предпринимателя на товарные знаки (знаки обслуживания) «Praktik» и «PRAKTIKA» по свидетельствам о регистрации товарных знаков РФ №455744 (дата регистрации 07.03.2012, приоритет от 16.05.2011) и №469404 (дата регистрации 16.01.2008, приоритет от 21.11.2005).

Определением суда от 13.09.2018 в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Владивостокская таможня.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 20.05.2019 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с вынесенным решением, ответчик обратился в апелляционный суд с жалобой, в которой просит обжалуемый судебный акт отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований. В обоснование своей позиции апеллянт указывает, что спорный товар был маркирован и ввозился на территорию Российской Федерации под торговым знаком «Millenium», а обозначение «praktik» было указано в товаросопроводительных документах в качестве дополнительной информации о товаре, тогда как суд при отказе в удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы по вопросу об установлении сходства «Millenium praktik»т до степени смешения с товарными знаками «praktik» и «praktikа» необоснованно пришел к однозначному выводу о возможности введения потребителей в заблуждение в результате смешения товаров, маркированных товарными знаками истца и спорным обозначением ответчика, и о нарушении исключительного права истца. По мнению общества, в действиях истца имеются признаки злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, поскольку при подаче настоящего иска истец не доказал факт использования им самим спорных товарных знаков. Кроме того, апеллянт считает неправомерным отсутствие правовой оценки обоснованности заявленного размера компенсации.

Определением Пятого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2019 жалоба ООО «АТК» принята к производству, дело назначено к судебному разбирательству на 24.07.2019.

В заседании арбитражного суда апелляционной инстанции представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, имеющейся в материалах дела, решение суда первой инстанции просил отменить по основаниям, изложенным в жалобе.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266 - 271 АПК РФ.

Из материалов дела судебной коллегией установлено следующее.

Истец является правообладателем товарных знаков «Praktik», «PRAKTIKA» по свидетельствам о регистрации товарных знаков Российской Федерации №455744 (дата регистрации 12.04.2012), №469404 (дата регистрации 25.09.2012). Товарные знаки зарегистрированы и охраняются на территории Российской Федерации в отношении 19 класса МКТУ (№455744 – ламинат, паркет; №469404 – паркет).

На территорию РФ по декларациям на товары: №10702020/040716/0017101, №107020020/040816/0020656, №10702020/040716/0027827, №10702020/071016/0028296, №10702020/080916/0024871, №10702020/080916/0024920, №10702020/081116/0031758, №10702020/081116/0031806 был ввезен ламинат, маркированный обозначением «praktik», получателем и декларантом которого является ответчик.

28.11.2016 в целях досудебного урегулирования спора ИП Бардюженко направил в адрес общества претензию о необходимости прекращения последним незаконного использования обозначений, сходных до степени смешения с его товарными знаками, и выплате компенсации. Указанная претензия осталась без ответа, в связи с чем ИП Бардюженко обратился в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением о взыскании с ответчика 14 487 330 рублей 98 копеек компенсации.

Решением суда от 16.04.2018 по делу №А51-25126/2017 исковые требования удовлетворены в полном объеме. При этом, как следует из решения суда по делу №А51-25126/2017, незаконное использование ответчиком товарных знаков «praktik» и «praktik s» установлен по факту ввоза товара, задекларированного по декларациям №10702020/040716/0027827, №10702020/071016/0028296, №10702020/081116/0031758.

20.04.2018 ИП Бардюженко обратился с претензией к ООО «Азиатско-тихоокеанская торговая компания» о прекращении незаконного использования обществом обозначения «PRAKTIK» и «PRAKTIKA» и выплате компенсации в размере 19 546 070 рублей 26 копеек по четырем ДТ №10702020/040816/0020656, №10702020/080916/0024871, №10702020/080916/0024920, №10702020/081116/003180. Указанная претензия осталась без ответа.

Ссылаясь на нарушение ответчиком исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика компенсации.

Исследовав и оценив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, проверив в порядке статей 266 - 271 АПК РФ правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм процессуального и материального права, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующих обстоятельств.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах.

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. При этом никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (статья 1484 ГК РФ).

Доводы ответчика о том, что суд первой инстанции неправомерно установил наличие угрозы смешения товарных знаков истца и используемых ответчиком обозначений в глазах потребителя, а также пришел к выводу о сходности используемых ответчиков обозначений с товарными знаками истца признаются судебной коллегией необоснованными на основании следующего.

Согласно абзацу 2 пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482; далее - Правила), абзацу четвертому пункта 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Кроме того, для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя (соответствующая правовая позиция выражена в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006. по делу №3691/06).

В рассматриваемом случае товарные знаки истца и используемое ответчиком обозначение «praktik» прямо ассоциируются друг с другом; сходство до степени смешения используемых ответчиком обозначений с товарными знаками истца является очевидным и не требующим дополнительного исследования, поскольку уже при первичном визуальном сравнении можно однозначно установить, что используемое ответчиком обозначение по фонетическому (звуковому), визуальному (графическому) и семантическому (смысловому) признаку совпадает с товарными знаками истца.

Ответчик указывает, что спорные обозначения были использованы в качестве дополнительной информации о товаре и являются артикулами производителя, указывая на характеристики товара, тогда как сам товар был маркирован товарным знаком «Millenium». Между тем указанный довод не имеет правового значения, поскольку ответчик использовал сходное с товарными знаками истца обозначение «praktik» при ввозе на территорию Российской Федерации товаров, относящихся к 19 классу МКТУ (ламинат, паркет), предназначенных для продажи потенциальным клиентам указанных товаров, что способствуют смешению деятельности истца и ответчика и введению потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

При этом, как верно установлено судом первой инстанции, законодательная конструкция и содержание норм пункта 1 статьи 18, пунктов 1, 2 статьи 24 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» прямо указывают на единую правовую природу товарного знака и артикула, представляющие собой обозначения, служащие для индивидуализации конкретного товара. В процессе выбора потребителем товара определяющим его выбор является обозначение, позволяющее индивидуализировать товар, вследствие чего понятия «товарный знак» и «артикул» в сознании потребителя являются равнозначными.

Относительно довода заявителя жалобы о том, что судом не был проверен факт использования истцом своих товарных знаков, апелляционный суд считает необходимым указать следующее.

Действительно, по смыслу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ одним из условий смешения спорных обозначений и охраняемых законом средств индивидуализации, как основания для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности, является фактическое использование правообладателем своего товарного знака.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Определяющим для установления смешений обозначений является вероятность наличия у рядовых потребителей ассоциативных связей между сравниваемыми обозначениями, степень различительной способности (известность, узнаваемость) товарного знака. Данное обстоятельство, в свою очередь, возможно лишь в том случае, если товары, маркированные товарными знаками истца, присутствуют в гражданском обороте.

Вместе с тем данное обстоятельство с учетом доводов ответчика было предметом исследования суда первой инстанции, который установил вероятность введения потребителей в заблуждение в результате смешения товаров, маркированных товарными знаками истца и спорным обозначением ответчика. Так, суд первой инстанции принял во внимание решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.03.2017 №2011714965, №2005729755, вынесенные по результатам рассмотрения возражений ответчика по настоящему делу против предоставления правовой охраны спорным товарным знакам истца, в которых нашли отражение сведения о фактическом использовании товарных знаков истца.

В этой связи довод заявителя апелляционной жалобы о недоказанности факта использования истцом спорных товарных знаков, которая, по мнению ответчика, свидетельствует о наличии в действиях истца по подаче настоящего иска признаков злоупотребления правом и о необоснованности выводов суда о возможности введения потребителей в заблуждение в результате смешения товаров, подлежит отклонению.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В рассматриваемом случае апелляционный суд не усматривает оснований для снижения суммы компенсации, определенной исходя из двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, поскольку, по общему правилу размер такой компенсации признан законом соразмерным последствиям правонарушения. При этом ответчик в рамках настоящего спора не обосновал должным образом наличие оснований для снижения размера компенсации, каких-либо доказательств, свидетельствующих о необходимости уменьшения размера компенсации, в материалы дела не представлено.

Контррасчет цены иска, основанный на стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, приведенный обществом в отзыве от 30.10.2018, не может быть принят во внимание, поскольку истец избрал иной способ определения размера компенсации - исходя из стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, что является правомерным, поскольку в силу положений подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и статьи 1252 ГК РФ право выбора способа защиты исключительных прав на товарные знаки, в том числе способа расчета компенсации, принадлежит правообладателю — истцу.

Приводимые ответчиком в обоснование занимаемой позиции ссылки на судебную практику отклоняются апелляционным судом, поскольку судебные акты в рамках указанных дел приняты по иным основаниям и с учетом конкретных обстоятельств рассмотренных споров.

Таким образом, доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Поскольку апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а заявителю при ее подаче на основании определения Пятого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2019 предоставлялась отсрочка уплаты государственной пошлины, то на основании статьи 110 АПК РФ, подпункта 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации с апеллянта ООО «АТК» в доход федерального бюджета подлежат взысканию 3 000 (три тысячи) рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 20.05.2019 по делу №А51-18745/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Азиатско-тихоокеанская торговая компания» в доход федерального бюджета 3 000 (три тысячи) рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Арбитражному суду Приморского края выдать исполнительный лист.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

Д.А. Глебов

Судьи

С.Б. Култышев

С.М. Синицына