Решение от 7 сентября 2021 г. по делу № А40-192055/2020

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-192055/20-5-1379
г. Москва
07 сентября 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 28 июня 2021 года

Полный текст решения изготовлен 07 сентября 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселёвой Е.Н., единолично,

при ведении протокола помощником ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Смарт ридинг» (127299, Москва город, улица Клары ФИО2, дом 18, корпус 3, помещение XXVК.29,29А, 30эт.4, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 26.11.2013, ИНН: <***>)

к ответчику 1: Индивидуальный предприниматель ФИО3 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 14.09.2006), 2: Индивидуальный предприниматель ФИО4 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>).

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Смарт календарь» (125124, <...> поля, дом 2, корпус 13, помещение XI, комната 14, ЭТАЖ 3, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 15.07.2019, ИНН: <***>).

об обязании прекратить незаконное использования товарного знака № 754528, взыскать компенсацию в размере 1 500 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак № 754528;

в заседании приняли участие:

от истца: Рак В.В. по доверенности от 21.10.2020г., диплом

от ответчика 1: ФИО5 по доверенности №1-АА от 29.09.2020г., диплом.

от ответчика 2: ИП ФИО3 (лично); ФИО5 по доверенности №1-20 от 29.09.2020г., диплом.

от третьего лица: ФИО5 по доверенности №1-20 от 29.09.2020г., диплом.



УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Смарт ридинг» (далее также – истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Смарт календарь», Индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее также – ответчик 1) с требованиями об обязании ответчиков прекратить незаконное использование товарных знаков истца по свидетельствам № 754528, № 754524 на сайте smartcalend.ru, о взыскании солидарно с ответчиков 1 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки истца по свидетельствам № 754528, № 754524.

В процессе рассмотрения дела истец представил заявление о замене ненадлежащего ответчика Общества с ограниченной ответственностью «Смарт календарь» на надлежащего ответчика - Индивидуального предпринимателя ФИО4 (далее также – ответчик 2) и уточнении заявленных требований, согласно которому просил: обязать ответчиков прекратить незаконное использование товарных знаков истца по свидетельствам № 754528, № 754524 в рекламе, в том числе на сайтах smartpablishing.ru и smartcalend.ru; о взыскании солидарно с ответчиков 3 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки истца по свидетельствам № 754528, № 754524.

Определением от 20.02.2021 судом отказано в принятии уточнения исковых требований в части добавления нового требования в отношении доменного имени smartpablishing.ru; в порядке ст. 49 АПК РФ принято уточнение исковых требований в части заявленных требований о взыскании компенсации; в порядке ст. 46 АПК РФ произведена процессуальная замена ответчика Общества с ограниченной ответственностью «Смарт календарь» на ответчика - Индивидуального предпринимателя ФИО4 (далее также – ответчик 2); в порядке ст. 51 АПК РФ Общество с ограниченной ответственностью «Смарт календарь» привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора (далее также – третье лицо, ООО «Смарт Календарь»).

С учетом принятого судом уточнения исковых требований в части компенсации и процессуальной замены ответчика, исковое заявление рассматривается судом по уточненным требованиям об обязании ответчиков ИП ФИО3 и ИП ФИО4 прекратить незаконное использование товарных знаков истца по свидетельствам № 754528, № 754524 в рекламе, в том числе на сайте smartcalend.ru; о взыскании солидарно с ответчиков 3 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки истца по свидетельствам № 754528, № 754524.

В судебном заседании представитель Общества поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении с учетом уточнения и дополнений.

Представители ответчиков в удовлетворении заявленных требований возражали согласно доводам, изложенным в отзывах на исковое заявление.

Третьим лицом даны пояснения по спору.

Рассмотрев материалы дела, выслушав объяснения представителя сторон и третьего лица, исследовав и оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец является правообладателем словесного товарного знака (далее также – товарный знак «Smart календарь»/«Смарт календарь»), зарегистрированного по свидетельству Российской Федерации № 754528 в отношении товаров 16-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), «печатная продукция – календарь».

Дата приоритета товарного знака – 16.09.2019, дата регистрации – 21.04.2020, дата истечения срока действия исключительного права - 16.09.2029.

Также истец является правообладателем словесного товарного знака «Умный календарь» (далее также – товарный знак «Умный календарь»), зарегистрированного по свидетельству Российской Федерации № 754524 в отношении товаров 16-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), «печатная продукция – календарь».

Дата приоритета товарного знака – 16.09.2019, дата регистрации – 21.04.2020, дата истечения срока действия исключительного права - 16.09.2029.

В обоснование заявленных требований Общество указывает, что ООО «Смарт ридинг» осуществляет изготовление и распространение на всей территории Российской Федерации и некоторых зарубежных стран подарочной полиграфии - календарной продукции, а именно - листовых настенных календарей обучающего характера по бизнес тематике. Полиграфическая продукция истца за счет своего качества и инновационности получила широкую известность среди покупателей.

Истцу стало известно, что ответчики предлагают к продаже и реализуют товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, с использованием обозначений «Smart календарь» и «Умный календарь», сходных до степени смешения с товарными знаками истца.

Так, в сети Интернет на сайте www.smartcalend.ru, а также на сайте торговой площадки OZON.RU ?размещается информация о том, что ответчиками предлагаются к продаже и реализуются товары (календари) с использованием обозначений «Smart календарь» и «Умный календарь» сходных до степени смешения с товарными знаками истца, являющиеся однородными товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца при осуществлении коммерческой деятельности.

На сайте www.smartcalend.ru содержится информация с указанием контактных данных владельцев сайта, по которым можно приобрести указанный товар, в том числе, при переходе на ссылку Контакты – значится ответчик 1; на сайте http://www.ozon.ru размещена информация о продавце товара – ИП ФИО3

Кроме того, истцом было установлено, что на сайте smartcalend.ru в разделе «Контакты» появилось указание на следующее лицо – ИП ФИО4 (ответчик 2). По мнению истца, названное лицо имеет непосредственное отношение к деятельности указанного сайта, на котором размещены товарные знаки истца, следовательно, данное лицо наряду с ответчиком 1 имеет непосредственное отношение к нарушению прав на товарные знаки истца.

Таким образом, под обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, в гражданский оборот вводятся товары, маркированные обозначениями «Smart календарь» и «Умный календарь».

Вместе с тем, истец разрешения на использование товарных знаков «Smart календарь» и «Умный календарь» ответчикам не давал, лицензионных договоров с ответчиками не заключал.

Истец направил в адрес ответчиков претензионное письмо о нарушении исключительных прав на товарные знаки с требованиями прекратить такое нарушение. Претензии оставлены ответчиками без ответа и удовлетворения.

Считая, что предложение к продаже, реализация ответчиками товаров, являющихся однородными товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, с использованием обозначений, сходных с товарными знаками истца, нарушают исключительные права Общества на указанные средства индивидуализации, последнее обратилось в суд с настоящим иском.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденными решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 № 2011-18/81, администратор домена (пользователь на имя которого зарегистрировано доменное имя) как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Статья 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как уже было указано выше, истец является правообладателем словесного товарного знака (далее также – товарный знак «Smart календарь»/«Смарт календарь»), зарегистрированного по свидетельству Российской Федерации № 754528 в отношении товаров 16-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), «печатная продукция – календарь».

Дата приоритета товарного знака – 16.09.2019, дата регистрации – 21.04.2020, дата истечения срока действия исключительного права - 16.09.2029.

Также истец является правообладателем словесного товарного знака «Умный календарь» (далее также – товарный знак «Умный календарь»), зарегистрированного по свидетельству Российской Федерации № 754524 в отношении товаров 16-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), «печатная продукция – календарь».

Дата приоритета товарного знака – 16.09.2019, дата регистрации – 21.04.2020, дата истечения срока действия исключительного права - 16.09.2029.

Факт того, что истец является правообладателем названных товарных знаков и факт использования истцом в своей коммерческой деятельности этих товарных знаков установлены судом, подтверждены документально и не оспаривается ответчиками.

Таким образом, истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Вместе с тем, факт использования ответчиками при предложении к продаже и реализации однородных товаров товарного знака истца «Smart календарь»/«Смарт календарь» по свидетельству № 754528 не подтверждается представленными в настоящее дело доказательствами, ответчиками опровергнут.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила ТЗ) обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил ТЗ словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил ТЗ при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю

При этом принимаются во внимание род, вид товаров (услуг), их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара (услуги) ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума № 10), смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство -сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе, от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Простое упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны чужого комбинированного товарного знака само по себе не является использованием этого знака в ситуации, когда это словесное обозначение имеет смысловую нагрузку, используется в своем прямом словарном значении и безотносительно товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован.

В рассматриваемом случае доказательства использования ответчиками товарного знака истца «Smart календарь»/«Смарт календарь» при предложении к продаже и реализации однородных товаров, в том числе на сайте www.smartcalend.ru, на дату судебного заседания в материалы дела не представлены.

Из представленных в материалы дела документов следует, что на сайте www.smartcalend.ru используется обозначение «Smart издательство», а не обозначение «Smart календарь», на что ссылается истец.

При этом, суд считает, что элемент «Smart», входящий в товарный знак истца «Smart календарь»/«Смарт календарь» по свидетельству № 754528 и в спорное обозначение, не является сильным элементом (обладает слабой различительной способностью). Смысловое значение понятия «smart» подразумевает мнемоническую аббревиатуру, используемую в менеджменте и проектном управлении для определения целей и постановки задач (по данным ресурса «Википедия»).

Следовательно, при оценке степени смешения может учитываться только сильный элемент, в данном случае элемент «календарь». Поскольку сильным элементом обозначения ответчика является слово «издательство» (несовпадающее со словом «календарь» по семантическому, фонетическому, либо графическому критерию), обозначения не могут быть признаны сходными до степени смешения.

В соответствии с пунктом 157 постановления Пленума № 10, с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

Слово «СМАРТ» («SMART») является неохраняемым обозначением (элементом), поскольку представляет из себя распространенную в употреблении мнемоническую аббревиатуру, имеющую функцию описания или характеристики предмета, со значением близким к русскому слову - «умный». Таким образом, в отношении слова «СМАРТ» невозможно осуществлять квалификацию на предмет оценки сходности в принципе. Следовательно, при оценке сходности до степени смешения может учитываться только элемент «Календарь» («сильный» элемент). Поскольку «сильным» элементом обозначения Ответчика является слово «Издательство» (несовпадающее со словом «календарь» в смысле (семантике), произношении (фонетике) и написании (графике)), обозначения не могут быть признаны сходными. Следовательно, вопрос о степени смешения не может быть поставлен.

Таким образом, суд приходит к выводу о недоказанности истцом факта нарушения ответчиками его прав на товарный знак «Smart календарь»/«Смарт календарь» по свидетельству № 754528.

Истец не представил достаточных и достоверных доказательств в подтверждение своей правовой позиции в указанной части.

Учитывая изложенное, суд не находит оснований для удовлетворения требований истца в указанной части.

Суд также не находит оснований для удовлетворения требований истца в части заявленных требований к ответчику 2 (ИП ФИО4).

Доводы истца в отношении нарушения ответчиком 2 исключительных прав, в защиту которых предъявлен иск, сводятся к обстоятельствам использования ответчиком 2 обозначений, сходных, по мнению истца, с его товарными знаками на интернет-сайте www.smartcalend.ru.

Как уже было указано выше, согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в Интернете, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Истец утверждает, что ответчик 2 может являться владельцем или администратором домена smartcalend.ru.

При этом, доказательства того, что названное доменное имя когда-либо администрировалось ответчиком 2 или ответчик 2 является фактическим владельцем сайта, истцом в материалы дела не представлены.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденными решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 N 2011-18/81, администратор домена (пользователь на имя которого зарегистрировано доменное имя) как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации.

Так, в обоснование требований к ответчику 2, истец указывает, что им было установлено, что на сайте smartcalend.ru в разделе «Контакты» появилось указание на следующее лицо – ИП ФИО4 (ответчик 2). По мнению истца, названное лицо имеет непосредственное отношение к деятельности указанного сайта, на котором размещены товарные знаки истца, следовательно, данное лицо наряду с ответчиком 1 имеет непосредственное отношение к нарушению прав на товарные знаки истца.

При этом, каких-либо доказательств использования доменного имени smartcalend.ru. ответчиком 2, размещения заявленной информации последним, в материалы дела не представлено.

Доказательства реализации товаров ответчиком 2 по ссылке с сайта www.smartcalend.ru в материалах дела отсутствуют.

Сам по себе факт размещения на сайте данных ФИО4, не является безусловным свидетельством использования спорного обозначения ответчиком 2.

Кроме того, согласно сведениям предоставленным АО «РСИЦ» исх. № 3575-С от 22.06.2021, администратором доменного имени smartcalend.ru является ФИО3 (ответчик 1).

На основании изложенного и информации АО «РСИЦ» предъявление требований к ответчику 2 является необоснованным, поскольку ИП ФИО4, не являясь администратором вышеуказанного домена, не могла нарушить права Общества и, следовательно, не может отвечать по требованиям третьих лиц поскольку она не имеет отношения к указанному домену.

Таким образом, истец не привел доказательства того, что ответчик 2 является надлежащим ответчиком по заявленным основаниям.

Учитывая изложенное, судом установлено, что заявленные истцом требования к ответчику 2 не обоснованы, документально не подтверждены, предъявлены к ненадлежащему ответчику.

В действиях ответчика 2 отсутствуют признаки нарушения каких-либо исключительных прав истца.

Кроме того, каких-либо доказательств, свидетельствующих о реальном использовании ответчиком 2 спорных обозначений, обстоятельствах, объеме и конкретных способах такого использования, а равно приготовления к такому использованию, истцом также не представлено.

Таким образом, истец не представил достаточных и достоверных доказательств в подтверждение своей правовой позиции в указанной части.

Принимая во внимание изложенное, а также приведенные нормы права в их совокупности, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных истцом требований к ответчику 2.

Вместе с тем, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска в части требований об обязании ответчика 1 прекратить использование товарного знака «Умный календарь» по свидетельству № 754524 в рекламе на сайте smartcalend.ru и взыскании с ответчика 1 компенсации в размере 150 0000 руб. за нарушение исключительных прав истца на указанный товарный знак.

Как уже было указано выше, согласно сведениям предоставленным АО «РСИЦ» исх. № 3575-С от 22.06.2021, администратором доменного имени smartcalend.ru является ФИО3 (ответчик 1).

Так, факт использования ответчиком 1 при предложении к продаже и реализации однородных товаров обозначения «Умный календарь» подтверждается представленными в дело доказательствами, ответчиком 1 не опровергнут, не оспаривается.

Факт незаконного использования ответчиком 1 обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 754524, при предложении к продаже и реализации ответчиком товаров 16-го класса МКТУ, являющихся однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), методологическими подходами, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 № 128 (далее - Руководство № 128).

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При этом следует отметить, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения (пункт 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» и пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015).

Решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое товарным знаком истца и обозначением, используемым ответчиками, при этом формирование общего впечатления может происходить под впечатлением любых особенностей обозначений.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом размер шрифта обозначения, место его размещения, наличие дополнительного графического изображения(ий) и либо словесного обозначения не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, поскольку такие изменения не исключают фонетического, графического и семантического сходства.

Как указано в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 1226 (далее - Информационное письмо Президиума ВАС РФ №122) «вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы», «с позиции рядового потребителя» (абз.1, 6 п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ №122).

Реализуемые ответчиком товары маркированы обозначением «Умный календарь» - тождественным словесному элементу «Умный календарь» товарного знака истца по свидетельству Российской Федерации № 754524.

Суд считает наличие сходства до степени смешения между обозначением «Умный календарь» и словесным элементом «Умный календарь» товарного знака истца очевидным. Особенно ярко такое сходство обнаруживается именно «с позиции рядового потребителя», который, не обладая специальными знаниями, может воспринять используемое ответчиком обозначение, как указание на товарный знак истца.

Сравнив обозначение «Умный календарь», зарегистрированное за ООО «Смарт ридинг» в качестве товарного знака по свидетельству № 754524, с обозначением «Умный календарь», используемым ответчиком 1 на предлагаемых к продаже и реализуемых товарах, можно утверждать о том, что указанные выше обозначения фонетически, семантически и графически (визуально), а также в силу производимого общего зрительного впечатления обусловленного их близким композиционным построением, сходны до степени смешения с товарным знаком истца и могут ввести в заблуждение потребителя относительно лица, реализующего товар.

Сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом по словесному элементу, поскольку являются тождественными.

В соответствии с частью 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Факт однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца по свидетельству № 754524, и товаров, предлагаемых к продаже ответчиком 1, очевиден, подтвержден документально.

Товары, реализуемые ответчиком (настенные календари) с использованием обозначения «Умный календарь», являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца (печатная продукция - календари).

Истец не давал ответчику 1 согласия или разрешения на использование указанного товарного знака при введении в гражданский оборот однородных товаров. Доказательств предоставления ответчику 1 разрешения правообладателя на такое использование в материалах дела не имеется.

Доводы ответчика 1, приведенные в отзыве на иск относительно товарного знака № 754524, оценены судом, признаны голословными, необоснованными и несостоятельными ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело доказательствам.

В соответствии с п. 2 ст. 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

В силу статей 1225, 1473 и 1477 ГК РФ фирменные наименования и товарные знаки (знаки обслуживания) являются самостоятельными средствами индивидуализации, имеющими разное целевое назначение: первые призваны индивидуализировать коммерческие организации в гражданском обороте, а вторые служат для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняемых ими работ и оказываемых услуг. Фирменные наименования и товарные знаки (знаки обслуживания) имеют различный правовой режим (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2016 № С01-720/2016 по делу № А08-7737/2015).

Согласно п. 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Суд признает несостоятельной ссылку ответчика на подачу последним в Роспатент возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 754524.

В соответствии с п. 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ» лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ.

Товарный знак истца является действующим, правовая охрана товарного знака не прекращена, недействительной не признана.

Напротив, по результатам рассмотрения вышеназванных возражений ответчика Роспатентом принято решение от 05.02.2021 об отказе в их удовлетворении.

Судом отклоняются доводы ответчика 1 о том, что исключительное право на фирменное наименование ООО «Смарт календарь» возникло раньше даты приоритета заявки на товарный знак ООО «Смарт ридинг», при этом ответчик 1 еще до регистрации ООО «Смарт календарь» использовал спорное обозначение «Smart календарь» для индивидуализации предприятия по производству настенных календарей со спорным обозначением.

Как следует из материалов дела, использование спорного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, путем предложения к продаже и продаже товара (календарей), производится не ООО «Смарт календарь», а ИП ФИО3

Поскольку в материалы дела не представлено документов, подтверждающих правомерность использования ответчиком ИП ФИО3 товарного знака по свидетельству № 754524, суд считает факт нарушения исключительных прав истца ответчиком 1 подтвержденным.

Доводы ответчика 1 о необходимости применения пункта 2 статьи 10 ГК РФ, оценены судом и признаны необоснованными, поскольку являются голословными, носят предположительный характер и не подтверждены документально.

Согласно ст. 1538 ГК РФ, юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

Таким образом, спорное обозначение, в силу ст. 1538 ГК РФ, не является коммерческим обозначением ООО «Смарт календарь», и тем более деятельности ИП ФИО3

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что использование ответчиком 1 товарного знака истца по свидетельству № 754524 без согласия последнего является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации.

?В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

В силу п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Ввиду того, что ответчиком 1 в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие прекращение последним использования спорного товарного знака (по свидетельству № 754524), нарушенные права истца подлежат восстановлению путем пресечения использования ответчиком обозначения «Умный календарь».

В целях пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, подлежат удовлетворению исковые требования Общества об обязании ответчика 1 прекратить незаконное использования товарного знака по свидетельству № 754524.

Согласно ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Истец, ссылаясь на то, что правообладатель, безусловно, несет убытки, поскольку уменьшается спрос на его продукцию, воспользовавшись правом, установленным ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также учитывая не прекращение ответчиком нарушений его исключительных прав до настоящего времени, в том числе после неоднократных обращений истца к ответчику с данным требованием, просит взыскать с ответчиков солидарно компенсацию за незаконное использование товарных знаков в сумме 3 000 000 руб.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В обоснование заявленного размера компенсации истец указывает, что на сайте ответчика 1 www.smartcalend.ru размещена информация о количестве тиражей календарей ответчика и общее количество реализованных ответчиком календарей, которое составляет 100 000 экземпляров.

Истец также указывает на то, что принимая во внимание среднюю стоимость календаря ответчика 1 - 250 руб., объем реализованной ответчиком 1 контрафактной продукции, исходя из указанного им тиража, минимум составляет 25 000 000 рублей. Следовательно, сумма затребованной истцом компенсации является вполне обоснованной.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд, учитывая частичное удовлетворение заявленных истцом требований к ответчику 1, отказ в удовлетворении иска в части требований к ответчику 2, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанность вероятных убытков правообладателем, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации, подлежащую взысканию с ответчика 1, до 150 000 руб.

Реализация судом установленного законом права на уменьшение заявленного к взысканию размера компенсации исходя из принципов ее разумности, справедливости и соразмерности последствиям нарушения должна соотноситься с необходимостью обеспечения восстановления имущественного положения правообладателя, то есть с необходимостью приведения правообладателя в такое имущественное положение, в котором он находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно; организационно-правовая форма нарушителя, его имущественное положение, основные виды осуществляемой им деятельности и степень их доходности не могут быть приняты судом во внимание в целях оценки фактических обстоятельств на предмет наличия оснований для уменьшения заявленной ко взысканию суммы компенсации; в этих целях значимыми могут быть признаны исключительно обстоятельства, характеризующие имевшее место событие нарушения исключительных прав правообладателя и наступившие (либо вероятные) последствия такого нарушения.

Суд полагает, что избранный истцом вид компенсации не ограничивает право суда снижать размер компенсации, исчисленной в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Кодекса, поскольку согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12 размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя.

Компенсация по своей правовой природе должна носить компенсационный характер и быть направлена не столько на наказание правонарушителя, сколько на восстановление нарушенного права правообладателя.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что требования истца к ответчику 1 о выплате компенсации отвечают принципам разумности, справедливости и соразмерности компенсации в размере 150 000 руб.

В рассматриваемом случае снижение размера подлежащей взысканию компенсации судом осуществлено в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств в совокупности, а также с учетом изложенных правовых позиций, исходя из восстановительного характера данного вида гражданско-правовой ответственности, который исключает получение правообладателем дополнительных доходов, которые бы не возникли у правообладателя при отсутствии нарушения.

В остальной части исковые требования о взыскании компенсации удовлетворению не подлежат.

Уплаченная истцом при обращении в суд госпошлина взыскивается с ответчика на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 2, 4, 41, 49, 65, 71, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



РЕШИЛ:

Обязать Индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) прекратить использование товарного знака № 754524 «Умный календарь» в рекламе на сайте smartcalend.ru.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Смарт ридинг» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) компенсацию 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., а также 1 900 (одна тысяча девятьсот) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части исковых требований отказать.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Смарт ридинг» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из дохода федерального бюджета Российской Федерации 36 000 (тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп. госпошлины, оплаченной по платежному поручению № 831 от 10.12.2020г.


Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.


Судья

Е.Н. Киселева