Решение от 20 июня 2024 г. по делу № А50-24587/2023

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru


Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ

Дело № А50-24587/2023
21 июня 2024 года
город Пермь



Резолютивная часть решения оглашена 18 июня 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 21 июня 2024 года


Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Короткова Д.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Булак С.П. и помощником судьи Игошевой Т.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «Интехника» (г. Москва; ОГРН <***>; ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Парма Промпоставка» (г. Пермь; ОГРН <***>; ИНН <***>)

о запрете использования товарного знака, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

при участии в судебном заседании, открытом 14.06.2024 и продолженном после перерыва 18.06.2024:

от истца: ФИО1, доверенность от 29.12.2023, удостоверение адвоката, паспорт (посредством системы веб-конференции),

от ответчика: ФИО2, доверенность от 10.11.2023, диплом, паспорт;            ФИО3, доверенность от 10.11.2023, диплом, паспорт, 



УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Интехника» (истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Парма Промпоставка» (ответчик):

1) о запрете без письменного согласия собственника товарного знака «VARGUS», либо без письменного согласия лица, имеющего исключительные полномочия от собственника товарного знака «VARGUS», на использование указанного товарного знака на территории Российской Федерации, в том числе запрете ответчику осуществлять продажу и вводить в гражданский оборот продукцию с размещенными на ней (этикетке, упаковке товаров и т.п.) товарного знака «VARGUS» на указанной территории, хранить указанные товары, использовать в предложениях о продаже и рекламе указанных товаров, о выполнении работ, об оказании услуг с использованием товарного знака «VARGUS», за исключением продукции с использованием товарного знака «VARGUS», право собственника товарного знака «VARGUS» на которую на территории Российской Федерации исчерпано;

2) о взыскании 1 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «VARGUS».

Протокольным определением от 08.04.2024 судом в порядке ст. 49 АПК РФ принято заявление истца об увеличении исковых требований имущественного характера в части взыскания с ответчика компенсации в сумме 5 000 000 руб. При этом требование неимущественного характера о запрете использования товарного знака оставлено истцом в первоначальной редакции.

В ходе рассмотрения дела судом по ходатайствам истца о содействии в истребовании доказательств об использовании ответчиком товарного знака «VARGUS» направлялись запросы о предоставлении информации, в том числе в ПАО «Агрегат»,              АО «ЭЛКАМ-НЕФТЕМАШ», МИФНС России № 17 по Пермскому краю, Федеральную таможенную службу Российской Федерации, АО «РЕДУКТОР-ПМ»,                                       АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «КАЛУГАПУТЬМАШ», АО «НПО «ФИО4», Шереметьевскую таможню  (определения суда от 12.02.2024, от 08.04.2024, от 06.05.2024). Указанные лица по запросам суда представили соответствующую информацию.

Истец в судебном заседании на уточненном иске настаивал по доводам искового заявления и уточнений к нему.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по доводам отзывов.

Заслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела в соответствии со ст.ст. 65, 71, 162 АПК РФ, арбитражный суд установил следующее.

Истец на основании лицензионного договора от 23.01.2017, заключенного с компанией «Варгус Лтд» (Израиль), обладает исключительными правами в отношении товарного знака «VARGUS» (далее – спорный товарный знак).

Сведения об указанном товарном знаке подтверждены Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) и внесены в Международный реестр товарных знаков (https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/). Согласно сведениям указанного реестра товарный знак «VARGUS» № 811443 зарегистрирован 12.09.2003 сроком до 12.09.2033 в отношении товаров 07 класса МКТУ (инструментальные станки, станки, в частности режущие инструменты и инструменты для нарезания резьбы; части вышеупомянутых товаров, включенные в этот класс) и 08 класса МКТУ (ручной инструмент и ручные приспособления для обработки древесины, металла, пластмассы и стекла, в частности ручные инструменты и их части, включенные в этот класс).

Статьей 4 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 определено, что с даты регистрации, произведенной в Международном бюро в соответствии с положениями ст.ст. 3 и 3ter, в каждой заинтересованной договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно. Таким образом, в отношении исключительных прав истца на товарные знаки в Российской Федерации применяется национальное законодательство по охране интеллектуальной собственности.

Истец указал, что в рамках проводимого мониторинга фактов бездоговорного использования спорного товарного знака выявил, что ответчик был признан победителем процедуры запроса предложений в электронной форме на поставку режущего инструмента «VARGUS». 

В подтверждение факта предложения ответчиком к продаже товаров, маркированных спорным товарным знаком, истец представил запросы предложений ПАО «Агрегат» № 3207440 и № 3138754 на общую сумму 2 652,03 Евро, а также технические задания от 31.10.2022 и от 20.01.2023 на закупку товаров для нужд ПАО «Агрегат».

19.04.2023 и 19.06.2023 истцом в адрес ответчика направлены претензии о прекращении использования спорного товарного знака.

Поскольку требования претензий от 19.04.2023 и 19.06.2023 остались без удовлетворения со стороны ответчика, то 10.08.2023 истцом в адрес ответчика направлена претензия о прекращении использования спорного товарного знака и о выплате компенсации за использование товарного знака в сумме 1 000 000 руб.

В досудебном порядке спор сторонами урегулирован не был.

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком спорного товарного знака и на продолжение его использования после направления досудебных претензий, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ч. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если в ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, что истец обладает исключительными правами на спорный товарный знак «VARGUS».

Факт использования ответчиком спорного товарного знака при предложении к продаже металлорежущей продукции «VARGUS» подтверждается материалами дела, а именно запросами предложений ПАО «Агрегат» № 3207440, № 3138754 и техническими заданиями от 31.10.2022 и от 20.01.2023 на закупку товаров для нужд ПАО «Агрегат».

Кроме того данный факт подтверждается истребованными судом по запросу истца дополнительными сведениями от ПАО «Агрегат», в том числе платежными поручениями ПАО «Агрегат» в пользу ответчика за период с 13.09.2023 по 15.02.2024 об оплате поставленной продукции, маркированной спорным товарным знаком, на сумму  898 312,59 руб.

Доводы ответчика о том, что из представленных ПАО «Агрегат» документов невозможно установить, что ответчик предлагал к продаже и получал оплату именно за товары, маркированные спорным товарным знаком «VARGUS», отклоняются судом в силу следующего.

Подборка первичных и платежных документов представлена ПАО «Агрегат» с указанием на её относимость к товарам, маркированным товарным знаком «VARGUS» (л.д. 69). Оснований критически относиться к указанным сведениям у суда не имеется.

Кроме того в представленных ПАО «Агрегат» спецификациях указаны наименования товара (пластины VGD, 3IR, 3ER; вставка VGER2020, VGEL2020; державка VGEL2020 и т.д.). В судебном заседании 14.06.2024 суд исследовал сеть Интернет на предмет поисковых запросов в отношении указанной продукции и установил, что все запросы ведут на сайты поставщиков продукции марки «VARGUS». Ответчик в свою очередь не представил суду каких-либо пояснений в части расшифровки обозначений предлагаемой к продаже продукции.

Таким образом, суд считает установленным тот факт, что ответчик использовал спорный товарный знак «VARGUS» как минимум с ноября 2022 года (дата заключения договора с ПАО «Агрегат» 14.11.2022) по февраль 2024 года (дата получения последней подтвержденной оплаты от ПАО «Агрегат» за продукцию «VARGUS»).

Доказательств, подтверждающих, что истец передал ответчику исключительные права на использование спорного товарного знака, ответчиком в материалы дела не представлено.

Таким образом, представленные в материалы дела доказательства, в своей совокупности и взаимосвязи, подтверждают факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак «VARGUS» при предложении к продаже и продаже продукции, маркированной данным товарным знаком.

С учетом того, что по делу доказан факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на спорный товарный знак, суд рассматривает заявленное истцом неимущественное требование о запрете ответчику использования данного обозначения без согласия правообладателя. Указанное требование суд полагает подлежащим удовлетворению в силу следующего.

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Меры, предусмотренные ст. 1252 ГК РФ (в том числе требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным нарушением. Абстрактный запрет установлен непосредственно законом.

Согласно содержащимся в п. 57 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 от 23.04.2019 разъяснениям, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

Из материалов дела следует, что как минимум с ноября 2022 года и по февраль 2024 года, то есть в том числе в периоде рассмотрения судом настоящего спора, ответчик продолжал использование спорного товарного знака.

С учетом изложенного, суд усматривает наличие со стороны ответчика реальной угрозы продолжения совершения действий по предложению к продаже продукции «VARGUS», в связи с чем полагает необходимым вынести в отношении ответчика решение о запрете использования спорного обозначения без согласия правообладателя.

Проанализировав формулировку, с которой истец просит объявить ответчику запрет использования спорного обозначения, суд отмечает необходимость её конкретизации указанием на классы МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку. В противном случае речь будет идти о защите отсутствующих у самого истца исключительных прав, что не допустимо.

Разрешив вопрос в части заявленного истцом неимущественного требования, суд переходит к вопросу о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на спорный товарный знак и приходит в связи с этим к следующим выводам.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена                  ст. 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению. В силу п. 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет её размер в пределах, установленных ГК РФ (абз. 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Истцом был выбран способ расчета компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. По мнению истца, с ответчика подлежит взысканию компенсация в максимальной  для этого порядка сумме 5 000 000 руб. с учетом стоимости продукции, реализованной ответчиком в адрес ПАО «Агрегат», а также с учетом представленных Шереметьевской таможней сведений о ввозе ответчиком на таможенную территорию товаров, маркированных спорным товарным знаком.

Возражая против размера заявленной истцом компенсации, ответчик указал, что ранее не совершал нарушений чужих исключительных прав, что объем товарооборота, приходящегося на продукцию «VARGUS», незначителен. Ответчик полагает, что сумма компенсации по настоящему делу может составлять не более 100 000 руб.

Проанализировав доводы истца и возражения ответчика в части определения размера компенсации, суд приходит к следующему выводу.

По требованиям о взыскании компенсации суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Избранный истцом способ расчета компенсации предполагает учет судом целого ряда фактических обстоятельств допущенного ответчиком нарушения и не привязывает размер компенсации исключительно к стоимости поставленных товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, поскольку в этом случае речь бы шла об ином способе расчета компенсации согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ, не заявленном истцом, в то время как суд не вправе самостоятельно изменять выбранный истцом порядок расчета компенсации.

Определяя справедливый размер подлежащей взысканию по настоящему делу компенсации, суд учитывает, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что ответчик ранее допускал нарушение исключительных прав истца или иных правообладателей. Кроме того, суд учитывает, что принцип соразмерности гражданско-правовой ответственности, предполагающий восстановление нарушенного права, но не обогащение в результате защиты нарушенного (оспоренного) права (п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 10 ГК РФ), является элементом публичного порядка Российской Федерации.

Вместе с тем суд учитывает и объем доказанных при рассмотрении настоящего спора поставок ответчиком товаров, маркированных спорным товарным знаком, а также доказанный период неправомерного использования.

Кроме того суд учитывает, что взыскиваемая компенсация как мера ответственности за допущенное нарушение исключительного права хотя и не должна быть чрезмерной, но при этом должна быть достаточно ощутимой для ответчика в контексте объема его товарооборота, мотивируя его тем самым вести предпринимательскую деятельность с уважительным отношением к чужим исключительным правам.

С учетом изложенного суд полагает возможным определить размер взыскиваемой компенсации в сумме 500 000 руб., учитывая при этом, что такая компенсация, с одной стороны, коррелирует с объемом товарооборота ответчика в отношении товаров, маркированных спорным товарным знаком, а, с другой стороны, взыскание данной суммы компенсации, не подавляя экономическую инициативу ответчика, позволит истцу возместить свои убытки в связи с нарушением исключительного права и будет способствовать удержанию ответчика в будущем от нарушения интересов истца и иных правообладателей.

В связи с частичным удовлетворением судом имущественных исковых требований о взыскании компенсации (удовлетворено 10% от заявленной суммы компенсации                     5 000 000 руб.) и удовлетворением в полном объеме неимущественного требования о запрете использования товарного знака, судебные расходы по оплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ подлежат отнесению на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В связи с этим на ответчика подлежит отнесению 10% от государственной пошлины за рассмотрение имущественного требования (10% * 48 000 = 4 800 руб.), а также             6 000 руб. государственной пошлины за рассмотрение неимущественного требования. Итого на ответчика подлежит отнесению 4 800 + 6 000 = 10 800 руб.

На истца подлежит отнесению за рассмотрение имущественного требования             48 000 – 4 800 = 43 200 руб. государственной пошлины.

С учетом того, что при обращении в суд истцом было оплачено 29 000 руб. государственной пошлины, что превышает подлежащую взысканию с истца в доход федерального бюджета сумму, то взыскание государственной пошлины с ответчика в пользу истца не производится. Итого с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию 10 800 руб., а с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию 43 200 – 29 000 = 14 200 руб.



Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края 



РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Парма Промпоставка» (г. Пермь; ОГРН <***>; ИНН <***>) без письменного согласия собственника товарного знака «VARGUS», либо без письменного согласия лица, имеющего исключительные полномочия от собственника товарного знака «VARGUS», на использование указанного товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ (инструментальные станки, станки, в частности режущие инструменты и инструменты для нарезания резьбы; части вышеупомянутых товаров, включенные в этот класс) и 08 класса МКТУ (ручной инструмент и ручные приспособления для обработки древесины, металла, пластмассы и стекла, в частности ручные инструменты и их части, включенные в этот класс), в том числе запретить осуществлять продажу и вводить в гражданский оборот продукцию с размещенными на ней (этикетке, упаковке товаров и т.п.) товарного знака «VARGUS» на указанной территории, хранить указанные товары, использовать в предложениях о продаже и рекламе указанных товаров, о выполнении работ, об оказании услуг с использованием товарного знака «VARGUS», за исключением продукции с использованием товарного знака «VARGUS», право собственника товарного знака «VARGUS» на которую на территории Российской Федерации исчерпано.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Парма Промпоставка» (г. Пермь; ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Интехника» (г. Москва; ОГРН <***>; ИНН <***>)               500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «VARGUS».

В удовлетворении оставшейся части исковых требований отказать.


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Парма Промпоставка» (г. Пермь; ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 10 800 руб. за рассмотрение иска.


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Интехника» (г. Москва; ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 14 200 руб. за рассмотрение иска.


Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.



Судья                                                                                                    Д.Б. Коротков