Решение от 27 октября 2023 г. по делу № А40-140652/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-140652/23-27-1006
г. Москва
27 октября 2023 г.
Резолютивная часть решения объявлена 17 октября 2023года

Полный текст решения изготовлен 27 октября 2023 года


Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

истец: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОБРАНИЕ" (308000, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛГОРОД ГОРОД, СЛАВЫ ПРОСПЕКТ, 28, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.12.2002, ИНН: <***>, КПП: 312301001)

ответчик ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (123995, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.06.2004, ИНН: <***>, КПП: 773001001)

третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДМАРК" (309513, РОССИЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., СТАРООСКОЛЬСКИЙ Г.О., СТАРЫЙ ОСКОЛ Г., КРУТИКОВА УЛ., Д. 17А, ПОМЕЩ. 43, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 30.07.2021, ИНН: <***>)

о признании незаконным отказ Роспатента в регистрации перехода исключительных прав по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак б/н от 02.08.2022 г., об обязании провести регистрацию перехода исключительных прав в отношении товарного знака «Русская сталь» по Свидетельству № 277987 по договору об отчуждении исключительного права на товарные знаки б/н от 02.08.2022 г.

при участии: согласно протоколу;

У С Т А Н О В И Л:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОБРАНИЕ" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с заявлением к ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (далее – ответчик), рот участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора, ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДМАРК" (далее – третье лицо) о признании незаконным отказа Роспатента в регистрации перехода исключительных прав по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак б/н от 02.08.2022 г. в отношении «Русская сталь» по Свидетельству № 277987 в пользу ООО «ТрейдМарк», об обязании провести регистрацию перехода исключительных прав в отношении товарного знака «Русская сталь» по Свидетельству № 277987 в пользу ООО «ТрейдМарк», по договору об отчуждении исключительного права на товарные знаки б/н от 02.08.2022 г. заключенному между ЗАО «Собрание» и ООО «ТрейдМарк».

Представитель истца в судебном заседании поддержал требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя третьего лица, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного заседания.

Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные документы, приходит к выводу, что требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ЗАО «Собрание» (далее Правообладатель) и ООО «ТрейдМарк» (далее Приобретатель) заключён договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки б/н от 02.08.2022 г. в отношении товарных знаков «Русская сталь» по Свидетельству № 277987 (далее Договор).

Приобретатель обратился в Роспатент с заявлением о государственной регистрации отчуждения исключительного права товарные знаки по Договору, к заявлению были приложены платежное поручение об оплате госпошлины и 3 экземпляра договора отчуждения.

Приобретатель 26.10.2022 г. получил от Роспатента уведомление о необходимости предоставления недостающих или (и) ненадлежаще оформленных документов для рассмотрения заявления.

В уведомлении от 26.10.2022 г. Роспатент указывает на то обстоятельство, что на территории РФ зарегистрировано НМПТ «Русская водка» (№65) в отношении товара водка.

У ЗАО «Собрание» и ООО «ТрейдМарк» отсутствует право использования наименования места происхождения товара НМПТ 65. В связи с чем, заявителю было предложено предоставить некий ответ, дополнительные документы затребованы не были.

В ответ на уведомление заявитель предоставил Роспатенту ответ содержащий сведения о незаконном требовании Роспатента и неправильном толковании норм действующего законодательства.

28.03.2023 г. Приобретатель получил уведомление от Роспатента об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак 277987 по Договору.

К уведомлению приложено заключение по результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации отчуждения исключительного права по Договору, в котором указано, что рассмотрев заявление от 24.08.2022 г., установлено, что у ЗАО «Собрание» и ООО «ТрейдМарк» отсутствует право использования наименования места происхождения товара НМПТ 65, в связи с чем государственная регистрация не может быть осуществлена.

Заявитель не согласен с указанным решением, считает его противоречащим нормам действующего законодательства.

Согласно части 1 статьи 198 АПК РФ, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 АПК РФ обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Учитывая требования указанных норм процессуального права, бремя доказывания по таким спорам распределяется следующим образом: на орган, осуществивший оспариваемые действия, возлагается бремя доказывания наличия полномочий на осуществления оспариваемых действий и соответствие оспариваемых действий закону и иным нормативным правовым актам, в то время как на заявителя возлагается бремя доказывания нарушения оспариваемыми действиями своих прав и законных интересов в предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 АПК РФ).

Суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Согласно пункту 1 статьи 1481 ГК РФ, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, выдается свидетельство на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления права использования по лицензионному договору исключительного права другому лицу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с этим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1232 ГК РФ, государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора.

Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; удостоверенная нотариусом выписка из договора; сам договор.

В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: вид договора; сведения о сторонах договора; предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Согласно пункту 2 статьи 1490 ГК РФ, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 ГК РФ.

Как следует из Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утверждённого приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 июня 2016 года № 371, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 июля 2016 года № 47489 (далее - Административный регламент), государственная регистрация предоставления права использования товарного знака осуществляется Роспатентом.

Согласно пункту 3 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1416 (далее - Правила), государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении следующих условий:

а) представлены заявление, предусмотренное пунктом 5 настоящих Правил, или документы, предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил;

б) указанные в подпункте «а» настоящего пункта заявление или документы представлены в отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, товарного знака и изобретения, охраняемых на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке;

в) представленные сведения о правообладателе (патентообладателе), предмете договора, соглашения об изменении или расторжении договора (включая номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) или сторонах по договору соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, Реестре топологий интегральных микросхем, Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных, международных реестрах объектов интеллектуальной собственности, которые ведутся в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

г) представлены документы, предусмотренные пунктами 6 и 13 настоящих Правил (при необходимости);

д) в заявлении или в документах, представление которых предусмотрено пунктами 7 - 9 настоящих Правил, содержатся сведения, наличие которых предусмотрено указанными пунктами настоящих Правил;

е) документы удовлетворяют требованиям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящих Правил;

ж) представленные в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил документы подтверждают переход исключительного права с учетом положений пунктов 11 и 12 настоящих Правил;

з) права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у сторон договора прав;

и) отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Как установлено судом, словесный товарный знак «Русская сталь» по Свидетельству № 277987 зарегистрирован на имя компании ЗАО «СОБРАНИЕ».

На товарный знак в установленном порядке выдано свидетельство, удостоверяющее исключительное право в отношении товаров, указанных в свидетельстве (статьи 1477, 1481 ГК РФ).

Указанное исключительное право не оспорено и не признано недействительным в установленном законодательством порядке. Таким образом, исключительное право на товарный знак № 277987 является действующим и не может быть произвольно ограничено.

Заявитель предоставляет право использования товарного знака № 277987 на имя третьего лица.

Каких-либо ссылок на несоответствие пункту 3 Правил Роспатент в оспариваемом решении не привел.

Ни заявитель, ни третье лицо не являются правообладателями НМПТ № 65.

Таким образом, заявитель при предоставлении права использования товарного знака по договору не выходит за пределы прав, которые у них имеются.

Соответственно, Роспатент не имел законных оснований для отказа в регистрации предоставления права использования товарного знака № 277987.

Указанные в оспариваемом решении Роспатента пункты 3 и 6 статьи 1519 ГК РФ никоим образом не соотносятся с предоставлением права использования товарного знака № 277987 по лицензионному договору и являются неприменимыми к рассматриваемым правоотношениям.

Согласно положениям пункта 3 статьи 1519 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент принятия оспариваемого решения), незаконным использованием географического указания признается: использование зарегистрированного географического указания лицами, не обладающими правом его использования, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или географическое указание используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как «род», «тип», «имитация» и тому подобными; использование сходного с зарегистрированным географическим указанием обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы географическое указание или сходные с ним до степени смешения обозначения, являются контрафактными.

Как напрямую следует из пункта 3 статьи 1519 ГК РФ, он регулирует использование зарегистрированного НМПТ.

Использованием НМПТ или товарного знака является его использование на товаре, его упаковке, при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети «Интернет» (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ, пункт 2 статьи 1519 ГК РФ).

Таким образом, пункт 3 статьи 1519 ГК РФ не регулирует регистрационные действия, не регулирует правила распоряжения правами на товарные знаки, в том числе государственную регистрацию предоставления права использования товарного знака.

В этой связи указание в оспариваемом решении на отсутствие у заявителя права использования НМПТ № 65 со ссылкой на пункт 3 статьи 1519 ГК РФ, является необоснованным и не может служить причиной для отказа в государственной регистрации предоставления права использования товарного знака № 277987.

Как, соответственно, и ссылка и на пункт 6 статьи 1519 ГК РФ, согласно которому, распоряжение исключительным правом на географическое указание, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого географического указания, а также переход исключительного права на географическое указание без заключения договора не допускается.

Как следует из текста пункта 6 статьи 1519 ГК РФ, он регулирует распоряжение исключительным правом именно на НМПТ, а не на спорный товарный знак, права использования которого предоставляются в рамках дела.

Заявитель, обладающий исключительным правом на товарный знак № 277987 и не обладающий правом использования НМПТ, на законном основании передает права использования именно товарного знака, а не НМПТ № 65.

Природа запрета на государственную регистрацию предоставления права использования на НМПТ заключается в том, что НМПТ связано с территорией, определенной границами географического объекта, и характеристиками товара. Если лицо находится на той же территории и производит аналогичный товар, оно может само получить исключительное право на использование НМПТ при соблюдении установленных законом требований. Указанный запрет никоим образом не может быть распространен на исключительное право на товарный знак, поскольку товарный знак, в отличие от НМПТ не связан территорией, определенной границами географического объекта, а параллельное получение исключительного права на один и тот же товарный знак законом не допускается.

Таким образом, пункт 6 статьи 1519 ГК РФ также является неприменимым к рассматриваемым отношениям по государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по свидетельству № 277987.

Пункт 3 Правил, содержащий условия государственной регистрации распоряжения исключительным правом, не предусматривает такие основания для отказа в государственной регистрации предоставления права использования товарного знака как сходство этого товарного знака с НМПТ.

Соответственно, и Роспатент не имеет возможности обосновать, какое именно из условий государственной регистрации, предусмотренных пунктом 3 Правил, не было соблюдено заявителем.

Более того, вопросы использования зарегистрированного НМПТ и нарушения исключительного права на него не входят в компетенцию Роспатента. Роспатент является лишь регистрирующим органом, в компетенцию которого не включены полномочия по контролю за использованием зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности и пресечению действий по нарушению исключительных прав. В связи с чем, применение Роспатентом положений пункта 3 статьи 1519 ГК РФ представляется не соответствующим закону.

На основании изложенного, суд считает, что Роспатент при принятии оспариваемого решения допустил нарушение положений статей 1232, 1233, 1490 ГК РФ, положений пункта 3 Правил, в связи с чем признает заявленные требования о признании недействительным решения от 02.08.2022 года об отказе в государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по свидетельству РФ № 277987 подлежащими удовлетворению.

Согласно пункту 3 части 4 статьи 201 АПК РФ, в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Устранением нарушенных прав и законных интересов заявителя в данном случае является обязание Роспатента провести регистрацию перехода исключительных прав в отношении товарного знака «Русская сталь» по Свидетельству № 277987 по договору об отчуждении исключительного права на товарные знаки б/н от 02.08.2022 г., заключенному между ЗАО «Собрание» и ООО «ТрейдМарк».

Расходы заявителя по уплате государственной пошлины в сумме 3 000 руб. относятся на заинтересованное лицо в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171, 197-201 АПК РФ, суд



Р Е Ш И Л:

Признать незаконным отказ Роспатента в регистрации перехода исключительных прав по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак б/н от 02.08.2022 г.

Обязать провести регистрацию перехода исключительных прав в отношении товарного знака «Русская сталь» по Свидетельству № 277987 по договору об отчуждении исключительного права на товарные знаки б/н от 02.08.2022 г., заключенному между ЗАО «Собрание» и ООО «ТрейдМарк».

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Закрытого акционерного общества «Собрание» (ОГРН <***>, ИНН <***>) государственную пошлину в размере 3 000 (три тысячи) руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья:

В.И. Крикунова