Решение от 23 марта 2020 г. по делу № А56-112257/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-112257/2019
23 марта 2020 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 20 февраля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 23 марта 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Нестерова С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "ЛФР" (адрес: 142713, Ленинский р-н, пос. Володарского, Московская обл., ул. Центральная, д. 30, оф. 7-2, ОГРН: <***>)

к 1) Обществу с ограниченной ответственностью "Манго" (адрес: 190068, <...>, лит. А, пом. 10H, оф. 1-64, ОГРН: <***>), 2) Лесному Александру

третье лицо: ИП ФИО2 (ИНН: <***>)

о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации

при участии

- от истца: ФИО3 – по доверенности от 01.11.2019;

- от ответчика-1: не явился, извещен;

- от ответчика-2: не явился, извещен;

- от третьего лица: не явился, извещен;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ЛФР" (далее – истец, ООО "ЛФР") обратилось в суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Манго" (далее – ответчик-1, ООО "Манго") и Лесному Александру (далее – ответчик-2) с требованием:

- о запрете ответчику 1 использовать при предложении к продаже и продаже продукции товарный знак № 1067700 (м.р.) (сходные с ним до степени смешения обозначения);

- о запрете ответчикам использовать в доменном имени trx.com.ru и наполнении Интернет-сайта, расположенного на указанном домене, товарный знак № 1067700 (м.р.) (сходные с ним до степени смешения обозначения) и безвозмездно передать истцу - Обществу с ограниченной ответственностью «ЛФР» (Адрес: 142713, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) права администрирования Доменного имени;

- о взыскании солидарно с ответчиков 500 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 1067700 (м.р.), 60 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины и на оплату услуг представителя и 48 530 руб. 00 коп. на оплату услуг нотариуса от 22.08.2019 и от 27.09.2019.

Определением суда от 22.10.2019 исковое заявление принято к производству, судебное разбирательство назначено на 12.12.2019, которое было отложено на 20.02.2020 в связи с привлечением к участию в деле третьего лица - ИП ФИО2

В ответ на запрос суда от Акционерного общества "Региональный Сетевой Информационный Центр" поступил ответ, согласно которому администратором доменного имени trx.com.ru является ФИО4.

В судебном заседании представитель истца в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнил заявленные исковые требования и просил:

- о запрете ответчику 1 использовать при предложении к продаже и продаже продукции товарный знак № 1067700 (м.р.) (сходные с ним до степени смешения обозначения);

- о запрете ответчикам использовать в доменном имени trx.com.ru и наполнении Интернет-сайта, расположенного на указанном домене, товарный знак № 1067700 (м.р.) (сходные с ним до степени смешения обозначения);

- о взыскании солидарно с ответчиков 500 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 1067700 (м.р.), 60 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины и на оплату услуг представителя и 48 530 руб. 00 коп. на оплату услуг нотариуса.

Уточнения приняты судом.

О времени и месте судебного заседания, назначенного на 20.02.2020, ответчики и третье лицо извещены надлежащим образом, в судебное заседание не явились, отзывы на иск не представили, в связи с чем, руководствуясь частью 3 статьи 156 и статьёй 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), суд признал дело подготовленным к рассмотрению, завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению спора по существу.

При этом от третьего лица в суд поступил отзыв на исковое заявление, в котором он просил не привлекать его в качестве третьего лица по настоящему иску.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд считает его необоснованным и не находит оснований для его удовлетворения.

По существу заявленных требований суд установил следующее.

Из материалов дела следует, Компания «Фитнес Энивер» ЛЛЦ, место нахождения: ул. Пасифик, 1660, Сан-Франциско, Калифорния 94109, Соединенные Штаты Америки (Fitness Anywhere LLC, 1660 Pacific Avenue San Francisco CA 94109 (US) (далее - Компания) является известным на мировом рынке разработчиком, производителем и поставщиком спортивного оборудования и тренажеров.

Одновременно Компания является владельцем товарного знака TRX № 1067700 (м.р.), зарегистрированного 01.02.2011 в отношении товаров 09, 28, 41 классов МКТУ.

В обоснование исковых требований истец указал, что на территории Российской Федерации право использования товарного знака принадлежат ООО «ЛФР», что подтверждается лицензионным договором № 07LF (исключительная лицензия), зарегистрированным 28.06.2016 за № РД0201119.

Вместе с тем, в 2019 ООО «ЛФР» стало известно, что товарный знак № 1067700 (м.р.) (сходное с ним до степени смешения обозначение) используется в доменном имени и в наполнении Интернет-сайта, расположенного на домене trx.com.ru для индивидуализации товаров, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, что подтверждается протоколом осмотра доказательств, удостоверенным нотариусом города Москвы ФИО5 от 27.09.2019. При этом на названном сайте имеется информация, что товар предлагается к продаже именно ООО "Манго" с указанием ИНН, ОГРН и адреса места нахождения организации.

Администратором спорного домена является ФИО4, что подтверждается соответствующим письмом регистратора АО «РСИЦ».

Придя к выводу, что ООО "Манго" неправомерно использует товарные знаки, правообладателем которых является ООО "ЛФР", истец направил в адреса ответчиков претензию от 18.07.2019 б/н с требованиям выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав, прекратить любое использование обозначений, сходных и тождественных с товарным знаком правообладателей и удалить весь нарушающий исключительные права правообладателей контент с Веб-сайта ООО "Манго", которая оставлена ответчиками без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения ООО "ЛФР" с настоящим иском в арбитражный суд.

Оценив представленные в материалы дела доказательства и доводы сторон, суд находит требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме на основании следующего.

В соответствии с положениями раздела 7 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (статья 1226).

К результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), относятся, в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным независимо от способа использования и влечет ответственность, установленную гражданским и иным законодательством.

На основании статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Частью 1 статьи 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Так, в обоснование заявленных требований, истец представил в материалы дела выписки из государственного реестра товарных знаков (TRX № 1067700 (м.р.), а также нотариально заверенный протокол осмотра спорного сайта от 27.09.2019.

Согласно пунктам 42-45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов…по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков…, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

С учетом вышеприведенного, исследовав нотариально заверенный протокол осмотра спорного сайта, принимая во внимание, что на ряде страниц были неоднократно непосредственно использованы обозначения TRX с фотографиями соответствующих товаров, а также соответствующее обозначение непосредственно в наименовании домена, суд соглашается с истцом, что спорные обозначения является сходными до степени смешения с товарным знаком ООО "ЛФР", и способно ввести в заблуждение потенциального потребителя относительно принадлежности обозначения определенному лицу, тем более, что спорные обозначения использованы при предложении к продаже товаров аналогичных товарам ООО "ЛФР".

Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Согласно пунктам 2, 3 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

В соответствии с пунктом 4 статьёй 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе, в том числе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

При определении размера компенсации (500 000 руб. 00 коп. за использование товарного знака) истец просит учесть характер допущенного нарушения (непосредственное использование зарегистрированных за ООО "ЛФР" товарный знак), срок незаконного использования, способ предложения спорных товаров к продаже (через сеть Интернет), а также высокую популярность спорных товаров с соответствующим товарным знаком.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд признает обоснованным определенный истцом размер компенсации за нарушение исключительных прав, а именно 500 000 руб. 00 коп. за незаконное использование обозначения TRX, поскольку из материалов дела усматривается длительность распространения ответчиками спорной продукции, в том числе и после получения соответствующей претензии истца.

При оценке разумности размера компенсации, заявленной истцом к взысканию с ответчика, судом приняты во внимание и стоимость спорной продукции, способ предложения спорных товаров к продаже (через сеть Интернет), что значительно увеличивает размер потенциальных покупателей спорных товаров, а также высокая популярность спорных товаров с соответствующим товарным знаком.

Таким образом, суд находит заявленные требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Кроме того, истцом заявлено о взыскании с ответчика 35 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя.

В силу статьи 106 АПК РФ судебным издержкам относятся, в том числе, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), а также другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Факт того, что заявленные истцом к взысканию с ответчика расходы непосредственно связаны с защитой его прав и законных интересов, равно как и факт их несения, а также относимость этих расходов к конкретному судебному делу подтверждаются материалами дела, в том числе соглашением об оказании юридической помощи от 20.08.2019 № 04-200819, заключенным с адвокатом Карпинским Р.С., актом сдачи-приемки оказанных услуг от 30.08.2019 б/н к соглашению и платежным поручением от 20.08.2019 № 1862, а также договором о предоставлении услуг от 16.07.2019 № 36/19, заключенным с АО «Реестр-Консалтинг», дополнительным соглашением от 16.07.2019 № 1/36/19 к договору и платежным поручением от 17.07.2019 № 1551.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства и фактические обстоятельства, принимая во внимание степень сложности дела, характер спора, объем необходимых для его рассмотрении документов, характер услуг, оказанных в рамках соглашения об оказании юридической помощи от 20.08.2019 № 04-200819 и договора о предоставлении услуг от 16.07.2019 № 36/19, их необходимость и разумность, суд полагает, что заявленная истцом к взысканию с ответчика сумма судебных издержек в размере 35 000 руб. 00 коп. является разумной и соразмерной объему оказанных ООО "ЛФР" юридических услуг по настоящему делу.

В связи с удовлетворением исковых требований в полном объеме и в соответствии со статьёй 110 АПК РФ относятся на ответчиков и судебные расходы истца по настоящему делу.

При этом, как разъяснено, в пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" при предъявлении иска совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие) распределение судебных издержек производится с учетом особенностей материального правоотношения, из которого возник спор, и фактического процессуального поведения каждого из них (статья 40 ГПК РФ, статья 41 КАС РФ, статья 46 АПК РФ). Если лица, не в пользу которых принят судебный акт, являются солидарными должниками или кредиторами, судебные издержки возмещаются указанными лицами в солидарном порядке (часть 5 статьи 3 АПК РФ, статьи 323, 1080 ГК РФ), а потому с ответчиком в пользу истца также солидарно следует взыскать с подтвержденные материалами дела 48 530 руб. 00 коп. расходов на нотариальное удостоверение доказательств и 35 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя.

В то же время в пункте 18 постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" разъяснено, в случае, когда решение принято против нескольких ответчиков, понесенные истцом судебные расходы по уплате государственной пошлины взыскиваются судом с данных ответчиков как содолжников в долевом обязательстве, независимо от требований истца взыскать такие расходы лишь с одного или нескольких из них, в связи с чем с ответчиков в пользу истца подлежат взысканию по 14 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска и заявления об обеспечительных мерах (по 12 500 руб. 00 коп. госпошлины по иску и по 1 500 руб. 00 коп. госпошлины по заявлению о принятии обеспечительных мер).

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Иск удовлетворить.

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью "Манго" использовать при предложении к продаже и продаже продукции товарный знак № 1067700 (м.р.) (сходные с ним до степени смешения обозначения).

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью "Манго" и Лесному Александру использовать в доменном имени trx.com.ru и наполнении Интернет-сайта, расположенного на указанном домене, товарный знак № 1067700 (м.р.) (сходные с ним до степени смешения обозначения).

Взыскать солидарно с Общества с ограниченной ответственностью "Манго" и Лесного Александра в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЛФР" 500 000 руб. 00 коп. компенсации, 48 530 руб. 00 коп. расходов на нотариальное удостоверение доказательств и 35 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Манго" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЛФР" 14 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска и заявления об обеспечительных мерах.

Взыскать с Лесного Александра в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЛФР" 14 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска и заявления об обеспечительных мерах.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме.

Судья С. А. Нестеров