Решение от 11 января 2023 г. по делу № А40-104111/2022

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-104111/22-15-760
11 января 2023 г.
г. Москва



Резолютивная часть объявлена: 10 января 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено: 11 января 2023 года

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>)

третьи лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОДИМИО» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЕЙЛ"(ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон:

от истца – не явился, извещен

от ответчика –ФИО3 по дов. б/н от 17.11.2022 г.

от третьего лица - ООО «МОДИМИО» – ФИО3 по дов. б/н от 06.07.2022 г.

от третьего лица - ООО «СКЕЙЛ»– ФИО3 по дов. б/н от 31.05.2022 г.



УСТАНОВИЛ:

ООО «ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик), в котором просит суд, обязать Ответчика прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Истца при осуществлении деятельности через интернет-магазин «modellisimo». (доменное имя - www.modellisimo.ru); взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 339 980 руб. (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ).

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, согласно которому возражал против удовлетворения заявленных исковых требований, заявил о чрезмерности истребуемой ко взысканию компенсации.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» (далее Истец) владеет исключительным правом на следующий товарный знак по свидетельству РФ №553755, дата приоритета 12.03.2014г.

Изобразительный товарный знак зарегистрирован по 06,07,11,12,16,27,28,35,39 классам товаров МКТУ, из них 28 класс МКТУ - «автомобили (игрушки); игрушки; игрушки с подвижными частями; игры- конструктор; модели транспортных средства масштабные».

Истцом в сети Интернет выявлен интернет-магазин «modellisimo» (доменное имя - www.modellisimo.ru ), предлагающий к продаже товар с использованием обозначения, сходного до степени смешения с указанным в таблице товарным знаком.

В качестве почтового адреса для контактов на сайте указан следующий адрес: 121087, <...> ТК «Горбушкин двор», сектор «Н», 2-й этаж, пав. Н2-015

Также указано, что деятельность интернет-магазина по реализации товаров осуществляется от имени ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>).

База ЕГРЮЛ содержит сведения об ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>), основным видом деятельности которого является «Торговля розничная в неспециализированных магазинах » (ОКВЭД 47.1)

Установленный перечень товаров, предлагаемый к продаже интернет-магазином «МОДЕЛЛИСИМО» (доменное имя- www.modellisimo.ru) с использованием товарного знака истца.

Истец не предоставлял ИП ФИО2 право на использование товарного знака. Таким образом, на сайте www.modellisimo.ru предлагается к продаже контрафактный товар.

Размещение на сайте интернет-магазина «МОДЕЛЛИСИМО» предложений о продаже товаров с использованием обозначения, до степени смешения сходного с товарным знаком Истца, является нарушением исключительного права Истца.

Истец не предоставлял Ответчику право на использование товарных знаков Истца. Ввод в гражданский оборот товаров с использованием обозначений, до степени смешения сходных с товарным знаком истца, является нарушением исключительного права Истца, охраняемого нормами ст.ст.1225, 1229, 1250, 1252, 1484, 1515 ГКРФ

Истец в адрес Ответчика направил претензию от 29.12.2021г. №719/019-003-003 с требованием о прекращении нарушений со стороны ответчика при осуществлении деятельности через интернет-магазин «modellisimo» с доменным именем www.modellisimo.ru и уничтожения контрафактной продукции, а так же уплаты компенсации за допущенные нарушения в размере 339980 рублей на основании пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ.

Претензия направлена по почтовому адресу ответчика, указанному в контактной информации интернет-магазина «modellisimo». Претензия ответчиком получена, о чем свидетельствует отметки в почтовом уведомлении о вручении.

Ответа на претензию не получено, нарушения не устранены, что подтверждается скриншотами с сайта интернет-магазина «modellisimo» от 07.04.2022г., из которых видно, что товар продолжает предлагаться к продаже.

Размер компенсации сформирован истцом исходя из стоимости каждой модели товара, реализуемой через интернет-магазин www.modellisimo.ru в двукратном размере в соответствии с пп.2 п.4 ст.1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Истцом на сайте www.modellisimo.ru был сформирован заказ товаров, предлагаемых к продаже с нанесенным товарным знаком Истца, на сумму 169 990 руб. Следовательно размер компенсации, подлежащей возмещению за нарушение исключительных прав Истца в двукратном размере, составляет 339 980,0 руб., исходя из следующего расчета: 169 990 руб. - стоимость товара с товарным знаком ООО «ПАЗ» умноженная на 2.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, суд пришел к выводу о частичной обоснованности заявленных исковых требований в силу следующих обстоятельств.

Исходя из п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Так, в силу пп. 1, 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (Правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

При этом в соответствии со ст. 1229 ГК РФ Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия Правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия Правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность.

Так, Раздел 1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 № 197 устанавливает, что Рекомендации могут быть использованы также при решении вопросов о тождестве и сходстве товарных знаков, возникающих в ходе рассмотрения судебными, антимонопольными, правоохранительными органами дел, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак.

В соответствии с Разделом 3, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Пункт 4.1. словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Пункт 4.2. устанавливает, что сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно п. 4.2.1.1. Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; - ударение.

Как усматривается из представленных доказательств, ответчик на сайте www.modellisimo.ru, без согласия Истца, предлагал к продаже товар с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству РФ №553755, а именно автомобили (игрушки).

Факт использования товарного знака истца по свидетельству РФ №553755 подтверждается скриншотами с сайта интернет-магазина www.modellisimo.ru от 29.11.2021 и от 07.04.2021, по которым видно, что к продаже предлагаются товары (модели масштабные) с нанесенным товарным знаком, сходным до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству РФ № 553755.

Доводы ответчика о том, что в исковом заявлении не указан перечень товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, судом отклоняется, поскольку в исковом заявлении указано, что установленный перечень товаров, предлагаемых к продаже интернет-магазином «МОДЕЛЛИСИМО» (доменное имя- www.modellisimo.ru) с использованием товарного знака истца, представлен в Приложении № 6. Приложение №6 содержит в себе скриншоты страниц интернет-магазина с изображением, предлагаемых к продаже товаров, их наименований, описание товаров и цену.

Как усматривается из скриншотов, товарный знак ООО «ПАЗ» по свидетельству РФ №553755 расположен на передней панели масштабных моделей автобусов ПАЗ.

Доводы ответчика и третьих лиц о том, что на ряде спорных моделей отсутствует товарный знак истца или сходное с ним обозначение, в частности что на моделях ПАЗ 3205 АГ-12, ПАЗ 32051 и ПА33205 ПРИГОРОДНЫЙ отсутствуют обозначения, которые можно было бы рассматривать, как сходные до степени смешения с товарным знаком истца, судом отклоняется в силу следующего.

Как усматривается из представленных в материалы дела скриншотов на радиаторной решетке уменьшенных/масштабных моделей автобусов, запечатленных на фотоизображениях скриншотов страниц сайта «modellisimo.ru», присутствует значок / эмблема, по форме, конфигурации и месту расположения сходный с товарным знаком истца per. № 553755;

В предложениях о продаже уменьшенных/масштабных моделей автобусов, размещенных на сайте «modellisimo.ru», содержится индивидуализирующее данное предложение обозначение «ПA3»(PAZ), тождественное фирменному наименованию истца;

Как было установлено судом, товарный знак истца per. № 553755 зарегистрирован, в том числе в отношении уменьшенных / масштабных моделей транспортных средств.

Как указано в п. 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вопрос о сходстве обозначений до степени смешения является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (п. 13 информационного письма ВАС РФ № 122 от 13.12.2007).

В существующей совокупности обстоятельств несомненно усматривается возникновение опасности смешения обычными потребителями товарного знака и спорного обозначения, что является недопустимым с точки зрения гражданского законодательства Российской Федерации в области защиты исключительных прав.

В отношении довода о том, что использование ответчиком эмблем на уменьшенных моделях автобусов не является использованием товарного знака, суд отмечает следующее.

В обоснование указанного довода ответчик и третьи лица прикладывают Заключение НИИ № СО-0311-14 от 07.11.2022, Заключение НИИ №ИА-0811 от 09.11.2022, судебное решение Суда Европейского Союза от 25.01.2007 года по делу № С-48/05, решение Федерального Верховного Суда Германии №ZR88/08 от 14.01.2010.

Однако указанные в документах доводы не учитывают практику Верховного Суда РФ и Суда по интеллектуальным правам, в частности выводы сделаны без учета позиции, изложенной в п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 и не являются надлежащими доказательствами по делу в силу следующего:

В обоих судебных актах исследуется вопрос о способности товарного знака, зарегистрированного для таких товаров, как «автомобили / транспортные средства», осуществлять индивидуализирующую функцию в отношении других товаров - «уменьшенные модели автомобилей / транспортных средств».

Заключения НИИ игнорирует факт наличия у истца товарного знака № 553755 с правовой охраной непосредственно в отношении товаров 28 класса МКТУ: автомобили [игрушки]; игрушки; игрушки с подвижными частями; модели транспортных средств масштабные.

Между тем, указанное обстоятельство - наличие у истца правовой охраны в отношении товаров «уменьшенные модели автомобилей / транспортных средств» является определяющим для квалификации действий ответчика по предложению к продаже товаров -«уменьшенных моделей автобусов ПАЗ» как действий, нарушающих права истца -правообладателя товарного знака по свидетельству № 553755, который зарегистрирован, в т.ч., и в отношении аналогичных товаров.

Также представленные Заключения подтверждают факт узнаваемости товарного знака потребителем и идентификации производителя уменьшенных моделей именно с заводом-изготовителем автобусов марки ПАЗ. Указанное в Заключении пороговое значение - 31% не закреплено ни в одном нормативном акте РФ и, следовательно, не может быть применено к решению вопроса по узнаваемости потребителем производителя и введению его в заблуждение.

Довод третьих лиц о злоупотреблении правом со стороны истца является несостоятельным, так как истец, являясь правообладателем изобразительного товарного знака по свидетельству №553755 в отношении различных классов товаров, в том числе товаров 28 класса МКТУ - «модели транспортных средств масштабные» и др., в рамках данного иска осуществляет защиту исключительного права использования товарного знака. Таким образом иск ООО «ПАЗ» направлен на защиту своих законных прав и интересов и пресечение незаконных действий со стороны лиц, нарушающих данное исключительное право.

Учитывая, что истец (ООО «ПАЗ») не только владеет товарным знаком № 553755 в отношении товаров 28 класса МКТУ, но и использует его в форме предоставления прав третьим лицам по лицензионным соглашениям, в рамках которых лицензиаты организуют производство и введение в гражданский оборот уменьшенных моделей автобусов «ПАЗ», использование ответчиками на вводимых ими в гражданский оборот моделей автобусов «ПАЗ» обозначений (эмблем), в сочетании с использованием в предложениях о продаже произвольной части фирменного наименования истца - «ПАЗ», нарушает права истца, т.к. создает опасность смешения потребителями товаров, лицензируемых истцом, и товаров ответчиков, а также предоставляет ответчикам необоснованные экономические преимущества в осуществлении указанной деятельности.

Также суд отмечает, что решением суда по интеллектуальным правам от 30.11.2022 по делу №СИП-886/2022 по иску ООО «Модимио», последнему было отказано в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ №553755 в отношении товаров 28-го класса МКТУ: автомобили [игрушки]; игрушки; игрушки с подвижными частями; модели транспортных средств масштабные.

При указанных обстоятельствах, доводы ответчика и третьих лиц, указанные в отзывах судом признаются не обоснованными, поскольку опровергаются фактическими обстоятельствами дела и направлены на неправомерное уклонение от ответственности за нарушение исключительных прав истца.

Между тем, как установлено судом посредством осмотра сайта ответчика, на момент рассмотрения спора, ответчик нарушение исключительных прав истца прекратил, предложения к продаже товаров с использованием товарного знака по свидетельству РФ №553755 с сайта www.modellisimo.ru удалено, что подтверждается скриншотом соответствующей интернет-страницы ответчика.

При указанных обстоятельствах, поскольку ответчик прекратил нарушение исключительных прав истца, предложение к продаже товаров с использованием товарного знака по свидетельству РФ №553755 с сайта www.modellisimo.ru удалил, суд считает, что требования истца об обязании Ответчика прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Истца при осуществлении деятельности через интернет-магазин «modellisimo». (доменное имя - www.modellisimo.ru), удовлетворению не подлежат, учитывая что каких-либо доказательств наличия факта использования спорного обозначения ответчиком на иных интернет-площадках, истцом в материалы дела не представлено.

Как указано выше, Истец настоящим исковым заявлением также просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака по свидетельству РФ №553755 в размере 339 980 рублей.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в сумме 10.000 рублей.

Истец, воспользовавшись правом, установленным п.2 ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ №553755 в размере 339 980 руб., расчет которой производит исходя из двукратной стоимости товаров.

За основу расчета взята стоимость контрафактных товаров в сумме 169 990руб.,

№
Наименование товара

Количество,

Стоимость,

Общая

п/п


шт

Шт/руб

стоимость

1.

PAZ-3201C (USSR RUSSIAN) RED I ПАЗ-3201С НАШИ АВТОБУСЫ# 32

5
2100

10500

2.

PAZ-4230 AURORA (USSR RUSSIAN) WHITE I ПАЗ-4230 АВРОРА НАШИ АВТОБУСЫ # 26

5
1799

8995

3.

PAZ-3205 AG-12 FIRE BUS (USSR RUSSIAN) RED I ПАЗ-3205 АГ-12 САНИТАРНЫЙ НАШИ АВТОБУСЫ. СПЕЦВЫПУСК №2

5
1999

9995

4.

PAZ-672 (USSR RUSSIAN) RED/ WHITE I ПАЗ-672 ПОЖАРНЫЙ ШЬАБНОЙ АВТОБУС

5
7700

38500

5.

PAZ-32051 CHILDREN (USSR RUSSIAN) I ПАЗ-32051 ДЕТИ

5
8800

44000

6.

PAZ-3205 (USSR RUSSIAN) OUR BUSES#2 I ПАЗ-3205 НАШИ АВТОБУСЫ №2

5
3200

16000

7.

PAZ-3205 SUBURBAN (USSR RUSSIAN) ШАЗ-3205 ПРИГОРОДНЫЙ

5
8400

42000




Итого

169990

Вместе с тем, как усматривается из представленных истцом в материалы дела скриншотов на сайте ответчика предлагались к продаже с непосредственным использованием товарного знака истца только две модели из указанных в расчете 7-ми, а именно PAZ-4230 AURORA (USSR RUSSIAN) WHITE I ПАЗ-4230 АВРОРА НАШИ АВТОБУСЫ # 26 (5-ть моделей общей стоимостью 8 995 руб.) и PAZ-3205 (USSR RUSSIAN) OUR BUSES#2 I ПАЗ-3205 НАШИ АВТОБУСЫ №2 (5-ть моделей общей стоимостью 16 000 руб.). Таким образом, общая стоимость указанных моделей предлагаемых к продаже ответчиком согласно расчета истца составляет 24 995 руб.

Как прямо усматривается из представленных в дело самим истцом распечаток интернет-страниц с предложением к продаже остальных моделей указанных в расчете, ни на радиаторной решетке моделей ни в их описании, спорный товарный знак истца по свидетельству РФ № 553755 не использовался.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, с целью пресечения нарушений исключительных прав истца в установленной части, суд находит обоснованной сумму компенсации рассчитанную в двукратном размере в порядке п.2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ 49 990 руб. (24 995 х 2).

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в установленной части.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на ответчиков в равных долях, пропорционально размера удовлетворенных требований.

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 1484, 1487, 1515 ГК РФ, ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 168-170,176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД» компенсацию в размере 49 990 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.


СУДЬЯ: М.А. Ведерников