Решение от 24 июня 2024 г. по делу № А40-187624/2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-187624/23-5-1502
г. Москва
25 июня 2024 года
Резолютивная часть решения оглашена 16 апреля 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 25 июня 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселёвой Е.Н., единолично,

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 11.02.2022)

к ответчикам: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Резерв» (115404, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Бирюлево Восточное, Бирюлёвская <...>, пом/ком/оф 3/5/35, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 17.08.2021, ИНН: <***>), 2. Общество с ограниченной ответственностью «Регистрант» (197374, <...>, литер Ф, офис 1323, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.08.2007, ИНН: <***>), 3. ФИО3.

о защите исключительных прав

в заседании приняли участие:

согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ, а также применения положений ст. 46, 47 АПК РФ, к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Резерв», Обществу с ограниченной ответственностью «Регистрант» и ФИО3 о:

1. Признании нарушением исключительного права на товарный знак по свидетельству № 931043 использование ФИО3

⎯ обозначения SCORPSYSTEM в доменных именах scorpsystem.ru, scorpsystem-group.ru;

⎯ обозначения SCORP-SYSTEM в доменном имени scorp-system.ru;

2. Запрете ФИО3:

⎯ использовать обозначение SCORPSYSTEM, сходное до степени смешения с товарным знаком № 931043 в доменных именах scorpsystem.ru, scorpsystem-group.ru

⎯ использовать обозначение SCORP-SYSTEM, сходное до степени смешения с товарным знаком № 931043, в доменном имени scorp-system.ru;

3. Признании нарушением исключительного права на товарный знак по свидетельству № 931043 использование Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Резерв» и ФИО3 обозначения SCORPSYSTEM на страницах сайтов scorpsystem.ru, scorp-system.ru, scorpsystem-group.ru, scstm.ru;

4. Запрете Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Резерв» и ФИО3 использовать обозначение SCORPSYSTEM, сходное до степени смешения с товарным знаком № 931043 на страницах сайтов scorpsystem.ru, scorp-system.ru, scorpsystem-group.ru, scstm.ru;

5. Запрете Обществу с ограниченной ответственностью «Регистрант» регистрацию доменных имен scorpsystem.ru, scorp-system.ru, scorpsystem-group.ru в отношении всех лиц, кроме ИП ФИО2.

Иск заявлен со ссылкой на ст. ст. 1229, 1252, 1484 ГК РФ и мотивирован незаконным использованием ответчиками обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца.

Ответчик 2 и 3 в судебное заседание не явились, о времени и месте проведения судебного заседания извещены должным образом в порядке ст. ст. 121-123 АПК РФ, судебное заседание проводится в отсутствие представителей ответчиков 2, 3 в порядке ст. 156 АПК РФ.

В судебном заседании представитель истца уточненные исковые требования поддержал.

Представитель ответчика 1 против удовлетворения исковых требований возражал по доводам, изложенным в отзыве.

От ответчиков 2, 3 в материалы дела поступили отзывы с возражениями против удовлетворения исковых требований.

Рассмотрев материалы дела, выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Индивидуальный предприниматель ФИО2 является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству № 931043 (неохраняемые элементы товарного знака: слово "SYSTEM" и обозначение "®"), дата приоритета: 25.02.2022, зарегистрированного 23.03.2023 в отношении товаров 06, 17 и 19 классов МКТУ, а именно:

06 - болты металлические; винты металлические; шурупы металлические; гайки металлические; гвозди; дюбели металлические; изделия крепежные металлические; изделия скобяные металлические; каркасы строительные металлические; карнизы металлические; конструкции металлические; кровли металлические; крюки для крепления кровельного шифера; листы стальные; литье стальное; материалы армирующие строительные металлические; материалы строительные металлические; металл листовой; накладки для гидроизоляции строительные металлические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш металлические; настилы металлические; облицовки для стен строительные металлические; обшивки для стен строительные металлические; панели для обшивки стен металлические; панели строительные металлические; плитка для облицовки стен металлическая; плитка строительная металлическая; плиты строительные металлические; подвесы металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия облицовочные для конструкций металлические; покрытия строительные металлические; полоса стальная; профили прессованные металлические; рейки прижимные металлические; черепица кровельная металлическая; шайбы металлические; штифты [скобяные изделия].

17 - бумага изоляционная; войлок изоляционный; изоляторы; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; масла изоляционные; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы, задерживающие тепловое излучение; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; фольга металлическая изоляционная.

19 - втулки кровельные неметаллические; дюбели кровельные неметаллические; изделия крепежные строительные неметаллические; каркасы для строительства неметаллические; карнизы неметаллические; конструкции неметаллические; крепеж кровельный неметаллический; крепеж фасадный неметаллический; кровли неметаллические; материалы строительные неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; настилы неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обшивки для стен строительные неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические; плитка строительная неметаллическая; покрытия кровельные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические.

Истец является администратором доменного имени scorpsystems.ru и, соответственно, под его контролем осуществляется фактическая деятельность по введению в оборот товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Правообладателю стало известно, что в доменных именах и на сайтах, расположенных по адресам scorpsystem.ru, scorp-system.ru, scorpsystem-group.ru, scstm.ru, осуществляется использование товарного знака в отношении товаров, однородных тем, для которых товарный знак зарегистрирован, а именно:

− в доменном имени «scorpsystem.ru» и на страницах сайта по адресам scorpsystem.ru, scorpsystem.ru/info, scorpsystem.ru/company;

− в доменном имени «scorp-system.ru» и на страницах сайта по адресам scorp-system.ru, scorp-system.ru/info, scorp-system.ru/company;

− в доменном имени «scorpsystem-group.ru» и на страницах сайта по адресам scorpsystem-group.ru, scorpsystem-group.ru/info;

− на страницах сайта scstm.ru, scstm.ru/info.

Указанные обстоятельства подтверждаются скриншотами страниц интернет-сайтов scorpsystem.ru, scorp-system.ru, scorpsystem-group.ru, scstm.ru.

Истец указывает, что исходя из информации, размещенной на указанных сайтах в разделе «Контакты», владельцем сайтов является ООО «Строй-Резерв».

Регистрация доменных имен была осуществлена ООО «Регистрант», являющееся лицом, которое может пресечь нарушение прав на товарный знак.

Согласно ответу регистратора на запрос суда, администратором доменных имен scorpsystem.ru, scorpsystem-group.ru, scorpsystem.ru, scstm.ru является ФИО3, который также является генеральным директором ООО «Строй-Резерв», что подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ в отношении ответчика 1.

Истец указывает, что является администратором доменного имени scorpsystems.ru, отличающегося от спорного доменного имени scorpsystem.ru лишь одной буквой, и данные сайты используются для осуществления идентичной деятельности – введения в оборот однородных товаров, в связи с чем, высока вероятность, что потребители будут ошибочно полагать, что указанные доменные имена и сайты принадлежат связанным лицам.

При этом, при входе на сайт истца можно увидеть уведомление о том, что данный сайт может быть копией оригинального сайта.

При нажатии на кнопку «Да, продолжить», пользователь оказывается на сайте https://scorpsystem.ru, то есть на сайте ответчика 1.

Таким образом, наличие у третьих лиц прав на доменные имена scorpsystem.ru, scorpsystem.ru, scorpsystem-group.ru, в которых использовано обозначение scorpsystem, сходное до степени смешения с товарным знаком Правообладателя, приводит к введению потребителя в заблуждение относительно производителя оригинальной продукции и к возникновению у истца убытков в виде упущенной выгоды.

Поскольку истец разрешение на использование товарного знака ответчикам не давал, Общество обратилось в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено настоящим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

Материалами дела подтверждается и ответчиками не опровергнут факт наличия у истца прав на товарный знак по свидетельству № 931043.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных; проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного доступа; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, в т.ч. в случае аварийной ситуации; регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение компонентов сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного пространства базы данных и др.); обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте; выполнение работ по модернизации и доработке функциональных сервисов сайта; внесение изменений в структуру и дизайн сайта; иные виды работ.

Администратор домена — физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Ответчик ФИО3 как администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

При этом, суд принимает во внимание, что ФИО3 является администратором доменных имен, на которых созданы соответствующие сайты, которыми владеет ООО «Строй-Резерв», а также является генеральным директором ООО «Строй-Резерв». В связи с чем, использование спорных сайтов является совместным ответчиками 1 и 3.

При решении вопроса о том, нарушаются ли права истца на товарный знак при использовании ответчиком доменного имени, судом проверяется наличие двух условий: во-первых, наличия сходства до степени смешения доменного имени с товарным знаком, во-вторых, недобросовестное использование доменного имени в отношении товаров или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил, согласно которым словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы, при этом сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях), а комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы, при этом при определении сходства комбинированных обозначений используются вышеуказанные признаки, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сопоставив используемые ответчиками обозначения и принадлежащий истцу товарный знак по свидетельству № 931043, в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, суд приходит к выводу о том, что обозначения scorpsystem, scorp-system, scorpsystem-group имеют высокую степень сходства, поскольку написаны буквами латинского алфавита одного размера, имеют равное количество слогов, букв и звуков, то есть за счет тождественности фонетического и сематического признаков.

Как следует из пункта 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления № 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, однородные товары – это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Как пояснил истец, он является участником и генеральным директором ООО «Скорп Систем Кровля», которая осуществляет деятельность по производству и продаже строительного крепежа и комплектации строительных объектов, что подтверждается, в том числе, информацией о видах деятельности из выписки из ЕГРЮЛ.

ООО «Скорп Систем Кровля» является владельцем сайта https://scorpsystems.ru/, на котором представлен каталог товаров, предлагаемых и реализуемых компанией.

Истец является администратором доменного имени scorpsystems.ru и, соответственно, под его контролем осуществляется фактическая деятельность по введению в оборот товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

В рассматриваемом случае, товары и услуги в отношении которых используют спорные обозначение ответчики 1, 3 однородны товарам и услугам для которых зарегистрирован товарный знак истца.

При изложенных обстоятельствах, используемые ответчиками обозначения scorpsystem, scorp-system, scorpsystem-group и товарный знак являются сходными до степени смешения.

Между тем, согласно п. 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Однако, документов, свидетельствующих о том, что товарный знак истца, является общеизвестным товарным знаком, правовая охрана которого распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, в материалы дела не представлено.

Также, согласно п. 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, суд при установлении обстоятельств использования (администрирования, делегирования и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет - корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 № 5560/08. В данном постановлении Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев:

- доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;

- у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;

- доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

При этом действия администратора доменного имени признаются актом недобросовестной конкуренции при условии соответствия всем трем критериям одновременно.

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, не только при исследовании вопроса о добросовестности регистрации доменного имени, но и при рассмотрении вопроса о его использовании. В данном случае необходимо учитывать положения статьи 10.bis Парижской конвенции при рассмотрении вопроса о недобросовестной регистрации доменного имени применяются и к действиям администратора по использованию доменного имени, создающему возможность его смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации истца.

Возражая против удовлетворения исковых требований ответчик 1 и 3 указали, что ООО «Строй-Резерв» является обладателем исключительных прав в отношении товарного знака по свидетельству № 902959, дата приоритета 28.01.2022, зарегистрированного 08.11.2022г. в отношении товаров и услуг 06. 17, 19 классов МКТУ, в том числе: блюмы [металлургия]; болванки из обычных металлов; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; винты металлические; шурупы металлические; гайки металлические; гвозди; дюбели металлические; изделия скобяные металлические.

Кроме того, доменные имена зарегистрированы раньше, чем была осуществлена регистрация товарного знака истца: scorpsystem.ru – 04.05.2016г., scstm.ru – 10.03.2017г., scorp-system.ru – 18.04.2022г., scorpsystem-group.ru – 09.09.2022г.

Регистрация истцом доменного имени scorpsystems.ru – 19.10.2022г., регистрация истцом товарного знака «SCORP SYSTEM» - 23.03.2023г.

При этом, действия, совершенные до даты государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков, не являются нарушением исключительного права на товарный знак. Дата подачи заявки служит лишь моментом отсчета срока действия исключительного права и определяет согласно п. 1 ст. 1494 ГК РФ дату приоритета, в частности, в целях применения п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

Регистрация доменных имен до даты регистрации товарного знака, свидетельствует об отсутствии недобросовестных действий со стороны ответчиков.

В свою очередь истец указал, что сравниваемые товары на сайтах истца и ответчиков 1 и 3 имеют идентичные названия и изображения. При этом, ответчик 1, как владелец сайта, недобросовестно идентифицирует себя как «международную производственно-торговую компанию SCORPSYSTEM». Указанный текст содержит информацию о принадлежащем истцу товарном знаке, использование которого вызывает смешение с деятельностью истца. Между тем, фирменное наименование ответчика 1 - ООО «Строй-Резерв», ответчик 1 не обосновал свою заинтересованность в использовании обозначения «SCORPSYSTEM» в качестве коммерческого обозначения.

Кроме того, после направления истцом запросов в адрес ответчика 2, на сайтах https://scorpsystem.ru/, http://scorp-system.ru/, http://scorpsystem-group.ru/ информация о деятельности ответчика 1 была удалена, администратором доменных имен размещена информация о продаже доменов, что, по мнению истца, подтверждает, что доменные имена не используются ответчиком 1 для осуществления своей деятельности, а недобросовестно приобретены им для создания необоснованных препятствий деятельности истца и в любой момент могут быть переданы иным лицам.

Однако, мотивы удаления информации с сайтов и выставление на продажу доменных имен, в данном случае, являются предположениями истца, поскольку документально не подтверждены. В связи с чем, данные обстоятельства не свидетельствуют о недобросовестной регистрации и использования доменов.

Также истец ссылается на то, что доменные имена scorpsystem.ru (зарегистрировано 04.05.2016) и scstm.ru (зарегистрировано 10.03.2017) не могли быть зарегистрированы и использоваться ответчиком 1 как минимум до 17.08.2021 – даты образования ответчика 1 согласно данным из ЕГРЮЛ.

При этом, доменное имя scorpsystem.ru ранее принадлежало истцу и было незаконно получено ответчиком 1 не ранее 19 октября 2022 года, что по мнению истца подтверждается, в частности, электронным письмом регистратора от 13 мая 2022г. на личный адрес электронной почты истца romamo14@yandex.ru следующего содержания: «Информация о Ваших доменах. Уважаемый клиент! Напоминаем, что у Вас зарегистрированы следующие домены в нашем сервисе Nethouse.Домены: Домен scorpsystem.ru Дата окончания регистрации 04.05.2023».

19 октября 2022 года в 13:47 Истец получил сообщение от оператора мобильной связи МТС о том, что неким третьим лицом производится замена sim-карты по его мобильному номеру <***>.

В тот же день последовательно был изменен пароль на личной почте истца romamo14@yandex.ru, доступ к которой осуществлялся с верификацией по СМС по телефону <***>, и истец лишился доступу к сайту по адресу scorpsystem.ru и корпоративной почте на указанном домене.

19 октября 2022 года в 16:38 истец обратился в Яндекс для восстановления доступа к адресу электронной почты romamo14@yandex.ru (номер обращения 22101916385448705).

В 20:40 того же дня доступ к личной электронной почте был восстановлен. После восстановления доступа к личной почте истец восстановил доступ в аккаунт №284038 у регистратора ООО «Регистрант», однако к этому моменту домен scorpsystem.ru уже был утрачен (передан другому лицу).

20 октября 2022 года в 14:33 истец обратился в юридический отдел регистратора по адресу law@nethouse.ru с описанием проблемы утраты домена и просьбой возвратить домен в его владение.

20 октября 2022 года в 15:54 с электронного адреса law@nethouse.ru был получен ответ, что регистратор проверяет данные аккаунта истца и зарегистрированного домена. Если у злоумышленников есть доступ к учетным адресам электронной почты и номерам телефонов, права администрирования могут быть утрачены.

21 ноября 2022 года в 18:23 от регистратора с электронного адреса law@nethouse.ru был получен ответ, что по результатам произведенного внутреннего расследования ответчик 2 не имеет возможности для аннулирования заявки на передачу доменного имени scorpsystem.ru и возврата доменного имени истцу, поскольку передача домена была произведена с аккаунта истца авторизованным администратором. На Заказчике полностью лежит риск последствий утраты авторизационных данных, в т.ч. недобросовестного использования их третьими лицами.

21 октября 2022 года истец также обращался к хостинг-провайдеру ООО «Бегет» с просьбой восстановить доступ к управлению сайтом, расположенным на серверах ООО «Бегет». Однако хостинг-провайдер также отказался восстановить доступ, указав, что все действия по аккаунту были сделаны с соблюдением регламента. Первопричиной была украденная сим-карта, с помощью которой злоумышленник смог сначала получить доступ к аккаунту, а потом и изменить его настройки/данные.

Таким образом, в промежутке времени между 13 час 47 мин и 20 час 40 мин 19 октября 2022 года истец помимо своей воли утратил право администрирования домена scorpsystem.ru.

Ответчиком 2 факт перехода 19 октября 2022 года права администрирования доменного имени scorpsystem.ru от ФИО2 к ФИО3 подтвержден в пояснениях по делу.

Также, ответчик 2 сообщил, что администраторами доменного имени scorpsystem.ru за период с 04.05.2016г. по 06.02.2024г. являлись: на 04.05.2016г. ООО «АБСК строительные решения» (Email: romamo14@yandex.ru, ФИО директора: ФИО4, Email: a.bulgatov@mail.ru); с 13.04.2022г. - ФИО2 (Email: romamo14@yandex.ru); с 19.10.2022г. - ФИО3 (Email: alexander.kolunov@gmail.com).

Между тем, надлежащих доказательств, свидетельствующих о признании действий, совершенных в отношении доменного имени scorpsystem.ru мошенническими, а также совершенными непосредственно ответчиками 1, 3, в материалы дела не представлено.

В материалы дела, на запрос суда, представлен ответ ПАО «МТС» № 4051-МСК-2024 от 05.03.2024г., согласно которому обращение о замене SIM-карты поступило в ПАО «МТС» 19.10.2022г. от имени ФИО4 по электронной почте с адреса, который был известен ПАО «МТС» как контактный Email абонента.

При этом, спорный номер телефона (SIM-карта) был впервые выделен абоненту в апреле 2008 года. Изначально SIM-карта принадлежала ООО «АБСК строительные решения» (ИНН <***>, генеральный директор ФИО5), который также является учредителем ответчика 1.

Как пояснил ответчик 1, адрес электронной почты, который был указан при регистрации доменного имени scorpsystem.ru - absksales@mail.ru, принадлежащий в настоящее время ответчику 1.

Также, согласно ответу на запрос в период с 24.01.2020 по 24.10.2022 спорный номер телефона принадлежал ООО «Скорп Систем» (ИНН <***>), генеральным директором которого до 18.04.2023г. являлся ФИО5

С 24.10.2022г. спорный номер телефона (SIM-карта) принадлежит ответчику ООО «Строй-Резерв», генеральный директор которого ФИО3, учредители ФИО3 и ФИО4

Доменное имя scorpsystem.ru также было зарегистрировано 04.05.2016 на ООО «АБСК строительные решения» (ИНН <***>, генеральный директор ФИО5).

В связи с изложенным, как указывает ответчик 1, и усматривается из фактических обстоятельств дела, при регистрации доменного имени scorpsystem.ru правами на доменное имя обладал ФИО5 Между тем, 13.04.2022г. истец перенес доменное имя на свой аккаунт, о чем ответчик узнал только в октябре 2022, при этом незамедлительно сообщил о данном факте регистратору и произвел замену sim-карты.

Оператор связи проверил полномочия, регистратор доменных имен провел процедуру идентификации. ПАО «МТС» и ООО «Регистрант» приняли решение об обоснованности требований и запросов ФИО4

В последующем ФИО5 передал права администрирования домена scorpsystem.ru ФИО3

На принадлежность доменных имен scstm.ru, scorp-system.ru, scorpsystem-group.ru в какой-либо период времени истцу, последним не заявлялось.

При этом, регистрация данных доменных имен на ответчика 3 осуществлена в любом случае до регистрации товарного знака истца.

В отношении законного интереса в регистрации доменных имен, ответчик 1 указал на наличие фирменного наименования ООО «Скорпсистем», учредителем и генеральным директором которого с 2016г. являлся ФИО5, а также он являлся учредителем ООО «Скорп Систем» (ОГРН <***>, ИНН <***>) с 2018г.

С 08.11.2022г. ответчик 1 является правообладателем товарного знака SCORPION по свидетельству № 902959.

Таким образом, истцом не представлены доказательства недобросовестной регистрации ответчиком 3 и недобросовестного использования ответчиками 1 и 3 доменных имен scstm.ru, scorpsystem.ru, scorp-system.ru, scorpsystem-group.ru.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет. Если средство индивидуализации и промышленный образец оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации или промышленный образец, исключительное право в отношении которого возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного, выставочного или иного приоритета средство индивидуализации или промышленный образец, в отношении которого установлен более ранний приоритет. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Как следует из системного толкования положений статей 1477, 1479, 1480, 1481, 1491, 1503 ГК РФ, возникновение исключительного права на товарный знак признается с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральная служба по интеллектуальной собственности) на основании его решения и удостоверяется свидетельством.

Пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ запрещена регистрация в отношении однородных товаров товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с фирменными наименованиями, охраняемыми на территории Российской Федерации.

Из вышеназванных правовых положений следует, что исключительное право на товарный знак подлежит правовой охране с момента его регистрации до момента его прекращения по одному из оснований, предусмотренных статьей 1514 ГК РФ, или ввиду признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ.

Таким образом, правовая охрана зарегистрированного товарного знака может быть прекращена или аннулирована только по основаниям и теми способами, которые прямо предусмотрены соответствующими положениями ГК РФ.

Вместе с тем гражданским законодательством не предусмотрено такого способа защиты своих прав, как запрет правообладателю зарегистрированного и действующего товарного знака использовать последний в ходе осуществления коммерческой деятельности, поскольку право использования правообладателем своего товарного знака любым не противоречащим законом способом прямо предусмотрено гражданским законодательством (статья 1484 ГК РФ). Более того, длительное неиспользование товарного знака его правообладателем может повлечь для последнего неблагоприятные последствия, поскольку факт такого неиспользования является одним из оснований для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в случае подачи заинтересованным лицом соответствующего иска в суд (статья 1486 ГК РФ).

В соответствии с правовой позицией, выраженной в абзаце 2 пункта 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Судом было установлено, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 902959 внесен в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правообладателем является ООО «Строй-Резерв», в установленном законом порядке предоставление правовой охраны этому товарному знаку не оспорено.

Принимая во внимание, что товарный знак ответчика № 902959 зарегистрирован ранее товарного знака истца № 931043, содержащего неохраняемые элементы слово "SYSTEM" и обозначение "®", использование ответчиками как в доменном имени, так и на сайте обозначений scorpsystem, scorp-system для своей коммерческой деятельности, не является нарушением исключительных прав истца на товарный знак № 931043.

При изложенных обстоятельствах у суда отсутствуют какие-либо правовые основания для признания использования ответчиками 1 и 3 обозначений scorpsystem, scorp-system нарушением исключительного права на товарный знак по свидетельству № 931043 и удовлетворения требования о запрете использования правообладателю принадлежащего ему товарного знака.

Кроме того, меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным нарушением. Абстрактный запрет установлен непосредственно законом.

Следовательно, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и такие меры являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

Поскольку, как указал истец, на дату рассмотрения спора, информация со спорных сайтов удалена, требования о запрете ООО «Строй-Резерв» и ФИО3 использовать обозначение SCORPSYSTEM, сходное до степени смешения с товарным знаком № 931043 на страницах сайтов scorpsystem.ru, scorp-system.ru, scorpsystem-group.ru, scstm.ru, является необоснованнывм.

Также, ООО «Регистрант», как Регистратор доменных имен, осуществляет регистрацию по заявке Пользователей в Интернете на основании «Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ» (далее – Правила) и Договора Публичной оферты об оказании услуг (далее – Договор).

В соответствии с пунктом 2.3 Правил, а также пункта 1.2 Договора, Договор ООО «Регистрант» с Пользователем является публичным.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 426 ГК РФ лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

Таким образом, ответчик не вправе отказать администратору доменного имени scorpsystem.ru, scorp-system.ru, scorpsystem-group.ru в его регистрации.

Кроме того, регистратор доменов не является ни непосредственным нарушителем, ни информационным посредником и, по общему правилу, не несет ответственности за неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в доменном имени и на сайте.

В соответствии с пунктом 4.2.1 Положения «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах», утвержденного решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 20.09.2012 № 2012-07/47, действия по реализации преимущественного права регистрации доменного имени после вступления в силу судебного акта по существу спора в отношении данного доменного имени осуществляются регистратором на основании судебного акта, вступившего в законную силу, в случае, если в резолютивной части судебного акта содержится: 1) запрет администратору использовать в доменном имени обозначение, права на которое принадлежат Правообладателю, и (или) 2) запрет администратору использовать соответствующее доменное имя, и (или) 3) признание администрирования домена администратором нарушением прав Правообладателя.

Порядок действий регистратора по реализации преимущественного права регистрации доменного имени устанавливается Координатором.

В силу пункта 4.2.2 Положения правообладатель, в пользу которого вынесен судебный акт, указанный в пункте 4.2.1 Положения, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления этого судебного акта в законную силу обладает преимущественным правом регистрации на себя доменного имени, в отношении которого был вынесен этот судебный акт.

Таким образом, в соответствии с названными правилами регистрация домена и реализация преимущественного права регистрации доменного имени носит заявительный характер.

В связи с чем, требование истца о запрете Обществу с ограниченной ответственностью «Регистрант» регистрации доменных имен scorpsystem.ru, scorp-system.ru, scorpsystem-group.ru в отношении всех лиц, кроме ИП ФИО2, является необоснованным, неправомерным.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

При изложенных обстоятельствах, исковые требования являются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 1229, 1250, 1252, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 4, 8, 9, 27, 64-68, 71, 75, 110, 112, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья Киселева Е.Н.