Решение от 20 марта 2023 г. по делу № А71-14167/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А71-14167/2022
20 марта 2023 года
г. Ижевск



Резолютивная часть решения объявлена 14 марта 2023 года. Полный текст решения изготовлен 20 марта 2023 года.


Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Желновой Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, дело по иску ФИО6 к 1. Индивидуальному предпринимателю ФИО2, Завьяловский район УР, 2. Обществу с ограниченной ответственностью «НПЦ Интехмаш», г.Ижевск о признании недействительным лицензионного договора об использовании секрета производства (ноу-хау) от 15.08.2019.

В присутствии представителей сторон:

от истца: ФИО3- представитель по доверенности от 16.12.2022г.

от ответчика: 1. ФИО4- - представитель по доверенности от 05.12.2022г., 2. ФИО5- представитель по доверенности от 28.10.2022г.

Установлено: ФИО6 обратился в арбитражный суд с иском к 1. Индивидуальному предпринимателю ФИО2, Завьяловский район УР, 2. Обществу с ограниченной ответственностью «НПЦ Интехмаш», г.Ижевск о признании недействительным лицензионного договора об использовании секрета производства (ноу-хау) от 15.08.2019.

Дело рассмотрено с перерывом в судебном заседании с 07.03.2023 по 14.03.2023, о чем вынесено протокольное определение, на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявленные требования истцом поддержаны.

Ответчики с иском не согласны. Поддержали доводы, изложенные в отзыве на иск.

Исковые требования мотивированы следующим: ФИО6 является автором и патентообладателем изобретения «Устройство разгрузки винтового погружного насоса и его подшипниковый узел, узел торцевых уплотнений, предохранительный узел клапанов и кулачковая муфта», запатентованном в установленном на территории РФ порядке, охраняемом патентным правом, патент на изобретение RU 2672994, дата начала отсчета срока действия патента: 31.08.2017г.

ММ4А Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия патента: 01.09.2019. Дата внесения записи в Государственный реестр: 10.04.2020. Дата публикации и номер бюллетеня: 10.04.2020 Бюл. №10

NF4A Восстановление действия патента. Дата, с которой действие патента восстановлено: 13.05.2020. Дата внесения записи в Государственный реестр: 13.05.2020. Дата публикации и номер бюллетеня: 13.05.2020 Бюл. №14.

ФИО6 является соавтором и патентообладателем изобретения «Опорный подшипниковый узел», запатентованном в установленном на территории РФ порядке, охраняемом патентным правом, патент на изобретение RU 2324082, дата начала отсчета срока действия патента: 30.08.2006г. Извещения по патенту:

ММ4А Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия патента: 31.08.2013. Дата публикации: 27.07.2014.

NF4A Восстановление действия патента. Дата, с которой действие патента восстановлено: 27.06.2015. Дата внесения записи в Государственный реестр: 05.06.2015. Дата публикации: 23.05.2017.

ММ4А Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия патента: 31.08.2016. Дата внесения записи в Государственный реестр: 23.05.2017. Дата публикации: 23.05.2017.

NF4A Восстановление действия патента. Дата, с которой действие патента восстановлено: 21.09.2017. Дата внесения записи в Государственный реестр: 21.09.2017. Дата публикации и номер бюллетеня: 21.09.2017 Бюл. №27.

PD4A Изменение наименования, фамилии, имени, отчества патентообладателя. (73) Патентообладатель(и):

ФИО6 (RU),

ФИО7 (RU)

Дата внесения записи в Государственный реестр: 09.08.2018. Дата публикации и номер бюллетеня: 09.08.2018 Бюл. №22

QB4A Государственная регистрация договора о распоряжении исключительным правом. Дата и номер государственной регистрации предоставления права использования по договору: 14.09.2018 РД0266151 Лицо(а). предоставляющее(ие) право использования: ФИО6 (RU), ФИО7 (RU) Лицо, которому предоставлено право использования: ФИО8 (RU) Вид договора: лицензионный

Условия договора: неисключительная лицензия на срок до 30.08.2026 на территории РФ. Дата внесения записи в Государственный реестр: 14.09.2018 Дата публикации и номер бюллетеня: 14.09.2018 Бюл. №26


ММ 4 А Досрочное прекращение действии патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия патента: 31.08.2019. Дата внесения записи в Государственный реестр: 10.04.2020. Дата публикации и номер бюллетеня: 10.04.2020 Бюл. №10

NF4A Восстановление действия патента. Дата, с которой действие патента восстановлено: 13.05.2020 Дата внесения записи в Государственный реестр: 13.05.2020. Дата публикации и номер бюллетеня: 13.05.2020 Бюл. №14.

В ходе рассмотрения заявления ФИО6 по факту недобросовестной конкуренции в УФАС по Удмуртской Республики по делу №018/01/14.5-99/2022 было установлено, что между ИП ФИО9 и ООО «НПЦ Интехмаш» 15.08.2019г. был заключен Лицензионный договор об использовании секрета производства (ноу-хау).

В договоре использованы результаты интеллектуальной деятельности, технические решения, конструкторская документация охраняемые патентами на изобретения RU 2672994 и RU 2324082 . полученная «Лицензиаром». ИП ФИО9 от истца по электронной почте, при этом разрешения правообладателя на использование запатентованных технических решений для извлечения коммерческой прибыли ответчик не получал. Указанный Договор носит гриф секретности «коммерческая тайна», доступ к его содержанию стал возможен только 29.08.2022г. в рамках рассмотрения заявления в УФАС по Удмуртской Республике и ранее его содержание не было известно истцу.

Описание ноу-хау (приложение № 1 к Договору) от 15.08.2019г. - полностью повторяется в формуле полезной модели RU 197906 от 04.06.2020г. по заявке №2020109992 от 06.03.2020г. «Устройство разгрузки винтового погружного насоса» (действие патента на полезную модель прекращено 14.05.2021г.), более того процесс сборки изложен не полностью и по оспариваемой, так называемой «методике сборки» невозможно целиком собрать устройство узла разгрузки погружного винтового насоса, так как отсутствует описание сборки большинства комплектующих, входящих в состав изделия.

Приложенные к оспариваемому Договору чертежи, конструкторская документация - идентичны и впоследствии внесены ИП ФИО9 в патент на полезную модель RU 197906 от 04.06.2020г. по заявке №2020109992 от 06.03.2020г. «Устройство разгрузки винтового погружного насоса» (действие патента на полезную модель прекращено 14.05.2021г.) в котором использованы чертежи, конструкторская документация разработанная ФИО6 в рамках разработки патента на изобретение RU 2672994. и направлялись в адрес ФИО9 по электронной почте.

Согласно экспертного заключения №3-2021. составленного 17.02.2021г. по результатам исследований, проведенных экспертом ФИО10. патентный поверенный РФ, государственная регистрация №2150. специализация «изобретения, полезные модели», сделаны следующие выводы: 1.На основании проведенного сопоставительного анализа можно сделать вывод, что полезная модель №197906 содержит все признаки изобретения №2672994. 2. На сновании проведенного сопоставительного анализа можно сделать вывод, что полезная модель №197906 является зависимой по отношению к изобретению №2672994.

Данное обстоятельство послужило истцу основание для обращения в суд с настоящим иском.

Ответчик (ФИО11) с заявленными требованиями не согласен. Указывает на то, что договор ноу-хау не нарушает права истца, т.к. содержит в себе описание отличного промышленного изделия, а не того, который описан в патенте заявителя. У ответчика имеется независимое экспертное заключение, опровергающее доводы истца о его авторстве ноу-хау изделия. Кроме того авторство ответчика на полезную модель подтверждено регистрацией патента RU 197901U1, основанного на ноу-хау, автором которого является ФИО11

Ответчик (ООО «НПЦ Интехмаш») с заявленными требованиями также не согласен. Указывает на то, что Договор ноу-хау расторгнут по соглашению сторон 01.01.2021, в связи заключением последующего договора на использование полезной модели по патенту на полезную модель ФИО11 RU 197901U1, зарегистрированный в ФИПС. Патенты истца не действовали на дату выпуска изделий по договору ноу-хау, что в принципе исключает ущерб, о котором указывает истец. Полагает, что истцом выбран ненадлежащий способ защиты права.

Заслушав пояснения представителей сторон, рассмотрев и изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам:

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе, вследствие неосновательного обогащения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ предусмотрено, что к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В силу пункта 6 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать: 1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство); 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Согласно статье 422 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В пункте 3 статьи 421 ГК РФ указано, что стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Вместе с тем в силу пункта 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Как следует из материалов дела между ФИО11 и ООО «НПЦ Интехмаш» заключен лицензионный договор на право использования секрета производства (ноу-хау) от 15.08.2019, по условиям которого лицензиар предоставляет лицензиату право использования ноу-хау в предусмотренных настоящим договором пределах с момента передачи лицензиаром лицензиату ноу-хау.

01 января 2021 года по соглашению сторон заключенный лицензионный договор (ноу-хау) от 15.08.2019 между сторонами расторгнут с 01.01.2021.

Истец, обращаясь в суд с настоящим иском указывает, что ФИО6 является автором и патентообладателем изобретения «Устройство разгрузки винтового погружного насоса и его подшипниковый узел, узел торцевых уплотнений, предохранительный узел клапанов и кулачковая муфта», запатентованном в установленном на территории РФ порядке, охраняемом патентным правом (RU 2324082).

В ходе рассмотрения заявления ФИО6 по факту недобросовестной конкуренции в УФАС по Удмуртской Республики по делу №018/01/14.5-99/2022 было установлено, что между ИП ФИО9 и ООО «НПЦ Интехмаш» 15.08.2019г. был заключен Лицензионный договор об использовании секрета производства (ноу-хау).

По пояснениям истца, в оспариваемом договоре использованы результаты интеллектуальной деятельности, технические решения, конструкторская документация охраняемые патентами на изобретения RU 2672994 и RU 2324082 полученная «Лицензиаром» ИП ФИО9 от истца по электронной почте.

В силу статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд, являются установление наличия у истца, принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком. Таким образом, обращение с иском всегда имеет своей целью восстановление нарушенного права.

Способы защиты гражданских прав приведены в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Выбор способа защиты нарушенного права осуществляется истцом, при этом способ защиты права должен соответствовать характеру и последствиям правонарушения и обеспечивать восстановление нарушенных прав или защиту законного интереса.

Истец не является стороной спорного договора от 15.08.2019, в силу чего, заявляя иск о признании договора недействительным, должен доказать наличие своего материально-правового интереса в удовлетворении иска, указав, какие его права или охраняемые законом интересы нарушены, а также, каким образом эти права и интересы будут восстановлены в случае реализации избранного способа судебной защиты.

Данных доказательств истцом в материалы дела не представлено.

Учитывая, что истец не является стороной оспариваемого договора от 15.08.2019г., и не указан в законе в качестве лица, имеющего право на предъявление требования о признании данного договора недействительным, принимая во внимание, что данный договор ответчиками расторгнут 01.01.2021года, суд приходит к выводу, что истцом выбран ненадлежащий способ защиты своих прав.

В ходе судебного заседания, истцом заявлено ходатайство о проведении по делу судебно-технической экспертизы на предмет давности изготовления и подписания лицензионного договора об использовании секрета производства (ноу-хау) от 15.08.2019.

Согласно статьи 82 АПК РФ назначение экспертизы является правом, а не обязанностью суда, поэтому не назначение судом по рассматриваемому спору экспертизы, либо не заявление сторонами ходатайства о назначении экспертизы не может быть признано нарушением норм процессуального права, поскольку имеющиеся доказательства в совокупности могут являться достаточными для правильного разрешения спора.

Учитывая, что истцом не представлено доказательств материально-правового интереса в удовлетворении иска, суд не находит правовых оснований для назначения по делу судебной экспертизы, как следствие, возложение на стороны дополнительных необоснованных затрат.

С учетом изложенного, в удовлетворении исковых требований истцу следует отказать.

С учетом принятого решения, в соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, расходы по оплате госпошлины по иску возлагаются на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167- 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р е ш и л:

В удовлетворении исковых требований истцу отказать.


Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда www.17aas. arbitr.ru».


Судья Е.В.Желнова