Решение от 1 марта 2024 г. по делу № А71-14167/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А71-14167/2022
01 марта 2024 года
г. Ижевск




Резолютивная часть решения объявлена 28 февраля 2024 года. Полный текст решения изготовлен 01 марта 2024 года


Арбитражный суд Удмуртской Республики в порядке ст. 18 АПК РФ в составе судьи Н.М. Морозовой, при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи и составлении протокола в письменной форме помощником судьи Ю.Д. Тюфтиной, рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению

ФИО1

к

1. Индивидуальному предпринимателю ФИО2, Завьяловский район УР

2. Обществу с ограниченной ответственностью «НПЦ Интехмаш», г.Ижевск

о признании недействительным лицензионного договора об использовании секрета производства (ноу-хау) от 15.08.2019, а также заявление Индивидуального предпринимателя ФИО3 и Общества с ограниченной ответственностью «НПЦ Интехмаш», г.Ижевск о взыскании судебных расходов, понесенных при рассмотрении дела №А71-14167/2022.

при участии представителей:

от истца: ФИО4 - представитель по доверенности от 27.02.2023

от ответчиков: 1. ФИО5 – представитель по доверенности от 01.01.2024 (адвокат); 2. ФИО6 – представитель по доверенности от 28.10.2022 № 1-юр (адвокат)



установил:

ФИО1 обратился в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 и обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр Интехмаш» (далее — общество «НПЦ Интехмаш», общество) о признании недействительным лицензионного договора об использовании секрета производства (ноу-хау) от 15.08.2019.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 20.03.2023 по делу № А71-14167/2022, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суд от 14.06.2023, в удовлетворении иска отказано.

Постановлением суда по интеллектуальным правам от 19.10.2023 по делу №А71-14167/2022 решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 20 марта 2023 года по делу №А71-14167/2022 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2023 по тому же делу отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 18 АПК РФ замена судьи возможна в случае длительного его отсутствия ввиду болезни, отпуска, пребывания на учебе, нахождения в служебной командировке.

Согласно разъяснениям, содержащимся в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 августа 2004 года № 82 замена судьи или одного из судей в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, производится с соблюдением требований статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и установленного в суде порядка распределения дел (пункт 37 Регламента арбитражных судов Российской Федерации). О замене судьи председатель судебного состава (председатель судебной коллегии, председатель арбитражного суда) издает распоряжение или выносит определение, которое приобщается к материалам дела.

Учитывая наличие обстоятельств, указанных в подпункте 2 пункта 3 статьи 18 АПК РФ, и, как следствие, невозможность рассмотрения настоящего дела судьей Желновой Е.В. в соответствии с порядком автоматизированного распределения первичных документов, определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 12.12.2023 произведена замена судьи Желновой Е.В. на судью Морозову Н.М.

В ходе судебного заседания 2 ответчиком заявлено ходатайство об истребовании от истца следующих документов:

техническую документацию за 2011 года на производимое оборудование по патентам RU 2324082, RU 2672994,

сведения об использовании патента RU 2324082 в патенте RU 2672994,

доказательства наличия технического персонала (подтверждение штатной численности, в т.ч.: трудовые договоры, штатное расписание, отчет о штатной численности - РСВ, сведения об отчислениях НДФЛ-2),

доказательства материально-технической возможности изготовления оборудования (наличие цехов, станков и пр.) с 2011-2019 гг.

мотивируя тем, что по утверждениям истца, последний обладает технологией производства с 2011 года и имея в штате технический персонал (том 1 л.д. 7, абз. 3). При этом, истцом не представлена техническая документация 2011 года, а открытые источники свидетельствуют о наличии в 2019-2020 в штате 2 сотрудников. Указанное обстоятельство о наличии технической документации с 2011г., материально-технической базы и технического персонала какими-либо документами не подтверждено.

Истец возразил, указав, что ранее 31.10.2022 ходатайством в порядке ст. 41 АПК РФ судом были приобщены следующие документы: копии Договоров поставки № НП-07 от 05.08.2011г., № НП-10 от 20.10.2017г., №НП-2018 -12/21 от 21.12.2018г.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «НПЦ Нефтемашсервис», и целесообразности истребования поименованных 2 ответчиком не имеется, исходя из квинтэссенции спора истребование указанных документов не имеет правого смысла.

Суд, выслушав мнения сторон, в порядке ст. 66, 159 АПК РФ учитывая, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, и установив отсутствие необходимых процессуальных оснований для истребования указанных документов, в порядке ст.ст. 66, 67, 68, 71, 159 АПК РФ отказывает в удовлетворении ходатайства об истребовании вышеуказанных документов.

В ходе судебного заседания 2 ответчиком заявлено ходатайство в порядке ст. 82 АПК РФ о назначении по делу судебной экспертизы, мотивируя тем, что квинтэссенцией спора являются патенты истца на изобретения RU 2324082, RU 2672994, а также наличие материально-правового интереса, т.е. нарушенного права, и поскольку указанное может иметь место только в одном случае, если ноу-хау ФИО7 идентично (то есть тождественно, совпадает на 100% по всем признакам указанным патентам) патентам ФИО1, просит поручить проведение экспертизы АНО «Специализированная коллегия экспертов» (ИНН <***>) с постановкой следующих вопросов:

«Является ли изделие по ноу-хау ФИО7 (описанное в лицензионном договоре от 15.08.2019г. - Том 1, л.д. 69-82) идентичным (тождественным) изобретениям по патентам RU2324082 и RU2672994?

Имеются ли все признаки независимых пунктов формулы патентов RU2324082 и RU2672994 в ноу-хау ФИО7?»

1 ответчик поддержал проведение экспертизы.

Истец возразил.

Суд, выслушав доводы сторон, ходатайство о назначении судебной экспертизы отклоняет.

Назначение экспертизы (статья 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) относится к праву арбитражного суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора.

Вопрос о назначении экспертизы либо об отказе в ее назначении разрешается судом в каждом конкретном случае, исходя из обстоятельств дела и имеющейся совокупности доказательств, и при этом суд самостоятельно определяет достаточность доказательств.

Принимая во внимание заявленные требования и обстоятельства дела, суд, не находит оснований для удовлетворения ходатайства о назначении экспертизы именно по тем вопросам, указанным 2 ответчиком, волеизъявление ответчиков по определению иных вопросов не выражена, в связи с чем ходатайство о назначении экспертизы подлежит отклонению.

В порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв до 28 февраля 2024 года в 14 час. 00 мин. После перерыва судебное заседание продолжено.

Истец требования поддержал.

Ответчики исковые требования оспорили по доводам отзыва, изложив итоговые позиции в письменных пояснениях (приобщены к материалам дела).

Так 1 ответчик указывает, об отсутствии в исковом заявлении сведений о наличии у Истца какого либо законного интереса, защита которого будет обеспечена в случае признания оспариваемого договора недействительным, истец обосновывает свою позицию лишь абстрактным упоминанием о своих планах обратиться в суд с исками о взыскании каких-то денежных средств, а также с заявлением об оспаривании мирового соглашения. Указанные обстоятельства, в том числе установленный факт расторжения оспариваемого договора, свидетельствует о том, что никакого правового интереса Истца в признании договора ноу-хау недействительным нет.

1 ответчик особо обращает внимание суда, что патент, на основании которого Истцом заявлены исковые требования (RU 2672994), в период с 01.09.2019 года по 13.05.2020 года не действовал. Следовательно, спорный договор в редакции дополнительного соглашения от 11.09.2019 года начал свое действие лишь 18.09.2019 года, а значит, не мог нарушить недействующий патент Истца. Даже если признать факт нарушения оспариваемым договором патентов Истца, хотя до настоящего времени Истец не доказал, что полезная модель ФИО7 является аналогичным изобретением, предусмотренным патентом Истца, то для защиты прав Истца, в указанном случае, существуют иные способы защиты интеллектуальных прав, предусмотренные соответствующей главой ГК РФ. При этом, материальные претензии Истца к ФИО7 уже урегулированы между Сторонами в мировом соглашении, утвержденном Определением СИП от 27.07.2021 года по делу № СИП-516/2021.

Кроме того, 1 ответчик указывает, что исходя из текста искового заявления и пояснений Истца, следует, что, фактически, Истец ведет речь о защите своих исключительных прав по патенту RU 2672994. Вместе с тем, способы защиты исключительных прав предусмотрены статьей 1252 ГК РФ, и включают в себя иски о признании права, о пресечении действий, о возмещении убытков, об изъятии материального носителя, о публикации решения суда о допущенном нарушении. Заявленные же Истцом требования свидетельствуют об избрании им неверного способа защиты права, статьей 1225 ГК РФ не предусмотренного. Таким образом, Истец стороной спорного договора не является, спорный договор расторгнут, наличие правового интереса в оспаривании договора Истец не только не обозначил, но и не доказал, также Истец не доказал отсутствие иного способа для защиты своих прав, в связи с чем, исковые требования удовлетворению не подлежат.

Также обращает внимание суда, что факт добросовестности ООО «НПЦ «Интехмаш» при заключении спорного договора установлен Решением УФАС от 06.09.2023 года по делу № 018/01/14.5-99/2022, из которого также следует, что факт нарушения ФИО7 интеллектуальных прав ФИО1 не установлен ни на момент заключения спорного договора, ни на момент поставки продукции ООО «НПЦ «Интехмаш». Истец не доказал, что направленные им в адрес ФИО7 чертежи входят в состав изобретения, защищенного патентом Истца RU 2672994. Напротив, как следует из материалов дела, автором чертежей, на основании которых Ответчиками заключен спорный договор, а впоследствии ФИО7 получен патент RU 196907, является ФИО7 В частности, как следует из ответа ООО «Нетч Пампе Рус», чертежи и комплект технической документации получены указанной организацией от ФИО7 еще в 2010 году. Указанная документация была передана ООО «Нетч Пампе Рус» в адрес ООО «НПЦ «Нефтемашсервис», директором которого являлся Истец (ФИО1) и с которым у Ответчика имелась договоренность на производство изделий Ответчика. Как следует из пояснений Истца, производством продукции для ООО «Нетч Пампе Рус» занимался ИП ФИО8, с которым Ответчик с 2010 года состоял в трудовых отношениях (в том числе с компаниями, возглавляемыми ФИО8). Таким образом, являясь посредническим звеном в отношениях между ООО «Нетч Пампе Рус» и ИП ФИО8, ни Истец, ни его организация отношения к разработке чертежей ФИО7 и производству самого изделия не имеют. Кроме того, вопреки доводам Истца о наличии первоочередности во владении Истцом спорными чертежами, необходимо отметить, что из имеющихся в материалах дела УФАС № 018/01/14.5-99/2022 документов следует, что чертежи, которые Истец выдает за свои, уже существовали в 2015 году и передавались ООО «Нетч Пампе Рус» в адрес своего покупателя ООО «Лукойл Коми». С учетом изложенного, один лишь факт направления Истцом Ответчику чертежей в феврале 2017 года, созданных Ответчиком в 2010 году и продукция по которым производилась Ответчиком с 2011 года, не свидетельствует о наличии у Истца каких либо прав в отношении указанных чертежей. Напротив, указанные действия Истца свидетельствуют о наличии между сторонами рабочих вопросов, связанных с производством Ответчиком и ИП Кощеевым СЮ. изделий для нужд ООО «Нетч Пампе Рус», а не о присвоении Ответчиком технических решений Истца. При этом, изделия, охраняемые патентом Истца в адрес ООО «Нетч Пампе Рус» никогда не поставлялись, поставке подлежали изделия, основанные на чертежах ФИО7, впоследствии на которые им был получен патент RU 196907.

2 ответчик полностью поддерживает позицию ФИО3 (письменные пояснения приобщены к материалам дела от 28.02.2024), дополнив свои возражения, следующими обстоятельствами, регистрация ФИПС патента ФИО3 подтверждает независимость полезной модели от аналогов и отсутствие необходимости согласования собственного изделия с третьими лицами. Решение ФИПС о регистрации патента ФИО3, вытекающего из ноу-хау также не оспорено. Кроме прочего независимость изделия подтверждена экспертным заключением (Том 1, л. 125-129). Какие-либо чертежи охранного статуса не имеют и подтверждать наличие нарушенного права не могут по смыслу ст. 68 АПК РФ. Чертежи не обладают охранным статусом, как указано вступившим в законную силу решением по делу А40-218533/22.

Как следует из материалов дела, ФИО1 является патентообладателем изобретения "Устройство разгрузки винтового погружного насоса и его подшипниковый узел, узел торцевых уплотнений, предохранительный узел клапанов и кулачковая муфта" по патенту Российской Федерации « 2672994 (коды МПК F04C 2/107 (2006.01); дата приоритета - 31.08.2017; дата регистрации - 21.11.2018) со следующей формулой:

"1. Устройство разгрузки винтового погружного насоса, содержащее последовательно расположенные на приводном валу 14 верхний узел торцевых уплотнений, мембранный узел, подшипниковый узел, нижний узел торцевых уплотнений и кулачковую муфту 16, расположенную на валу 34 привода протектора с возможностью обеспечения односторонней связи с приводным валом 14, на котором в верхней и нижней частях расположены соответственно верхний 5 и нижний 15 ниппели, опертые посредством подшипников скольжения 10 на приводной вал 14, установленный в подшипниковом узле, перед которым на приводном валу 14 после верхнего подшипника скольжения 10 расположен мембранный узел 11, служащий для предохранения от избыточного давления, на верхнем и нижнем концах приводного вала 14 расположены узлы торцевых уплотнений, при этом верхний ниппель 5 оборудован предохранительным узлом клапанов 8, 9 для сообщений внутреннего пространства узла разгрузки с внешней средой, а нижний конец приводного вала 14 соединен с промежуточным валом, связанным с протектором, посредством кулачковой муфты 16, при этом верхний ниппель с внешней стороны соединен с всасывающей трубой 1 и корпусом мембранного узла 11, служащим опорой для корпуса подшипникового узла, который, в свою очередь, соединен с нижним ниппелем 15, нижняя часть которого присоединена к цилиндрическому корпусу с расположенными в нем нижним блоком торцевых уплотнений 6, 7 и кулачковой муфтой 16, причем свободный конец цилиндрического корпуса соединен с опорным элементом для присоединения протектора.

2. Подшипниковый узел устройства разгрузки винтового погружного насоса по п. 1, содержащий корпус 13, внутри которого на приводном валу 14 установлены упоры 19 с помощью полуколец 20 и шпонки 21, причем на упор 19 с одной стороны оперты упорные конические роликовые подшипники 22, а с другой стороны упомянутый подшипник оперт через шайбу 23 и тарельчатую пружину 24 на упор 25, неподвижно закрепленный в корпусе 13, при этом первый упор 19 ограничен в перемещении в осевом направлении при помощи стопорного кольца 27, а остальные шайбы 23 зафиксированы от поворота.

3. Подшипниковый узел по п. 2, отличающийся тем, что упор 19 неподвижно закреплен в корпусе 13 с помощью резьбы и законтрен фиксатором 26, выполненным в виде стопорного винта, а упомянутые шайбы 23 зафиксированы при помощи винтов, установленных в корпусе 13.

4. Узел торцевых уплотнений устройства разгрузки винтового погружного насоса по п. 1 состоит из втулки с буртиком, двух неподвижных колец 28, одно из которых оперто в буртик упомянутой втулки, а другое - в верхний ниппель, при этом между неподвижными кольцами 28 расположено две группы торцевых уплотнений 6, 7, выполненных в виде последовательно расположенных подвижного кольца 29, торцевого уплотнения в виде упругого сильфона 31 с пружиной 30, регулировочных колец 32 и одного стопорного кольца 33, расположенного между регулировочными кольцами 32.

5. Предохранительный узел клапанов устройства разгрузки винтового погружного насоса по п. 1 выполнен в виде двух сообщенных друг с другом каналов, расположенных в поперечной плоскости верхнего ниппеля 5, в одном из каналов последовательно расположены по меньшей мере два обратных клапана 8, 9, а другой канал сообщен с проточкой, выполненной внутри ниппеля, открытой в сторону приводного вала 14.

6. Кулачковая муфта устройства разгрузки винтового погружного насоса по п. 1 выполнена одностороннего действия и содержит связанный с приводным валом корпус, внутри которого на валу привода протектора в поперечной плоскости поворотно расположены два кулачка, подпружиненных относительно этого вала с возможностью контактирования с внутренней поверхностью корпуса кулачковой муфты.".

Запатентованное техническое решение проиллюстрировано на следующих фигурах, приведенных в описании изобретения:

Обращаясь с настоящим иском ФИО1 указал, что он направил ФИО3 по электронной почте 20.02.2017 чертежи, раскрывающие техническое решение, запатентованное впоследствии ФИО1 в качестве вышеуказанного изобретения.

Как стало известно ФИО1, запатентованное им изобретение использовано обществом «НПЦ Интехмаш» при производстве узлов разгрузки, поставленных обществу с ограниченной ответственностью «Нетч Пампс Рус».

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения ФИО1 в Управление ФАС по Удмуртской Республике в рамках дела № 018/01/14.5-99/2022 о признании действий общества "НПЦ Интехмаш" актом недобросовестной конкуренции.

В рамках указанного административного разбирательства обществом «НПЦ Интехмаш» в обоснование правомерности использования спорного технического решения был представлен заключенный с ФИО3 лицензионный договор от 15.08.2019 на использование секрета производства (ноу-хау).

По утверждению ФИО1, объект интеллектуальной собственности, право использования которого предоставлено ФИО3 обществу по названному договору, представляет собой техническое решение, авторство которого принадлежит ФИО1 и запатентовано им в качестве вышеуказанного изобретения.

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения ФИО1 в суд в рамках настоящего дела с иском о признании указанного лицензионного договора от 15.08.2019 ФИО3 с обществом недействительным как нарушающего исключительное право ФИО1 на изобретение, право использования которого он не предоставлял ни ФИО3, ни обществу.

Выслушав пояснения участников процесса, исследовав и оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ, суд считает требования истца к ответчикам подлежащими удовлетворению исходя из следующего.

В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в порядке, установленном названным Кодексом. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд, являются установление наличия у истца, принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком. Таким образом, обращение с иском всегда имеет своей целью восстановление нарушенного права.

Способы защиты гражданских прав приведены в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ).

Выбор способа защиты нарушенного права осуществляется истцом, при этом способ защиты права должен соответствовать характеру и последствиям правонарушения и обеспечивать восстановление нарушенных прав или защиту законного интереса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 168 ГК сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой.

В соответствии со статьей 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Из пункта 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» следует, что согласно абзацу первому пункта 3 статьи 166 ГК РФ требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо. Исходя из системного толкования пункта 1 статьи 1, пункта 3 статьи 166 и пункта 2 статьи 168 ГК РФ иск лица, не являющегося стороной ничтожной сделки, о применении последствий ее недействительности может также быть удовлетворен, если гражданским законодательством не установлен иной способ защиты права этого лица и его защита возможна лишь путем применения последствий недействительности ничтожной сделки.

В соответствии с требованием указанного постановления Пленума ВС РФ истец заявил, что предметом сделки является объект интеллектуальной собственности, право использования которого предоставлено ФИО3 обществу «НПЦ Интехмаш» по лицензионному договору от 15.08.2019, представляет собой техническое решение, авторство которого принадлежит ФИО1 и запатентовано им в качестве вышеуказанного изобретения, защита которого будет обеспечена в результате признания сделки недействительной.

Ссылки ответчиков, об отсутствии у истца материально-правового интереса в признании недействительным лицензионного договора от 15.08.2019 стороной которого истец не является, на многочисленные судебные акты, имеющими по их мнению, преюдициальное значение для настоящего спора, в частности, дела № СИП-516/2021, № СИП-906/2022, № А40-218533/2022 и № СИП-270/2023, судом отклонены.

Судом по интеллектуальным правам на первом круге рассмотрения, установлено, что помимо обращения в арбитражный суд с иском в рамках настоящего дела ФИО1 обратился в суды со следующими требованиями, имеющими отношение к предмету настоящего спора:

- в рамках дела № СИП-516/2021 ФИО1 обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к ФИО3 о признании недействительным полностью патента Российской Федерации № 196907 от 04.06.2020 по заявке № 2020109992 от 06.03.2020 в связи с указанием в нем в качестве автора и патентообладателя ФИО3, не являющегося таковым. Определением от 27.07.2021 производство по указанному делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения сторон, включающего следующие условия: «1. Сторонами установлено, что до обращения Истца в суд с исковым заявлением (дело № СИП-516/2021) действие патента на полезную модель RU 197906 U1 Ответчика прекращено (Дата прекращения действия патента: 14.05.2021, Дата внесения записи в государственный реестр: 15.06.2021. Бюл. №17), в связи с чем, основания для обращения Истца в суд с исковым заявлением отпали. 2. В соответствии с условиями настоящего мирового соглашения Ответчик ФИО3, обязуется в будущем не восстанавливать действие указанного патента. 3. В соответствии с условиями настоящего Мирового Соглашения Истец, ФИО1 полностью отказывается от претензий о взыскании с Ответчика в настоящем и будущем, денежных средств, компенсаций взыскание которых предусмотрено ст. 1406.1 ГК РФ, а именно, в случае нарушения исключительного права на изобретение, автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, тем способом, который использовал нарушитель.»;

- в рамках дела № СИП-906/2022 ФИО1 обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к ФИО3 с требованием о признании ответчика не имеющим права на секрет производства (ноу-хау) «Устройство разгрузки винтового погружного насоса на подшипниках качения», закрепленного в лицензионном договоре на право использования секрета производства (ноу-хау) от 15.08.2019», о признании истца «правообладателем секрета производства (ноу-хау) «Устройство разгрузки винтового погружного насоса на подшипниках качения», закрепленного в лицензионном договоре на право использования секрета производства (ноу-хау) от 15.08.2019». Общество привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Определением Суда по 10 интеллектуальным правам от 29.03.2023 принят отказ ФИО1 от иска к ФИО3, производство по делу прекращено;

- в рамках дела № А40-218533/2022 ФИО1 обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Нетч Пампс Рус» о признании охраняемым результатом интеллектуальной деятельности истца технических условий ТУ 36 65-001- 79457045-2016, паспорта изделий, чертежей, конструкторской документацию, а также о запрете ответчику использование соответствующую документацию в коммерческих целях. Указанный иск мотивирован тем, что ФИО1 является учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «НПЦ Нефтемашсервис»; между ООО «НПЦ Нефтемашсервис» и ответчиком были заключены договоры поставки от 05.08.2011 № НП-07, от 20.10.2017 № НП-10, от 21.12.2018 № НП-2018-12/21, во исполнение которых ответчику поставлялась продукция согласно спецификации, в том числе узлы разгрузки GB 1527РМ и GB 1528PM, а также техническая документация, разработанная истцом (в том числе технические условия, паспорта изделий, чертежи и конструкторская документация). Истец настаивал на том, что вышеуказанная документация является неотъемлемой частью изделий, охраняемых патентами на изобретения № 2672994, 3234082, а в договорах поставки содержался запрет на передачу такой документации третьим лицам. При этом чертежи, входившие в состав документации, по мнению истца, являются материальным носителем, содержащим охраноспособные технические решения, охраняемые патентным правом. Впоследствии, в ходе производства по делу, возбужденному УФАС по Удмуртской области в отношении ответчика, истцу стало известно, что ответчик в нарушение условий договоров, после прекращения поставок, передал обществу «НПЦ Интехмаш» чертежи оборудования, которые были созданы истцом.

Решением Арбитражный суд города Москвы от 31.01.2023 по указанному делу, оставленному без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2023, в удовлетворении исковых требований отказано;

- в рамках дела № СИП-270/2023 ФИО1 обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к ФИО3 с требованием о признании недействительным секрета производства (ноухау) – устройство разгрузки винтового погружного насоса на подшипниках качения, поименованного в лицензионном договоре на право использования секрета производства (ноу-хау) от 15.08.2019. Определением от 05.04.2023 по указанному делу исковое заявление ФИО1 возвращено по мотивам его неподсудности Суду по интеллектуальным правам. При этом Суд по интеллектуальным правам в указанном определении указал, что в отношении ноу-хау могут быть использовать общие способы защиты прав (статья 12 ГК РФ) — это признание права на секрет производства, восстановление положения, существовавшего до нарушения, пресечение действий, нарушающих право, самозащита права, признание сделок недействительными, возмещение убытков и другие. Кроме того, могут реализовываться специальные меры, предусмотренные частью четвертой ГК РФ, которые применяются при нарушении интеллектуальных прав. Как указал Суд по интеллектуальным правам в названном определении, из текста искового заявления усматривается, что заявитель приводит доводы относительно патентоспособности полезной модели по патенту Российской Федерации № 197906, правообладателем которой является ответчик. Вместе с тем, суд отмечает, что оспаривание патента на полезную модель осуществляется в административном порядке в соответствии с частью 4 статьи 1398 ГК РФ. Кроме того, из текста искового заявления следует, что ФИО1 фактически излагается требование о признании действий общества с ограниченной ответственностью «Нефтемашсервис» и ФИО3, связанных с недобросовестным ведением хозяйственной деятельности, актом недобросовестной конкуренции. Вместе с тем, данные требования не подсудны Суду по интеллектуальным правам, их рассмотрение осуществляется антимонопольным органом. В тексте искового заявления заявитель также приводит доводы относительно недействительности лицензионного договора об использовании секрета производства (ноу-хау) от 15.08.2019. При этом доводы истца фактически сводятся к тому, что предмет данного договора отсутствует, поскольку секрет производства, права на который предоставлены в рамках названного договора, не является таковым в связи с тем, что раскрыт в патентах на изобретения, принадлежащих истцу. Между тем, дела о признании недействительным лицензионного договора неподсудны Суду по интеллектуальным правам. Такие дела подсудны в качестве суда первой инстанции арбитражному суду субъекта Российской Федерации.

Судом по интеллектуальным правам указано, что из приведенных обстоятельств усматривается, что ФИО1 в рамках вышеперечисленных судебных дел и настоящего дела предпринимались последовательные действия к оспариванию объектов интеллектуальной собственности ФИО3 (секрета производства (ноу-хау) и полезной модели), на авторстве и правообладании которыми настаивает истец.

При этом с учетом того обстоятельства, что в отличии от таких объектов интеллектуальной собственности, как изобретения и полезные модели, закон не предусматривает государственную регистрацию исключительных прав на секрет производства (ноу-хау), истец лишен возможности заявить требование о признании соответствующего результата интеллектуальной деятельности недействительным, как полностью, так и в части патентообладателя и/или автора, на что, в частности, указал Суд по интеллектуальным правам в вышеупомянутом определении от 05.04.2023 по делу № СИП-270/2023.

Суд по интеллектуальным правам согласился с аргументами заявителя кассационной жалобы о недостаточной мотивированности выводов апелляционного суда о том, что в деле № СИП-516/2021 подтверждено авторство ФИО3 в отношении ноу-хау, являющегося предметом оспариваемого договора; в деле № СИП-906/2022 истец заявил (в нарушение принципа эстоппель) требования, противоречащие иску по настоящему делу, так как просил признать его автором ноу-хау и одновременно с этим в настоящем деле просил признать ноу-хау недействительным; в делах № А40-218533/2022 и № СИП270/2023 представлены документы, позволяющие сделать вывод об отсутствии у истца фактического авторства на «изобретение ФИО3».

Так, в соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

По смыслу приведенной процессуальной нормы преюдициальное значение могут иметь только юридические факты материально-правового содержания, но не те факты, установление которых имеет процессуальное значение. При этом преюдициальность означает не только отсутствие необходимости доказывать установленные ранее обстоятельства, но и запрещает их опровержение. Такое положение существует до тех пор, пока судебный акт, в котором установлены эти факты, не будет отменен в порядке, установленном законом.

Исходя из абзацев четвертого и пятого пункта 3.1 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 № 30-П действующие во всех видах судопроизводства общие правила распределения бремени доказывания предусматривают освобождение от доказывания входящих в предмет доказывания обстоятельств, к числу которых процессуальное законодательство относит обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным решением по ранее рассмотренному делу (статья 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статья 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В данном основании для освобождения от доказывания проявляется преюдициальность как свойство законной силы судебных решений, общеобязательность и исполнимость которых в качестве актов судебной власти обусловлены ее прерогативами. Признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности.

Преюдициальность имеет свои объективные и субъективные пределы. По общему правилу объективные пределы преюдициальности касаются обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом по ранее рассмотренному делу. Среди этих фактов могут быть те, которые оказались бесспорными, и те, которые суд ошибочно включил в предмет доказывания по делу. В любом случае все факты, которые суд счел установленными во вступившем в законную силу судебном акте, обладают преюдициальностью. Субъективные пределы — это наличие одних и тех же лиц, участвующих в деле, или их правопреемников в первоначальном и последующем процессах.

Преюдициальным является обстоятельство, имеющее значение для правильного рассмотрения дела, установленное судом и изложенное во вступившем в законную силу судебном акте по ранее рассмотренному делу между теми же сторонами, а не обстоятельство, которое должно быть установлено. При этом следует иметь в виду, что обстоятельства, хотя и отраженные в судебном акте, могут не иметь преюдициального значения, если они не исследовались, не оценивались, не входили в предмет доказывания.

В то же время высшая судебная инстанция неоднократно высказывала правовую позицию, согласно которой, если в двух самостоятельных делах дается оценка одним обстоятельствам, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, принимается во внимание судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен мотивировать такой вывод. При этом иная оценка может следовать, например, из иного состава доказательств по второму делу, нежели те, на которых основано решение по первому делу.

Так, в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств» отмечено, что независимо от состава лиц, участвующих в деле о взыскании по договору и в деле по иску об оспаривании договора, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитывается судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен указать соответствующие мотивы.

В пункте 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» указано, что в случае, если до рассмотрения арбитражным судом дела о привлечении к административной ответственности юридического лица (а равно дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности юридического лица) судом общей юрисдикции рассмотрено дело о привлечении к административной или уголовной ответственности за данное нарушение физического лица (а равно дело об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности физического лица), квалификация, данная судом общей юрисдикции совершенному деянию, с учетом статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является обязательной для арбитражного суда. При этом оценка, данная судом общей юрисдикции, обстоятельствам, которые установлены в рассмотренном им деле, принимается во внимание арбитражным судом.

Аналогичный подход изложен в пункте 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», согласно которому по смыслу частей 2, 3 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации или частей 2, 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные при рассмотрении дела по иску о праве на имущество, не имеют обязательного характера для лиц, не участвовавших в деле. Такие лица могут обратиться в суд с самостоятельным иском о праве на это имущество. В то же время при рассмотрении названного иска суд учитывает обстоятельства ранее рассмотренного дела о праве на спорное имущество, независимо от того, установлены ли они судебным актом суда общей юрисдикции или арбитражного суда. Если суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы.

Вместе с тем, как указано выше, дела № СИП-516/2021 и № СИП-906/2022 по существу требований Судом по интеллектуальным правам не рассматривались, в определениях о прекращении производств по названным делам отсутствуют выводы судов относительно фактических обстоятельств дел и обоснованности либо необоснованности требований и доводов истца.

Так же не представляется возможным установить, на основании каких документов, представленных в материалах дел № А40-218533/2022 и № СИП-270/2023, апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии у истца авторства на «изобретение ФИО3», — ссылка на какие-либо доказательства, представлявшиеся в названные дела, производство по которым осуществляли иные арбитражные суды, в обжалуемом постановлении апелляционного суда отсутствует.

Резюмируя, с учетом позиции вышестоящего суда, суд при новом рассмотрении пришел к выводу, что материально-правовой интерес ФИО1 направлен прежде всего на защиту исключительного права на вышеуказанное техническое решение (изобретение), которое фактически использовалось ответчиками в реализуемой обществом продукции в отсутствие разрешения правообладателя, и только иск о признании недействительным лицензионного договора об использовании секрета производства (ноу-хау) от 15.08.2019 приведет к восстановлению нарушенных прав правообладателя в данном случае истца по делу.

Таким образом, истцом правомерно выбран способ защиты нарушенного права, суд рассматривает настоящее требование с целью защиты прав истца.

Согласно части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Также ч. 3, 4 ст. 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимаемые арбитражным судом судебные акты должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

В соответствии со статьей 71 названного Кодекса арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

При принятии решения или постановления арбитражный суд должен оценить доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, определить, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены (не установлены), какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу. В мотивировочной части судебных актов суды должны указать среди прочего доказательства, на которых основаны их выводы об обстоятельствах дела, доводы в пользу принятого решения, мотивы, по которым отвергнуты те или иные доказательства, приняты или отклонены приведенные сторонами в обоснование требований и возражений доводы (п. 1 статьи 168, п. 2 ч. 4 статьи 170, п. 12, 14 ч. 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно ч. 1 ст. 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

При разрешении спора суд не связан правовым обоснованием иска; определение правовых норм, подлежащих применению к спорным правоотношениям, входит в компетенцию суда.

На основании ч. 1 ст. 133 и ч. 1 ст. 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом обстоятельств, приведенных в обоснование иска, суд должен самостоятельно определять характер спорного правоотношения, возникшего между сторонами по делу, а также нормы законодательства, подлежащие применению.

При рассмотрении настоящего спора для признания недействительным лицензионного договора об использовании секрета производства (ноу-хау) от 15.08.2019, именно в квинтэссенции настоящего спора, суд приходит к выводу о необходимости установления следующих элементов доказывания: первоочерёдность авторства именно чертежа устройства направленного с электронного ящика 117421@mail.ru с предметом раскрытого в НОУ-ХАО спорной сделки, при этом необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления, законность обладания, выпуск изделия по спорным чертежам устройства и отсутствие секретности предмета ноу-хау спорной сделки.

Судом установлено, что ФИО1 является автором и патентообладателем изобретения «Устройство разгрузки винтового погружного насоса и его подшипниковый узел, узел торцевых уплотнений, предохранительный узел клапанов и кулачковая муфта», запатентованном в установленном на территории РФ порядке, охраняемом патентным правом, патент на изобретение RU 2672994, дата начала отсчета срока действия патента: 31.08.2017г.

ММ4А Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия патента: 01.09.2019. Дата внесения записи в Государственный реестр: 10.04.2020. Дата публикации и номер бюллетеня: 10.04.2020 Бюл. №10

NF4A Восстановление действия патента. Дата, с которой действие патента восстановлено: 13.05.2020. Дата внесения записи в Государственный реестр: 13.05.2020. Дата публикации и номер бюллетеня: 13.05.2020 Бюл. №14.

ФИО1 является соавтором и патентообладателем изобретения «Опорный подшипниковый узел», запатентованном в установленном на территории РФ порядке, охраняемом патентным правом, патент на изобретение RU 2324082, дата начала отсчета срока действия патента: 30.08.2006г. Извещения по патенту:

ММ4А Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия патента: 31.08.2013. Дата публикации: 27.07.2014.

NF4A Восстановление действия патента. Дата, с которой действие патента восстановлено: 27.06.2015. Дата внесения записи в Государственный реестр: 05.06.2015. Дата публикации: 23.05.2017.

ММ4А Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия патента: 31.08.2016. Дата внесения записи в Государственный реестр: 23.05.2017. Дата публикации: 23.05.2017.

NF4A Восстановление действия патента. Дата, с которой действие патента восстановлено: 21.09.2017. Дата внесения записи в Государственный реестр: 21.09.2017. Дата публикации и номер бюллетеня: 21.09.2017 Бюл. №27.

PD4A Изменение наименования, фамилии, имени, отчества патентообладателя. (73) Патентообладатель(и):

ФИО1 (RU),

ФИО9 (RU)

Дата внесения записи в Государственный реестр: 09.08.2018. Дата публикации и номер бюллетеня: 09.08.2018 Бюл. №22

QB4A Государственная регистрация договора о распоряжении исключительным правом. Дата и номер государственной регистрации предоставления права использования по договору: 14.09.2018 РД0266151 Лицо(а). предоставляющее(ие) право использования: ФИО1 (RU), ФИО9 (RU) Лицо, которому предоставлено право использования: ФИО8 (RU) Вид договора: лицензионный

Условия договора: неисключительная лицензия на срок до 30.08.2026 на территории РФ. Дата внесения записи в Государственный реестр: 14.09.2018 Дата публикации и номер бюллетеня: 14.09.2018 Бюл. №26

ММ 4 А Досрочное прекращение действии патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия патента: 31.08.2019. Дата внесения записи в Государственный реестр: 10.04.2020. Дата публикации и номер бюллетеня: 10.04.2020 Бюл. №10

NF4A Восстановление действия патента. Дата, с которой действие патента восстановлено: 13.05.2020 Дата внесения записи в Государственный реестр: 13.05.2020. Дата публикации и номер бюллетеня: 13.05.2020 Бюл. №14.

В ходе рассмотрения заявления ФИО10 по факту недобросовестной конкуренции в УФАС по Удмуртской Республики по делу №018/01/14.5-99/2022 было установлено, что между ИП ФИО7 и ООО «НПЦ Интехмаш» 15.08.2019г. был заключен Лицензионный договор об использовании секрета производства (ноу-хау).

В договоре использованы результаты интеллектуальной деятельности, технические решения, конструкторская документация охраняемые патентами на изобретения RU 2672994 и RU 2324082 полученная «Лицензиаром» ИП ФИО7 от истца по электронной почте, при этом разрешения правообладателя на использование запатентованных технических решений для извлечения коммерческой прибыли ответчик не получал. Указанный Договор носит гриф секретности «коммерческая тайна», доступ к его содержанию стал возможен только 29.08.2022г. в рамках рассмотрения заявления в УФАС по Удмуртской Республике и ранее его содержание не было известно истцу.

Описание ноу-хау (приложение № 1 к Договору) от 15.08.2019г. - полностью повторяется в формуле полезной модели RU 197906 от 04.06.2020г. по заявке №2020109992 от 06.03.2020г. «Устройство разгрузки винтового погружного насоса» (действие патента на полезную модель прекращено 14.05.2021г.), более того процесс сборки изложен не полностью и по оспариваемой, так называемой «методике сборки» невозможно целиком собрать устройство узла разгрузки погружного винтового насоса, так как отсутствует описание сборки большинства комплектующих, входящих в состав изделия.

В описании ноу-хау изложена часть процесса технологической сборки изделия - узла разгрузки погружного винтового насоса, не представляющая никакой информационной, промышленной, коммерческой ценности без полного описания всего технологического процесса сборки изделия. То есть ноу-хау не содержит необходимую и полезную информацию о процессе сборки узла разгрузки и по оспариваемому описанию невозможно собрать изделие целиком.

Приложенные к оспариваемому Договору чертежи, конструкторская документация - идентичны и впоследствии внесены ИП ФИО7 в патент на полезную модель RU 197906 от 04.06.2020г. по заявке №2020109992 от 06.03.2020г. «Устройство разгрузки винтового погружного насоса» (действие патента на полезную модель прекращено 14.05.2021г.) в котором использованы чертежи, конструкторская документация разработанная ФИО1 в рамках разработки патента на изобретение RU 2672994. и направлялись в адрес ФИО7 по электронной почте.

В материалы дела истцом представлена переписка, осуществляющаяся с электронного адреса истца (117421@mail.ru) на адрес электронной почты ответчика (ua4wba@yndex.ru).

20.02.2017 с электронного почтового адреса 117421@mail.ru на адрес электронной почты ФИО3 ua4wba@yndex.ru были направлены чертежи, раскрывающие технические решения: ВН21.16.000СБ опора с диафрагмой: ВН21.10.013 шпонка; BH21.10.014 кольцо пружинное; G5.02.008 - винт; GB22.00.001 переходник; GB22.00.001-01 переходник: ВН23.22.000 спец ниппель верхний; ВН21.10.008 труба верхняя; ВН22.00.100н муфта переходная; ВН21.16.000 спец. опора с диафрагмой; ВН23.20.006 кольцо; ВН21.10.003 вкладыш; ВН22.00.006 штифт; ВП22.00.103н проставок; ВН21.10.011 шпонка; ВН99.00.001 муфта шлицевая: ВН21.10.015 шайба регулировочная: ВН21.10.017 кольцо; ВН23.20.003 проставок; ВН21.20.004 гайка; GB22.00.002 вал гибкий; ВН21.20.007 проставок; ВН23.21.000 спец. ниппель нижний; ВН23.20.005 кольцо резиновое: ВН23.21.000СВ ниппель нижний; ВН23.22.000СБ ниппель верхний: GB22.00.001-02 переходник: ВН22.20.003 втулка: ВН22.00.101н корпус муфты; ВН21.20.003 втулка: ВН23.00.005-1 труба приемная: ВН22.00.102н втулка шлицевая; ВН23.20.004 стакан; ВН22.00.100нСБ муфта переходная: ВН21.10.004 ниппель средний; ВН22.20.004 корпус подшипник; труба нижняя; ВН22.00.003н муфта нижняя; ВН23.20.004-01 стакан; ВН21.16.001 корпус опоры; Вал ВН23.20.002-2; Головка ; BH23.2l.001 корпус ниппеля нижнего: B1123.22.001 корпус ниппеля верхнего; Муфта обгонная: ВН23.20.000-01СБ - основание В1Ш.00.0О0-01СБ - насос 5т.

Согласно протокола осмотра доказательств, регистрационный номер нотариального действия 76/57-н/76-2021-2-114 от 27.01.2021г. подтверждается факт направления 20.02.2017г. с электронного почтового ФИО1 на адрес электронной почты ФИО7 чертежей, которые входят в состав изобретения «Устройство разгрузки винтового погружного насоса и его подшипниковый узел, узел торцевых уплотнений, предохранительный узел клапанов и кулачковая муфта», патент на изобретение RU 2672994, автор и патентообладатель ФИО1

Переданные в адрес ФИО7 чертежи технических решений включены и являются основными элементами полезной модели «Устройство разгрузки винтового погружного насоса», патент RU 196907, автором которой не может являться ФИО7

Данные обстоятельства подтверждают, что именно ФИО1 первым разработал спорный чертеж спорной модели и направил их непосредственно ФИО3 по электронной почте.

Ответчик (ФИО3) в свою очередь не смог представить доказательства, что до 2017 года данная модель была разработана именно им, принимались какие-либо приготовления, наброски чертежей, журналы и тд.

Суд критично относится к протоколу технического совещания (л.д. 138-191 том 3), согласно которому, по мнению ответчика еще в 2010 году ФИО3 обладал спорными чертежами, являлся их автором, впоследствии ФИО7 получен патент RU 196907, поскольку не возможно установить схожесть чертежей протокола совещания и спорного чертежа на их сопоставимость.

Судом в ходе рассмотрения дела неоднократно ставился вопрос о назначении судебной экспертизы на вопрос сходства разработанных чертежей ФИО1 направленных ответчику по электронной почте в 2017 года, и чертежей ФИО3 использованных при заключении лицензионного договора от 15.08.2019. Данная экспертиза могла бы четко определить, кто именно являлся автором спорной модели.

Однако на момент рассмотрения дела ответчики не воспользовались процессуальными правами (ст.ст. 9, 65 АПК РФ), ходатайства о назначении экспертизы по вопросу сходства разработанных чертежей не заявили.

Следует отметить, что деятельность ФИО3 и ФИО1 по сути является однотипной, следовательно судить о том или ином чертеже конструкторской модели, без сопоставления их по признакам схожести не возможно.

Согласно экспертному заключению №3-2021 от 17.02.2021г. (л.д. 44-64 том 1) патент на изобретение № 2672994 действует (последнее изменение статуса: 26.05.2020), Заявка: 2017130857, Приоритет: дата подачи заявки: 31.08.2017 Патентообладатель: ФИО1 (RU), Патент зарегистрирован в Государственном реестре изобретений и полезных моделей и опубликован 21.11.2018 Бюл. № 33. Правовой статус патента на полезную модель № 197906: патент действует (последнее изменение статуса: 16.06.2020) Заявка: 2020109992, Приоритет: дата подачи заявки: 06.03.2020 Патентообладатель: ФИО3 (RU). Патент зарегистрирован в Государственном реестре изобретений и полезных моделей и опубликован 04.06.2020 Бюл. № 16.

На поставленный вопрос «Схожи ли признаки изобретения № 2672994 и полезной модели № 197906? Является ли полезная модель зависимой № 197906 по отношению к изобретению № 2672994?».

Экспертом сделан вывод, что полезная модель №197906 содержит все признаки изобретения №2672994, а также, что полезная модель №197906 является зависимой по отношению к изобретению №2672994.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о зависимости полезноймодели «Устройство разгрузки винтового погружного насоса», патент RU 197906, авторФИО7 по отношению к изобретению «Устройство разгрузки винтовогопогружного насоса и его подшипниковый узел, узел торцевых уплотнений,предохранительный узел клапанов и кулачковая муфта», патент на изобретение RU2672994. Таким образом ответчик, ФИО7 не является обладателемисключительных прав на техническое решение, охарактеризованное в формуле наполезную модель по патенту РФ № 197906, не является его автором, не обладает правомна коммерческое использование , применение зависимой полезной модели без наличиясогласия автора изобретения, в отношении которой полезная модель является зависимой.

Согласно экспертному заключению №4-2021 от 17.02.2021г., экспертом сделан вывод, что техническое решение, раскрытое в чертежах, направляемых с электронного почтового ящика 117421@mail.ru. полностью совпадает с признаками полезной модели №197906.

Также в материалы дела (приобщено 15.12.2023 электронно) представлено экспертное заключение № 5-2023 от 14.12.2023, составленное экспертом ФИО11, патентный поверенный РФ, государственная регистрация №2150, специализация «изобретения, полезные модели», на разрешение эксперта ставился следующий вопрос:

«Совпадают ли признаки устройства, раскрытого в НОУ-ХАО, с признаками устройства, раскрытого в чертежах, направляемых с электронного ящика 117421@mail.ru.

Для ответа на вопрос экспертом были использованы следующие материалы: Копия лицензионного договора на право использования секрета производства (ноу-хау) от 15.08.2019 и Копия протокола осмотра доказательств, регистрационный номер нотариального действия 76/57-H/76-2021-2-114 от 27.01.2021.

К лицензионному договору на право использования секрета производства (ноу-хау) от 15.08.2019г. приложены описание НОУ-ХАУ и чертежи.

Описание НОУ-ХАУ описывает устройство разгрузки винтового погружного насоса, содержащее последовательно расположенные на приводном валу верхний узел торцевых уплотнений, мембранный узел, подшипниковый узел, нижний узел торцевых уплотнений и кулачковую муфту, расположенную на промежуточном валу, связанным с приводом протектора с возможностью обеспечения односторонней связи с приводным валом, на котором в верхней и нижней частях расположены соответственно верхний и нижний ниппели, опертые посредством радиальных подшипников на приводной вал, установленный в подшипниковом узле, перед которым на приводном валу после верхнего радиального подшипника расположен мембранный узел, служащий для предохранения от избыточного давления, при этом устройство оборудовано предохранительным узлом клапанов для сообщения внутреннего пространства с внешней средой, а нижний конец приводного вала соединен с промежуточным валом, связанным с протектором, посредством кулачковой муфты, при этом верхний ниппель с внешней стороны соединен с корпусом мембранного узла, а нижний ниппель с внешней стороны соединен с корпусом подшипникового узла и цилиндрическим корпусом, с расположенными в нем нижним узлом торцевых уплотнений и кулачковой муфтой, свободный конец цилиндрического корпуса соединен с опорным элементом для присоединения протектора, отличающееся тем, что снабжено средним ниппелем, опертым посредством радиального подшипника на приводной вал и с внешней стороны соединенным с корпусом мембранного узла и корпусом подшипникового узла, при этом в среднем ниппеле выполнен продольный канал, в котором установлен предохранительный узел клапанов для сообщения внутреннего пространства устройства разгрузки с внешней средой.

Чертежи устройства, приложенные к лицензионному договору, представлены на рис.1, 2, 3, 4, где

1 - Приводной вал

2 - Верхний узел торцевых уплотнений

3 - Мембранный узел

4 - Подшипниковый узел

5 - Нижний узел торцевых уплотнений

6 - Кулачковая муфта

7 - Промежуточный вал

8 - Нижний ниппель

9 - Верхний ниппель

10 - Радиальный подшипник

11 - Предохранительный клапанный узел

12 - Средний ниппель

13 - Корпус мембранного узла

14 - Корпус подшипникового узла

15 - Приемная труба

16 - Гибкий вал

17 - Шлицевая муфта

18 - Переходник

19 - Опорный фланец для присоединения гидрозащиты

20 - Штифт

21 - Кожух кулачковой муфты





Протокол осмотра доказательств №76/57-н/76-2021-2-114 от 27.01.2021г. раскрывает устройство, отправленное с электронного почтового ящика 117421@mail.ru.

С электронной почты 117421@mail.ru (наименованный «Владимир Козлов») были отправлены документы, включающие чертежи устройства, на адрес ua4wba@vandex.ru (наименованный «Погудин Александр»), дата отправки письма по электронной почте 20 февраля 2017г.

В приложениях к Протоколу имеются чертежи основания (приложение 10, 11 к Протоколу) и насоса (приложение 9 к Протоколу), которые были взяты для проведения детального анализа.

Изображения основания представлены на рис. 5, 6, где

1 - Ниппель нижний

2 - Ниппель верхний

3 - Опора с диафрагмой

8 - Вал

9 - Втулка

10- Корпус подшипника

12 - Вкладыш

13 - Ниппель средний 16 - Труба верхняя

18 - Шпонка

19 - Шпонка

21 - Шпонка

22 - Кольцо пружинное

23, 24 - Шайба регулировочная

25 - Кольцо

28- Винт

29- Втулка

30- Гайка

33- Проставок

35- Проставок

36- Стакан

37- Кольцо резиновое

38- Кольцо

40- Втулка

41- Клапан

42- Гайка

44 - Винт 46 - Винт

48 - Кольцо

49 - Кольцо

51 - Пружина тарельчатая

53 - Шайба

54 - Пробка

55 - Прокладка

56, 57, 58, 59, 60 - Кольцо

Рис. 5 Фрагмент чертежа

61 – Подшипник

62 - Эластомерное сильфонное уплотнение










Изображения насоса представлены на рис. 7, 8, 9, где

1 - основание

2 - головка

3 - муфта обгонная

5 - муфта переходная

11 - труба нижняя

12 - вал гибкий

13 - муфта нижняя

14 - труба приемная 15, 16, 17 - штифт

19 - крышка защитная

20 - крышка упаковочная

21 - муфта шлицевая 25 - гайка

27 - шпилька

30 – кольцо

35- переходник







При проведении экспертизы для ответа на поставленный вопрос был использован метод сравнительного исследования.

Объектом НОУ-ХАУ является устройство, которое может быть защищено как изобретение или как полезная модель. Таким образом, при сравнении признаков применялась методология, используемая при сравнении использования признаков патента на изобретение или полезной модели в исследуемом объекте.

При сравнительном анализе был применен следующий порядок исследования:

- изучение описание и чертежей объектов исследования,

- выделение признаков исследуемых технических решений,

- проведение сравнения выделенных признаков,

- формулирование выводов.

Для сравнительного анализа из описания НОУ-ХАУ были выделены следующие признаки, характеризующие анализируемое устройство:

1. Устройство содержит приводной вал

2. На приводном валу расположен верхний узел торцевых уплотнений

3. На приводном валу расположен мембранный узел

4. На приводном валу расположен подшипниковый узел

5. На приводном валу расположен нижний узел торцевых уплотнений

6. Верхний узел торцевых уплотнений, мембранный узел, подшипниковый узел, нижний узел торцевых уплотнений расположены на приводном валу последовательно

7. Устройство содержит кулачковую муфту

8. Кулачковая муфта расположена на промежуточном валу, связанным с приводом протектора

9. Кулачковая муфта расположена с возможностью обеспечения односторонней связи с приводным валом

10. На приводном валу в верхней и нижней частях расположены соответственно верхний и нижний ниппели

11. Верхний и нижний ниппели оперты посредством радиальных подшипников наприводной вал

12. Приводной вал установлен в подшипниковом узле

13. Перед подшипниковым узлом на приводном валу после верхнего радиального подшипника расположен мембранный узел

14. Устройство оборудовано предохранительным узлом клапанов для сообщения внутреннего пространства с внешней средой

15. Нижний конец приводного вала соединен с промежуточным валом

16. Промежуточный вал связан с протектором посредством кулачковой муфты

17. Верхний ниппель с внешней стороны соединен с корпусом мембранного узла

18. Нижний ниппель с внешней стороны соединен с корпусом подшипникового узла и цилиндрическим корпусом

19. В цилиндрическом корпусе расположены нижний узел торцевых уплотнений икулачковая муфта

20. Свободный конец цилиндрического корпуса соединен с опорным элементом дляприсоединения протектора

21. Устройство снабжено средним ниппелем

22. Средний ниппель опирается посредством радиального подшипника на приводной вал

23. Средний ниппель с внешней стороны соединен с корпусом мембранного узла икорпусом подшипникового узла

24. В среднем ниппеле выполнен продольный канал

25. В продольном канале установлен предохранительный узел клапанов для сообщения внутреннего пространства устройства разгрузки с внешней средой

Был проведен сопоставительный анализ на совпадение признаков устройства, раскрытого в НОУ-ХАУ, и признаков устройства, раскрытого на чертежах из электронного почтового ящика, результаты которого предоставлены в таблице 1.

На основании проведенного сопоставительного анализа эксперт сделал вывод, что признаки устройства, раскрытого в НОУ-ХАУ, полностью совпадают с признаками устройства, раскрытого в чертежах, направляемых с электронного почтового ящика 117421@mail.ru.

При этом стоит отметить, что письмо по электронной почте 117421@mail.ru имеет дату отправки письма более раннюю, чем дата заключения лицензионного договора на право использования НОУ-ХАУ.

Судом приняты во внимание доводы эксперта ФИО11 – патентного поверенного РФ, истцом предоставлен достаточный объем доказательств, позволяющих сделать вывод, что именно ФИО1 является правообладателем и автором чертежа.

К секрету производства по оспариваемому Договору относится информация о конструкции изделия, что подтверждается наличием приложения к Договору в виде чертежей устройства разгрузки винтового погружного насоса на подшипниках качения, выполненных на 4х листах формата А4, а учитывая, что ФИО7 получил чертежи от ФИО1 и не является их автором, ФИО7 не является лицом, обладающим секретом производства (сборки), так как вся технология сборки, ноу-хау узел разгрузки, принадлежит и известна ФИО1

Учитывая, что истцом по спорной модели производился выпуск совместно с ООО «НПЦ Нефтемашсервис», ссылка ответчика, что в лицензионном договоре использовались секреты производства (ноу-хау) от 15.08.2019 новшества, которые не были известны третьим лицам, не состоятельна.

До начала заключения оспариваемого Договора у ФИО7 отсутствовали технические возможности для самостоятельной разработки технологии сборки, самой сборки узла разгрузки, отсутствует информация о предпринимательской деятельности по выпуску узлов разгрузки ИП ФИО7 в предшествующий заключению оспариваемого Договора период времени, тогда как истец длительное время занимался изготовлением, выпуском узлов разгрузки именно по спорному чертежу, совместно с ООО «НПЦ Нефтемашсервис», что подтверждается договорами поставки № НП-07 от 05.08.2011г., № HП-10 от 20.10.2017г., №НП-2018 -12/21 от 21.12.2018г.

При этом ответчики в опровержение претензий истца ссылаются на правомерность использования иного результата интеллектуальной деятельности — ноу-хау, которое содержит те же признаки, что и запатентованное изобретение истца.

Вопреки мнению ответчиков, требования истца подтверждают наличие у него субъективного материального права и охраняемого законом интереса, а также содержат необходимую мотивацию доводов о факте их нарушения ответчиками.

Судом установлено, что ответчику ФИО3 (лицензиару по оспариваемому договору) признаки технического решения истца стали известны из переписки с ним, а оспариваемый договор составлен ответчиками в целях создания видимости правомерности использования результата интеллектуальной деятельности истца.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о доказанности истцом факта того, что оспариваемый Договор содержит конструкторскую документацию, полученную ФИО7 от ФИО1, в частности чертежей «ВН23.20.000-01 СБ - основание и ВН23.00.000-01 СБ - насос 5т.», разработчиком и автором которых является ФИО1, факт первоочерёдности обладания ФИО3 спорного чертежа устройства не доказан, распоряжение ФИО3 в рамках договора от 15.08.2019 в отношении конструкторской документации автором которых является ФИО1 является нарушением исключительных прав, принадлежащие истцу, в связи с чем, лицензионный договор от 15.08.2019 является недействительным.

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что требования истца являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

16 и 23 июня 2023 года от ответчиков поступили заявления о взыскании судебных расходов с истца в размере 258000 руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В рамках нового рассмотрения судом требования истца признаны обоснованными подлежащими удовлетворению в полном объеме.

С учетом того, что решением арбитражного суда от 28.02.2024 (резолютивная часть) исковые требования удовлетворены в полном объеме, что отражено в резолютивной части указанного решения, оснований для взыскания судебных расходов с истца в пользу ответчиков не имеется, в удовлетворении заявления о взыскании судебных расходов следует отказать.

При изготовлении резолютивной части решения от 28.02.2024 судом допущена опечатка, а именно: неверно указан размер судебных расходов на оплату услуг представителей, вместо «258 000руб.», ошибочно указано «154 500 руб.», в связи с чем, на основании статьи 179 АПК РФ суд приходит к выводу о необходимости исправления допущенной опечатки.

Кроме того допущены описки в указании солидарности взыскания судебных расходов, на основании статьи 179 АПК РФ суд приходит к выводу о необходимости исправления допущенной опечатки, не меняя содержания.

С учетом принятого решения на основании ст. 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления, за подачу апелляционной и кассационной жалоб относятся на ответчиков.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики



РЕШИЛ:

Признать недействительным лицензионный договор об использовании секрета производства (ноу-хау) от 15.08.2019 между индивидуальным предпринимателем ФИО3 (ИНН <***>), Завьяловский район УР, с. Гольяны и обществом с ограниченной ответственностью «НПЦ Интехмаш», г.Ижевск (ИНН <***>).

Взыскать с ФИО3 (ИНН <***>), Завьяловский район УР, с. Гольяны в пользу ФИО1 в возмещение расходов по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления 3000 руб., за подачу апелляционной жалобы 1500 руб., за подачу кассационной жалобы 1500 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НПЦ Интехмаш», г.Ижевск (ИНН <***>) в пользу ФИО1 в возмещение расходов по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления 3000 руб., за подачу апелляционной жалобы 1500 руб., за подачу кассационной жалобы 1500 руб.

В удовлетворении требований ФИО3 (ИНН <***>), Завьяловский район УР, с. Гольяны и общества с ограниченной ответственностью «НПЦ Интехмаш», г.Ижевск (ИНН <***>) о взыскании 258 000 руб. судебных издержек отказать.


Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Пермь в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.


Судья Н.М. Морозова