Решение от 22 февраля 2024 г. по делу № А41-37362/2020

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А41-37362/20
22 февраля 2024 года
г. Москва



Резолютивная часть объявлена 14 февраля 2024

Полный текст решения изготовлен 22 февраля 2024


Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующей судьи Худгарян М.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Теплым В.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ООО "КСС-КОНТАКТ" (ИНН <***>)

к ООО "ТЕЛЕКОМ-ПРИБОР" (ИНН <***>),

третьи лица: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (ИНН <***>),

ООО "ПТК "СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН <***>),

NINGBO GMF TELECOM TECHNOLOGY CO. LTD (China, регистрационный номер 913302825511206823)

о защите права на полезную модель,

при участии в судебном заседании - согласно протоколу,



УСТАНОВИЛ:

ООО «Компания КСС-КОНТАКТ» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО «Телеком-прибор» со следующими требованиями:

1. Обязать ООО «Телеком-прибор» прекратить нарушение Патента Российской Федерации на Полезную модель RU 191609 U 1 с датой приоритета от 29 ноября 2018 года, запретив ООО «Телеком-прибор» применять, предлагать к продаже, продавать, хранить и иным способом вводить в гражданский оборот изделие универсальный сплиттерный модуль, обладателем исключительных прав на которое является ООО «Компания КСС-Контакт»;

2. Обязать ООО «Телеком-прибор» опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя ООО «Компания КСС-Контакт»;

3. Взыскать с ООО «Телеком-прибор» в пользу ООО «Компания КСС-Контакт» компенсацию в размере 3 000 000 рублей 00 копеек.;

4. Взыскать с ООО «Телеком-прибор» в пользу ООО «Компания КСС-Контакт» расходы на оплату экспертных услуг в размере 140 464 рубля 80 копеек;

5. Взыскать с ООО «Телеком-прибор» и ООО «Компания КСС-Контакт» расходы на оплату госпошлины в размере 50 000 рублей 00 копеек;

6. Взыскать с ООО «Телеком-прибор» в пользу ООО «Компания КСС-Контакт» расходы на оплату юридической помощи в размере 450 000 рублей 00 копеек.

В дальнейшем ООО «Компания КСС-Контакт» неоднократно уточняло исковые требования в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также отказалось от исковых требований об обязании ООО «Телеком-прибор» опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя ООО «Компания КСС-Контакт».

В итоге ООО «Компания КСС-Контакт» просило суд:

1. Признать нарушением исключительных прав ООО «Компания КСС-Контакт» действия ООО «Телеком-прибор» по незаконному использованию изделия универсальный сплиттерный модуль по Патенту Российской Федерации на Полезную модель RU 191609 U 1 с датой приоритета от 29 ноября 2018 года;

2. Запретить ООО «Телеком-прибор» использовать полезную модель универсальный сплиттерный модуль по Патенту Российской Федерации на Полезную модель RU 191609 U 1 с датой приоритета от 29 ноября 2018 года, путем предложения к продаже, продаже, хранения и иным способом введения в гражданский оборот для этих целей универсальные сплиттерные модули РS-104-УСМ-SA – PLC сплиттер 1х4 в пластиковом корпусе SC (APC) без метизов, и универсальные сплиттерные модули PS-108-УСМ-SA – PLC сплиттер 1х8 в пластиковом корпусе SC (APC) без метизов, в которых использована полезная модель по патенту на Полезную модель RU 191609 U 1;

3. Взыскать с ООО «Телеком-прибор» в пользу ООО «Компания КСС-Контакт» компенсацию в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

4. Взыскать с ООО «Телеком-прибор» в пользу ООО «Компания КСС-Контакт» расходы на оплату экспертных услуг - проведением патентоведческого исследования «Городисский и Партнеры» в размере 140 464 рубля 80 копеек;

5. Взыскать с ООО «Телеком-прибор» и ООО «Компания КСС-Контакт» расходы на оплату госпошлины в размере 50 000 рублей 00 копеек;

6. Взыскать с ООО «Телеком-прибор» в пользу ООО «Компания КСС-Контакт» расходы на оплату юридической помощи в размере 900 000 рублей 00 копеек.

Данные уточнения приняты судом к рассмотрению.

В обоснование искового заявления ООО «Компания КСС-Контакт» ссылается на то, что является обладателем патента Российской Федерации № RU 191609 U 1 с датой приоритета от 29 ноября 2018 года на полезную модель «СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ», которую ООО «Телеком-прибор» использует без согласия ООО «Компания КСС-Контакт» при реализации оборудования – универсальные сплиттерные модули.

В отзыве на исковое заявление ООО «Телеком-прибор» возражало против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на наличие у него права преждепользования. В последующем Ответчик также оспаривал сам факт реализации им товара, являющегося предметом рассмотрения настоящего спора.

В судебном заседании представители ООО «Компания КСС-Контакт» требования по иску поддержали.

Представители ООО «Телеком-прибор» возражали против удовлетворения исковых требований ООО «Компания КСС-Контакт».

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, ООО «Компания КСС-КОНТАКТ» является обладателем исключительных прав на полезную модель «СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ» по Патенту Российской Федерации на Полезную модель № RU 191609 U 1 с датой приоритета от 29 ноября 2018 года.

В период с 30 октября 2018 года по 17 января 2019 года ООО «Компания КСС-Контакт» принимало участие в Закупке № 31807084152, проводимой ПАО «Ростелеком». Закупка проводилась на поставку оптических распределительных коробок (ОРК) и универсальных сплиттерных модулей (УСМ), используемых при строительстве домовых распределительных сетей GPON в ПАО «Ростелеком».

По результатам проведенной закупки победителями были признаны ООО «Телеком-прибор» и ООО «Вионет», которым был присвоен первый порядковый номер.

В последующем ПАО «Ростелеком» заключило с указанными организациями договоры на поставку универсальных сплиттерных модулей. ООО «Компания КСС-Контакт» заняло третье место, в связи с чем, договор с ООО «Компания КСС-Контакт» заключен не был.

Далее ООО «Компания КСС-Контакт» стало известно, что ООО «Телеком-прибор», в рамках заключенного с ПАО «Ростелеком» договора поставки универсальных сплиттерных модулей (УСМ) для оборудования, ОРК, используемых при строительстве деловых распределительных сетей GPON, № 01/25/73-19 от 22.01.2019, поставляло универсальные сплиттерные модули, обладателем исключительных прав на которые, согласно вышеназванному патенту, является ООО «Компания КСС-Контакт».

В подтверждение данного обстоятельства ООО «Компания КСС-Контакт» осуществлена закупка соответствующего оборудования, а также проведено его патентоведческое исследование, по результатам которого составлено заключение от 27.12.2019.

А именно, с целью фиксации указанного выше нарушения со стороны ООО «Телеком-прибор», ООО «Компания КСС-Контакт» обратилось с письмом от 02.09.2019 г. к ООО «Тауберг», в котором просило осуществить закупку у ООО «Телеком-прибор» универсальных сплиттерных модулей PS-104-УСМ-SA – PLC сплиттер 1x4 в пластиковом корпусе SC (APC) без метизов, в количестве 8 штук и универсальных сплиттерных модулей PS-108-УСМ-SA – PLC сплиттер 1x4 в пластиковом корпусе SC (APC) без метизов, в количестве 8 штук.

ООО «Тауберг», в период с 05.09.2019 г. по 06.12.2019 г., закупило универсальные сплиттерные модули у ООО «Телеком-прибор», что подтверждается счетами на оплату № 4263 от 05.09.2019 г., № 5967 от 27.11.2019 г. и счетами-фактурами № УТПР0004149 от 16.09.2019 г., № УТПР0005943 от 06.12.2019 г.

Далее, ООО «Тауберг» осуществило в адрес ООО «Компания КСС-Контакт» поставку приобретенных у ООО «Телеком-прибор» универсальных сплиттерных модулей, что подтверждается универсальными передаточными документами № 37 от 26.11.2019 г. и № 46 от 19.12.2019 г., а также актом сдачи-приемки материалов связи от 19.12.2019 г.

После этого, для установления факта нарушения своих исключительных прав, как патентообладателя, ООО «Компания КСС-Контакт» обратилось в юридическую фирму «Городисский и Партнеры» с целью проведения патентоведческого исследования – сравнения закупленных у ООО «Телеком-прибор» универсальных сплиттерных модулей и признаков Патента на полезную модель «СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ» по Патенту Российской Федерации на Полезную модель RU 191609 U 1. На исследование эксперту были переданы приобретенные у ООО «Телеком-прибор» универсальные сплиттерные модули, что подтверждается Актом приема-передачи оборудования от 19.12.2019 г.

По результатам исследования экспертом было установлено, что поставляемые ООО «Телеком-прибор» универсальные сплиттерные модули содержат все признаки Полезной модели согласно независимому пункту 1 и независимым пунктам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Патента RU 191609 U1.

При таких обстоятельствах ООО «Компания КСС-Контакт» полагает, что ООО «Телеком-прибор» использует полезную модель по патенту Российской Федерации № RU 191609 U 1, исключительное право на которую принадлежит ООО «Компания КСС-Контакт», без его согласия.

ООО «Компания КСС-Контакт», ссылаясь на нарушение своего исключительного права на полезную модель, обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

В свою очередь ООО «Телеком-прибор», возражая против требований ООО «Компания КСС-Контакт, указывает на то, что до даты приоритета полезной модели по патенту Российской Федерации № RU 191609 U 1 независимо от последнего создало и осуществило подготовку к реализации устройство – сплиттерный модуль, которому присущи все существенные признаки, приведенные в формуле полезной модели «СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ» по патенту Российской Федерации № RU 191609 U 1.

При таких обстоятельствах ООО «Телеком-прибор» считает, что имеет право на дальнейшую безвозмездную реализацию оборудования, а действия ООО «Компания КСС-Контакт» являются недобросовестными.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 данной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 данного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 этого пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 данного пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению; 5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

Наличие у ООО «Компания КСС-Контакт» исключительного права на полезную модель «СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ» подтверждается патентом Российской Федерации № RU 191609 U 1.

Факт использования ООО «Телеком-прибор» в реализуемом им оборудовании каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте, содержащейся в патенте Российской Федерации № RU 191609 U 1, подтверждается представленным в материалы дела заключением экспертов, составленным по результатам патентоведческого исследования от 27.12.2019.

Из данного заключения следует, что поставляемые ООО «Телеком-прибор» универсальные сплиттерные модули содержат все признаки Полезной модели согласно независимому пункту 1 и независимым пунктам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Патента RU 191609 U1.

Указанное заключение экспертов Ответчиком не оспорено, достоверность выводов эксперта относимыми и допустимыми контрдоказательствами Ответчиком не опровергнута. Утверждение Ответчика о необъективности экспертов также носит голословный характер. О назначении по делу судебной патентоведческой экспертизы Ответчик не заявлял.

Более того, Истцом в ходе рассмотрения дела было заявлено ходатайство о назначении судебной патентоведческой экспертизы, а также ходатайство об истребовании у ПАО «Ростелеком» образцов оборудования УСМ 1:4, УСМ 1:8 (FBT-4/8), а также промышленных образцов данных изделий, которые предоставлялись ООО «Телеком-прибор» в Отдел планирования сетей доступа МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» для изучения и проведения оценки технических характеристик устройств перед началом поставок универсальных сплиттерных модулей (УСМ) для оборудования ОРК, используемых при строительстве деловых распределительных сетей GPON, в раках договора № 01/25/73-19 от 22.01.2019. Истец просил передать на исследование экспертов, как образцы продукции, являвшейся предметом исследования, по результатам которого было подготовлено заключение эксперта от 27.12.2019, так и образцы продукции, которые Истец просил истребовать у ПАО «Ростелеком».

Однако Ответчик против указанных выше ходатайств возражал.

Вместе с тем, необходимым признаком состязательного судопроизводства является наличие прав и обязанностей по доказыванию обстоятельств дела, представлению доказательств у процессуально равноправных сторон и других участвующих в деле лиц (ст. 41, ч. 1 ст. 65, ч. 1 ст. 66 АПК РФ).

Согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Следовательно, возражая против назначения по делу судебной патентоведческой экспертизы, а также каким-либо иным способом не опровергнув выводы эксперта, содержащиеся в заключении эксперта от 27.12.2019, Ответчик принял на себя риски наступления неблагоприятных последствий.

Факт того, что Ответчиком осуществлялась реализация товара, исключительные права на который принадлежат Истцу, подтверждается также позицией самого Ответчика, занимаемой им на протяжение практически всего судебного процесса. В ходе судебного рассмотрения дела Ответчик неоднократно письменно и устно подтверждал, что спорное изделие, защищенное патентом, и изделия, поставляемые им (Ответчиком) идентичны, в том числе Ответчик настаивал на том, что имеет право преждепользования в отношении спорных сплиттерных модулей. Более того, Ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к Истцу об оспаривании вышеуказанного патента с точки зрения соответствия состава авторов и состава патентообладателей (Дело СИП 960/2020). Ответчик мотивировал свою заинтересованность в подаче соответствующего иска в Суд по интеллектуальным правам тем, что оспариваемый им патент лишает его права на производство и продажу в РФ изделий, содержащих в себе техническое решение по патенту RU 191609 U 1, а удовлетворении исковых требований по настоящему делу повлечет запрет на производство и выпуск в гражданский оборот спорных изделий, а также обязанность по выплате компенсации в пользу Истца.


Что же касается позиции Ответчика о том, что он якобы не реализовывал изделия, которые в последующем были переданы на патентоведческого исследование, то к ней суд относится критически.

Факт реализации спорной продукции Ответчиком подтверждается соответствующими письменными доказательствами: письмом ООО «Компания КСС-Контакт» к ООО «Тауберг» с просьбой провести закупку, выставленными ООО «Телеком-прибор» в адрес ООО «Тауберг» счетами на оплату товара, платежными поручениями, согласно которым в ООО «Тауберг» осуществило оплату за поставленные сплиттерные модули, универсальными передаточными документами, подтверждающими факт передачи закупленного товара от ООО «Телеком-прибор» в ООО «Тауберг», а в последующем от ООО «Тауберг» в ООО «Компания КСС-Контакт», актом приема-передачи продукции от ООО «Компания КСС-Контакт» в адрес экспертов для проведения патентоведческого исследования, сведениями из книги покупок и продаж ООО «Тауберг» и ООО «Компания КСС-Контакт», выпиской с банковского счета ООО «Тауберг».

Что же касается подачи Ответчиком заявления о фальсификации представленных Истцом в суд универсальных передаточных документов, то указанное заявление Ответчик в последующем отозвал, тем самым фактически не опровергнув указанные документы, что также доказывает то обстоятельство, что спорные сплиттерные модули были поставлены ООО «Телеком-прибор» в адрес ООО «Тауберг».

Не опровергает факт реализации Ответчиком спорной продукции и представленные им в судебное заседание образцы сплиттерных модулей, имеющих конструктивные отличия от продукции, защищенной Патентом Российской Федерации на полезную модель № RU 191609 U 1. Какие-либо доказательства, подтверждающие, что Ответчик осуществлял реализацию данных сплиттерных модулей в адрес ООО «Тайберг», а также в адрес ПАО «Ростелеком», Ответчиком в суд не представлено.

Напротив, в материалах дела имеются доказательства, опровергающие данную позицию Ответчика. К таким доказательствам, в частности, относятся фотографии сплиттерных модулей, приложенные к протоколу тестирования № 2018/7 от 27.12.2018, составленному Главным специалистом Отдела планирования сетей доступа МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» ФИО1, а также фотография сплиттерного модуля, приложенная Ответчиком к ходатайству о рассмотрении дела по общим правилам искового производства от 17.07.2020. Вид и конструктивные особенности устройств на указанных фотографиях полностью идентичны тем устройствам, которые Истец представил в суд в подтверждение проведенной у Ответчика закупки, послужившей основанием для обращения с соответствующим иском в суд.

В том числе, Истцом в судебном заседании были представлены на обозрение суда, закупленные у Ответчика сплиттерные модули и сплиттерные модули, производимые Истцом.


Более того, как уже было указано выше, Ответчик на протяжении всего судебного процесса занимал позицию о том, что спорное изделие, защищенное патентом Истца, и изделия, поставляемые им (Ответчиком) идентичны, в том числе Ответчик настаивал на том, что имеет право преждепользования в отношении спорных сплиттерных модулей. Данную позицию Ответчик занимал до принятия Судом по интеллектуальным правам решения по делу СИП-960-2020, которым Ответчику было отказано в признании принадлежащего Истцу патента недействительным.

Указанное процессуальное поведение Ответчика позволяет суду сделать вывод о том, что в данном случае имеются основания для применения принципа эстоппель, который означает лишение стороны в споре права в ущерб противоположной стороне ссылаться на какие-либо факты, оспаривать или отрицать их ввиду ранее ею же сделанного заявления об обратном. Подобная ситуация ведет к утрате права на защиту посредством лишения стороны права на возражение. В случае с названным принципом значение имеют лишь фактические действия стороны, а не ее намерения.

Главная задача принципа эстоппель - не допустить получение выгоды стороной вследствие непоследовательности в ее поведении в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной.

Иными словами, принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

Указанное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ; пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

В процессуально-правовом аспекте принцип эстоппель предполагает утрату лицом права ссылаться на какие-либо обстоятельства (заявлять возражения) в рамках гражданско-правового спора, если данные возражения существенно противоречат его предшествующему поведению.

Таким образом, суд приходит к выводу, что упомянутым экспертным заключением в его совокупности и взаимной связи с иными имеющимися в материалах дела доказательствами подтверждается факт использования ООО «Телеком-прибор» полезной модели по патенту Российской Федерации № RU 191609 U 1 путем предложения о продаже, продажи, хранения для этих целей универсальных сплиттерных модулей.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В пункте 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10) разъяснено, что в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно- телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет») также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Таким образом, меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным нарушением. Абстрактный запрет установлен непосредственно законом.

Следовательно, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и такие меры являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением. В то же время абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования также влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет. Указанная правовая позиция изложена в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2020 по делу № А40-262864/2019, от 29.07.2021 по делу № А32-36258/2019, от 27.11.2020 по делу № А76-16021/2018.

Как указано выше, представленными в материалы дела доказательствами в их совокупности и взаимной связи подтверждается факт использования ООО «Телеком-прибор» полезной модели модель «СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ» по патенту Российской Федерации № RU 191609 U 1 путем предложения о продаже, продажи, хранения для этих целей сплиттерных модулей.

Разрешение ООО «Компания КСС-Контакт» на использование указанной полезной модели ООО «Телеком-прибор», вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в материалы дела не представлено, равно как и доказательств того, что на момент рассмотрения спора ООО «Телеком-прибор» перестало осуществлять использование спорной полезной модели указанными способами.

Ответчик не только не оспаривает факт производства им сплиттерных модулей, но и настаивает на его праве на производство данной продукции и намерении реализовывать данною продукцию. Ответчик не представил доказательств того, что им прекращены действия по изготовлению указанных сплиттерных модулей, либо доказательств невозможности их изготовления, в случае нового обращения к нему заказчика, что им предприняты действия, направленные на пресечение возможности изготавливать спорную продукцию и что он уничтожил пресс-формы или иные приспособления, оборудование, при помощи которых ранее уже проводил работы по изготовлению спорных сплиттерных модулей

Следовательно, требования Истца об обязании Ответчика прекратить изготовление, предложение к продаже и продажу сплиттерных модулей, не является абстрактными с точки зрения разъяснений, изложенных в п. 57 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», поскольку Ответчик, не оспаривает факт производства сплиттерных модулей, более того настаивает на его правах на производство данной продукции, в том числе Ответчик не представил доказательств того, что им прекращены действия по изготовлению указанных сплиттерных модулей, либо доказательств невозможности их изготовления, в случае нового обращения к нему заказчика, что им предприняты действия, направленные на пресечение возможности изготавливать спорную продукцию и что он уничтожил пресс-формы или иные приспособления, оборудование, при помощи которых ранее уже проводил работы по изготовлению спорных сплиттерных модулей (ст. 65 АПК РФ).

При этом, согласно положениям п. 57 Постановления N 10 «Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет») также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации)». Согласно указанному разъяснению ВС РФ, не должны удовлетворяться требования, в которых не конкретизирован объект запрета, например, не определен товар, в котором использован объект интеллектуальных прав.

Вместе с тем, по настоящему делу требование Истца относится к конкретным изделиям – универсальные сплиттерные модули РS-104-УСМ-SA – PLC сплиттер 1х4 в пластиковом корпусе SC (APC) без метизов, и универсальные сплиттерные модули PS-108-УСМ-SA – PLC сплиттер 1х8 в пластиковом корпусе SC (APC) без метизов, в которых использована полезная модель по патенту на Полезную модель RU 191609 U 1, а не ко всем возможным изделиям, которые Ответчик может теоретически изготавливать в будущем, и ограничено конкретными способами использования. Данный вывод подтверждается судебной практикой (например – Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2022 по делу № 09АП-26009/2022-ГК; Решение Арбитражного суда Московской области от 03.11.2022 по делу А41-50396/22; Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2023 по делу № А41-50396/22).

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу о том, что требования ООО «Компания КСС-Контакт» о признании нарушением исключительных прав общества «Компания КСС-Контакт» действий ООО «Телеком-прибор» по незаконному использованию изделия универсальный сплиттерный модуль по Патенту Российской Федерации на Полезную модель RU 191609 U 1 и о запрете ООО «Телеком-прибор» использовать полезную модель «СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ» по патенту Российской Федерации № RU 191609 U 1 путем предложения о продаже, продажи, хранения для этих целей универсальных сплиттерных модулей подлежат удовлетворению.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что у ООО «Телеком-прибор» отсутствует право преждепользования на полезную модель «СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ», защищенную Патентом Российской Федерации на Полезную модель RU 191609 U 1.

При установлении права преждепользования в судебном процессе доказыванию подлежат следующие обстоятельства: 1) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).; 2) независимость создания тождественного решения. Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя: это означает, что решение "не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент на полезную модель"; 3) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта; 4) объем преждепользования.

Установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета полезной модели, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования. Право преждепользования — это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета). Бремя доказывания обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение права преждепользования, возлагается на лицо, заявляющее о наличии у него данного права (статья 65 АПК РФ).

Вопреки указанным выше требованиям закона ООО «Телеком-прибор» не представило в суд надлежащих доказательств, подтверждающих возникновение у него права преждепользования на полезную модель «СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ», защищенную Патентом Российской Федерации на Полезную модель RU 191609 U 1.

В суд не представлено доказательств, подтверждающих тождественность разработанного ООО «Телеком-прибор» решения и полезной модели, исключительные права на которую принадлежат ООО «Компания КСС-Контакт».

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 данной статьи.

Вместе с тем, ООО «Телеком-прибор» не представило в суд какие-либо доказательства, подтверждающие, что разработанное им техническое решение содержит все признаки принадлежащей ООО «Компания КСС-Контакт» полезной модели «СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ», защищенной Патентом Российской Федерации на Полезную модель RU 191609 U 1.

Представленные ООО «Телеком-прибор» в суд документы, в том числе, акт приема передачи товара от 27.06.2018 г., составленный между ООО «ПТК «Связь Инжиниринг» и Huatel Телеком Лимитед, а также акт о выполнении работ и оказании услуг от 29.06.2018 г., составленный между ООО «Телеком-прибор» и ООО «ПТК «Связь Инжиниринг» не содержат каких-либо технических характеристик переданного товара, основываясь на которых можно было бы установить тождественность рассматриваемых устройств.

Также ООО «Телеком-прибор» не представило в суд надлежащих доказательств, подтверждающих использование или приготовление к использованию им тождественного решения на территории России до даты приоритета принадлежавшей ООО «Компания КСС-Контакт» полезной модели.

Согласно позиции Ответчика, он начал разработку и производство универсальных сплиттерных модулей до даты приоритета Патента № RU 191609 U1. В подтверждение указанных доводов ООО «Телеком-прибор» представило в суд копии Договора № СВИ-2910/2013 от 29.10.2013 г., заключенного между ООО «Телеком-прибор» и ООО «ПТК «Связь Инжиниринг», Коммерческого предложения к указанному Договору от 29.03.2018 г., Спецификации от 04.04.2018 г. и Акта от 29.06.2018 г. к указанному Договору.

Из содержания указанного договора следует, что ООО «ПТК «Связь Инжиниринг» должно было изготовить и испытать новую или модернизированную продукцию – опытные образцы коммуникационного оборудования. Согласно коммерческому предложению, ООО «ПТК «Связь Инжиниринг» предложило ООО «Телеком-прибор» разработать техническое предложение, эскизный проект, технический проект – коробку универсального сплиттерного модуля (1:4 и 1:8 с разъемами SC/APC). В соответствии со Спецификацией ООО «ПТК «Связь Инжиниринг» приняло на себя обязательства изготовить и усовершенствовать опытные образцы универсальных сплиттерных модулей и провести их испытание.

Также ООО «Телеком-прибор» представило в суд копию Договора возмездного оказания услуг № 11-18 от 11.06.2018 г., якобы заключенного между ООО «ПТК Связь Инжиниринг» и компанией Huatel Telecom Limited, (расположенной по адресу Республика Сейшелы, Виктория, остров Маэ, имеющая расчетный счет в Банке Таипел, Тайвань), согласно которого Huatel Telecom Limited должно было оказать услуги, согласно Приложению 1 к Договору №11-18 от 11.06.2018 г. – изготовить и поставить опытный образец сплиттерного модуля 1:4 и 1:8 с разъемами SC/APC, копию Акта приема-передачи товара от 27.06.2018 г., из которого следует, что якобы компания Huatel Telecom Limited передала ООО «ПТК «Связь Инжиниринг» опытный образец сплиттерного модуля и чертеж опытных образцов сплиттерного модуля 1:4 и 1:8 с разъемами SC/APC, а также копию Мемориального ордера № от 10.08.2018 г.).

Из представленных документов следует, что изготовление неких чертежей и образцов сплиттерных модулей было выполнено не ООО «Телеком-прибор», а иностранной компанией Huatel Telecom Limited на территории иностранного государства Республика Сейшелы, а не на территории РФ.

При этом, со стороны ООО «Телеком-прибор» не представлено транспортных документов, подтверждающих фактическую поставку/передачу с территории иностранного государства на территорию Российской Федерации опытного образца сплиттерного модуля и чертежей опытных образцов сплиттерного модуля в адрес ООО «ПТК «Связь Инжиниринг». Один лишь Акт не может являться достаточным доказательством передачи товара, поскольку исполнителем по Договору являлась иностранная компания Huatel Telecom Limited, расположенная за пределами РФ. В этой связи передача товара могла осуществляться только путем поставки или иного международного отправления с оформлением соответствующих документов.

Помимо этого, представленную ООО «Телеком-прибор» в суд копию мемориального ордера, которым, согласно позиции ООО «Телеком-прибор», якобы подтверждается оплата по Договору №11-18 со стороны ООО «ПТК «Связь Инжиниринг» в адрес Huatel Telecom Limite, суд не может отнести к Договору № 11-18, так как из копии мемориального ордера следует, что оплата в размере 17 022 USD производилась не в адрес компании Huatel Telecom Limite по Договору №11-18, а в адрес некой компании YUYAD LIANGPIN TELECOM EQUIPMENT Co Ltd., (расположенной в Китае), на счет Банка Китая Bank of China NINGBO BRANCH.

Таким образом, ООО «Телеком-прибор» не представило доказательств того, что опытные образцы сплиттерного модуля и чертежи опытных образцов сплиттерного модуля были ввезены на территорию РФ.

Помимо этого, ООО «Телеком-прибор» предоставило в суд копию Договора № 23101 от 23.11.2017 г., заключенного между ООО «Телеком-прибор» и ИП ФИО2, зарегистрированном в соответствии с законодательством Республики Беларусь (св-во о государственной регистрации ИП №190439701). Указанный Договор был заключен в городе Минск, Республики.

Также ООО «Телеком-прибор» представило Спецификацию от 02.07.2018 г. к данному Договору и Акт приема-передачи от 23.07.2018 г.

Согласно п. 1.2. Договора ИП ФИО2, как Исполнитель, должен был по заданию Заказчика (общество «Телеком-прибор») на основании опытных образцов и планов-схем изготовить пресс-формы, для изготовления коммуникационного оборудования и универсальных сплиттерных модулей с характеристиками, согласованными в Спецификации.

Однако, ООО «Телеком-прибор» не представило в суд доказательств, подтверждающих факт направления в адрес ИП ФИО2 документации, сведении, образцов, планов, схем, содержащих все признаки технических решений, тождественных техническим решениям ООО «Компания КСС-Контакт» по Патенту № RU 191609 U1, на основании которых, согласно позиции ООО «Телеком-прибор», была изготовлена пресс-форма.

В том числе, ответчиком в суд не представлено доказательств, подтверждающих наличие у ИП ФИО2 производственных мощностей и специалистов, для изготовления пресс-формы для универсальных сплиттерных модулей. Напротив, как указал, истец, из доступной информации, имеющейся в сети Интернет, следует, что ИП ФИО2 осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с продажей вилок и розеток штепсельных, в том числе, для реализации данной продукции осуществлял поиск сотрудников – техников-сборщиков для сборки электро-розеток, корпусов. Сведений о том, что ИП ФИО2 занимается или занимался изготовлением сплиттерных модулей не имеется.

Согласно представленному Ответчиком в суд Акту приема-передачи от 23.07.2018 г., составленному в городе Минск, Республики Беларусь, ИП ФИО2 якобы передал ООО «Телеком-прибор» пресс-форму для универсального сплиттерного модуля 1:4, 1:8 с разъемами SC/APC. Из указанных документов следует, что Договор на изготовление пресс-формы исполнялся на территории республики Беларусь, в городе Минске.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что ООО «Телеком-прибор» не представило в суд каких-либо доказательств, подтверждающих исполнение Договора на территории РФ и ввоз/передачу результата работ - в виде пресс-формы для универсального сплиттерного модуля на территорию РФ. То есть доказательств использования пресс-формы для универсального сплиттерного модуля на территории РФ.

Вместе с тем, в соответствии с положениями п. 1 ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (п. 3 ст. 1358 ГК РФ), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

При этом под необходимым приготовлением понимается установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать. Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

Однако ООО «Телеком-прибор» не подтверждено наличие реально принятых мер по приготовлению к использованию на территории Российской Федерации технических решений, тождественных техническим решениям Истца по Патенту № RU 191609 U1.

Также ООО «Телеком-прибор» не представило в суд доказательства, подтверждающие объем преждепользования якобы разработанного им решения тождественного полезной модели, исключительные права на которую принадлежат ООО «Компания КСС-Контакт».

В Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2015, из содержания п. 2 ст. 1361 ГК РФ разъяснено, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Вопреки указанным выше требованиям закона ООО «Телеком-прибор» не представило в суд какие-либо доказательства, подтверждающие объем якобы возникшего у него право преждепользования на полезную модель, исключительные права на которую принадлежат ООО «Компания КСС-Контакт».

При этом ссылка ООО «Телеком-прибор» на установленные конкурсной документацией ПАО «Ростелеком» на закупку № 31807084152 (лот № 2) объемы закупаемой продукции является, по мнению суда, несостоятельной.

Из Технического задания, являющегося Приложением № 2 к Документации Открытого запроса котировок (закупка № 31807084152) следует, что представленная в нем информация о количестве товара носит информационно-справочный характер и не налагает на покупателя обязательств по приобретению товара в полном объеме, указанном в Документации. Точное количество товара будет определяться Заказами к рамочному договору.

Следовательно, отраженный в Техническом задании объем продукции не может подтверждать объем якобы возникшего у общества «Телеком-прибор» права преждепользования.

Помимо этого, из представленного в суд протокола тестирования № 2018/7 от 27.12.2018 г. следует, что на дату тестирования в распоряжении ООО «Телеком-прибор» имелись лишь опытные образцы продукции.

Также в материалах дела имеется письмо директора ООО «Телеком-прибор» ФИО3 на имя Главного специалиста Отдела планирования сетей доступа МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» ФИО1 от 12.02.2019 г. исх. № 4178 следует, что на 12 февраля 2019 года промышленный образец устройства ООО «Телеком-прибор» еще разработан не был. Из указанного письма также следует, что после тестирования опытного образца в декабре 2018 года ПАО «Ростелеком» рекомендовало Ответчику произвести изменения конструкции устройства, что потребовало производства новой пресс-формы. Данное обстоятельство само по себе опровергает позицию Ответчика в части преждепользования, так как свидетельствует о том, что якобы изготовленная ИП ФИО2 пресс-форма не могла быть использована для производства универсальных сплиттерных модулей, поставляемых обществом «Телеком-прибор» в ПАО «Ростелеком».

Более того, как указывалось выше, Ответчик возражал против истребования у ПАО «Ростелеком» промышленных образцов и образцов поставляемых им в адрес ПАО «Ростелеком» сплиттерных модулей и передачу их на экспертное исследование.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о недоказанности обществом «Телеком-прибор» наличия указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий для признания за ним права преждепользования.

При таких обстоятельствах довод ООО «Телеком-прибор» о злоупотреблении ООО «Компания КСС-Контакт» правом также не обоснован.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае несоблюдения указанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

ООО «Телеком-прибор», заявляя о наличии в действиях ООО «Компания КСС-Контакт» признаков злоупотребления правом, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представило в материалы дела надлежащих и достаточных доказательств, явно указывающих на то, что ООО «Компания КСС-Контакт», обращаясь в суд с иском по настоящему делу, действовало заведомо недобросовестно, с целью причинить ущерб обществу «Телеком-прибор» и установить препятствия для осуществления им предпринимательской деятельности.

Сами по себе доводы ООО «Телеком-прибор» в указанной части носят предположительный характер и документально не подтверждены, в связи с чем у суда отсутствуют правовые основания для вывода о наличии в действиях ООО «Компания КСС-Контакт» признаков злоупотребления правом.

Относительно требований ООО «Компания КСС-Контакт» о взыскании компенсации в размере 3 000 000 рублей суд приходит к следующим выводам.

Истец указал, что в результате противоправных действий ООО «Телеком-прибор» ООО «Компания КСС-Контакт» понесло убытки в связи с незаключенным с ним Договором на поставку оптических распределительных коробок (ОРК) и универсальных сплиттерных модулей (УСМ), используемых при строительстве домовых распределительных сетей GPON в ПАО «Ростелеком», поскольку ООО «Компания КСС-Контакт» лишилось возможности заключить Договор с ПАО «Ростелеком», на заключение которого рассчитывало, в том числе ООО «Компания КСС-Контакт» лишилось дохода от продажи запатентованной продукции, который оно мог бы получить при заключении с ним соответствующего договора.

Из представленного в суд ответа ПАО «Ростелеком» от 13.02.2024 г. на адвокатский запрос адвоката Макаркина А.А. следует, что в рамках заключенного между ООО «Телеком-прибор» и ПАО «Ростелеком» договора поставки универсальных сплиттерных модулей (УСМ) для оборудования, ОРК, используемых при строительстве деловых распределительных сетей GPON № 01/25/73-19 от 22.01.2019 г. ООО «Телеком-прибор» осуществило поставку спорной продукции на общую сумму 12 630 536, 42 рублей, что также подтверждает обоснованность заявленного ООО «Компания КСС-Контакт» требования о взыскании компенсации в размере 3 000 000 рублей.

При этом тот факт, что указанная выше информация об объемах постановленной ООО «Телеком-прибор» в адрес ПАО «Ростелеком» продукции была представлена в ходе судебного заседания, которым рассмотрения дела было завершено, не нарушает права Ответчика.

Во-первых, Ответчик, являясь стороной по указанном выше договору поставки, был осведомлен об общем объеме поставленной им продукции, а во-вторых, не только не просил суд отложить судебное разбирательство для изучения представленной Истцом документации, но и напротив, обратился к суду с заявлением об ускорении рассмотрения дела. Ответчик категорически наставал на рассмотрении дела по существу.

Касательно самого заявления Ответчика об ускорении рассмотрения дела, суд отмечает, что длительность процесса вызвана, в том числе, и действиями самого Ответчика, который неоднократно заявлял ходатайство об отложении судебных заседаний и о приостановлении производства по делу. Действия Ответчика по оспариванию принадлежащего Истцу патента в Суде по интеллектуальным правам привели к тому, что рассмотрение дела дважды приостанавливалось. Общий срок приостановки производства по делу составил 20 календарных месяцев.

В соответствии со ст. 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с п. 59 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Согласно п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

ООО «Компания КСС-Контакт» представлены в суд доказательства того, что ООО «Телеком-прибор» продолжительное время осуществлялись незаконные действия, связанные с использованием спорной полезный модели, что повлекло для ООО «Компания КСС-Контакт» убытки.

В свою очередь ООО «Телеком-прибор», вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательств, опровергающих длящийся характер нарушения, равно как и доказательств, свидетельствующих о том, что данное нарушение им прекращено, в суд не представлено. Факт того, что данное нарушение ответчиком не прекращено представители общества «Телеком-прибор» в суде не оспаривали. При этом суд считает необходимым учесть позицию ООО «Телеком-прибор», которое нарушение прав общества «Компания КСС-Контакт» не признало и, используя подачу различных заявлений в судебные и иные компетентные органы, оспаривало принадлежащий ООО «Компания КСС-Контакт» патент, что, в частности, привело к тому, что производство по настоящему делу дважды приостанавливалось.

В этой связи, суд приходит к выводу о том, что заявленная ООО «Компания КСС-Контакт» ко взысканию компенсация в размере 3 000 000 является разумной и обоснованной.

Относительно требования ООО «Компания КСС-Контакт» о взыскании с общества «Телеком-прибор» расходов на оплату экспертных услуг – проведением патентоведческого исследования «Городисский и Партнеры» в размере 140 464 рубля 80 копеек суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со статьями 101, 106 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом, в том числе, расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы, связанные с проездом представителя к месту проведения судебного заседания.

Для установления факта нарушения своих исключительных прав, как патентообладателя, ООО «Компания КСС-Контакт» обратилось в юридическую фирму «Городисский и Партнеры» с целью проведения патентоведческого исследования – сравнения закупленных у ООО «Телеком-прибор» универсальных сплиттерных модулей и признаков Патента на полезную модель «СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ» по Патенту Российской Федерации на Полезную модель RU 191609 U 1. На исследование эксперту были переданы приобретенные у ООО «Телеком-прибор» универсальные сплиттерные модули, что подтверждается Актом приема-передачи оборудования от 19.12.2019 г. Стоимость услуг по проведению указанной экспертизы составила 140 464 рубля 80 копеек.

По результатам исследования экспертом было установлено, что поставляемые ООО «Телеком-прибор» универсальные сплиттерные модули содержат все признаки Полезной модели согласно независимому пункту 1 и независимым пунктам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Патента RU 191609 U1.

Таким образом, независимые эксперты подтвердили, что ООО «Телеком-прибор» поставляет (продает) товары – универсальные сплиттерные модули, в том числе и в адрес ПАО «Ростелеком», исключительные права на продажу которых, принадлежат ООО «Компания КСС-Контакт». После установления факта нарушения своих исключительных прав ООО «Компания КСС-Контакт» предъявило исковые требования, рассматриваемые в рамках настоящего дела.

Статья 65 АПК РФ устанавливает обязанность доказывания и определяет, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

Исходя из существа заявленных ООО «Компания КСС-Контакт» требований и специфики спора, досудебное исследование спорного сплиттерного модуля с точки зрения наличия всех признаков полезной модели, защищенной патентом, являлось необходимым, поскольку доказывает факт нарушения исключительных прав ООО «Компания КСС-Контакт», при этом ООО «Компания КСС-Контакт» не могло самостоятельно провести подобного рода исследование, так как не обладает специальными познаниями и не имеет соответствующих прав и квалификации.

Как установлено ст. 55 и 55.1 АПК РФ экспертом и специалистом являются лица, обладающее специальными знаниями.

Следовательно, суд приходит к выводу, что данное заключение, согласно ст. 71 АПК РФ, является относимым доказательством по делу, а расходы на его проведение являются судебными расходами согласно положениям ст. ст. 101, 106 АПК РФ и подлежат взысканию с ответчика – ООО «Телеком-прибор».

В части требований ООО «Компания КСС-Контакт» о взыскании расходов на оплату юридической помощи в размере 900 000 рублей 00 копеек суд приходит к следующему выводу.

Представители ответчика указали, что в данную сумму, в том числе, входят расходы по иному делу.

Заявления Ответчика о том, что документы о подтверждении затрат на юридические услуги, представленные Истцом, относятся не только к настоящему спору, но и касаются юридических услуг, оказываемых в рамках спора по делу СИП-960/2020, являются необоснованными и не соответствуют действительности.

Судом установлено, что в подтверждение факта несения Истцом расходов на оплату юридической помощи, суду были представлены Соглашение об оказании юридическом помощи от 03.02.2020 г., дополнительные соглашения к нему № 1,2,3, акты сверки за 2020 г. и платежные поручения об оплате по настоящему соглашению на общую сумму 900 000 рублей за периоды с 3 марта по 3 апреля, с 3 апреля по 3 мая, с 3 июля по 3 августа, с 3 октября по 3 ноября, с 3 ноября по 3 декабря 2020 года, с 03 декабря по 3 января 2021 года.

Представители истца указали, что в указанный период оплат в производстве суда было только настоящее дело № А41-37362/2020, дело № СИП960/2020 было инициировано Ответчиком 17.11.2020 при этом иск ООО «Телеком-прибор» был оставлен судом без движения, предварительное слушание по делу было назначено только на 20 января 2021 года. Следовательно, предоставленные в настоящем деле платежные поручения никак не могут относиться к делу № СИП 960/2020.

Данная позиция истца ответчиком не опровергнута.

В соответствии со статьями 101, 106 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом, в том числе, расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей),

Из положений пункта 20 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» следует, что при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела.

Суд учитывает длительность настоящего спора, которая составила 3 года и 7 месяцев, общее количество судебных заседаний по делу (18), большой объем материалов дела и время, затраченное на подготовку правовой позиции по делу, а также добросовестное поведение представителей истца по представлению интересов своего доверителя.

Однако суд также учитывает, что представленные Истцом акты выполненных работ содержат работы, касающиеся досудебного урегулирования спора и не относящиеся к судебным расходам.

В связи с чем суд считает, что расходы на оплату юридической помощи не могут быть удовлетворены в запрашиваемом Истцом объеме и подлежат сокращению до 700 000 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Принять отказ от иска ООО "КСС-КОНТАКТ" в части требования об обязании ООО "ТЕЛЕКОМ-ПРИБОР" опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя ООО «Компания КСС-Контакт», производство по делу в данной части прекратить.

Иск удовлетворить.

1. Признать нарушением исключительных прав ООО «Компания КСС-Контакт» действия ООО "ТЕЛЕКОМ-ПРИБОР" по незаконному использованию полезной модели универсальный сплиттерный модуль по Патенту Российской Федерации на Полезную модель RU 191609 U 1 с датой приоритета от 29 ноября 2018 года.

2. Запретить ООО "ТЕЛЕКОМ-ПРИБОР" использовать полезную модель универсальный сплиттерный модуль по Патенту Российской Федерации на Полезную модель RU 191609 U 1 с датой приоритета от 29 ноября 2018 года, путем предложения к продаже, продаже, хранения и иным способом введения в гражданский оборот для этих целей универсальные сплиттерные модули РS-104-УСМ-SA – PLC сплиттер 1х4 в пластиковом корпусе SC (APC) без метизов, и универсальные сплиттерные модули PS-108-УСМ-SA – PLC сплиттер 1х8 в пластиковом корпусе SC (APC) без метизов, в которых использована полезная модель по патенту на Полезную модель RU 191609 U 1.


3. Взыскать с ООО "ТЕЛЕКОМ-ПРИБОР" в пользу ООО «Компания КСС-Контакт» компенсацию в размере 3 000 000 рублей 00 копеек, расходы на оплату экспертных услуг – проведение патентоведческого исследования «Городисский и Партнеры» в размере 140 464 рубля 80 копеек, расходы на по оплате госпошлины в размере 50 000 рублей 00 копеек, расходы на оплату услуг представителя в размере 700 000 рублей 00 копеек.

В остальной части требования о взыскании расходов на оплату услуг представителя отказать.


4. Возвратить с депозитного счета Арбитражного суда Московской области ООО "КСС-КОНТАКТ" денежные средства в размере 60 000 руб. 00 коп., перечисленные по платежному поручению № 71 от 12.02.2024 г.


Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.


Судья М.А. Худгарян