Постановление от 25 июля 2019 г. по делу № А40-233133/2017

№ 09АП-35668/2019-ГК

Дело № А40-233133/17
г. Москва
26 июля 2019 года
Резолютивная часть постановления объявлена 22 июля 2019 года


Постановление изготовлено в полном объеме 26 июля 2019 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.Н. Садиковой,

судей Н.И. Левченко, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «БИОМЕДИС», ФИО2

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 апреля 2019 года

по делу № А40-233133/17, принятое судьей Козленковой О.В.,

по иску АО «Ижевский механический завод»

к ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «БИОМЕДИС», ФИО2

третьи лица: Biomedis Technologies Co. Ltd, ФИО3

о защите исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО4 по доверенности от 28.11.2018

от ответчиков: от ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «БИОМЕДИС» - ФИО5 по доверенности от 01.02.2019; от ФИО2 – ФИО6 по доверенности от 31.05.2019

от третьих лиц: от Biomedis Technologies Co. Ltd - извещено, представитель не явился; от ФИО3 - извещено, представитель не явился

У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество «Ижевский механический завод» (далее – АО «Ижевский механический завод», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Биомедис» (далее – ООО «ТД Биомедис», ответчик 1), ФИО2 (далее – ФИО2, ответчик 2) о защите исключительных прав на товарный знак, а именно (с учётом принятых судом первой инстанции уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ):

Запретить ООО «ТД «БИОМЕДИС» совершать любые действия по использованию товарного знака по свидетельству РФ № 145030 на территории Российской Федерации без согласия АО «Ижевский Механический завод», в том числе вводить в гражданский оборот на территории России товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, распространение товаров и иное использование на территории Российской Федерации указанного товарного знака.

Солидарно взыскать с ответчиков в истца компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 1 000 000 рублей, нотариальные расходы в размере 5 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены Biomedis Technologies Co. Ltd, ФИО3

Решением арбитражного суда первой инстанции от 26.04.2019 исковые требования удовлетворены.

Ответчики не согласились с принятым решением и обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просили обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование доводов жалобы, заявители ссылаются на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции представители заявителей доводы апелляционной жалобы поддержали.

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционных жалоб по мотивам представленного им отзыва в порядке ст. 262 АПК РФ.

Третьи лица своих представителей в судебное заседание не направили, извещены надлежащим образом о дате и месте судебного разбирательства.

Повторно рассмотрев дело в отсутствие представителей третьих лиц по правилам статей 123, 156, 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 26.04.2019 на основании следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак «БИОФОН» по свидетельству РФ № 145030, дата подачи заявки: 26.06.1995, дата регистрации: 16.08.1996 (дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 26.06.2025, дата публикации извещения: 25.11.2015), в отношении товаров 10 класса МКТУ - медицинские приборы.

Истец является производителем медицинских аппаратов серии «Биофон» с 1998 года. Устройство представляет собой управляемый генератор амплитудно-модулированных сигналов, аппараты для проведения низкочастотной биорезонансной терапии медицинского назначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

В силу абз. 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

Согласно ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как установлено судом первой инстанции, на сайте в сети Интернет http://www.biomedis.ru/biofon_mf.php используется обозначение БИОФОН/BIOFON при рекламе устройства БИОФОН (мультичастотный). Как указано на сайте, устройство предназначено для поддержания здоровья и нормальной работы всех органов и систем организма.

Также данное обозначение размещается на упаковке товара, в сертификатах, сопроводительной и иной документации на устройство (паспорт, инструкция), что подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств № 18АБ 0968948 от 04 октября 2017 года и непосредственно самой сопроводительной документацией к аппарату.

Согласно размещенной на сайте декларации о соответствии (TC № RU Д-НК.АУ04.В.46704, дата регистрации 08.06.2016), заявителем является ООО «ТД БИОМЕДИС». Изготовителем устройства для генерации модулированных сигналов торговой марки «БИОФОН», немедицинского назначения, марки «BIOFON» модель BM3, является Biomedis Technologies Co., Ltd (Unit E223, 3/F wing Tat Comm, Bldg 97 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong, Гонконг).

В ответ на претензию истца от 28.09.2017, ответчик, ООО ТД «БИОМЕДИС», в письме от 13.10.2017 указал, что не являлся и не является производителем продукции с торговой маркой БИОФОН. Сведения о продукции БИОФОН, размещенные на сайте biomedis.ru, касались продукции, произведенной в Гонконге. Данная продукция была приобретена ответчиком у поставщика на внутреннем рынке.

Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ установлено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, из вышеуказанного письма следует, что факт рекламы продукции под обозначением БИОФОН/BIOFON на сайте biomedis.ru ответчиком, ООО «ТД БИОМЕДИС», подтвержден.

Согласно ответу ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» исх. № 5576 от 23 марта 2018 года администратором доменного имени biomedis.ru с 04 октября 2017 года является ответчик, ФИО2.

Из представленных истцом скриншотов следует, что на сайте www.biomedis-russia.ru предлагается к продаже устройство БИОФОН (мультичастотный).

Согласно ответу ООО «Регистратор Р01» исх. № 519-СР от 27 марта 2018 года администратором доменного имени biomedis-russia.ru с 17 июня 2016 года является ФИО3.

Протокольным определением от 25 апреля 2019 года в удовлетворении ходатайства ответчика, ООО ТД «БИОМЕДИС», о назначении по делу судебной экспертизы отказано, поскольку вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (пункт 75 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Вопрос сходства до степени смешения является вопросом факта (п. 13 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда № 122 от 13.12.2007), не требует наличия специальных знаний и может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Правовая категория сходства до степени смешения относится именно к конечному потребителю, так как именно у конечного потребителя могут возникнуть смешение обозначений и как следствие смешение организаций, а рядовые потребителя в большинстве случае не обладают специальными знаниями.

В п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров по защите интеллектуальных прав (утверждён Президиумом Верховного суда РФ) разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя.

Согласно п. 41 «Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков» (утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (п. 42 Правил).

Сравнение обозначений БИОФОН и товарного знака БИОФОН указывает на то, что они сходны до степени смешения по фонетическому, графическому и семантическому признакам.

Сходство обозначений BIOFON и товарного знака БИОФОН очевидно, так как обозначения являются прямой транслитерацией друг друга.

Материалами дела подтверждается, что при вводе в гражданский оборот аппаратов БИОФОН/BIOFON, в том числе посредством размещения спорных обозначений в Интернет-магазине, на упаковке и сопроводительной документации ответчиками незаконно используются обозначения, сходные до степени смешения с зарегистрированным на территории РФ товарным знаком № 145030, что является нарушением исключительных прав истца.

Ответчик, ФИО2, является администратором доменного имени biomedis.ru и несет ответственность за информацию, размещаемую посредством использования этого доменного имени.

В рамках вопроса о нарушении исключительных прав истца на товарный знак не имеет правового значения тот факт, что контрафактная продукция производится не ООО ТД «БИОМЕДИС», а иным лицом, и доставляется на территорию РФ не самим ООО ТД «БИОМЕДИС».

Размещение обозначения, сходного с товарным знаком является самостоятельным нарушением исключительных прав правообладателя. Продвижение товара, его реклама является неотъемлемым частью введения товара в гражданский оборот.

Согласия на использование ответчиками товарного знака истец не предоставлял, отсутствие запрета не является согласием.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В соответствии с приведенной нормой закона требования истца о запрете ответчику, ООО «ТД БИОМЕДИС», совершать любые действия по использованию товарного знака по свидетельству РФ № 145030 на территории Российской Федерации без согласия АО «Ижевский Механический завод», в том числе вводить в гражданский оборот на территории России товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, распространение товаров и иное использование на территории Российской Федерации указанного товарного знака, подлежат удовлетворению.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенногонарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ, в случае если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание характер допущенного ответчиками нарушения, длительность нарушения, степени вины нарушителя, а также исходя из принципов разумности и справедливости и соразмерности, судом определен размер взыскиваемой компенсации в заявленном истцом размере – 1 000 000 рублей (500 000 рублей с каждого из ответчиков). Суд первой инстанции также учёл, что доказательств того, на сайте спорное обозначение в настоящее время не используется, ответчики в материалы дела не представили.

Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению по нижеследующим основаниям.

Утверждение ответчика 1 о том, что слова «Биофон» и «BIOFON-muIti» не являются идентичными, противоречит выводам суда, указанным в решении по делу. Судом установлено, что обозначение «Биофон», использованное ответчиками тождественно товарному знаку истца, обозначение «BIOFON» сходно до степени смешения с товарным знаком истца. При этом, вывод об идентичности обозначения «Биофон» и «BIOFON-muIti» суд не делал.

Кроме того, ответчик 1 в апелляционной жалобе указывает на неких «опрошенных людей», никаких доказательств проведения социологических опросов в материалы дела не представил, таким образом данное утверждение носит исключительно декларативный характер и направлено на переооценку выводов суда первой инстанции.

Довод ответчика 1 приведённый в апелляционной жалобе о том, что имеется Заключение специалиста, в котором сделан вывод, что отсутствуют признаки тождества между товарным знаком истца и используемыми обозначениями Соответчиками был предметом рассмотрения суда первой инстанции и ему дана надлежащая правовая оценка. Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и не может быть поставлен перед экспертом и разрешается судом с точки зрения обычного потребителя товаров, данная позиция соответствует сложившейся судебной практике и отражена в Постановлении Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Доводы ответчика-1 о несоразмерности взысканной суммы компенсации в пользу истца несостоятельны и направлены на переоценку выводов, сделанных судом первой инстанции, данные доводы не основаны на фактических обстоятельствах дела.

По мнению суда апелляционной инстанции, размер взысканной компенсации в пользу истца является обоснованным и не является завышенным.

При определении размера компенсации суд учел позицию Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в определении от 25.04.2017 № 305-ЭС16-13233, и исходил из того, что снижение судом размера компенсации возможно при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Доказательств явной чрезмерности заявленной истцом компенсации ответчики в материалы дела не представили, в связи с чем суд признал заявленные истцом требования о взыскании компенсации подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Доводы заявителей, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26 апреля 2019 года по делу № А40-233133/17 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья Д.Н. Садикова

Судьи: Н.И. Левченко

А.И. Трубицын