Решение от 9 октября 2020 г. по делу № А40-108503/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-108503/19-5-933
г. Москва
09 октября 2020 года.
Резолютивная часть решения объявлена 06 июля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 09 октября 2020 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Киселевой Е.Н.

при ведении протокола судебного заедания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску: Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: <***>)

к ответчикам: 1. Обществу с ограниченной ответственностью «НИК» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации: 10.11.2016, адрес: 119634, <...>, пом. 8П, ком.2)

2. Обществу с ограниченной ответственностью «НиК» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата присвоения ОГРН: 02.12.2013, адрес: 305026 <...>)

третье лицо: временный управляющий ООО «НиК» ФИО3 (ИНН <***>, адрес: 127220, г. Москва, а/я 36).

о запрете изготовления и реализации полезной модели, взыскании с ответчиков компенсации, о запрете изготовления и реализации полезной модели, взыскании с ответчиков компенсации;

при участии представителей:

от истца: ФИО4 дов. от 22.06.2017;

от ответчика-1: ФИО5 по дов. № 3 от 10.07.2019;

от ответчика-2: ФИО6 по дов. № 2 от 10.07.2019;

третье лицо: не явился, извещен надлежащим образом;

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее также – истец, Предприниматель) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «НИК» (ОГРН <***>) (далее также – ООО «НИК», ответчик 1), обществу с ограниченной ответственностью «НиК» (ОГРН <***>) (далее также – ООО «НиК», ответчик 2) о защите исключительных прав на полезную модель по патенту Российской Федерации № 174657 с требованиями:

- запретить ООО «НИК» изготовление и реализацию продукции третьим лицам, как нарушающих права на полезную модель «Устройство для предохранения обуви от скольжения» согласно патенту Российской Федерации № 174657;

- запретить ООО «НиК» реализацию продукции третьим лицам, как нарушающих права на полезную модель «Устройство для предохранения обуви от скольжения» согласно патенту Российской Федерации № 174657;

- взыскать с ООО «НИК» компенсацию в размере 3 500 000 руб.;

- взыскать с ООО «НиК» компенсацию в размере 1 000 000 руб.

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий ООО «НиК» ФИО3 (далее также – временный управляющий, третье лицо).

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о дате, месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явилось, дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст. 156 АПК РФ.

В судебное заседание явились представители истца и ответчиков.

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представители ответчиков в удовлетворении заявленных требований возражали, указывали, что полезная модель по патенту РФ № 174657 не используется в реализуемых ответчиками устройствах – насадках на обувь противоскользящих «Ледоходы».

Рассмотрев материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец является обладателем исключительного права на полезную модель «Устройство для предохранения обуви от скольжения» по патенту Российской Федерации № 174657 (дата приоритета - 19.04.2017; опубликовано: 24.10.2017 Бюл. № 30)

Формула полезной модели: «устройство для предохранения обуви от скольжения, содержащее плоскую часть с шипами и рифлением, носочный и пяточный петлевые фиксаторы, отличающееся тем, что выполнено с пяточной частью, на которой закреплены дополнительные шипы и выполнено рифление на наружной поверхности».

Предпринимателю стало известно, что ответчики используют принадлежащие истцу исключительные права на вышеназванную полезную модель

В частности, ответчики производят и реализуют на территории Российской Федерации устройства (насадка на обувь противоскользящие «Ледоходы», которая представляет собой универсальную съемную резиновую подошву с металлическими шипами для ходьбы в гололед), содержащие каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, защищенной патентом № 174657.

Изготовление ответчиком 2 и реализация ответчиком 1 названных устройств подтверждается приобретенным у ответчиков изделием, договором поставки № 31 от 01.10.2018, спецификацией № 1, счетом № 162 от 04.10.2018, счетом-фактурой № 151 от 04.10.2018, сертификатом соответствия № РОСС RU.HA34.H09279.

При этом, Предприниматель согласия на использование полезной модели, защищенной патентом Российской Федерации № 174657, ответчикам не давала, каких-либо прав такого использования не предоставляла.

Учитывая изложенное, истец считает, что действия ответчиков приводят к нарушению права истца на принадлежащую ему полезную модель.

Досудебные претензии истца о прекращении незаконного использования оставлены ответчиками без ответа и удовлетворения.

Ссылаясь на то, что использование ответчиками полезной модели по патенту Российской Федерации № 174657 при производстве и реализации полезной модели без разрешения правообладателя является незаконным, истец обратился в суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Возражая доводам истца, ответчики указывали, что не использовали полезную модель истца.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, то есть перечень правомочий, входящих в состав исключительного права, приведенный в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ, не является исчерпывающим.

Согласно пункту 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в том числе, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 123 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 10), использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает. Наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнительных признаков, помимо признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, или всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Факт того, что истец является правообладателем вышеназванной полезной модели и факт использования истцом в своей коммерческой деятельности этой полезной модели, не оспариваются ответчиками, подтверждены документально.

Таким образом, истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своей полезной модели любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

При разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в изделии ответчиков каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Установление указанных выше обстоятельств, является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора.

Если в спорном продукте отсутствует хотя бы один признак из приведенных в независимом пункте формулы, то отсутствует факт использования и, следовательно, нельзя утверждать, что нарушено исключительное право на полезную модель.

Учитывая изложенное, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в спорной продукции каждого признака полезной модели по патенту Российской Федерации № 174657

Факт использования ответчиками полезной модели истца подтверждается представленными в дело доказательствами.

Как указано выше, ответчик 2 производит, а ответчик 1 реализует на территории Российской Федерации устройства: насадка на обувь противоскользящие «Ледоходы», которая представляет собой универсальную съемную резиновую подошву с металлическими шипами для ходьбы в гололед, что ответчиками не оспаривается.

При этом, как указывает истец, названная продукция ответчиков содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, защищенной патентом № 174657.

Ответчиками данное утверждение истца оспаривается.

Для проверки обоснованности доводов сторон, а также в целях установления содержания в продукте (насадках на обувь противоскользящих «Ледоходы») используемого ответчиками каждого признака полезной модели по патенту РФ № 174657, приведенных в независимом пункте формулы полезной модели, в порядке ст. 82 АПК РФ, судом была назначена судебная патентно-техническая экспертиза.

Проведение экспертизы поручено Автономной некоммерческой организации «Лаборатория по производству судебной экспертизы объектов патентных прав и средств индивидуализации» (АНО «ЛСЭО»), в качестве эксперта назначен ФИО7.

В Арбитражный суд города Москвы поступило экспертное заключение от 12.12.2019.

Согласно заключению эксперта, эксперт пришел к категорическому, безусловному выводу в отношении поставленного судом вопроса, о чем указал в заключении.

Так, по результатам проведенной экспертизы на поставленные судом вопросы эксперт пришел к следующим выводам:

Вопрос: «Содержат ли представленные ИП ФИО8. съемные резиновые подошвы со стальными шипами для ходьбы в гололед «Ледоходы» 8+8 шипов каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте № 174657 формулы полезном модели?».

Ответ: «Представленные на исследование эксперту съемные резиновые подошвы со стальными шипами для ходьбы в гололед «Ледоходы» 8+8 шипов содержат каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте № 174657 формулы полезной модели».

Таким образом, установлены обстоятельства использования в продукте (насадках на обувь противоскользящих «Ледоходы») каждого признака полезной модели по патенту РФ № 174657.

Доводы ответчиков о необоснованности выводов эксперта, рассмотрены судом и отклоняются, поскольку эксперт и его компетентность, подтверждены представленными в материалы дела документами. Доказательств и доводов относительно невозможности поручения проведения экспертизы указанному эксперту ответчиками не представлено. Ответчики не представили доказательств проведения экспертизы ненадлежащим лицом. Каких-либо противоречий заключение не содержит, соответствует требованиям статьи 86 АПК РФ, сомнений в его достоверности не имеется.

Между тем, само по себе несогласие с выводами эксперта не является достаточным основанием для отказа в принятии заключения эксперта, как доказательства по делу, назначения повторной экспертизы. Учитывая изложенное, у суда отсутствуют основания для непринятия выводов эксперта в качестве доказательства, подтверждающего наличие каждого признака полезной модели по патенту Российской Федерации в товаре, предлагаемом к продаже и реализованном ответчиками.

В соответствии со статьями 65, 67, 68 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Представленное в материалы заключение эксперта является мотивированным и непротиворечивым, оснований не доверять эксперту, предупрежденному об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, у суда не имеется.

Доводы ответчиков, не подтверждены исключающими какие-либо сомнения достоверными доказательствами об отсутствии в товаре, реализуемом ответчиками, какого-либо из признаков формулы полезной модели истца приведенных в патенте.

Истец не давал ответчикам согласия или разрешения на использование полезной модели. Таким образом, ответчики осуществили незаконное использование результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежало истцу.

Ссылки ответчиков на решение Арбитражного суда Курской области по делу № А35-11967/16 от 14.09.2017, которым, по мнению ответчиков, было установлено, что патент истца не используется в спорных изделиях «Ледоходы», а также на то, что истец повторно обратился в суд по тому же предмету и по тем же основаниям, поскольку требования истца уже рассматривались в рамках дела № А40-10487/18-51-78, не принимаются судом.

Поскольку обстоятельства дела по каждому спору устанавливаются судом самостоятельно, а судебные акты, приведенные ответчиком в обоснование своей позиции, преюдициального или прецедентного значения для рассматриваемого дела не имеют, касаются споров с иными обстоятельствами, без учета конкретных обстоятельств рассматриваемого дела.

Суд отмечает, что наличие нарушения исключительного права на объект интеллектуальной собственности устанавливается на основании оценки судами всей совокупности представленных в материалы конкретного дела доказательств и установленных фактических обстоятельств данного дела.

Обстоятельства, установленные в рамках иного судебного разбирательства, даже если в нем принимали участие те же лица, не имеют предопределяющего значения.

В рамках настоящего дела предметом оценки суда являются обстоятельства иной закупки другого товара от 04.10.2018.

Согласно позиции, изложенной в п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» … каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права …

Документов, свидетельствующих о том, что товар, рассматриваемый в рамках указанных выше дел, относится к одной партии товара, не представлено.

Иные доводы ответчиков, приведенные в отзыве на исковое заявление, оценены судом, признаны необоснованными и не подтвержденными документально, в связи с чем, отклоняются судом.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что использование ответчиками полезной модели истца без согласия последнего является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

В силу п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3)о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результатинтеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В связи с доказанностью факта нарушения ответчиками исключительных прав истца, учитывая, что ответчиками в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие прекращение ответчиками использования полезной модели истца, в целях пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, подлежат удовлетворению исковые требования о запрете ответчикам нарушать принадлежащие истцу исключительные права, а именно, изготавливать и реализовывать продукцию третьим лицам.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ, в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Способ компенсации выбран истцом исходя из предусмотренного минимального и максимального предела суммы, которая взыскивается в виде компенсации вместо возмещения убытков, а именно в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей.

Истцом предъявлена ко взысканию компенсация в размере 3 500 000 руб. с ответчика 1 и в размере 1 000 000 руб. с ответчика 2.

Как следует из системного толкования положений ГК РФ, производство контрафактного товара с его вводом в гражданский оборот и последующая реализация контрафактной продукции представляют собой самостоятельные нарушения исключительных прав правообладателя и производитель и продавец такой продукции несут ответственность перед правообладателем за допущенное именно каждым из них нарушение.

Доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, сделавших невозможным соблюдение исключительного права истца на полезную модель, ответчиками в материалы дела не представлено.

Вместе с тем, суд, учитывая характер допущенного ответчиками нарушения, степень вины каждого из ответчиков, вероятные убытки истца, исходя из принципов разумности и справедливости, считает возможным снизить размер компенсации до 250 000 руб. с ответчика 1 и до 100 000 руб. с ответчика 2.

Взыскание компенсации в указанном размере с ответчиков суд считает соразмерным, обоснованным и призванным в полной мере восстановить имущественное положение истца, а требования истца в указанной части подлежащими удовлетворению.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле, предусмотрено статьей 110 АПК РФ. В силу пункта 1 данной статьи судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В силу п. 2 ст. 86 АПК РФ, средства на оплату судебной экспертизы вносятся стороной, которая заявила ходатайство о проведении экспертизы. Согласно материалам дела, ходатайство о назначении судебной экспертизы было заявлено 35 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением 11.09.2019г. № 89.

Согласно счету экспертного учреждения № 7 от 13.12.2019г. стоимость экспертизы составила 35 000 руб. 00 коп.

Таким образом, судебные расходы по оплате экспертизы распределяются судом с учетом ст. 86 АПК РФ и относится судом в соответствии со ст. 110 АПК РФ на ответчиков.

При изготовлении текста резолютивной части решения суда по настоящему делу, объявленной 06.07.2020г. в порядке ст. 176 АПК РФ, была допущена техническая ошибка, а именно: не указано на отказ в остальной части требований.

При этом, согласно аудиозаписи протокола судебного заседания, указанная часть была судом оглашена.

В соответствии с ч. 3 ст. 179 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, участвующего в деле, или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

В силу изложенных обстоятельств, поскольку указанная опечатка не влияет на содержание решения, руководствуясь ст. 179 АПК РФ, суд считает возможным исправить названную ошибку в тексте резолютивной части, дополнив ее фразой «В остальной части исковых требований отказать».

Уплаченная истцом при обращении в суд госпошлина взыскивается с ответчика на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 2, 4, 41, 49, 65, 71, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «НИК» (ОГРН <***>, ИНН <***>) изготовление и реализацию продукции третьим лицам, как нарушающих права на полезную модель «УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ОБУВИ ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ» согласно патенту Российской Федерации № 174657.

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «НиК» (ОГРН <***>, ИНН <***>) реализацию продукции третьим лицам, как нарушающих права на полезную модель «УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ОБУВИ ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ» согласно патенту Российской Федерации № 174657.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «НИК» (ОГРН <***>, ИНН <***>) компенсацию 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., расходы на проведение судебной экспертизы 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп., а также 8 894 (восемь тысяч восемьсот девяносто четыре) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «НиК» (ОГРН <***>, ИНН <***>) компенсацию 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп., расходы на проведение судебной экспертизы 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп., а также 6 700 (шесть тысяч семьсот) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья

Е.Н. Киселева