Решение от 15 декабря 2023 г. по делу № А40-186482/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-186482/23-15-1525
15 декабря 2023 г.
г. Москва


Резолютивная часть решения объявлена «08» декабря 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено «15» декабря 2023 года. Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ"ШУСТОВ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о признании недействительным уведомления Роспатента об отказе в госрегистрации отчуждения исключительного права по договору

и приложенные к исковому заявлению документы, при участии представителей сторон: от истца –ФИО2 по дов. б/н от 01.08.2022 г. от ответчика– ФИО3 по дов. № 01/4-32-277/41л от 10.02.2023 г.

УСТАНОВИЛ:

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"ШУСТОВ" (далее – заявитель) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее – ответчик) о признании недействительным уведомления Федеральной службы по интеллектуальной собственности № 2022Д30605 от 18.05.2023, бездействие по отказу в регистрации отчуждения прав исключительных прав на товарные знаки по свидетельству № 377688, по свидетельству № 282626, по свидетельству № 283980, по свидетельству № 287348 от действующего правообладателя ООО «Управляющая компания «ОСТ» в пользу приобретателя ООО «Торговый дом «ШУСТОВ» - незаконным; об обязании Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать отчуждение исключительных прав на товарные знаки по свидетельству № 377688, по свидетельству № 282626, по свидетельству № 283980, по свидетельству № 287348 от правообладателя ООО «Управляющая компания «ОСТ» в пользу приобретателя ООО «Торговый дом «ШУСТОВ».

Заявитель требования поддержал в полном объеме по доводам изложенным в заявлении.

Ответчик представил отзыв, в котором возражал против удовлетворения заявленных исковых требований.

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, в обоснование заявленных требований представитель заявителей ссылается на то, что Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее -Роспатент) 18.05.2023г. был вынесен отказ в регистрации отчуждения прав исключительных прав на товарные знаки по свидетельству № 377688, по свидетельству № 282626, по свидетельству № 283980, по свидетельству № 287348 от действующего правообладателя ООО «Управляющая компания «ОСТ» в пользу приобретателя ООО «Торговый дом «ШУСТОВ»

Отказ мотивирован тем, что товарные знаки по свидетельству № 282626 «РУССКИЙ КОРЕНЬ» и по свидетельству № 283980 «РУССКИЙ РАНЖИР» являются сходными с наименованием места происхождения товара «Русская водка» ( № 65), а ООО «Торговый дом Шустов» не имеет права использования наименования места происхождения товара «Русская водка» ( № 65).

Также Роспатент сослался на обращение президента Ассоциации производителей русской водки, в котором была изложена просьба не регистрировать отчуждение исключительных прав на вышеуказанные товарные знаки.

По мнению заявителя отказ в регистрации перехода исключительных прав на товарные знаки является незаконным.

На основании вышеизложенного, заявитель обратился в суд с настоящим заявлением.

Непосредственно исследовав доводы в указанной выше части, суд считает требования подлежащими частичному удовлетворению, в силу следующего.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, выдается свидетельство на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Согласно пункту 2 статьи 1490 ГК РФ предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, предоставление права использования такого средства по договору также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством-Российской Федерации

Как следует из Административного регламента, государственная регистрация предоставления права использования товарного знака осуществляется Роспатентом.

Согласно пункту 3 Правил государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении следующих условий:

а) представлены заявление, предусмотренное пунктом 5 настоящих Правил, или документы, предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил;

б) указанные в подпункте "а" настоящего пункта заявление или документы представлены в отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, товарного знака и изобретения, охраняемых на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке;

в) представленные сведения о правообладателе (патентообладателе), предмете договора, соглашения об изменении или расторжении договора (включая номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) или сторонах по договору соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, Реестре топологий интегральных микросхем, Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных (далее - государственные реестры), международных реестрах объектов интеллектуальной собственности, которые ведутся в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

г) представлены документы, предусмотренные пунктами 6 и 13 настоящих Правил (при необходимости);

д) в заявлении или в документах, представление которых предусмотрено пунктами 79 настоящих Правил, содержатся сведения, наличие которых предусмотрено указанными пунктами настоящих Правил;

е) документы удовлетворяют требованиям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящих Правил;

ж) представленные в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил документы подтверждают переход исключительного права с учетом положений пунктов 11 и 12 настоящих Правил;

з) права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у сторон договора прав;

и) отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Как установлено судом, на имя ООО "Управляющая компания "ОСТ" зарегистрирован ряд товарных знаков:

- по свидетельству № 377688 «МУЖСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ», дата регистрации:23.04.2009;

- по свидетельству № 282626 «РУССКИЙ КОРЕНЬ» , дата регистрации: 22.02.2005 - по свидетельству № 283980 «РУССКИЙ РАНЖИР, дата регистрации: 14.03.2005; - по свидетельству № 287348 «БРЕГЕТ», дата регистрации: 20.04.2005.

Договором от 09.12.2019 года исключительные права на вышеуказанные товарные знаки были отчуждены в пользу ООО «Торговый дом Шустов» (далее Заявитель).

24 ноября 2022 года Заявитель подал в Роспатент Заявление о государственной регистрации отчуждения исключительного права на вышеуказанные товарные знаки.

Рассмотрев указанное заявление, Роспатент Уведомлением от 18.05.2023 года, отказал в регистрации отчуждения исключительного права на вышеуказанные товарные знаки.

Отказ мотивирован тем, что товарные знаки по свидетельству № 282626 «РУССКИЙ КОРЕНЬ» и по свидетельству № 283980 «РУССКИЙ РАНЖИР» являются сходными с наименованием места происхождения товара «Русская водка» ( № 65), а ООО «Торговый дом Шустов» не имеет права использования наименования места происхождения товара «Русская водка» ( № 65).

Также Роспатент сослался на обращение президента Ассоциации производителей русской водки, в котором была изложена просьба не регистрировать отчуждение исключительных прав на вышеуказанные товарные знаки.

Между тем, исключительные права на товарные знаки по свидетельству № 282626 РУССКИЙ КОРЕНЬ и по свидетельству № 283980 РУССКИЙ РАНЖИР являются действующими и не могут быть произвольно ограничены (не были признаны недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ и не утратили правовую охрану в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ).

Товарные знаки были зарегистрированы после регистрации НМПТ № 65 «РУССКАЯ ВОДКА» (дата регистрации НМПТ - 05.06.2003). Однако, Роспатент не посчитал данные товарные знаки ни вводящими в заблуждение, ни сходными до степени смешения с НМПТ и предоставил им правовую охрану на территории РФ.

Доводы о сходстве указанных товарных знаков с НМПТ № 65 никак не доказаны и не обусловлены и фактически являются голословными, что подтверждается широкой практикой Роспатента в отношении данных товарных знаков.

Кроме того, пункт 3 Правил, не предусматривает такое основание для отказа в государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак как сходство этого товарного знака с НМПТ.

Также, наличие некоего обращения президента Ассоциации производителей русской водки не является основанием для отказа в государственной регистрации предоставления права использования товарного знака.

Кроме того, в своём уведомлении об отказе Роспатент ссылается на п.6 ст.1519 ГК РФ, с учётом п.3 ст. 1516 ГК РФ, что распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара, в том числе путём его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого наименования места происхождения товара, а также переход исключительного права на наименование места происхождения товара без заключения договора не допускается.

По мнению суда, указанные положения могут быть применены только в отношении географического указания или НМПТ.

Однако в соответствии с Лицензионным договором, лицензиар предоставляет лицензиату право использование товарных знаков по Свидетельствам №№ 377688, 282626, 283980, 287348 в определенном объеме. Упоминаний об использовании словосочетания «РУССКАЯ ВОДКА», зарегистрированного в качестве НМПТ № 65, договор не содержит. Не содержат этого словосочетания и упомянутые в Лицензионном договоре товарные знаки.

Товарные знаки по Свидетельствам №№ 377688, 282626, 283980, 287348 изначально не были зарегистрированы как включающие в качестве неохраняемого элемента НМПТ № 65 «РУССКАЯ ВОДКА» заявитель не является правообладателем указанного НМПТ.

То есть по всем критериям, установленным российским законодательством, Лицензионный договор соответствует требованиям части четвёртой ГК РФ, Правил № 1416, Административного регламента № 371, основания для отказа в его регистрации отсутствуют.

Кроме того, касательно довода Роспатента о том, что регистрация предоставления права использования товарного знака, сходного с НМПТ, лицу, не обладающему правом использования такого НМПТ, способно вести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара, то данный подход признан необоснованным судами первой и апелляционной инстанций по делу № А40-35976/21-110-247 (соответственно, решения от 18.10.2021, 23.12.2021), что было подтверждено в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2022 как кассационной инстанции.

Доводы ответчика, указанные в отзыве судом признаются не обоснованными, поскольку фактически повторяют аргументацию, изложенную ранее в оспариваемом Уведомлении Роспатента от 18.05.2023 об отказе в государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору, номер Роспатента 2022Д30605.

Таким образом, решение Роспатента от 18.05.2023 не соответствует закону и нарушает права и законные интересы заявителя. Незаконный отказ Роспатента в государственной регистрации предоставления права по Лицензионному договору лишает заявителя законного права ведения предпринимательской деятельности и получения прибыли.

Таким образом, Роспатент не обосновал законность и обоснованность своего решения, а именно не опроверг доводы заявления.

При изложенных обстоятельствах уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.05.2023 об отказе в регистрации отчуждения прав исключительных прав на товарные знаки по свидетельству № 377688, по свидетельству № 282626, по свидетельству № 283980, по свидетельству № 287348 от действующего правообладателя ООО «Управляющая компания «ОСТ» в пользу приобретателя ООО «Торговый дом «ШУСТОВ», не может быть признано соответствующим законодательству.

Суд пришел к выводу, что уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.05.2023 об отказе в регистрации отчуждения прав исключительных прав на товарные знаки по свидетельству № 377688, по свидетельству № 282626, по свидетельству № 283980, по свидетельству № 287348 от действующего правообладателя ООО «Управляющая компания «ОСТ» в пользу приобретателя ООО «Торговый дом «ШУСТОВ» является недействительным, как не соответствующее пункту 2 статьи 1488 Гражданского кодекса РФ;

При таких обстоятельствах, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, с целью недопущения нарушения законных прав и интересов заявителя, суд удовлетворяет требования ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"ШУСТОВ" об обязании Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать отчуждение исключительных прав на товарные знаки по свидетельству № 377688, по свидетельству № 282626, по свидетельству № 283980, по свидетельству № 287348 от правообладателя ООО «Управляющая компания «ОСТ» в пользу приобретателя ООО «Торговый дом «ШУСТОВ».

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171, 197-201 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Признать недействительным уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности № 2022Д30605 от 18.05.2023, бездействие по отказу в регистрации отчуждения прав исключительных прав на товарные знаки по свидетельству № 377688, по свидетельству № 282626, по свидетельству № 283980, по свидетельству № 287348 от действующего правообладателя ООО «Управляющая компания «ОСТ» в пользу приобретателя ООО «Торговый дом «ШУСТОВ» - незаконным.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать отчуждение исключительных прав на товарные знаки по свидетельству № 377688, по свидетельству № 282626, по свидетельству № 283980, по свидетельству № 287348 от правообладателя ООО «Управляющая компания «ОСТ» в пользу приобретателя ООО «Торговый дом «ШУСТОВ».

Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ"ШУСТОВ" расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 000 руб.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СУДЬЯ М.А. Ведерников