Решение от 9 февраля 2023 г. по делу № А60-53622/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А60-53622/2021
09 февраля 2023 года
г. Екатеринбург



Резолютивная часть решения объявлена 02 февраля 2023 года

Полный текст решения изготовлен 09 февраля 2023 года.


Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи М.В. Артепалихиной, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи К.А. Каргаполовой, рассмотрел дело №А60-53622/2021 по иску Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП 312352524900022) к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 312668527800070) о взыскании 42 000 000 руб. Третье лицо - ООО "КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК" (ИНН: <***>), ИП ФИО3

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО4, представитель по доверенности № 35АА1699241 от 19.07.2021 г.

от ответчика: ФИО5, представитель по доверенности б/н от 20.12.2021 г.

от третьих лиц - неявка, извещены надлежащим образом.


Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.


Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании компенсации в размере 42 000 000 руб.

Просит возложить на индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***> ОГРНИП 312668527800070) обязанность прекратить использовать для торговли пиротехническими изделиями торговые павильоны, сходные по внешнему виду до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству № 799830, расположенные по адресам:

<...>,

<...> км. Пятницкого шоссе, вл.2,

<...>,

<...>,

<...>,

<...> стр. 149,

<...>,

<...> стр. 87,

<...> стр. 94,

<...>,

<...>,

<...>,

<...>,

<...> б.

Ответчик представил отзыв на иск, в котором настаивает на том, что не использует в своей деятельности товарный знак истца. Полагает, что истец злоупотребляет своим правом.

Истец представил заключение исследований, а так же заявил ходатайство об уточнении требований, согласно которому просит возложить на Индивидуального предпринимателя ФИО2 обязанность прекратить использовать для торговли пиротехническими изделиями торговые павильоны, сходные по внешнему виду до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству № 799830, расположенные по адресам: <...>, <...> км. Пятницкого шоссе, вл.2, <...>, <...>, <...>, <...> стр. 149, <...>, <...> стр. 87, <...> стр. 94, <...>, <...>, <...>, <...>, <...> б.

Возложить на Индивидуального предпринимателя ФИО2 обязанность опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 компенсацию стоимости права использования товарного знака по свидетельству № 799830 в размере 42000000 (Сорок два миллиона) рублей.

Ходатайство судом рассмотрено и на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено.

С учетом заявленных ответчиком возражений, суд полагает необходимым по своей инициативе привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - ООО "КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК" (ИНН: <***>).

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, с учетом мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству.

От ответчика поступил дополнительный отзыв.

От ИП ФИО3 поступил отзыв, в котором позицию истца поддержал.

От третьего лица ООО "КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК" также поступил отзыв, в котором указал, что ответчик правомерно использует в своей деятельности торговые павильоны, стилизованные под промышленный образец.

От истца поступили письменные возражения на отзыв, в которых ранее заявленные доводы поддержал.

От ответчика поступило ходатайство о приобщении дополнительных документов.

Документы приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Также ответчиком заявлено ходатайство об объединении настоящего дела и дела № А60-53623/2021 в одно производство.

Суд, исследовав данное ходатайство, не усмотрел достаточных оснований для объединения указанных дел в одно производство, кроме того, суд считает, что объединение дел не будет способствовать наиболее быстрому разрешению спора. На основании ст. 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в удовлетворении ходатайства об объединении дел в одно производство отказано.

Ответчиком заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с рассмотрением Судом по интеллектуальным правам заявления ответчика о признании приобретения истцом права на товарный знак № 799830 актом недобросовестной конкуренции.

Истец представил письменные возражения по ходатайству.

Ходатайство судом рассмотрено и отклонено на основании ст. 143,144 АПК РФ.

С учетом необходимости представления ответчиком доказательств отсутствия нарушения права истца в период после истечения срока действия лицензионного договора № 01-99П от 01.10.2019 г., заключенного между ответчиком и ООО "КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК", суд вынес определение об отложении судебного заседания на основании ст. 158 АПК РФ.

От истца поступило заявление о фальсификации доказательств, согласно которому просит признать Лицензионный договор от 01.10.2019 г., заключенный между ИП ФИО2 и ООО "КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК" №01-99П о предоставлении права использования патента на промышленный образец по свидетельству № 111204, сфальсифицированным в части даты договора и исключить его из числа доказательств по делу.

Истцу и ответчику разъяснены последствия уголовно-правовой ответственности.

Ответчик не согласен исключить данный договор из числа доказательств.

Истец настаивает на проведении судебной экспертизы для проверки заявления о фальсификации доказательства путём назначения судебной экспертизы. Истец полагает, что дата, указанная в договоре, не соответствует фактической дате его заключения, полагает, что договор заключён не ранее августа, сентября 2021.

В связи с необходимостью представления сторонами кандидатур экспертов, а так же в связи с необходимостью внесения денежных средств на депозит суда, суд вынес определение об отложении судебного заседания на основании ст. 158 АПК РФ.

Истцом заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы с целью определения давности изготовления лицензионного договора от 01.10.2019 г., заключенного между ИП Вагнером Р.С. и ООО «Красноярский фейерверк» №01-99П о предоставлении права использования патента на промышленный образец по свидетельству №111204.

На разрешение перед экспертом истец просит поставить следующий вопрос:

- Соответствует ли время нанесения подписи и печати ООО «Красноярский фейерверк» в лицензионном договоре от 01.10.2019 г., заключенном между ИП Вагнером Р.С. и ООО «Красноярский фейерверк» №01-99П о предоставлении права использования патента на промышленный образец по свидетельству № 111204 периоду времени, которым датирован документ.

Проведение экспертизы просит поручить ООО «Центр производства предварительных исследований и судебных экспертиз».

Предоставить в распоряжение экспертов оригинал лицензионного договора от 01.10.2019 г., заключенного между ИП Вагнером Р.С. и ООО «Красноярский фейерверк» №01-99П о предоставлении права использования патента на промышленный образец по свидетельству №111204 и разрешение Суда на проведение микровырезок из реквизита документа, не нарушающих его целостность и информативность, и не препятствующих проведению дальнейших экспертных действий, в том числе и почерковедческих экспертиз.

Для разрешения ходатайства истцом внесены на депозитный счёт суда денежные средства в размере 50000 руб. платежным поручением № 257 от 25.04.2022 г.

Ответчиком представлены возражения на ходатайства, а так же заявлена иная кандидатура эксперта; просит поручить проведение экспертизы ФБУ Уральский Региональный Центр Судебной Экспертизы Министерства Юстиции РФ (6200075, <...>), поставив на разрешение эксперта следующий вопрос - соответствует ли дата заключения лицензионного договора № 01-99П от 01 октября 2019 г., заключенного между ИП Вагнером Р.С. и ООО "Красноярский Фейерверк", дате его фактического подписания?

Ответчиком так же внесены денежные средства на депозитный счёт суда в размере 35000 руб. платежным поручением № 58 от 22.04.2022 г.

Заявленное истцом ходатайство о назначении по настоящему делу судебной экспертизы судом рассмотрено по правилам статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и признано подлежащим удовлетворению.

По смыслу статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле.

С учетом изложенного, ходатайство о назначении судебной лингвистической экспертизы удовлетворено судом, в связи с чем, производство по делу приостановлено.

Определением суда от 01.07.2022 г. производство по делу возобновлено.

11.08.2022 г. от ФБУ Уральский Региональный Центр Судебной Экспертизы Министерства Юстиции РФ поступило информационное письмо, в котором просит продлить срок проведения экспертизы до 09.12.2022 г. Кроме того, экспертная организация указывает на увеличение стоимости проведения экспертизы до 70000 рублей, а так же на возможное перепоручение производства по экспертизе в связи с уходом эксперта ФИО6 в декретный отпуск.

Учитывая, что в судебном заседании у представителя истца и суда возникли вопросы по заявленным ходатайствам экспертной организации, суд вынес определение об отложении судебного заседания для вызова начальника ФБУ Уральский Региональный Центр Судебной Экспертизы Министерства Юстиции РФ в судебное заседание.

В судебном заседании истец заявил возражения против увеличения стоимости экспертизы до 70 000 руб., просит прекратить проведение экспертизы по настоящему делу.

Ответчик возражений против увеличения стоимости не заявил, а так же представил доказательства довнесения денежных средств на депозит суда в сумме 35000 рублей.

Учитывая пояснения эксперта о том, что большая часть экспертизы уже выполнена, суд полагает возможным поручить проведение экспертизы иному эксперту ФИО7 и продлить срок проведения экспертизы до 09.12.2022 г.

В удовлетворении ходатайства истца о прекращении проведения экспертизы по настоящему делу судом отказано.

С учетом изложенного производство по делу приостановлено определением суда от 10.10.2022 г.

13 декабря в материалы дела поступило заключение эксперта.

Определением суда от 15.12.2022 назначено судебное заседание для разрешения вопроса о возобновлении производства по делу.

В судебном заседании 11.01.2023 г. стороны возражений против возобновления производства по делу не заявили.

Определением суда от 11.01.2023 г. производство по делу возобновлено.

Ответчик просит суд отложить рассмотрение дела до вынесения решения коллегии Палаты по патентным спорам.

Истец против отложения возражает, полагая, что дело может быть рассмотрено без соответствующего решения.

Суд, с учетом возражений истца, так же не находит оснований для отложения судебного заседания по заявленным ответчиком доводам.

Истец непосредственно в судебном заседании представил письменную позицию по делу на 5 листах с двухсторонней печатью, решение ФСИП на 28 листах и заявил ходатайство об уточнении требований, представив новый расчёт, согласно которому просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 24 500 000 руб.

Ходатайство судом рассмотрено и на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено.

Ответчик просит суд отложить судебное заседание, так как ему необходимо ознакомиться с уточненными требованиями и представить свою позицию.

С учетом того, что ответчик был лишен возможности ознакомиться с уточненными требованиями по причине заявления данного ходатайства истцом непосредственно в судебном заседании, суд счел необходимым отложить рассмотрение дела на основании ст. 158 АПК РФ.

От ответчика поступили письменные объяснения.

Истец представил возражения на письменную позицию ответчика.

В судебном заседании представители сторон ранее заявленные доводы поддержали.

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 (далее Истец) является обладателем исключительного права на объемный товарный знак по свидетельству №799830 с приоритетом от 31.10.2019 г., зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 02.03.2021 г. в отношении товаров 13 класса и услуг 35 класса международной классификации товаров и услуг (далее МКТУ).

Дата приоритета товарного знака 31.10.2019 года, срок действия регистрации до 31.10.2029 г.

ФИО1 стало известно о нарушении ИП Вагнером (далее Ответчик) его исключительных прав на товарный знак по свидетельству №799830, выразившееся в осуществлении розничной торговли товарами, соответствующими перечню товаров и услуг (13 и 35 классы МКТУ), указанных в свидетельстве на товарный знак № 799830 (пиротехническая продукция), в торговых павильонах, расположенных по следующим адресам: <...>, <...> км. Пятницкого шоссе, вл.2, <...>, <...>, <...>, <...> стр. 149, <...>, <...> стр. 87, <...> стр. 94,

<...>, <...>, <...>, <...>, <...> б.

Торговые павильоны по указанным адресам имеют внешний вид, сходный до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству № 799830.

Между ИП ФИО1 и ИП ФИО3 подписан лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака от 01.05.2021 года. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования объемного товарного знака «Фейерверки», охраняемого на основании свидетельства на товарный знак № 799830 на одном торговом павильоне в отношении всех товаров 13 класса и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Правовые основания использовать товарный знак у Ответчика отсутствуют.

Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения истца с иском в суд.

Исследовав материалы дела, оценив их в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований частично, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

Согласно ст. 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарноремесленного производства, определяющее его внешний вид. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линии, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

В соответствии со ст. 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на промышленный образец удостоверяет приоритет промышленного образца, авторство и исключительное право на промышленный образец.

В соответствии со ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права использования в установленных договором пределах, и лицензиату, который может, согласно ст. 1235 ГК РФ, использовать результат интеллектуальной деятельности в пределах, которые предусмотрены лицензионным договором.

По смыслу ч. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации , использованием промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использован промышленный образец.

В соответствии с абз. 4 ч. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении N 10.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления N10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом. В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

Товарный знак в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками» является зарегистрированным товарным знаком, свидетельство № 799830, правообладатель - ФИО1, заявка № 2019755281, приоритет от 31.10.2019, зарегистрированный 02.03.2021, в отношении товаров и услуг 13 и 35 класса МКТУ.

Право на использование указанного товарного знака по свидетельству № 799830 передано индивидуальному предпринимателю ФИО3 по лицензионному договору (неисключительная лицензия), зарегистрированному 20 сентября 2021 года за № РД0375127 в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак № 799830.

Товары и услуги, для которых используется сравниваемые обозначения в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками» являются однородными товарам и услугам 13 и 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован объемный товарный знак в виде объемного изображения «ящика/коробки с Фейерверками», свидетельство № 799830. Сравниваемые обозначения в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками» являются сходным до степени смешения с объемным товарным знаком в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками», свидетельство № 799830, так как обозначения в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками» ассоциируется с товарным знаком в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками», свидетельство № 799830 в целом, несмотря на их отдельные отличия, при этом значимым критерием при их сравнении является анализ сходности доминирующих графических изображений и словесных элементов, которые являются неохраноспособными словесными элементами. Анализ показал, что в сравниваемых объемном товарном знаке в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками», свидетельство № 799830 и обозначениях в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками» присутствует сходство до степени смешения по причине существенного и значимого сходства доминирующих изобразительных элементов, а также существенного тождества словесных элементов, которые являются неохраноспособными словесными элементами.

В материалы дела ответчиком представлен лицензионный договор от 01.10.2019 г., заключенный между № 01-99П от 01 октября 2019 г., заключенного между ИП Вагнером Р.С. и ООО "Красноярский Фейерверк" о предоставлении права использования патента на промышленный образец по свидетельству №111204.

При этом наличие лицензионного договора с ООО «Красноярский фейерверк» основанием для использования товарного знака без разрешения правообладателя не является, и не освобождает Ответчика от ответственности за нарушение исключительных прав Истца.

Действующее гражданское законодательство не содержит подобного основания для освобождения от ответственности за нарушение исключительных прав. Соответствующие нормы материального права и обстоятельства Ответчиком не приведены.

Правовой защите подлежит право на зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, вне зависимости от сосуществования промышленного образца в силу не опровергнутой презумпции отсутствия вероятности их смешения.

Факт сосуществования промышленного образца и товарного знака предполагаемого нарушителя («младшего» товарного знака) свидетельствует о том, что Роспатент в ходе экспертизы «младшего» товарного знака не установил вероятность его смешения со «старшим» промышленным образцом (в соответствии с положениями действовавшего на дату приоритета спорного товарного знака (31.10.2019) Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 № 128, при проверке соответствия требованиям действующего законодательства заявленного на регистрацию обозначения в качестве объемного товарного знака следует учитывать промышленные образцы.

Лицензионный договор, на наличие которого ссылается ответчик, в установленном порядке не был зарегистрирован в спорный период, регистрация состоялась в 2022 году, после предъявления истцом настоящего иска.

Согласно пункту 3 статьи 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Согласно пункту 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" по смыслу пункта 3 статьи 433 ГК РФ в отношении третьих лиц договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. В отсутствие государственной регистрации такой договор не влечет юридических последствий для третьих лиц, которые не знали и не должны были знать о его заключении.

Согласно пункту 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся также с момента государственной регистрации предоставления права.

В связи с отсутствием государственной регистрации договора в период нарушения прав истца, предоставление ИП ФИО2 права использования промышленного образца «павильон фейерверков» по свидетельству RU 111204 МКПО 25-03 на даты нарушения прав Истца считается несостоявшимся, правовой защите не подлежит; соответственно, у ИП ФИО2 в указанные даты отсутствовали правовые основания использования промышленного образца ООО «Красноярский фейерверк» по свидетельству RU 111204 МКПО 25-03.

Согласно представленному лицензионному договору (пункт 1.4 раздела 1 «Предмет договора») Лицензиат гарантировал, что использование Патента на условиях договора, будет производиться исключительно в отношении оформления внешнего вида торговых павильонов, адреса и исчерпывающий перечень которых лицензиат обязуется согласовать с Лицензиаром в письменном виде по форме приложения №1 к настоящему договору.

Согласно пункту 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Таким образом, в соответствии с требованием сторон договора согласованный перечень и адреса павильонов является существенным условием договора. В отсутствие указанного перечня, договор не является заключенным.

В материалы дела Ответчиком представлено приложение №1, которое не содержит информации о дате его подписания.

Таким образом, в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства наличия на дату нарушения прав Истца достигнутого сторонами соглашения по всем существенным условиям лицензионного договора.

После регистрации лицензионного договора Ответчиком не был изменен внешний вид торговых павильонов в соответствии с существенными признаками промышленного образца по патенту № 111204.

Согласно представленному по результатам экспертизы заключению эксперта ФБУ Уральский Региональный Центр Судебной Экспертизы Министерства Юстиции РФ от 09.12.2022 г. установить, соответствует ли время изготовления лицензионного договора дате, указанной в исследуемом документе, не представилось возможным. При этом, экспертом выявлено, что подписи в строках «лицензиар» и подпись от имени ФИО8 выполнены с предварительной технической подготовкой путем предварительного срисовывания карандашом с какой-либо подписи, с последующей их обводкой пастой для шариковой ручки; а исследуемый лицензионный договор подвергался агрессивному световому воздействию, повлекшему изменение свойств материалов документа.

В настоящем случае, с учетом обстоятельств, выявленных в ходе экспертизы, а также иных обстоятельств по делу, указанных Истцом в заявлении о фальсификации, имеются основания считать лицензионный договор недостоверным доказательством, в связи с чем, довод об использовании лицензионного договора - не доказанным.

Таким образом, довод о законности использования в торговой деятельности ответчика павильонов, выполненных в соответствии с патентом на промышленный образец, №111204 не подтвержден надлежащими доказательствами (ст.65,67,68,9 АПК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно пункту 1 статьи 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Гражданским Кодексом РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В рамках настоящего дела истцом заявлена компенсация в размере 24 500 000 руб. (с учётом принятого судом уточнения) на основании подп.2 п. 4 ст. 155 ГК РФ, расчет произведен истцом исходя из следующего: стоимость права использования товарного знака для одного торгового павильона определена договором (пункт 5.1) в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Условия и способ правомерного использования товарного знака Истца, установленные представленным лицензионным договором, идентичны способу использования товарного знака Истца Ответчиком: -используется один товарный знак (по свидетельству №799830) (пункт 1.1 Договора); -товарный знак используется в отношении одного и то же вида услуг (35 класса МКТУ) -розничной продажи пиротехнической продукции (пункт 1.2, 1.3.1. Договора). Требование истцом заявлено в отношении 14 павильонов.

Период незаконного использования товарного знака Ответчиком (данное обстоятельство Ответчиком не отрицается) составил со 02.03.2021 г. по 28 февраля 2022 г., а также после возобновления использования павильонов в том же виде с 14.04.2022 г. то есть. в течение 1 года 9 месяцев.

Следовательно, установленная лицензионным договором стоимость права использования исключительных прав Истца может быть принята в следующем размере для расчета заявленной в иске компенсации:

1 500 000:3=500 000 руб. в год для одного вида услуг 35 класса МКТУ.

Истец полагает, что в формуле расчета компенсации необходимо учесть более длительный, по сравнению со сроком лицензионного договора, период использования товарного знака, для чего 500 000:12*21 месяцев (12+9)=875 000 рублей. С учетом того, что требования заявлены в отношении 14 торговых павильонов, размер взыскиваемой компенсации должен составить 875 000*14 павильонов*2(двукратный размер стоимости права) =24 500 000 (Двадцать четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Ответчик просит снизить заявленный размер компенсации, полагая его чрезмерным.

Суд полагает возможным определить размер компенсации, исходя из того, что цена по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака определена в отношении двух товаров: 13 и 35 классов МКТУ, а также в отношении трёх способов использования (п. 1.3 договора от 01 мая 2021), следовательно, расчёт компенсации выглядит следующим образом: 1500000/5 (два класса и три услуги) х14 (количество павильонов)х2=8 400 000 руб.

На основании изложенного, суд полагает требование о взыскании компенсации подлежащим удовлетворению в размере 8 400 000 руб. согласно приведённому расчёту.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Возражения ответчика судом отклоняются как противоречащие обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании на основании исследования представленных доказательств.

В связи с тем, что требования истца удовлетворены частично, судебные расходы по уплате государственной пошлины на основании абз.2 ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям, а именно расходы по оплате государственной пошлины. Расходы по оплате стоимости экспертизы относятся на ответчика..

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично.

2. Возложить на ИП ФИО2 (ИНН <***> ОГРНИП 312668527800070) обязанность прекратить использовать для торговли пиротехническими изделиями торговые павильоны, сходные по внешнему виду до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству № 799830, расположенные по адресам:

<...>,

<...> км. Пятницкого шоссе, вл.2,

<...>,

<...>,

<...>,

<...> стр. 149,

<...>,

<...> стр. 87,

<...> стр. 94,

<...>,

<...>,

<...>,

<...>,

<...> б.

3. Возложить на Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***> ОГРНИП 312668527800070) обязанность опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении.

4. Взыскать с ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 312668527800070) в пользу ИП ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП 312352524900022) компенсацию в размере 8400000 руб., 55886 руб. – в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску.

В остальной части в иске отказать.

5. Возвратить ИП ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП 312352524900022) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 48500 руб., уплаченную по платежному поручению от 06.12.2021 г. № 1057.

6. Возвратить ИП ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП 312352524900022) с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской области 50000 руб.

7. Возвратить ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 312668527800070) с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской области 13800 руб.

8. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

9. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».


Судья М.В. Артепалихина