Постановление от 27 февраля 2023 г. по делу № А45-18838/2022

СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Томск Дело № А45-18838/2022 Резолютивная часть постановления объявлена 21 февраля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 февраля 2023 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Павлюк Т.В., судей Зайцевой О.О., ФИО1,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гойник А.В., рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 ( № 07АП-672/2023) на решение от 08.12.2022 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-18838/2022 (судья Лузарева И.В.), по иску общества с ограниченной ответственностью «Гильдия», г. Ижевск, ИНН: <***> к индивидуальному предпринимателю ФИО2, г. Новосибирск, ИНН: <***> о взыскании 500 000 рублей 00 копеек,

В судебном заседании приняли участие: от истца: ФИО3, представитель по доверенности от 09.01.023, паспорт;

от ответчика: ФИО4, представитель по доверенности от 30.12.2022, паспорт; от третьего лица: без участия (извещен);

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Гильдия» (далее - ООО «Гильдия», общество) обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ИП ФИО2, предприниматель) о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности / средство индивидуализации - товарный знак по свидетельству № 639596. С учетом уточнения предмета спора истец просит обязать ответчика: - прекратить использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации истца по адресу: <...>/1, путем удаления визуального изображения, сходного до степени смешения с товарным зна-


ком истца (свидетельство 639596), на фасаде указанного здания, в непосредственной близости от офиса, на двери при входе в офис, внутри офиса при его оформлении, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда; - взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 рублей; -присудить судебную неустойку на случай неисполнения решения суда в части требования об обязании ответчика прекратить использование товарного знака из расчета 3% от суммы удовлетворенных имущественных исковых требований в день по истечении 10-ти календарных дней с момента вступления решения в законную силу и до момента его фактического исполнения. К участию в споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечен ФИО5.

Решением суда от 08.12.2022 суд обязал индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) прекратить использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации истца по адресу: <...>/1, путем удаления визуального изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца (свидетельство 639596), на фасаде указанного здания, в непосредственной близости от офиса, на двери при входе в офис, внутри офиса при его оформлении, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда. С индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Гильдия» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 рублей, а также 19 000 рублей 00 копеек расходы по оплате государственной пошлины по иску. С индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Гильдия» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) взыскана судебная неустойка на случай неисполнения решения суда в части требования об обязании ответчика прекратить использование товарного знака в размере 500 рублей 00 копеек в день по истечении 10-ти календарных дней с момента вступления решения в законную силу и до момента его фактического исполнения.

Не согласившись с указанным решением, ответчик обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение, принять новый судебный акт, которым в удовлетворении требований отказать. Апелляционная жалоба мотивирована неполным выяснением обстоятельств дела, несоответствием выводов, из-


ложенных в решении фактическим обстоятельствам дела, недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств.

Истец в отзыве, представленном в суд в соответствии со статьей 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) представитель в судебном заседании, доводы апелляционной жалобы отклонил, просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал.

В соответствии со статьей 123, 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие третьего лица участвующего в деле надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыв, суд апелляционной инстанции считает решение не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 23.11.2016 индивидуальный предприниматель ФИО6, ИНН <***> начал свою деятельность с использованием коммерческого обозначения «Гильдия». Впоследствии правообладателем был зарегистрирован товарный знак, свидетельство № 639596 (дата подачи заявки 31.01.2017), Класс МКТУ - 16 - вывески бумажные или картонные; подставки для печатей, штемпелей, штампов; держатели для штампов [печатей]; коробки для штемпелей [печатей]; штампы с адресами; печати для сургуча; штемпели [печати]; подушечки чернильные; сургуч; подушечки штемпельные; печати [канцелярские товары]. 40 - информация по вопросам обработки материалов; печатание рисунков.

01.12.2021 правообладатель передал ООО «Гильдия» право использования товарного знака путем заключения договора № ТЗ/06/2021 от 01.06.2021. Вместе с правом непосредственного использования товарного знака правообладатель передал истцу и все сопутствующие права, в том числе право требования выплаты компенсации за любые нарушения прав на товарный знак, допущенные как до, так и после заключения договора (пункт 1.3 договора № ТЗ/06/2021 от 01.06.2021).

При предъявлении иска истец сослался на то, что в результате поиска в сети «Интернет», в том числе в социальных сетях «Вконтакте», «Instagram», истцом выявлен факт размещения ответчиком результатов интеллектуальной деятельности, а также средств индивидуализации, принадлежащих истцу, при предложении к продаже, рекламе и продаже однородных товаров по следующим адресам:

https://stamp54.ru


https://www.instagram.com/stamp54.ru/

Спорные обозначения использованы ответчиком при вводе товаров в гражданский оборот/ оказании услуг, а именно: при рекламе, предложении к продаже, продаже.

Все вышеуказанные действия являются самостоятельными нарушениями прав истца (Определение Верховного суда РФ от 09.12.2015 по делу № А67-4453/2014, Постановление СИП от 27.11.2019 по делу № А40- 182072/2017).

Фиксация нарушений произведена истцом при помощи нотариального заверения скриншотов страниц вышеуказанных сайтов. Также истцом зафиксирован факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, при оформлении помещения, в котором ответчик ведет деятельность (<...>/1): при оформлении входа, на фасаде здания; непосредственно в помещении, в котором оказываются услуги. Факт функционирования точки продаж «Гильдия» по вышеуказанному адресу, а также факт незаконного использования объектов интеллектуальной собственности/средств индивидуализации, принадлежащих истцу, подтвержден результатами скрытой проверки (осмотра) точек продаж ответчика методом «тайный покупатель» («Mystery Shopping»), проведенной ООО «Спектр» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по заданию истца на основании договора на оказание услуг СКТ-2021-159 от 16.11.2021.

Принадлежность указанной точки ответчику, подтверждается, в том числе, кассовым чеком, выданным при расчете с тайным покупателем, который приложен к отчету исполнителя по вышеуказанному договору. Таким образом, использование ответчиком товарного знака без согласия правообладателя, является незаконным и нарушает его права истца, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования истца о взыскании с ответчика компенсации в заявленном им размере 500 000 рублей, учитывал, что нарушение носит длящийся характер, т.к. ответчик фактически использует результаты интеллектуальной деятельности, а также средства индивидуализации - товарный знак без каких-либо законных оснований, начиная как минимум с 22.12.2020 и по настоящее время. В момент получения претензии и в ходе судебного разбирательства ответчик не принял каких-либо мер по урегулированию спора с истцом. Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, арбитражный суд первой инстанции счел возможным установить судебную неустойку на случай неисполнения ответчиком решения суда в размере 500 за каждый день неисполнения ответчиком судебного акта, полагая, что астрент в указанной сумме будет эффективно стимулировать должника к совершению определенных действий. Арбитражный суд первой инстанции также исходил из того, что указанный размер неустойки соответствует последствиям нару-


шения обязательства, является соразмерным, в достаточной степени позволит компенсировать последствия ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по исполнению решения суда.

Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции считает выводы суда первой инстанции обоснованными, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в


пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Поскольку право на взыскание компенсации было передано правообладателем истцу в рамках договора № ТЗ/06/2021 от 01.06.2021, истец обладает полным комплексом прав по взысканию вышеуказанной компенсации.

В целях обоснования расчета стоимости права использования товарного знака, истец сослался на договоры коммерческой концессии, подтверждающие стоимость правомерного использования товарного знака.

Учитывая условия вышеуказанных договоров, средняя стоимость правомерного использования товарного знака, взимаемая истцом при аналогичных обстоятельствах, составляет 250 000 рублей.

Размер компенсации согласно статьи 1515 ГК РФ истец определил в сумме 500 000 рублей.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление № 10), рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.


Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Обосновывая указанный размер компенсации, истец указал на то, что действия ответчика при введении в гражданский оборот товаров/оказании услуг с использованием результатов интеллектуальной деятельности, а также средств индивидуализации, включая товарный знак, принадлежащий истцу, фактически размывают различительную способность и снижают инвестиционную привлекательность всего бренда, снижают ценность заключения аналогичных лицензионных договоров с истцом. Факт снижения инвестиционной привлекательности бренда для истца является критичным, так как ООО «Гильдия» занимается развитием франшизного направления «Гильдия» - https://fr.gstamp.ru. Использование ответчиком результатов интеллектуальной деятельности, а также средств индивидуализации, включая товарный знак, право на использование которого принадлежит истцу, представляет собой неправомерное присвоение репутации истца, произведенных им вложений, за счет введения потребителя в заблуждение путем создания у последнего впечатления, что он приобретает продукцию истца. В данном случае получение ответчиком конкурентных преимуществ основано на обмане потребителя и является актом недобросовестной конкуренции, лишающей истца возможности получать прибыль от ведения экономической деятельности. Действия ответчика приводят к убыткам для истца в виде упущенной выгоды, которая выражается в невыплате истцу суммы денежного вознаграждения, которое бы он заплатил истцу, если бы


использовал товарный знак правомерно, заключив договор коммерческой концессии (паушальный взнос + роялти). Нарушение носит длящийся характер, т.к. ответчик фактически использует результаты интеллектуальной деятельности без каких-либо законных оснований, начиная как минимум с 22.12.2020 (скриншоты страниц https://stamp54.ru и https://www.instagram.com/stamp54.ru/), что по состоянию на дату подачи искового заявления составляет более 17 месяцев.

При этом учтено, что компенсация за нарушение исключительных прав носит не только восстановительный характер, но и как любая мера юридической ответственности превентивный и штрафной характер, а также является альтернативной санкцией и взыскивается вместо убытков, при этом ущерб правообладателя во многих случаях не носит явного материального характера» (Постановление СИП от 16.11.2020 по делу № А40-322914/2019).

Штрафной характер компенсации, наряду с возможными судебными расходами и ре- путационными издержками нарушителя - должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать, как следует из Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.10.2017 года № 2256-О, восстановлению нарушенных прав.

С учетом изложенного, суд первой инстанции оценив пояснения истца в обоснование иска, руководствуясь указанными выше нормами права и разъяснениями высших судебных инстанций, признав предъявленную сумму компенсации обоснованной, правомерно исходил из того, что ответчик продолжает использовать товарный знак истца с внесением в используемое им спорное обозначение минимальных изменений, что ответчиком сохраняется вывеска на офисе предпринимателя со спорным обозначением.

Кроме того, суд первой инстанции верно учел, что между индивидуальным предпринимателем ФИО5 ранее был заключен договор оказания услуг № 104 от 16.07.2018, согласно которому предприниматель предоставил ответчику, в том числе, право на использование коммерческого обозначения «Гильдия: Печати и штампы» (пункт 1.1 договора), а также право на использование товарного знака «Гильдия» (пункту 8.1, 8.2 договора), пунктом 6 которого был прямо установлен запрет на дальнейшее использование ответчиком товарного знака «Гильдия».

Тот факт, что на момент 2022 года, т.е. по истечении 3 лет с момента расторжения договора ответчик продолжает использовать в качестве средства индивидуализации предоставляемых услуг обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, доказывает его недобросовестность. В этом случае, доводы ответчика о том, что используя обозначение «Гильдия», он не преследует недобросовестных целей, судом правомерно отклонены.


Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление № 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил № 482 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляю-


щих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил № 482 изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 названных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Согласно пункту 7.1.2.4. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом.

Изобразительный элемент комбинированного обозначения также может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

При установлении доминирующего значения изобразительного элемента в комбинированном обозначении необходимо провести сравнительный анализ этого обозначения с комбинированными и изобразительными обозначениями, содержащими элементы, тождественные или сходные до степени смешения с изобразительным элементом рассматриваемого комбинированного обозначения.

При установлении тождества или сходства изобразительных элементов комбинированных обозначений, сравниваемые комбинированные обозначения могут быть признаны сходными при различии их словесных элементов.

С учетом изложенного, а также исходя из положений, закрепленных в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", согласно которым вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, суд, основываясь на осуществленном им сравнении обозначений и изображений на товаре, и товарными знаками истца, приходит к выводу о том, что они являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца в глазах потребителя ввиду наличия достаточного количества совпадающих признаков.

В рамках рассматриваемой категории дел вывод о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения специальной экспертизы (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").


Кроме того, в пункте 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что "вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления".

Таким образом, проведение экспертизы для установления сходства изображений по данной категории дел не требуется.

Обосновывая предъявленные требования, истец представил в материалы дела сравнительную таблицу, подтверждающую, что обозначение, используемое ИП Мельманом А.В. В. сходно до степени смешения с товарным знаком № 639596 по следующим признакам.

Визуализация обозначений:



Звуковое сходство словесных обозначений (пункт 7.1.2.1. (а) руководства)

Полное сходство по всем критериям (полное совпадение) - наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; - близость звуков, составляющих обозначения; - расположение близких звуков и

звукосочетаний по отношению друг к другу; - наличие совпадающих слогов и их расположение; - число слогов в обозначениях;

- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; - близость состава гласных; - близость состава согласных; - характер совпадающих частей обозначений; -

вхождение одного обозначения в другое; -



ударение. Изменение падежа в словосочетании «печати и штампы» на «печатей и штампов» не снижает сходство, так как А) «печати и штампы» – неохраняемый элемент. Б) число слогов, ударение при изменении падежей не меняются, в результате чего звучание практически идентично в разговорной речи


Графическое сходство словесных обозначений (пункт 7.1.2.1 (б) руководства)

Высокая степень сходства по всем критериям. - общее зрительное впечатление – высокая степень схожести; - вид шрифта – схожий по написанию шрифт; - графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные) – идентичные печатные буквы, первая заглавная; - расположение букв по отношению друг к другу – идентичное расположение букв друг к другу; - алфавит, буквами которого написано слово – в обоих обозначениях используется кириллица; - цвет или цветовое сочетание – используются темные оттенки для написания словесного элемента.


Смысловое сходство словесных обозначений (п. 7.1.2.1 (в) руководства)

Полное сходство


Сходство изобразительного элемента (пункт 7.1.2.2 руководства)

Высокая степень сходства. - внешняя форма – формы изображений округлые; - наличие или отсутствие симметрии – наличие симметрии в обоих изображениях; - смысловое значение – различается (в первом случае – это сургуч, во втором – венок); - вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.) – натуралистические изображения; - сочетание цветов и тонов – используется одинаковый



цвет (бордовый). Также в данном п. Руководства указывается следующее: «Как правило, первое впечатление является наиболее

важным при определении сходства изобразительных и объемных обозначений, так как

именно первое впечатление наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, уже приобретавшими такой товар.

Следовательно, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ

выявляет отличие за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства

обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением». С учетом

вышеуказанного, изобразительный элемент,

используемый Ответчиком, с учетом первого впечатления, а также с учетом совпадения по большинству критериев является

сходным с изобразительным элементом товарного знака № 639596.


Таким образом, обозначение, используемое ИП ФИО2, сходно до степени смешения с товарным знаком № 639596.

При этом судом по результатам проведенного анализа изображений обоснованно отклонены возражения ответчика о том, что ввиду отсутствия полного совпадения спорного обозначения и товарного знака истца, не представляется возможным утверждать о наличии сходства до степени смешения этого обозначения и товарного знака истца, представляются суду необоснованными.

Действующим законодательством предусмотрена возможность защиты прав на товарный знак и в случае неполной тождественности обозначений (статья 1515 ГК РФ).

Как ранее изложено, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения.


При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения.

Исходя из того, что обозначения могут быть представлены в виде слова, сочетания слов, звуков и т.д., общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Арбитражный суд обоснованно исходит из того, что, по сути, сравниваемые обозначения имеют два доминирующих элемента – графическое изображение буквы «Г» и словесное охраняемое обозначение «Гильдия», которые как по отдельности, так и в совокупности (с учетом иных элементов) имеют высокую степень сходства, вследствие чего изображения кажутся сходными обычному приобретателю услуг. Обозначение ответчика имеет высокую степень сходства с товарным знаком по словесному элементу. Словесные элементы обозначений являются практически идентичными. В обозначении ответчика доминирующим элементом, на который потенциальным покупателем обращается внимание, является словесный элемент «Гильдия», который является охраняемым элементом товарного знака и полностью повторяется в обозначении ответчика. Какие-то отдельные отличия в словесных элементах обозначений, на которые указывает ответчик, не являются существенными и не влияют на общее сходство. Обозначение ответчика имеет высокую степень сходства с товарным знаком и по графическому элементу, поскольку графические элементы обозначений имеют высокую степень сходства. При этом, в графическом элементе обоих обозначений доминирующим элементом является изображение буквы «Г». Отдельные отличия графических элементов обозначений, на которые указывает ответчик, не являются существенными и не влияют на общее сходство. Также обозначение ответчика имеет высокую степень сходства с товарным знаком по иным элементам, подробно отраженным в вышеприведенной сравнительной таблице обозначений.

Довод ответчика о том, что истец не использует принадлежащий ему товарный знак, опровергается представленными по делу доказательствами, а именно, наличием в сети отзывов от клиентов, датированных 2022 годом (приложение № 2 в электронном виде к пояснениям истца от 24.10.2022); передачей права на взыскание всех компенсаций, связанных с использованием третьими лицами товарного знака предпринимателя по договору № ТЗ/06/2021 от 01.06.2021, наличием действующего сайта с использованием товарного знака (приложение № 3 в электронном виде к пояснениям истца от 24.10.2022) с возможностью заказать через него услуги и товары, предусмотренные классами 16 и 40 МКТУ; наличием на сайте информации о том, что истец ведет деятельность в нескольких городах РФ (приложение № 4 в электронном виде к пояснениям истца от 24.10.2022).


Также по доводам ответчика, истец должен был при подсчете размера компенсации руководствоваться ранее заключенным договором, суд правомерно исходил из того, что ответчик подписал соглашение о расторжении договора (приложение № 1 в электронном виде к пояснениям истца от 24.10.2022), чем подтвердил прекращение условий договора в дальнейшем.

Кроме того, коллегия суда соглашается, что с момента расторжения данного договора, что произошло более 4 лет назад, существенно изменились условия предоставления прав использования интеллектуальной собственности, выросла ценность товарного знака и известность франшизной сети истца.

С учетом вышеуказанного, расчет компенсации правомерно произведен истцом на основании действующих в настоящее время договоров коммерческой концессии с пользователями, заключенных в 2021 году.

Таким образом, надлежащим обоснованием заявленного размера компенсации являются размеры платежей, предусмотренные заключенными в 2021 году между истцом (правообладателем) и третьими лицами (пользователями) договорами коммерческой концессии.

Доводы ответчика о фальсификации представленных истцом договоров носят предположительный характер и не подтверждаются материалами дела, в силу чего отклоняются судом апелляционной инстанции.

Совокупность собранных в деле доказательств позволяет прийти выводу о наличии у истца прав на товарный знак и наличие полномочий на обращение в суд с настоящими требованиями.

Реальность заключённых договоров подтверждена истцом предоставлением в материалы дела платежных документов об уплате пользователями лицензионных платежей.

С учетом изложенного, удовлетворяя требование истца о взыскании с ответчика компенсации в заявленном им размере 500 000 рублей, суд правомерно учел то обстоятельство, что нарушение носит длящийся характер, т.к. ответчик фактически использует результаты интеллектуальной деятельности, а также средства индивидуализации - товарный знак без каких-либо законных оснований, начиная как минимум с 22.12.2020 и по настоящее время. В момент получения претензии и в ходе судебного разбирательства ответчик не принял каких-либо мер по урегулированию спора с истцом.

В соответствии со статьей 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в


размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

Целью института судебной неустойки (астрента) является защита прав кредитора по не денежному обязательству путем присуждения ему денежной суммы на случай неисполнения должником судебного акта в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, арбитражный суд апелляционной инстанции полагает правомерными выводы суда о возможности в данном случае установить судебную неустойку на случай неисполнения ответчиком решения суда в размере 500 за каждый день неисполнения ответчиком судебного акта, полагая, что астрент в указанной сумме будет эффективно стимулировать должника к совершению определенных действий. Указанный размер неустойки соответствует последствиям нарушения обязательства, является соразмерным, в достаточной степени позволит компенсировать последствия ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по исполнению решения суда.

Доводы по существу спора, опровергающие установленные судом первой инстанции обстоятельства и его выводы, в апелляционной жалобе не приведены.

С учетом изложенного, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, у суда апелляционной инстанции не имеется.


Судебные расходы по оплате государственной пошлины в апелляционной инстанции, согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпункту 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционной жалобы относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 08.12.2022 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А4518838/2022 оставить без изменения, а апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев

со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий Т.В. Павлюк

Судьи О.О. Зайцева

ФИО1