Постановление от 10 марта 2021 г. по делу № А41-4019/2019

275/2021-20129(2)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10АП-1499/2021

Дело № А41-4019/19
10 марта 2021 года
г. Москва


Резолютивная часть постановления объявлена 03 марта 2021 года Постановление изготовлено в полном объеме 10 марта 2021 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Виткаловой Е.Н., судей Боровиковой С.В., Семушкиной В.Н., при ведении протокола судебного заседания: ФИО1, при участии в заседании: от истца: не явился, извещен надлежащим образом, от ответчика: ФИО2, доверенность от 01.07.2020,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Агроснабженческая компания "БелАгро-Сервис" на решение Арбитражного суда Московской области от 21.12.2020 по делу № А41-4019/19, по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "БДМ-Агро" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Агроснабженческая компания "БелАгро-Сервис" (ИНН <***>, ОГРН <***>) об обязании прекратить использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 258908, взыскании 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "БДМ-Агро" (далее - ООО "БДМ- Агро", истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с

ограниченной ответственностью "АСК "БелАгро-Сервис" (далее - ООО "АСК "БелАгро- Сервис", ответчик) об обязании прекратить использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 258908, взыскании 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Решением Арбитражного суда Московской области от 17.05.2019, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2019 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2020 принятые по делу судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Отменяя принятые по делу судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение Суд по интеллектуальным правам руководствовался положениям статей 1229, 1252, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что выводы судов сделаны с нарушением норм материального права, без учета разъяснений, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Определением Верховного Суда РФ от 31.03.2020 N 305-ЭС20-2154 по делу N А41-4019/2019 в передаче кассационной жалобы ООО "АСК "БелАгро-Сервис" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

Решением Арбитражного суда Московской области от 21.12.2020 исковые требования удовлетворены в части требований о взыскании 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. в остальной части иска отказано.

Не согласившись с данным судебным актом в части удовлетворения требований о взыскании компенсации, ответчик обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Согласно части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Поскольку лицами, участвующими в деле не заявлены возражения в пересмотре судебного акта в обжалуемой части, апелляционный суд проверяет законность и обоснованность решения в оспариваемой части.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы в полном объеме, просил решение суда отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Дело рассмотрено в отсутствие представителей истца, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела, общество "БДМ-Агро" является правообладателем словесного товарного знака "Дискатор" по свидетельству Российской Федерации N 258908, зарегистрированного в отношении товаров "боровы; бороны; культиваторы (машины); культиваторы тракторные; плуги" 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). Приоритет товарного знака установлен с 02.12.2002 по 02.12.2012, что зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.11.2003. Срок действия исключительного права ООО "БДМ- Агро" на товарный знак "Дискатор" продлен Федеральной службой по интеллектуальной собственности до 02.12.2022, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись 24.10.2013.

ООО "АСК "БелАгро-Сервис" на сайте в сети Интернет "www.rusbelargo.ru" на странице, расположенной по адресу http://rusbelargo.ru/catalog/selskohozjajstvennajatehnika/pochvoobrabotka/?utm_sours=yandex

& utm_medium=cpc&utm;_campaingn=diskator_poisk&yclid;=1308408808456591366", разместило предложение о продаже ответчиком сельскохозяйственной техники (дисковых борон), обозначенной как дискаторы.

Указанный факт подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств от 19.04.2018 N 26АА3351023 (том 1 л.д. 81-86).

По мнению ООО "БДМ-Агро", совершение ООО "АСК "БелАгро-Сервис" действий по использованию в предпринимательской деятельности для целей рекламы реализуемых ответчиком дисковых борон путем размещения информации с использованием спорного товарного знака на сайте по адресу "www.rusbelargo.ru" является нарушением исключительного права ООО "БДМ-Агро" на принадлежащий ему товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 258908.

ООО "БДМ-Агро" 19.04.2018 направило в адрес ответчика претензию с требованиями прекратить использование спорного товарного знака и выплатить в пользу ООО "БДМ-Агро" компенсацию за его использование (том 1 л.д. 10,11, 77,78).

Ответчик оставил указанную претензию без удовлетворения.

Полагая, что использованием указанного товарного знака ответчиком нарушены исключительные права истца на объект интеллектуальной собственности, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Принимая решение об удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции правомерно исходил из нижеследующего.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним 3 средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров (работ, услуг) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 1478 Гражданского кодекса Российской Федерации обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На основании пункта 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления

требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 Гражданского кодекса Российской Федерации; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными

Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

По смыслу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, N 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Таким же образом, понятие "сходство до степени смешения" раскрывали действующие ранее Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

от 05.03.2003 N 32 (пункт 14.4.2). Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил N 482.

В соответствии с пунктом 44 Правил N 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. Пункт 42 Правил N 482 для оценки сходства обозначений указывает на необходимость сопоставления обозначений по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Как разъясняется в пункте 6.3.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, которые могут быть использованы при решении вопросов о тождестве и сходстве товарных знаков, возникающих в ходе рассмотрения судебными

органами дел, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

В практике Суда по интеллектуальным правам получила отражение следующая правовая позиция: для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление по делу N А32-33266/2014, решение от 05.12.2017 по делу N СИП- 216/2017).

Материалами дела подтверждается, что ООО "БДМ-Агро" является правообладателем исключительного права в отношении товарного знака "Дискатор" на основании свидетельства Российского агентства по товарным знакам и патентам N 258908 (приоритет товарного знака 02.12.2002; зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.11.2003) (том 1 л.д. 12-14).

Соответственно, указанный истцом товарный знак имеет правовую охрану на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

В соответствии с абзацами 1, 2 и 6 пункта 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК

РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно- телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

Необходимые для дела доказательства могут быть обеспечены нотариусом, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным (статьи 102, 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1), в том числе посредством удостоверения содержания сайта в сети "Интернет" по состоянию на определенный момент.

Так, в подтверждение факта использования ответчиком при осуществлении им в своей хозяйственной деятельности словесных конструкций, сходных до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца, истцом в материалы дела представлен протокол осмотра доказательств 19.04.2018 N 26АА3351023, составленный ФИО3, временно исполняющей обязанности нотариуса Ставропольского городского нотариального округа с приложением скриншотов сайта ответчика (том 1 л.д. 81-86). Ответчик факт принадлежности сайта не оспорил.

Из содержания данных документов следует, что при реализации своих товаров ответчик в рекламе на сайте, принадлежащем ООО "АСК "БелАгро-Сервис", в сети Интернет по адресу Интернет "www.rusbelargo.ru" на странице, расположенной по адресу

"http://rusbelargo.ru/catalog/selskohozjajstvennajatehnika/pochvoobrabotka/?utm_sours=yande x& utm_medium=cpc&utm;_campaingn=diskator_poisk&yclid;=1308408808456591366",

разместил предложение о продаже ответчиком сельскохозяйственной техники (дисковых борон), обозначенной как дискаторы.

Указанный товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу.

Использование товарного знака самим истцом следует из представленного в материалы дела прайс-листа на сельскохозяйственную технику производства ООО "БДМ Агро" (том 1 л.д. 88), а также подтверждается сведениями с официального сайта ООО "БДМ-Агро" https://bdm-agro.ru/. ООО "БДМ-Агро" реализует свою технику как самостоятельно, так и через своих дилеров.

В ходе рассмотрения дела истцом указано, что ООО "БДМ-Агро" с 1999 года производит сельскохозяйственные орудия, товарный знак Дискатор зарегистрирован с 2002 года, на протяжении 20 лет ООО "БДМ-Агро" поддерживает качество производимой продукции, все производимые орудия маркируются, присваивается номер. У сельхозпроизводителей за продолжительное время сложилось убеждение в том, что бренд "Дискатор" обеспечит долгую и качественную работу оборудования. ООО "БДМ-Агро" производит дискаторы более 14 лет.

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что принадлежащий истцу товарный знак, а также наименования реализуемых ответчиком товаров имеют фонетическое и графическое сходство, использование ответчиком товарного знака "Дискатор" в наименовании реализуемой продукции (товаров) вводит потребителя в заблуждение, в результате чего возникает вероятность смешения.

Суд не может согласиться с доводами ответчика относительного того, что понятие "дискатор" является общеупотребляемым словом, описывающим определенный вид почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники лишь со ссылкой на Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области по делу N 034/01/144-55/2020 о нарушении антимонопольного законодательства ООО "БДМ- Агро" от 17.11.2020 без иных выводов, сделанных в рамках указанного дела.

Как указал Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на

товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2018 по делу N СИП- 587/2017 отмечено, что критериями недобросовестности действий лица, приобретающего исключительное право на товарный знак, могут быть широкое использование другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации юридического лица, однородных товаров и услуг, получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации актом недобросовестной конкуренции должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, приобретающего исключительное право на средство индивидуализации, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент такого приобретения законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг.

С учетом вышеизложенного для выяснения действительных намерений лица, приобретающего исключительное право на средство индивидуализации, установлению подлежит наличие конкурентных отношений (наличие конкурентов) на момент такого приобретения исключительного права, использующих в качестве средства индивидуализации тождественное либо сходное обозначение.

Указывая на недобросовестные действия истца по приобретению товарного знака, ответчик не представил доказательств того, что уже на момент регистрации товарного знака "Дискатор" ООО "БДМ-Агро", слова "Дискатор" являлось общеупотребимым, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида либо являлось общепринятым термином.

В ходе рассмотрения дела в материалы дела представлено Решение УФАС по Волгоградской области по делу N 034/01/14.4-55/2020 от 17.11.2020.

УФАС по Волгоградской области в ходе рассмотрения дела N 034/01/14.4-55/2020 был проведен анализ Интернет источников, который не позволил установить ни одного упоминания слова "Дискатор" в период до регистрации товарного знака ООО "БДМ- Агро". Также установлено, что после 2003 года количество упоминаний слова "Дискатор" ежегодно увеличивалось.

Решением УФАС по Волгоградской области по делу N 034/01/14.4-55/2020 от 17.11.2020 установлено, что в период до регистрации прав ООО "БДМ-Агро" на товарный знак по свидетельству N 25908 (02.12.2002 дата подачи заявки) не установлено не только доказательств всеобщего употребления данного слова для обозначения товаров определенного вида, но также и доказательств какого-либо использования слова "дискатор" в качестве обозначения товаров определенного вида (дисковых борон).

Соответственно, в ходе дела не нашло подтверждение недобросовестное намерение правообладателя при приобретении прав на товарный знак получить необоснованные преимущества на рынке дисковых борон за счет монопольного использования данного обозначения.

Доводы, рассмотренные УФАС по Волгоградской области в рамках дела N 034/01/14.4-55/2020 от 17.11.2020 о том, что слово "Дискатор" вошло во всеобщее употребление для обозначения товара определенного вида и стало общепринятым термином подтверждаются применительно к периоду времени после регистрации товарного знака ООО "БДМ-Агро".

Учитывая вышеизложенное, в рамках рассмотрения дела N 034/01/14.4-55/2020 в действиях ООО "БДМ-Агро" не подтвердились квалифицирующие признаки недобросовестной конкуренции, закрепленные частью 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, в части того, что не нашло подтверждения, что в период до регистрации прав ООО "БДМ-Агро" на товарный знак по свидетельству N 25908 (02.12.2002 дата подачи заявки) не имеется доказательств всеобщего употребления слова "Дискатор" для обозначения товаров определенного вида, но также и доказательств какого-либо использования слова "Дискатор" в качестве обозначения товаров определенного вида (дисковых борон).

Соответственно, как уже было отмечено, не нашло подтверждение недобросовестное намерение правообладателя при приобретении прав на товарный знак получить преимущества на рынке дисковых борон за счет монопольного использования данного обозначения.

При этом УФАС по Волгоградской области в указанном решении отмечает, что непризнание действий ООО "БДМ-Агро" по приобретению и использованию товарного знака "Дискатор" актом недобросовестной конкуренции (по части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции) не лишает заинтересованных сторон права обращения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Дискатор" на основании превращения его в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида в порядке, установленном статье 1514 ГК РФ.

Доказательств обращения ответчика и иных лиц с таким заявлением с момента регистрации товарного знака истцом в материалы дела не представлено.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 154 постановления N 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

При этом, как отмечено в абзаце третьем пункта 52 постановления N 10, при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

С учетом этого ссылка ответчика на то, что слово "дискатор" является общеупотребимым термином, описывающим определенный вид сельскохозяйственной техники, являющаяся, по существу, указанием на несоответствие данного товарного знака требованию различительной способности (пункт 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров", действовавшего на дату приоритета защищаемого товарного знака), противоречит приведенному разъяснению высшей судебной инстанции.

Проверка законности регистрации обозначения в качестве товарного знака осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности в административном (внесудебном) порядке.

Аналогичная правовая позиция содержится в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 07.11.2019 N 308-ЭС19-20176 и от 09.12.2019 N 306-ЭС19- 22971.

Информация о почвообрабатывающих орудиях, названных дискаторами была размещена ответчиком в Интернете, причем именно в предложении о продаже этих товаров, что охватывается соответствующими способами осуществления исключительного права на товарный знак, предусмотренными подпунктами 4 и 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

С учетом этого такое использование слова "дискатор" охватывается целями индивидуализации товара, а соответственно, не подпадает под разъяснение, содержащееся в пункте 157 постановления N 10.

Следует отметить, что правомочием осуществления исключительного права на товарный знак обладает только правообладатель товарного знака либо иные лица с его согласия.

В рассматриваемом деле такое согласие истцом ответчику представлено не было, на наличие такого согласия ответчик не ссылался.

Как указывалось выше, ответчиком не оспаривается, что им использовалось словесное обозначение "Дискатор" при наименовании каталога продукции на своем сайте www.rusbelargo.ru для реализации своих товаров.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 N 10852/09 по делу N А45-15761/2008 сформулирован правовой подход, в соответствии с которым размещение лицом на своем сайте слова, употребленного в качестве нарицательного существительного и тождественного зарегистрированному товарному знаку, в отношении выпускаемых товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, не признается

незаконным использованием товарного знака, если нет доказательств иных способов использования таким лицом товарного знака.

Использование обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, может быть признано использованием в информационных целях только при одновременном соблюдении следующих условий: обозначение используется (а) не для целей индивидуализации конкретного товара (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации); (б) в словарном значении; (в) в письменных публикациях или устной речи.

Между тем в рамках рассматриваемого дела установлено, что ответчиком использовалось словесное обозначение "Дискатор", сходное до степени смешения с товарным знаком истца "Дискатор" при рекламе своего товара на сайте в сети "Интернет", целью которой является привлечение интереса потребителей на товары ответчика.

Таким образом, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд первой инстанции вопреки указанию подателя жалобы, пришел к верному выводу о том, что ответчик своими действиями по предложению к продаже указанной продукции нарушил исключительные права истца на товарный знак.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Заявленный ко взысканию размер компенсации был определен ООО "БДМ-Агро" в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В силу абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, также отмечается, что при взыскании компенсации суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление N 28-П) одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Согласно пункту 64 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее - при множественности нарушений), в частности, когда одним действием нарушены права на:

- несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец;

- несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно нанесенными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений).

Указанное выше положение Гражданского кодекса Российской Федерации о снижении размера компенсации может быть применено также в случаях, когда имеют место несколько правонарушений, совершенных одним лицом в отношении одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и составляющих единый процесс использования объекта (например, воспроизведение произведения и последующее его распространение).

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

При этом сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

Однако ответчик своим правом не воспользовался и заявление о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации не сделал.

В рассматриваемом случае основания для снижения размера компенсации в соответствии с абзацем третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ отсутствуют.

Определяя правомерным размер компенсации, рассчитанный истцом, суд учитывает, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу, что компенсация в обозначенной сумме (500 000 рублей) соразмерна последствиям нарушения и соответствует принципу разумности и справедливости с учетом характера допущенного нарушения и иных установленных по делу обстоятельств.

На основании изложенного арбитражный суд первой инстанции обоснованно удовлетворил исковые требования.

Истцом также заявлено о взыскании с ответчика судебных издержек, расходов на оплату услуг нотариуса.

При рассмотрении требования истца о взыскании судебных издержек по делу суд исходит из следующего.

Согласно норм АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом (статья 101); к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в частности, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей) и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (статья 106).

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, требования истца о взыскании судебных расходов в размере 6 545 рублей по оплате нотариальных действий по составлению протокола осмотра доказательств и 13 000 руб. госпошлины, обоснованно удовлетворены судом первой инстанции.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, аналогичны приводимым в суде первой инстанции, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда Московской области.

Иное толкование заявителем апелляционной жалобы положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 21.12.2020 по делу № А41-4019/19 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Председательствующий Е.Н. Виткалова Судьи С.В. Боровикова

В.Н. Семушкина