Постановление от 24 октября 2024 г. по делу № А55-25700/2023

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда

Дело № А55-25700/2023
г. Самара
24 октября 2024 года
11АП-11419/2024

Резолютивная часть постановления объявлена 10 октября 2024 года

Постановление в полном объеме изготовлено 24 октября 2024 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Копункина В.А., судей Митиной Е.А., Ястремского Л.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Николаевой А.Ю.,

с участием в судебном заседании:

от истца - ФИО1 по доверенности от 16.04.2024,

ФИО2 по доверенности от 17.12.2021,

от ответчика - ФИО3 по доверенности от 15.11.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении суда, в зале №7, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "НПК Морсвязьавтоматика" на решение Арбитражного суда Самарской области от 13 июня 2024 года по делу №А55-25700/2023 по иску общества с ограниченной ответственностью "НПК Морсвязьавтоматика"

к обществу с ограниченной ответственностью "Интернет Технологии"

о взыскании 793 360 руб. компенсации,

УСТАНОВИЛ:

ООО «НПК Морсвязьавтоматика» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к ООО «ИНТРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ» (далее – ответчик) о взыскании компенсации в размере 793 360 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак «UNICONT» по Свидетельству РФ № 409013 (с учетом уточнения иска, принятого судом определением от 21 марта 2024 года).

Решением Арбитражного суда Самарской области от 13.06.2024 в иске отказано.

ООО "НПК Морсвязьавтоматика" обратилось в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Самарской области от 13 июня 2024 года по делу №А55-25700/2023 .

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2024 вышеуказанная апелляционная жалоба принята к производству, судебное разбирательство назначено на 05.09.2024.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06 сентября 2024 года рассмотрение апелляционной жалобы отложено, судебное заседание назначено на 10 октября 2024 года.

От ответчика поступили дополнительные возражения на апелляционную жалобу, которые суд, совещаясь на месте, приобщил к материалам дела.

От истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела судебной практики.

Суд, совещаясь на месте, определил: приобщить к материалам дела ходатайство, в приобщении судебной практики отказать.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Представитель истца апелляционную жалобу поддержал, просил решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

Представитель ответчика апелляционную жалобу не поддержал, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены решения суда.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем исключительного права на товарный знак «UNICONT» по свидетельству РФ № 409013 с 27.03.2023, что подтверждается записью, внесенной в Государственной реестр.

Товарный знак «UNICONT» по свидетельству РФ № 409013 зарегистрирован 20.05.2010 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Обосновывая заявленные требования, истец указал, что им были получены сведения о нарушении исключительных прав на товарный знак «UNICONT» по свидетельству РФ № 409013. В результате проверки полученных сведений установлено, что на Интернет-ресурсе: https://shopozz.ru/ рекламируется и предлагаются к продаже товары: «Mettler Toledo 58031414 Unicond Conductivity Sensor 2 Electrode 001 3000Scm»; «MettlerToledo Leitfahigkeitssensor Thornton UniCond 58031409 OVP»; «Датчик проводимости Mettler Toledo / Thornton UNIcond Tri-clamp 1.5 58031424». Поименованные товары относятся к 09 классу МКТУ, для их индивидуализации используются обозначения «UNIcond», «UniCond», «Unicond» (далее - «Обозначения»). Страницы сайта содержат информацию о товаре, его внешнем виде, описании и технических характеристиках, что подтверждается представленными в дело осмотрами Интернет-ресурса от 21.04.2023 г.; 13.09.2023 г., составленными в соответствии с требованиями п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». На интернет-сайте https://shopozz.ru/ в разделе «контакты» содержится информация о юридическом лице, ведущем свою коммерческую деятельность: ООО «ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ» 443001, <...>, ИНН: <***> ОГРН: <***>.

Истец полагает, что действиями ООО «ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ» при предложении к продаже однородных товаров с использованием обозначений, нарушено его исключительное право на известное и узнаваемое средство индивидуализации, которое активно используется правообладателем.

В связи с изложенным, истец, со ссылкой на ст. ст. 1483, 1484, 1515 ГК РФ обратился в суд с иском, в котором просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 793 360 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак «UNICONT» по Свидетельству РФ № 409013 (с учетом уточнения иска).

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из следующего.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Статья 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Принадлежность вышеназванного товарного знака истцу подтверждена материалами дела и не оспаривается ответчиком.

При этом суд отклоняет довод ответчика о том, что нарушение исключительного права истца на товарный знак по свидетельству РФ № 409013 не имеет место быть по причине оказания только агентских услуг ответчиком по следующим основаниям.

Ответчик на сайте https://shopozz.ru/ указывает:

«Покупаем и доставляем товары из интернет-магазинов США и Европы в России. Покупки за рубежом - это выгодно. Миллионы уникальных брендов доступны к заказу в 1 клик».

То есть, на сайте ответчик публично заявляет об оказании услуг по выкупу товаров иностранного производителя, что свидетельствует о коммерческом использовании интернет-сайта shopozz.ru.

Доводы ответчика о том, что он является информационным посредником на основании п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ, суд первой инстанции признал противоречащими материалам дела и фактическим обстоятельствам и отклонил по следующим основаниям.

Согласно ст. 1253.1 ГК РФ Лицо, осуществляющее передачу материала в информационно- телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, - информационный посредник - несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

В силу пунктов 77 и 78 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 г. «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» особенности ответственности информационного посредника, предусмотренные статьей 1253.1 ГК РФ, являются исключением из правил, установленных пунктом 3 статьи 1250 ГК РФ, о применении мер ответственности (в виде возмещения убытков и выплаты компенсации) за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, независимо от вины нарушителя.

Является ли конкретное лицо информационным посредником, устанавливается судом с учетом характера осуществляемой таким лицом деятельности. Если лицо осуществляет деятельность, которая указана в статье 1253.1 ГК РФ, то такое лицо признается информационным посредником в части осуществления данной деятельности. В случае если лицо осуществляет одновременно различные виды деятельности, то вопрос об отнесении такого лица к информационному посреднику должен решаться применительно к каждому виду деятельности.

Ответственность информационных посредников, в том числе и за нарушения в сфере предпринимательской деятельности, наступает при наличии вины.

Иные положения статьи 1250 ГК РФ (в том числе о том, что меры защиты применяются при нарушении права с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения; о лицах, по требованию которых могут применяться меры защиты) применяются к информационным посредникам на общих основаниях.

К информационному посреднику могут быть предъявлены также требования о пресечении нарушения (пункт 4 статьи 1253.1 ГК РФ).

Владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", далее - Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Суд первой инстанции указал, что ответчиком не доказано наличие всех условий, при которых информационный посредник освобождается от ответственности за нарушение исключительных прав третьих лиц:

1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным - с даты получения искового заявления (14.08.2023) ответчик знал о наличии на сайте материалов, нарушающих исключительные права истца.

2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети "Интернет", на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом - нарушение продолжалось и после возбуждения дела в суде, что подтверждается протоколом осмотра сайта https://shopozz.ru/ от 13.09.2023.

При этом, деятельность информационного посредника заключается в оказании услуг информационно-технического характера, как например оказывает сервис Авито в своей оферте о заключении договора (https://www.avito.ru/legal/rules/services-agreement).

Суд первой инстанции также указал, что ответчик самостоятельно формирует содержание своего сайта, используя программные методы получения информации с иных сайтов, о чем пояснил в судебном заседании представитель ответчика.

Доказательств того, что информацию на сайте shopozz.ru/ полностью формируют какие-либо третьи лица, ответчиком не представлено.

Как следует из соглашения о предоставлении услуг сервисом Shopozz.ru, ответчик, как агент обязуется за вознаграждение и за счет Клиента (принципала) по его поручению совершать от своего имени юридические и иные фактические действия, направленные на выкуп товаров у продавцов - зарубежных интернет-магазинах и на аукционах, и организацию доставки товаров для Клиента путем передачи их почтовым/курьерский службам, указанным Клиентом, на условиях настоящего соглашения (п. 2.1 соглашения).

При этом агент не является продавцом товаров, не является агрегатором информации о товарах (услугах), не является интернет-магазином либо маркетплейсом, не осуществляет от своего имени реализацию товаров, не является импортером товара, а лишь действует в качестве агента и выполняет на основании настоящего агентского соглашения, по поручению клиентов юридические и иные действия, направленные на организацию заключения договоров розничной купли-продажи с продавцами ( импортерами) товара, организацию таможенного оформления и международной перевозки, передачу товаров почтовым/курьерским службам для доставки по адресу клиента или получателя, указанного клиентом и вручения клиенту или указанному клиентом лицу товаров, реализуемых продавцами и выбранных клиентом для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также иных необходимых действий для выпуска товаров в свободное обращение (п. 2.5 соглашения).

Суд первой инстанции указал, что использование такой терминологии в оферте, как «Агент», «Агентское вознаграждение» в совокупности с совершением ответчиком действий в интересах покупателей полностью исключает доводы ответчика о том, что он является информационным посредником, так как оказываемые ответчиком услуги подпадают под определение, изложенное в части второй статьи 1005 ГК РФ где указано, что по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

Вышеизложенные факты свидетельствуют об отсутствии у ответчика статуса информационного посредника.

Также суд первой инстанции отклонил доводы ответчика о том, что ответчик не использовал спорное обозначение для индивидуализации своих услуг в названном классе, так как информационные услуги, оказываемые ответчиком, не относятся к 9-му классу МКТУ, с учетом выводов суда об отсутствии в деятельности ответчика .

Из представленных в материалы дела протоколов осмотра сайта ответчика от 21.04.2023 и от 13.09.2023 усматривается предложение ответчиком к продаже следующих товаров: «Mettler Toledo 58031414 Unicond Conductivity Sensor 2 Electrode 001 3000Scm»; «Mettler Toledo Leitfahigkeitssensor Thornton UniCond 58031409 OVP»; «Датчик проводимости Mettler Toledo / Thornton UNIcond Tri-clamp 1.5 58031424», которые относятся к 9 классу МКТУ. При этом суд учитывал изложенные выше выводы об отсутствии у ответчика статуса информационного посредника.

Суд апелляционной инстанции соглашается с вышеуказанными обоснованными выводами суда первой инстанции.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право на товарный знак (п. 1 ст. 1229 ГК РФ, п. 1 ст. 1484 ГК РФ). Любые из перечисленных в п. 2 ст. 1484 ГК РФ способов использования правообладателем товарного знака (в том числе путем размещения в сети Интернет), как и иные способы (ст. 1229 ГК РФ), предполагают его использование именно для индивидуализации товаров, работ или услуг.

В силу ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Использование охраняемого в РФ товарного знака без разрешения его правообладателя запрещено (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Такой запрет обусловлен именно угрозой смешения производителей однородных товаров, работ, услуг для потребителей.

Как разъяснено в п. 157 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", с учетом п. 1 ст. 1477 и ст. 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим использование словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, может быть признано использованием в информационных целях и не является нарушением прав на товарный знак при соблюдении следующих условий: такое обозначение используется (1) не для целей индивидуализации конкретного товара (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ); (2) в словарном значении; (3) в письменных публикациях или устной речи, (4) не создает вероятность смешения, и как следствие, не вводит потребителей в заблуждение относительно субъектов предпринимательской деятельности, их товаров и услуг, а также экономической связи между этими субъектами.

Нарушением исключительного права правообладателя будет являться размещение зарегистрированного им товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках и упаковках товаров (п. 1 ст. 1515 ГК РФ).

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении № 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 162 Постановления № 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Суд первой инстанции довод истца о том, что сравнение должно производится исключительно между товарным знаком истца и обозначением UniCond, признал необоснованным.

В обоснование своей позиции истец ссылается на судебную практику, в частности на Постановление СИП от 24 июня 2022 года по Делу № А40-201107/2020, Постановление СИП от 20.05.2019 по делу №А41-59565/20218 и иные судебные акты, полагая, что сравнение должно производится исключительно между одним элементом спорного обозначения, схожим с товарным знаком истца.

Однако в вышеназванных судебных актах, судами проведен сравнительный анализ используемого ответчиком спорного обозначения в полном объеме, в том числе и элементов, в отношении которых требования не заявлялись.

Из указанных постановлений следует, что в ситуации, когда имеется место вхождение товарного знака в используемое обозначение, суды должны установить сильные (доминирующие) элементы, которые подлежали сравнению в первую очередь. То есть суд должен рассмотреть спорное обозначение полностью, выявить доминирующий элемент, например элемент, имеющий более крупный шрифт, размещаемый первым или на центральном месте, и другие критерии.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что спорное обозначение Unicond является составной частью обозначения товаров «Mettler Toledo 58031414 unicond conductivity sensor 2 electrode 0015, Mettler Toledo 58031414 unicond conductivity sensor 2 electrode 001 3000Scm и датчик проводимости Mettler Toledo /Thornton UniCond Trl-clamp 1.5», «Mettler Toledo. UniCond» и не может ассоциироваться с товарным знаком истца, вводя потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На представленных истцом в материалы дела фотографиях с сайта ответчика видно, что центральным доминирующим элементом обозначения является обозначение Metller Toledo, которое и в описании товаров, и на фотографиях товаров находится на первом месте, выполнено более крупным шрифтом и совпадает с наименованием производителя.

При этом истцом в материалы дела в качестве доказательства сходства товарного знака Истца и спорного обозначения было представлено Заключение специалиста Патентного поверенного РФ №1826 ФИО4 по вопросу тождества и сходства до степени смешения товарного знака №409013 «UNICONT» и словесных обозначений «UniCond», «Unicond», «unicond» и «UNICond», размещенных в текстовом описании или на фотографических изображениях приборов и комплектующих (датчик; датчик электропроводности; датчик удельного сопротивления; датчик удельной электропроводности; датчик проводимости; кабель датчика проводимости) производства компании METTLER TOLEDO (МЕТТЛЕР ТОЛЕДО), информация о которых была выявлена в pdf-файлах и на сайтах компаний: METTLER TOLEDO (МЕТТЛЕР ТОЛЕДО) https://www.mt.com/ru/ru/home.html, ООО «КомплектСнаб» https://sankt-peterburg.ks20.ru/, ООО «ДАЛКОС» https://dalkos.ru/, ООО «ДВ-Эксперт» https://dv-expert.ru/, ИП ФИО5 https://izap24.ru/, ПроПриборы.ру https://propribory.ru, Shopozz https://shopozz.ru/.

Суд первой инстанции указал, что в данном заключении сравнение производилось только по одному элементу обозначения, размещенного на сайте ответчика, что не соответствует требованиям методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 №197.

Суд первой инстанции также отклонил доводы истца о том, что обозначение «Mettler Toledo» не имеет правовой охраны в Российской Федерации, поскольку в Российской Федерации зарегистрирован товарный знак № 398030 «МЕТТЛЕР ТОЛЕДО», дата приоритета 25.09.2008, срок действия исключительного права - 25.09.2028. Данный товарный знак действует в отношении 9 класса МКТУ. Правообладатель - Меттлер-Толедо АГ (Швейцария). Указанный товарный знак представляет собой транскрипцию обозначения «Mettler Toledo», следовательно для оценки вероятности смешения товарных знаков, общего впечатления которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы), необходимо оценивать и обозначение «Mettler Toledo» чего в заключении патентного поверенного РФ №1826 ФИО4 не сделано, а в отношении обозначения «Mettler Toledo» специалист не обоснованно пришел к выводу, что оно является слабым элементом.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 08 февраля 2024 года. по делу назначена судебная экспертиза ее проведение поручено эксперту - патентному поверенному ООО «Патентное бюро ФИО6 и партнеров» ФИО7.

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:

1. Имеют ли сходство до степени смешения словесное обозначение «UNICONT» охраняемое в качестве товарного знака № 409013 с приоритетом от 04.03.2009 г.? и словесное обозначение датчик проводности Mettler Toledo 58031414 unicond conductivity sensor 2 electrode 0015? Mettler Toledo 58031414 unicond conductivity sensor 2 electrode 001 3000Scm и датчик проводимости Mettler Toledo /Thornton UniCond Trl-clamp 1.5», информация о которых была размещена на сайте https://shopozz.ru.

2. Имеет ли место вероятность смешения обозначении и введения потребителей в заблуждение относительно товара либо его изготовителя: товарный знак «UNICONT» по свидетельству № 409013 и словесного обозначения «датчик проводимости Mettler Toledo 58031414 unicond conductivity sensor 2 electrode 0015 и датчик проводности Mettler Toledo 58031414 unicond conductivity sensor 2 electrode 001 3000Scm», размещенного на сайте https://shopozz.ru.

3. Является ли товар датчик электропроводности воды Mettler Toledo 58031414 unicond conductivity sensor 2 electrode 0015 и Mettler Toledo 58031414 unicond conductivity sensor 2 electrode 001 3000Scm однородным к товарам ООО "НИК Морсвязьавтоматика", на которые зарегистрирован товарный знак «UNICONT» по свидетельству № 409013.

4. Является ли международный товарный знак № 4005041 «UniCond» (Правообладатель Mettler Toledo AG) и международный товарный знак №952704 «Mettler Toledo» (Правообладатель Mettler Toledo AG) известным с учетом положения, занимаемого производителем на рынке, активности рекламной кампании, динамики производства соответствующей продукции, географического района использования и продвижения товарного знака, длительной, широко известной истории обозначения?

На основании указанного определения, в материалы дела представлено заключение эксперта Пыльной Л.С. от 07.03.2024, в котором даны следующие ответы на поставленные судом вопросы:

1. Словесное обозначение «UNICОNT», охраняемое в качестве товарного знака N 409013 с приоритетом от 04.03.2009 и словесное обозначение «датчик проводности Mettler Toledo 58031414 unicond conductivity sensor 2 electrode 0015? Mettler Toledo 58031414 unicond conductivity sensor 2 electrode 001 3000Scm и датчик проводимости Mettler Toledo /Thornton UniCond Tri-clamp 1.5», информация о которых была размещена на сайте https://shopozz.ru, не являются сходными;

2. Вероятность смешения обозначений и введения потребителей в заблуждение относительно товара либо его изготовителя: товарного знака «UNICONT» по свидетельству № 409013 и словесного обозначения «датчик проводимости Mettler Toledo 58031414 unicond conductivity sensor 2 electrode 0015 и датчик проводности Mettler Toledo 58031414 unicond conductivity sensor 2 electrode 001 3000Scm», размещенного на сайте https://shopozz.ru. отсутствует;

3. Товар датчик электропроводности воды Mettler Toledo 58031414 unicond conductivity sensor 2 electrode 0015 и Mettler Toledo 58031414 unicond conductivity sensor 2 electrode 001 3000Scm является однородным к товарам ООО "НПК Морсвязьавтоматика", на которые зарегистрирован товарный знак «UNICONT» по свидетельству № 409013.

4. Международный товарный знак № 4005041 «UniCond» (Правообладатель Mettler Toledo AG) и международный товарный знак № 952704 «Mettler Toledo» (Правообладатель Mettler Toledo AG) является широко известным с учетом положения, занимаемого производителем на рынке, активности рекламной кампании, динамики производства соответствующей продукции, географического района использования и продвижения товарного знака, длительной, широко известной истории обозначения.

При назначении экспертизы суд первой инстанции исходил из того, что продаваемое ответчиком оборудование, на котором, по мнению истца, использован его товарный знак, относится к специфичному, не используемому в обычном, повседневном режиме всеми потребителями.

Суд первой инстанции указал, что для определения противоправности использования ответчиком товарного знака, истец представил заключение патентного поверенного, в этой связи возражение истца против проведения экспертизы суд отклонил, как лишающее ответчика права на представление доказательств, в том числе и путем проведения судебной экспертизы, что не соответствует принципу состязательности сторон в судебном процессе.

Более того арбитражно-процессуальное законодательство не содержит безусловного запрета на проведение экспертного исследования по вопросу определения вероятности смешения товарного знака и спорного обозначения.

Действительно, исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вместе с тем указанная позиция не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки факта сходства обозначений до степени смешения при том, что при наличии затруднений в установлении данного обстоятельства без привлечения специалистов в соответствующей области знаний.

Доводы истца о том, что эксперт не имеет достаточной квалификации для проведения экспертизы, судом первой инстанции отклонены, поскольку в материалы дела с ходатайством ответчика о назначении экспертизы представлены документы, подтверждающие образование патентного поверенного Пыльной Л.С., информация о том, что она включена в реестр патентных поверенных. Каких-либо оснований сомневаться в квалификации патентного поверенного Пыльной Л.С. у суда не имеется.

Доказательств того, что при проведении судебной экспертизы были допущены существенные нарушения, лишающие полученное по ее результатам заключение доказательственной силы, суду не представлено.

При ответе на первый вопрос эксперт указал, что товарный знак истца и обозначение ответчика выполнены в различных, шрифтовых, композиционных исполнениях. В таком виде сравниваемые обозначения производят различное общее впечатление, что не дает возможности потребителю сделать вывод об их ассоциировании между собой. По графическому критерию имеется лишь совпадение в словесном элементе - выполнение его в сходном стиле на белом фоне, имеет место фонетическое и смысловое совпадение только в словесном элементе «UniCond» - «Unicont», однако с учетом низкой различительной способности именно этого элемента такого сходства недостаточно, чтобы сделать вывод о высокой степени сходства и угрозе смешения. При таких обстоятельствах, эксперт пришел к выводу о том, что сравниваемые товарный знак истца и обозначение ответчика имеют низкую степень сходства, недостаточную для вывода об угрозе (вероятности) их смешения.

При ответе на второй вопрос эксперт установил, что словесное обозначение «Датчик проводности Mettler Toledo 58031414 unicond conductivity sensor 2 electrode 0015 Mettler Toledo 58031414 unicond conductivity sensor 2 electrode 001 3000Scm и датчик проводимости Mettler Toledo /Thornton UniCond Trl-clamp 1.5», размещенное на сайте https://shopozz.ru содержит указание на производителя непосредственно в самом обозначении. Включение в обозначение наименование производителя «Mettler Toledo» позволяет избежать введение потребителей в заблуждение относительно производителя товара.

Суд первой инстанции согласился с выводом эксперта о том, что товары являются продукцией производственно-технического назначения. В отношении товаров производственно-технического назначения вероятность смешения уменьшается, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. Производственно-техническое назначение товаров подразумевает повышенное внимание потребителя при покупке товара, исключающее ошибочную или импульсивную покупку. (п. 3.1.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утв. приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. N 198).

На основании вышеуказанного суд первой инстанции пришел к выводу о том, что размещение на сайте ответчика спорного обозначения не могло привести к смешению с товарами истца и введение потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, что является основанием для отказа в удовлетворения исковых требований.

Между тем, суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что размещение на сайте ответчика спорного обозначения не могло привести к смешению с товарами истца и ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, исходя из следующего.

Уточняя исковые требования, исходя из двукратной стоимости контрафактных товаров, истец указывал на то, что на лицевой стороне товара, предлагаемого ответчиком к продаже, использовалось обозначение «UNICOND», сходное до степени смешение с товарным знаком истца.

В свою очередь суд первой инстанции, рассматривал обозначения, использованные на сайте в наименовании продукции, вместо исследования обозначения, размещенного на самом товаре.

ООО «НПК МСА» с 27.03.2023 является правообладателем товарного знака «UNICONT»,

зарегистрированного 20.05.2010 Федеральной службой по интеллектуальной собственности по Свидетельству Российской Федерации № 409013 (спорный товарный знак, средство индивидуализации).

Срок действия исключительного права на указанное средство индивидуализации действует до 04.03.2029 (с учетом продления). Приоритет товарного знака «UNICONT» по свидетельству № 409013 установлен с 04.03.2009 по широкому перечню товаров 09 класса МКТУ, в том числе (но не ограничиваясь) аппаратура высокочастотная, аппаратура для дистанционного управления, аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; включатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки сигнальные; инверторы [электрические]; индикаторы [электрические]; интерфейсы [компьютеры]; коллекторы электрические; коммутаторы; компьютеры; компьютеры портативные; коробки ответвительные электрические; коробки распределительные электрические; коробки соединительные линейные [электрические]; коробки соединительные электрические; мониторы [компьютерное оборудование]; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы и инструменты навигационные; приборы морские сигнальные; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; приемники [аудио-видео]; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемное программное обеспечение]; процессоры [центральные блоки обработки информации]; пульты распределительные электрические; пульты управления электрические; радиопередатчики дальней связи; радиоприборы; рации портативные; регуляторы защитные от перенапряжения; регуляторы освещения [электрические]; редукторы [электрические]; сигнализация световая или механическая; сирены; соединения для электрических линий; соединения электрические; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; трансформаторы электрические; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]; устройства для обработки информации; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства сигнальные [охранная сигнализация]; устройства сигнальные аварийные; устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства теплорегулирующие; щиты коммутационные; щиты распределительные электрические.

В соответствии с п.1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п.2 ст. 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п.3 ст. 1484 ГК РФ).

Из содержания указанных норм права следует, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица.

Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

Согласно п.1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

При этом признание таких товаров, их этикеток и упаковок контрафактными закон не ставит в зависимость от того, каким способом и какое лицо их использует - лицо, незаконно разместившее товарный знак на товарах, этикетках, упаковках, или лицо, использующее, распространяющее их после незаконного ведения в гражданский оборот, в том числе реализующее их в розницу.

Согласно ч.1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Как следует из материалов дела на сайте https://shopozz.ru/ неограниченному кругу лиц предлагается товар, однородный с тем, которым предоставлена правовая охрана по товарному знаку «UNICONT» по свидетельству №409013. Товар позиционировался как произведенный компанией Mettler Toledo датчик.

При оценке сходства спорного обозначения с товарным знаком, сравнению подлежит не вся совокупность наименований, изображенных на товаре или упаковке, а то обозначение, о котором заявлено как о нарушающем исключительное право истца, с защищаемым средством индивидуализации.

Как отмечено в пункте 162 Постановления № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, суд оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно п.37 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 18.07.2006 № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

По смыслу п.41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, при сопоставлении обозначения и товарного знака основное правило заключается в том, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления от товарного знака и противопоставляемого обозначения.

Руководствуясь приведенными разъяснениями, а также Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что обозначения «» и «UniCond», указанное на товаре, который предлагался к продаже на сайте ответчиком, в высокой степени сходны по фонетическому, графическому, семантическому критериям.

Суд апелляционной инстанции, сравнивая словесные элементы «UNICONT» и «UniCond», признает их близкими к фонетическому тождеству.

Доводы ответчика об отсутствии какого-либо сходства сравниваемых обозначений в рассматриваемом деле не может быть признано обоснованным и соответствующим выработанным методологическим подходам, поскольку наличие в их составе близких по звучанию словесных элементов, занимающих удобное для восприятия место в обозначениях, свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется.

Проанализировав степень однородности товаров, указанных в перечне регистрации товарного знака истца, и реализуемых ответчиком с использованием спорного обозначения, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что они однородны, поскольку относятся к общей родовой категории, имеют общее назначение и пересекающийся круг потребителей.

Выводы судебной экспертизы об отсутствии сходства до степени смешения, отклоняется коллегией судей, поскольку судом апелляционной инстанций произведен самостоятельный сравнительный анализ обозначений, отвечающий требованиям соответствующей методологии.

Кроме того, судом первой инстанции на разрешения эксперта ставился вопрос о сходстве до степени смешения словесного обозначения «UNICONT», охраняемого в качестве товарного знака № 409013 и словесное обозначение датчик проводности Mettler Toledo 58031414 unicond conductivity sensor 2 electrode 0015? Mettler Toledo 58031414 unicond conductivity sensor 2 electrode 001 3000Scm и датчик проводимости Mettler Toledo /Thornton UniCond Trl-clamp 1.5», информация о которых была размещена на сайте https://shopozz.ru.

Между тем, исковые требования заявлены о взыскании компенсации в связи с предложением к продаже товара, на лицевой стороне которого использовалось обозначение «UNICOND», сходное до степени смешение с товарным знаком истца.

С учетом установленной степени сходства обозначений, а также однородности товаров суд апелляционной инстанций приходит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении товаров 9-го класса МКТУ.

Судебная коллегия отмечает, что вопрос о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений является вопросом факта.

С учетом изложенного, а также исходя из положений, закрепленных в п.13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", согласно которым вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, суд, основываясь на осуществленном им сравнении обозначений и изображений на товаре, и товарным знаком истца, пришел к выводу о том, что они являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца в глазах потребителя ввиду наличия достаточного количества совпадающих признаков.

Для разрешения настоящего спора правовое значение имеет наличие исключительных прав на спорный товарный знак и факт нарушения (либо факт отсутствия нарушений) на спорный товарный знак.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что осуществляя размещение рекламы и предложение к продаже товаров, маркированных обозначением «UniCond», сходным до степени смешения с товарным знаком № 409013, ответчик нарушил исключительные права истца как правообладателя.

При оценке сходства спорного обозначения с товарным знаком, сравнению подлежит не вся совокупность наименований, изображенных на товаре или упаковке, а то обозначение, о котором заявлено как о нарушающем исключительное право истца, с защищаемым средством индивидуализации.

Несогласие ответчика с наличием сходства до степени смешения обозначения «UniCond» с товарным знаком «UNICONT» по свидетельству РФ № 409013, а также доводы об отсутствии обстоятельств, определяющих вероятность смешения товарного знака, не соответствуют фактически установленным судом обстоятельствам и материалам дела.

Методология определения сходства до степени смешения установлена п. 42 Правил № 482 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков,-знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак" и п. 7.1.1. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утв. Приказом Директора ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12. С учетом совпадения 6 из 7 букв (при этом 1 отличающаяся букв при произношении нивелирует эту разницу в силу похожего произношения), а также последовательности их написания, отсутствия смыслового характера для сравнения, позволяет сделать вывод о высокой степени сходства сравниваемых элементов.

Ссылки на то что товарный знак UniCond принадлежит компании, зарегистрированной в США, не может служить основанием для отказа в иске.

Производитель Mettler Toledo не имеет исключительных прав на территории Российской Федерации на обозначение «Unicond», сходное до степени смешения с обозначением «UNICONT» по свидетельству № 409013.

Комплекс обозначений, использованных ответчиком на спорном приборе не является комбинированным товарным знаком. На территории России обозначению «UniCond» правовая охрана в отношении ответчика или иностранного производителя не предоставлена; использование ответчиком и/или производителем обозначения «UniCond» не подпадает под положения ст. 1487 ГК РФ.

В настоящем случае при оценке сходства между обозначениями необходимо выделить на спорном товаре обозначение «UniCond», о котором истец заявил как о сходном до степени смешения с его товарным знаком, и оценить это обозначение с точки зрения сходства с защищаемым товарным знаком.

В случае отсутствия сравнения между конкретными обозначениями создается ситуация при которой любому лицу разрешалось бы использовать на бездоговорной основе любые обозначения, при дополнительном обособленном использовании товарного знака «Mettler Toledo» на приборе.

Аналогичный подход содержится в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 20.09.2024 по делу № А65-24829/2023, от 27.09.2023 по делу №А43-23196/2023, по искам общества с ограниченной ответственностью "НПК Морсвязьавтоматика" о взыскании компенсации в связи с предложением к продаже аналогичных товаров, на лицевой стороне которых использовалось обозначение «UNICOND», сходное до степени смешение с товарным знаком истца.

Довод ответчика, о том что сайт является информационным ресурсом, средством предоставления информации (сведений) соответствующего товара, его характеристиках и свойствах, а также способе приобретения товара, размещенного на данном сайте уже являлся предметом рассмотрения судом первой инстанции и был правомерно отклонен судом, как несостоятельный.

На сайте ответчик публично заявляет об оказании услуг по выкупу товаров иностранного производителя, что свидетельствует о коммерческом использовании интернет-сайта.

В пункте 3 статьи 1252 ГК РФ указано, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При этом пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктом 1 либо подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 61 постановления от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Требование о взыскании компенсации было определено истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ исходя из стоимости товаров, указанной ответчиком на сайте.

Как подчеркнуто в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2023 № 304-ЭС23-16844, взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) возможно при следующих обстоятельствах: существование контрафактных экземпляров (товаров) в том количестве, которое истец принимает за основу расчета; стоимость одного контрафактного экземпляра, которая принимается истцом за основу расчета.

При вынесении судебного акта суд исходит из того, что к продаже предлагался спорный товар стоимостью 278990 руб. и 117690573 руб., что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами. В этой связи расчет компенсации определен истцом в размере 793 360 руб. ((278990 руб. + 117690)*2).

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, основываясь на положениях статей 1252 и 1515 ГК РФ, проверив расчет компенсации, осуществленной истцом, признав его верным и не установив оснований для ее снижения, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, а также принципов разумности и справедливости, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что заявленный истцом размер компенсации размере в сумме 793 360 руб. является обоснованным.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее – постановление № 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017, № 308-ЭС17-3085 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-2988 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-3088 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-4299 от 12.07.2017, № 305-ЭС17-16920 от 18.01.2018 и № 305-ЭС18-14243 от 13.11.2018.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, суд, при определенных условиях, может снизить размер компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика, и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Поэтому следует учитывать, что в соответствии с приведенными правовыми позициями снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев. При этом обязанность доказывания обстоятельств, соответствующих этим критериям, возлагается именно на ответчика.

Как разъяснено в пункте 64 постановления от 23.04.2019 № 10, положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

При этом из материалов дела не следует, что ответчиком в материалы дела представлялись доказательства, свидетельствующие о наличии фактических обстоятельств, соответствующих обозначенным в постановлении от 13.12.2016 № 28-П критериям.

Исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, суду необходимо определить, на что конкретно направлены доводы ответчика о снижении размера компенсации – на оспаривание доказываемой истцом цены реализуемых товаров, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Как следует из материалов дела, ответчиком не была оспорена цена реализуемых товаров, а также не приведено обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, обжалуемое решение суда следует отменить на основании пунктов 3, 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, неправильным применением норм материального права и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Судебные расходы подлежат отнесению на ответчика в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд


ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 13 июня 2024 года по делу №А55-25700/2023 отменить.

Принять по делу новый судебный акт.

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Интернет Технологии" в пользу общества с ограниченной ответственностью "НПК Морсвязьавтоматика" 793 360 руб. компенсации, а также 21 867 руб. расходов по оплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Председательствующий В.А. Копункин

Судьи Е.А. Митина



Л.Л. Ястремский