Постановление от 5 августа 2020 г. по делу № А40-187525/2018

895/2020-161173(3)

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09АП-11819/2020

Дело № А40-187525/18
г. Москва
05 августа 2020 года
Резолютивная часть постановления объявлена 29 июля 2020 года

Постановление изготовлено в полном объеме 05 августа 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г. Головкиной, судей Т.В. Захаровой, А.И. Трубицына, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен Рег.ру» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 07 февраля 2020 г. по делу № А40-187525/18, по иску ИЕГ «Интернешенал Инвайроиментал Груп» ГмбХ (IEG «International Environmental Group» GmbH) к Обществу с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен Рег.ру»; ФИО2 о защите исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании: от истца ФИО3 (по доверенности от 07.06.2018 г.); от ответчиков от ООО «Регистратор доменных имен Рег.ру» - ФИО4 (по доверенности от 03.10.2019 г.); от ФИО2 – не явился, извещен

У С Т А Н О В И Л:

Компания ИЕГ «Интернешенал Инвайроиментал Груп» ГмбХ (IEG «International Environmental Group» GmbH) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском об обязании Общества с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен Рег.ру» пресечь действия по незаконному использованию товарных знаков Свидетельства № 229299 («TOПAC-M»/«TOPAS-M»), № 403214 (TOPAS); 403215 (ТОПАС) в доменном имени www.topas-5.ru путем прекращения делегирования указанного доменного имени; об обязании ФИО2 прекратить незаконное использование товарных знаков Свидетельства № 229299 («TOПAC- M»/«TOPAS-M»); № 403214 (TOPAS); 403215 (ТОПАС) в доменном имени www.topas5.ru; о взыскании с ФИО2 в пользу ИЕГ «Интернешенал Инвайронментал Груп» ГмбХ (IEG «International Environmental Group» GmbH)

4 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки Свидетельства № 229299 («ТОПАС-M»/«TOPAS-M»); № 403214 (TOPAS); 403215 (ТОПАС), из которых 1 500 000 руб. - компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак («TOПAC-M»/«TOPAS-M») свидетельство № 229299; 1 500 000 руб. - компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак (TOPAS) свидетельство № 403214;

1 500 000 руб. – компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак (ТОПАС) свидетельство № 403215.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.01.2019 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от

04.04.2019 г., производство по делу в части исковых требований заявленных к Ротарашу Сергею Федоровичу прекращены, в удовлетворении требований заявленных к ООО «Регистратор доменных имен Рег.ру» отказано в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам решение Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2019 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2019 г. по тому же делу отменено в части отказа в удовлетворении заявленных к Обществу с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен Рег.ру» требований; прекращения производства по требованию о взыскании с ФИО2 в пользу иностранного лица – IEG International Environmental Group GmbH компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, а также распределения судебных расходов по уплате государственной пошлины. Дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2019 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2019 г. отменено в части требования об обязании ФИО2 прекратить незаконное использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 229299 («TOПAC-M»/«TOPAS-M»); № 403214 (TOPAS); 403215 (ТОПАС) в доменном имени www.topas-5.ru. Производство по делу в указанной части прекращено.

Судом по интеллектуальным правам указано на необходимость при новом рассмотрении устранить недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе исследовать вопросы о наличии или отсутствии нарушения прав истца на товарный знак, о наличии оснований для взыскания с ответчика компенсации, о наличии или отсутствии оснований для прекращения делегирования спорного домена, и правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.02.2020 г. исковые требования удовлетворены частично, суд первой инстанции обязал ООО «Регистратор доменных имен Рег.ру» пресечь действия по незаконному использованию товарных знаков по Свидетельствам №№ 229299 («ТОПАС-M»/«TOPASM»); 403214 (TOPAS); 403215 (ТОПАС) в доменном имени www.topas-5.ru путем прекращения делегирования указанного доменного имени; с ФИО2 в пользу истца взыскана компенсация 600 000 руб., в остальной части иска отказать.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик

ООО «Регистратор доменных имен Рег.ру» обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в части удовлетворения исковых требований к ООО «Регистратор доменных имен Рег.ру».

Истец против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Ответчик ФИО2, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явился, в связи с чем, жалоба рассмотрена в их отсутствие по представленным в материалы дела документам.

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как усматривается из представленных в материалы дела доказательств и правомерно установлено судом первой инстанции, Компания ИЕГ «Интернешенал

Инвайронментал Груп» ГмбХ (IEG international Environmental Group» GmbH) является правообладателем следующих товарных знаков по свидетельству № 229299 («TOПAC- M»/«TOPAS-M»); зарегистрирован 27.11.2002 г. по заявке № 2000726378 с приоритетом от 13.10.2000 г. в отношении следующих товаров и услуг Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ): 11-го класса – «устройства для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно- технические, в том числе устройства для очистки сточных вод и ванных комнат»; 35-го класса – «реклама»; 37-го класса – «строительство; ремонт; установка оборудования»; 41-го класса – «обеспечение учебного процесса»; 42-го класса – «юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товаров; консультации, не относящиеся к деловым операциям».

Товарный знак, как указал суд первой инстанции, является комбинированным, содержит словесный элемент «ТОПАС-М» выполненный печатными заглавными буквами русского алфавита синего цвета, под которым расположены две прямые линии синего и красного цвета и второй словесный элемент «TOPAS-М», выполненный печатными заглавными буквами латинского алфавита красного цвета; по свидетельству № 403214 (TOPAS); зарегистрирован 12.03.2010 г. по заявке № 2009715811 с приоритетом от 03.07.2009 г. в отношении следующих товаров и услуг МКТУ: 11-го класса – «устройства для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические, в том числе устройства для очистки сточных вод и ванных комнат»; 35-го класса – «продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама»; 37-го класса – «строительство; ремонт; установка оборудования»; 41-го класса – «обеспечение учебного процесса»; 42-го класса – «изучение технических проектов; инжиниринг; испытания материалов; исследования в области биологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль качества; экспертиза инженерно-техническая».

Товарный знак является словесным, представляет собой словесный элемент «TOPAS», выполненный печатными заглавными буквами латинского алфавита красного цвета; по свидетельству № 403215 (ТОПАС); зарегистрирован 12.03.2010 г. по заявке № 2009715812, с приоритетом от 03.07.2009 г. в отношении следующих товаров и услуг МКТУ: 11-го класса – «устройства для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические, в том числе устройства для очистки сточных вод и ванных комнат»; 35-го класса – «продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама»; 37-го класса – «строительство; ремонт; установка оборудования»; 41-го класса – «обеспечение учебного процесса»; 42-го класса – «изучение технических проектов; инжиниринг; испытания материалов; исследования в области биологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль качества; экспертиза инженерно-техническая».

Товарный знак является словесным, представляет собой словесный элемент «ТОПАС», выполненный печатными заглавными буквами русского алфавита синего цвета.

Как указал истец, в доменном имени www.topas-5.ru, а также на страницах сайта www.topas-5.ru содержатся словесные обозначения, а так же изображения вышеуказанных товарных знаков: №№ 229299, 403214, 403215, что свидетельствует о незаконном использовании ответчиком 2 вышеуказанных товарных знаков и подтверждается нотариально удостоверенным протоколом осмотра сайта www.topas-

5.ru произведенный нотариусом г. Москвы Золотовой Ю.В., 22.06.2018 года, зарегистрировано в реестре № 77/793-н/77-2018-4-1678.

При этом, согласно сетевому протоколу «Whois» (располагающемуся по адресу https://www.trie.ru/whois/? search Word=topas-5.ru) регистратором доменного имени topas-5.ru является ответчик.

Вместе с тем, согласие на размещение обозначений на указанном сайте истец не давал.

При этом истец полагает, что прекращение регистратором делегирования доменного имени может пресечь действия по незаконному использованию товарных знаков администратором.

Обосновывая исковые требования к ответчикам, истец указал на то, что они нарушают исключительные права истца на товарные знаки путем их незаконного использования в сети Интернет и доменных именах.

Истец в порядке пп. 2 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации заявил о требование об обязании ООО «Регистратор доменных имен Рег.ру» пресечь действия по незаконному использованию товарных знаков Свидетельства № 229299 («TOПAC-M»/«TOPAS-M»), № 403214 (TOPAS); 403215 (ТОПАС) в доменном имени www.topas-5.ru путем прекращения делегирования указанного доменного имени.

Ответчиками в материалы дела не представлено документов, свидетельствующих о прекращении регистрации спорного домена либо обращения ответчика ФИО2 к регистратору с соответствующим заявлением.

Также истцом заявлено о взыскании с ответчика ФИО2 компенсации в размере 4 500 000 руб. по 1 500 000 руб. за каждый товарный знак на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Однако суд первой инстанции, руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности, принимая во внимание характер допущенного нарушения, отсутствие доказательств наступления для истца каких-либо негативных последствий незаконного использования товарных знаков, вероятных убытков (в том числе упущенной выгоды), невозможности определения объема причиненного интересам правообладателя ущерба, а также принимая во внимание отсутствие возражений со стороны ответчика, посчитал возможным удовлетворить требования истца о взыскании с ответчика ФИО2 компенсации в размере 200 000 руб. за каждый товарный знак.

Таким образом, судом первой инстанции, на основании оценки представленных в материалы дела доказательств, исковые требования удовлетворены частично.

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы жалобы, исходя из следующего.

По мнению заявителя жалобы, ООО «Регистратор доменных имен Рег.ру» является ненадлежащим ответчиком по настоящему делу, поскольку его деятельность заключается исключительно в регистрации доменного имени, в то время, как выбором наименования домена, выбором и размещением информации на домене занимается исключительно администратор доменного имени.

Однако данный довод основан на неверном толковании норм действующего законодательства Российской Федерации, в связи с чем, подлежат отклонению судом апелляционной инстанции.

Как правомерно указал суд первой инстанции, согласно разъяснениям, изложенным в п. 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) требование о пресечении нарушения (подп. 2 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подп. 5 п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), может быть заявлено в виде требования о запрете

использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя, в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования, могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае, исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация. Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Таким образом, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что заявленное требование истца о прекращении делегирования спорного домена является специальным способом защиты нарушенного права, которое ввиду незаконного использования администратором доменного имени товарных знаков истца, а также ввиду незаконного размещения домена с наименованием, сходным до степени смешения с товарными знаками истца, направлено на пресечение любых действий, нарушающих указанное исключительное право истца, в связи с чем, такое требование может быть удовлетворено судом.

Установленный в Правилах регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ закрытый перечень оснований для прекращения делегирования доменов не означает невозможность принятия судебного акта о пресечении нарушения путем прекращения делегирования доменов, поскольку данные Правила, как правомерно указал истец, не являются нормативным актом и не могут ограничить предоставленную законом (пп. 2 п. 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации) возможность защиты права истца путем предъявления такого требования.

Аннулирование доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев: спорное доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; у администратора доменного имени нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени недобросовестно.

Из материалов дела усматривается, что ответчиками не представлено документов, свидетельствующих о прекращении регистрации спорного домена либо обращения ответчика ФИО2 к регистратору с соответствующим заявлением.

Вопреки доводам жалобы, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подп. 2 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Как установлено судом первой инстанции, доменное имя topas-5.ru было зарегистрировано администратором 15.03.2016 г., то есть существенно позднее регистрации товарных знаков истца, и использовалось ФИО2 для предложения к продаже товаров, маркированных обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками истца и однородных товарам истца.

Сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, противоречит требованиям ст. 10.bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий частным обычаям в промышленных и торговых делах.

Действия ответчика Ротараша С.Ф. по регистрации на свое имя доменного имени topas-5.ru создают угрозу нарушения исключительного права общества на вышеуказанные средства индивидуализации, поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право у ответчика использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации по любым товарам и услугам, в том числе, однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, и одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя истца.

Таким образом, принимая во внимание абзац 3 п. 57 постановления Пленума № 10, а также то, что противоправное поведение ФИО2, как администратора спорного доменного имени, судом первой инстанции установлено, ООО «Регистратор доменных имен Рег.ру» является надлежащим ответчиком по делу и требование истца об обязании ООО «Регистратор доменных имен Рег.ру» прекратить делегирование доменного имени правомерно удовлетворено судом первой инстанции.

Судом апелляционной инстанции не усматривается избыточности требований к регистратору.

Ссылки на судебную практику судом апелляционной инстанции подлежат отклонению, поскольку обстоятельства названных заявителем дел применительно к обстоятельствам настоящего спора не являются преюдициально значимыми.

Возражений в отношении снижения судом первой инстанции заявленной ко взысканию с ответчика ФИО2 суммы компенсации сторонами не заявлено.

Поскольку совокупностью представленных в дело доказательств подтверждено нарушение ответчиком ФИО6 исключительных прав истца на спорные товарные знаки, апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

На основании изложенного, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции с отнесением на ответчиков расходов по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 07 февраля 2020 года по делу № А40-187525/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья: О.Г. Головкина

Судьи: Т.В. Захарова

А.И. Трубицын