Постановление от 22 августа 2022 г. по делу № А65-30963/2021

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11 «А»

тел.: (846) 273-36-45, факс: 372-62-54

http://www.11aas.arbitr.ru е-mail: info@11aas.arbitr.ru,



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

11АП-8960/2022

Дело № А65-30963/2021
г. Самара
22 августа 2022 года
Резолютивная часть постановления объявлена 18.08.2022

Постановление в полном объеме изготовлено 22.08.2022


Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ануфриевой А.Э.,

судей Дегтярева Д.А., Митиной Е.А.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

с участием:

от ИП ФИО2 – представитель ФИО3 по доверенности от 02.12.2022;

от иных лиц– не явились, извещены надлежащим образом;

рассмотрев в открытом судебном заседании 18 августа 2022 года

апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 29 апреля 2022 года по делу № А65-30963/2021 (судья Спиридонова О.П.)

по иску индивидуального предпринимателя ФИО2, Приморский край, с. Краснореченский (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО4, г. Усолье-Сибирское, Иркутская обл. (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 640 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО4, которым просила взыскать с ответчика 640 000 рублей компенсации, в том числе 500000 рублей за разглашение секрета производства и 140000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Истец уточнил исковые требования, просил взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака №697851 за период с 01.02.2021г. по 01.08.2021г., в остальной части исковые требования оставил неизменными.

Уточнение иска судом принято.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 29.04.2022 иск удовлетворен частично. С индивидуального предпринимателя ФИО4, г. Усолье-Сибирское, Иркутская обл. (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2, Приморский край, с. Краснореченский (ОГРН <***>, ИНН <***>) взыскано 35 000 руб. за незаконное использование товарного знака за период с 01.02.2021г. по 01.08.2021г., 864 руб. расходов по госпошлине. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт, удовлетворить требования истца по возмещению компенсации в размере 860 000 руб. и возмещение расходов по уплате государственной пошлины, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными; несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; неправильное применение норм материального права.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает следующие доводы. Судом первой инстанции проигнорированы доводы истца относительно расчета компенсации. Исходя из условий лицензионного договора, ответчик уплачивает вознаграждение по договору, в сумму которого включен паушальный взнос 220 000 руб.

Исключение данной части требований никак не обосновано. Истец не заявлял требования по уплате роялти-платежей, он взыскивает компенсацию за неправомерное использование товарного знака в целях возмещения всех доходов, которые он получил бы вследствие правомерного использования его товарного знака нарушителем, истец в обоснование расчетов опирался на ранее заключенный с ответчиком лицензионный договор (роялти 4% от выручки (доходность) 500 000 руб. * 7 мес. = 140 000 руб.) Ответчиком нарушен запрет разглашения сведений, содержащих секрет производства (ноу-хау), в связи с чем истец заявил требование о взыскании компенсации за данное нарушение в размере 500 000 руб. Всего размер компенсации составил 860 000 руб. Ответчиком представленный истцом расчет размера компенсации не оспаривался.

Кроме того, от истца поступила уточненная апелляционная жалоба, в которой он просит отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт, удовлетворить требования истца по возмещению компенсации в размере 640 000 руб.

Обосновывая уточненную апелляционную жалобу заявитель указывает, что согласно уточненному исковому заявлению просил взыскать 140 000 роялти-платежей. 50 000 руб. - компенсации за разглашение секрета производства, за исключением паушального взноса в размере 220 000 руб., остальные доводы, изложенные в первоначальной апелляционной жалобе - повторяются.

К уточненной апелляционной жалобе приложены дополнительные доказательства - заключение финансово-экономической экспертизы.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.llaas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы

Другие лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, отзывов не представили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие в порядке норм части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

По правилам ст. 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Каких-либо доводов о невозможности или затруднительности представления данных документов в суд первой инстанции заявителем не представлено.

Не установив оснований, предусмотренных ст.268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции отказал в приобщении дополнительных доказательств - заключение финансово-экономической экспертизы, приложенных заявителем к уточненной апелляционной жалобе.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения представителя истца, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела, и установлено судом первой инстанции, предприниматель ФИО2 обладает исключительным правом на товарный знак «BARBERDOG», что подтверждается свидетельством на товарный знак № 697851, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.02.2019г. (с приоритетом товарного знака от 04.05.2018г., и сроком действия до 04.05.2028г.).

Визуальное изображение:

BARBERDOG

Груминг Салон.

Исключительные права истца на спорный товарный знак сторонами по делу не оспариваются.

Между истцом - ИП ФИО2 (лицензиар) и ответчиком - ИП ФИО4 (лицензиат) 25 августа 2020 года был заключен лицензионный договор № 1/08/2020.

По условиям договора лицензиар обязуется предоставить лицензиату за вознаграждение на срок 5 лет право использования в предпринимательской деятельности лицензиата, принадлежащие лицензиару секрет производства (ноу-хау) и коммерческое обозначение, охраняемый на основании свидетельства № 697851 с целью извлечения прибыли, при использовании принадлежащих лицензиару исключительных права, являющихся предметом договора (п. 2.1, 2.5 договора).

Товар, услуги, деятельность в отношении которых лицензиат вправе использовать товарный знак - следующие виды 35, 41, 44 класса МКТУ: презентация товаров потребителям; продвижение товаров и услуг через всемирную глобальную сеть; сбыт продукции; услуги розничной продажи, связанные с товарами для животных; услуги розничной и оптовой продажи товаров для животных, обучение практическим навыкам (демонстрация); организация и проведение мастер-классов (обучение); организация конкурсов (учебных или развлекательных); организация и проведение семинаров, фотографирование; монтаж видеозаписей; видеосъемка; производство звуковых, музыкальных и видео записей, гигиенический и косметический уход за животными; забота о здоровье и красоте животных; услуги парикмахеров для собак (грумеров); услуги салонов красоты для животных; услуги татуажа для домашних животных для целей их идентификации; уход за комнатными животными (п. 2.1.1 договора).

Лицензия, выдаваемая лицензиату по договору, является простой (неисключительной), т.е. за лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам, а также самостоятельного использования и применения секрета производства (ноу-хау) и коммерческого обозначения в своей предпринимательской деятельности (п. 2.4 договора).

Лицензиат вправе использовать принадлежащие лицензиару секрет производства и коммерческое обозначение, передаваемые по договору, исключительно на территории города Усолье-Сибирское Российской Федерации (п. 2.6 договора).

Лицензиат вправе использовать коммерческое обозначение и секрет производства (ноу-хау) в своей предпринимательской деятельности, исключая право заключения сублицензионного договора, договора аренды, отчуждения, либо любого иного способа передачи прав на коммерческое обозначение и секрет производства (ноу-хау) в пользу третьих лиц без полученного письменного одобрения лицензиара (п. 3.3.1 договора).

Лицензиат, среди прочего, обязан не разглашать секрет производства лицензиара и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию, а также обеспечить сохранность такой информации путем ее использования только теми лицами, кому такое право предоставлено лицензиаром (п. 3.4.4 договора); не разглашать третьим лицам сведения, касающиеся правил использования коммерческого обозначения лицензиара (п. 3.4.5); выплатить вознаграждение лицензиару за право на неисключительную лицензию в порядке и сроки, предусмотренные договором (п. 3.4.7).

Лицензиат не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность под другим названием в аналогичной сфере, используя фирменный стиль, в том числе в сети интернет, на стендах, журналах и любых СМИ, используя инструкции, брошюры и карты, разработанные лицензиаром (п. 3.5.5 договора).

Разделом 4 договора стороны согласовали размер, сроки и порядок уплаты лицензионного вознаграждения, согласно которому сумма вознаграждения складывается из паушального взноса, предусмотренного договором, и ежемесячных роялти-платежей (п. 4.1); размер паушального взноса составляет 220000 рублей, уплачивается в течение трех календарных дней с момента заключения договора и является невозвратным вне зависимости от фактического открытия груминг салона и/или фактического начала и/или прекращения пользования лицензиатом, предоставленным ему правами (п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3); размер ежемесячных роялти-платежей составляет 4% от общей выручки за календарный месяц, но не менее 5000 рублей (п. 4.2 договора); обязанность по уплате ежемесячных роялти-платежей лицензиатом наступает по истечению 1 месяца с момента подписания договора (п. 4.2.3).

Разделом 5 договора стороны установили условия обеспечения конфиденциальности, а именно: лицензиат гарантирует сохранение конфиденциальности документации, информации, знаний и опыта, составляющих секрет производства (ноу-хау), полученных от лицензиара; с переданной документацией и информацией будут ознакомлены только те лица из персонала салона лицензиата, которые непосредственно связаны с оказанием услуг, представляемых груминг салоном; лицензиату и его сотрудникам запрещается разглашать, либо передавать, как в письменной, так и устной форме в пользу третьих лиц любые сведения, касающиеся своего сотрудничества с лицензиаром, в том числе, касающиеся любых условий договора, размера своей прибыли, передавать личные и контактные данные сотрудников лицензиара, их качественные и профессиональные характеристики, передавать в пользу третьих лиц собственную оценку деятельности лицензиара, связанную с исполнением договора; в случае разглашения сведений, содержащих секрет производства (ноу-хау) лицензиат обязан возместить лицензиару компенсацию в размере 500000 рублей, при этом за лицензиаром сохраняется право расторжения настоящего договора в одностороннем порядке; лицензиат не вправе разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну лицензиара в течение срока действия настоящего договора, а также в течение пяти лет после истечения срока его действия (расторжения договора).

Стороны установили, что договор заключен на срок 5 лет (п. 2.5, 8.1 договора); договор может быть продлен по взаимному согласию сторон, условия продления срока действия договора определяются сторонами за два месяца до истечения срока действия договора (п. 8.2); договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем (внесудебном) порядке по инициативе лицензиара в случаях нарушения лицензиатом обязательств, предусмотренных договором, в том числе: неуплата роялти в течение трех месяцев подряд; утечка информации или передача ноу-хау третьим лицам; систематическое несоблюдение стандартам (более пяти в один календарный месяц) общения с клиентами, жалобы, стрижки плохого качества, плохие отзывы.

При этом, стороны договорились, что все полученное по договору лицензиаром не подлежит возврату лицензиату, а лицензиат, в свою очередь, со дня получения уведомления о расторжении настоящего договора обязан прекратить любое использование коммерческого обозначения и секрета производства (ноу-хау), предоставленных по договору, а все, что подлежит возврату, передать лицензиару в течение пяти дней после расторжения договора (п. 8.3); если договор потеряет силу до истечения срока его действия, вследствие нарушения договора лицензиатом, равно, как если договор утрачивает действие в силу истечения срока его действия, то лицензиат лишается права вести предпринимательскую деятельность на основе прав, переданных но настоящему договору, равно, как права использовать коммерческое обозначение и секрет производства (ноу-хау) в любой иной форме и обязан возвратить лицензиару всю переданную коммерческую информацию. В противном случае лицензиар приобретает право наложения на лицензиата дополнительных штрафных санкций (п. 8.4).

Согласно п. 7.2 договора споры по договору подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения головного офиса лицензиара (г. Казань).

Договор подписан без разногласий и оговорок, скреплен соответствующими подписями сторон, в судебном порядке не оспорен.

Обосновывая исковые требования, истец указал, что стороны с августа 2020г. по декабрь 2020г. находились в договорных отношениях, ответчик успешно открыл груминг-салон, оформил его с использованием товарного знака истца, оказывал груминг-услуги населению.

В январе 2021г. ответчик принял решение о самостоятельном оказании услуг, без использования «бренда» истца.

Истец не возражал относительно такого решения ответчика.

Как указывает истец, между сторонами 11.01.2021г. было заключено предварительное соглашение о расторжении договора, согласно которому лицензиат не вправе использовать и заниматься предпринимательской деятельностью с полученным данными секрета производства (ноу-хау), то есть аналогичной лицензиару деятельности (в сфере оказания груминг-услуг) в течение 3 лет после заключения соглашения, а также обязуется:

- не использовать репродукции, копии и имитации объектов исключительных прав лицензиара, а также средства индивидуализации, используемые лицензиаром, которые могут привести к заблуждению, ошибке или обману клиентов (п. 6.1 предварительного соглашения);

- не использовать обозначение, описания и воспроизведения, вызывающие ассоциации с лицензиаром или имеющие отношение к нему (п. 6.2. предварительного соглашения);

- любым способом отожествлять или ассоциировать себя с лицензиаром, а также свою продукцию, услуги и/или работы с продукцией, услугами и/или работами лицензиара (п. 6.3. предварительного соглашения).

Между тем, из материалов дела усматривается, что представленный истцом экземпляр предварительного соглашения о расторжении лицензионного договора (л.д. 28, 29) ответчиком – предпринимателем ФИО4, не подписан.

Соглашением от 25.01.2021г. (л.д. 30) лицензионный договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Пунктом 2 соглашения о расторжении лицензиат подтверждает, что ему были переданы исключительные права, согласно договора, а лицензиар подтверждает, что за передачу исключительных прав было получено вознаграждение, согласно договора.

Пунктом 3 лицензиар подтверждает исполнения предварительного соглашения о расторжении лицензионного договора № 1/08/2020 от 25 августа 2020 года.

Согласно п. 4 соглашения о расторжении стороны претензий друг к другу не имеют и согласились не применять штрафные санкции в связи с расторжением договора.

Всё полученное лицензиаром не требует возврата лицензиату, а лицензиат, в свою очередь, уведомлен о незаконном использовании объектов интеллектуальной, собственности и гарантирует сохранность всего полученного от лицензиара (п. 5 соглашения о расторжении).

Соглашение о расторжении лицензионного договора подписано без разногласий и оговорок сторонами.

В обоснование заявленных требований Истец указал, что 25.07.2021г. истцу стало известно о том, что предприниматель ФИО4 продолжает предпринимательскую деятельность, в которой использует товарный знак, фирменное оформление помещений и ведет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности истца.

Истец 27.07.2021г. направил в адрес ИП ФИО4 претензионное письмо, в котором содержалось требование прекратить использование исключительных прав лицензиара, а также исключить использование любых элементов, схожих до степени смешения с работой лицензиара.

Использование товарного знака и иных результатов интеллектуальной деятельности прекращено не было, что истец подтверждает фотоматериалами от 23.08.2021г.

Согласно чеку на оплату от 23.08.2021г., ответчик в салоне оказывает услуги именно груминга, сотрудники ИП ФИО4 использовали одежду с изображением товарного знака, правообладателем которого является истец, а помещения груминг-салона ИП ФИО4 оформлены в фирменной стилистике правообладателя, т.е. предприниматель ФИО4 использовала товарный знак правообладателя и фирменную стилистику в оформлении салона, без каких-либо изменений.

Сотрудники ИП ФИО4 оказывали груминг-услуги в спецодежде с использованием наименования и словесного обозначения товарного знака правообладателя.

Указанные обстоятельства, кроме того, подтверждаются публикациями салона ИП ФИО4 в социальной сети Instagram - аккаунт BraveDog в декабре 2020г. и в период с января по июнь 2021г. содержал публикации с использованием товарного знака правообладателя и фирменного оформления, аналогичного стилю правообладателя.

Кроме того, истцом был проанализирован Инстаграм @bravedog_usol на предмет использования товарного знака истца, а также совершен выезд на объект по адресу: <...>, где были зафиксированы факты нарушения исключительных прав истца.

После получения претензий истца ответчик 16.09.2021г. сменил адрес расположения салона (<...>), также были удалены фотографии, в которых использованы элементы интеллектуальной собственности истца, со спецодежды сотрудников товарный знак правообладателя также был удален.

Наименование компании, использование похожего шрифта и визуального оформления вывески вводили в заблуждение потребителя, допуская смешение деятельности ИП ФИО4 и деятельности лицензиара

Следовательно, действия ИП ФИО4 вводят в заблуждение потребителей относительно оказания услуг в груминг-салоне ИП ФИО4 под товарным знаком, а также нарушают права и законные интересы правообладателя.

Согласно исковому заявлению ответчик обязан оплатить компенсацию по правилам п.3 ст. 1252 и ст. 1515 ГКРФ за период 01.02.2021г. по 01.08.2021г. (с учетом принятого судом уточнения) в сумме 140000 рублей роялти-платежей, исходя из следующего расчета.

Согласно п.4.2 лицензионного договора размер ежемесячных роялти-платежей составляет 4% от общей выручки за календарный месяц, но не менее 5000 рублей.

В соответствии с усредненными данными реализации лицензионных договоров, средняя выручка от груминг-салона - 500000руб./мес:

- 500000руб. х 4% х 7 месяцев (период с 01.02.2021г. по 01.08.2021г.) = 140000 рублей.

Кроме того, пунктом 5.4 лицензионного договора стороны установили, что в случае разглашения сведений, содержащих секрет производства (ноу-хау), лицензиат обязан возместить лицензиару компенсацию в размере 500000 руб.

Истец полагает, что используя полностью имущество, оставленное ИП ФИО4 после расторжения лицензионного договора, используя технологии, методики, товарный знак истца, произведения лицензиара, ответчик нарушил запрет на разглашение сведений, содержащих секрет производства (ноу-хау), что подразумевает обязанность по оплате компенсации в размере 500000 рублей, предусмотренную п. 5.4 договора.

Согласно п.5 соглашения о расторжении лицензионного договор от 25.01.2021г. лицензиат уведомлен о незаконном использовании объектов интеллектуальной собственности.

Досудебная претензия истца о заключении дополнительного соглашения об оплате компенсации в размере 1000000 рублей и о полном прекращении использования любых объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих правообладателю (исх. б/н л.д. 46-53), направленная ответчику 21.09.2021г. (л.д. 54, 55) отклонена ответчиком в ответной претензии (исх. № 01-1375 от 15.10.2021г. л.д. 56-74), что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Вопреки доводам, изложенным в первоначальной апелляционной жалобе, из материалов дела не следует, что истцом было предъявлено требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 360 000 руб. (220 000 + 140 000).

Цена иска была определена истцом в размере 640 000 руб. (140 000 + 500 000), исходя из которой суд рассматривал заявленные требования.

Ответчик в письменном отзыве на иск (л.д. 103-143) требования истца не признал.

Возражая против требований истца, ответчик указал, что утратил статус индивидуального предпринимателя, при этом факт использования товарного знака истца не оспорил, о фальсификации представленных документов не заявил, доказательства оплаты компенсации не представил.

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из следующего.

На основании ст. 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Согласно ст. 1469 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

Согласно ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Судом первой инстанции верно установлено, что рассматриваемый спор возник между сторонами не в связи с ненадлежащим исполнением обязательств в рамках лицензионного договора № 1/08/2020 от 25.08.2020г., а в связи с неправомерным использованием ответчиком товарного знака № 697851, правообладателем которого является истец, право использования которого было предоставлено ответчику в рамках лицензионного договора.

Факт отсутствия у сторон друг к другу претензий по лицензионному договору, подтверждается соглашением о расторжении лицензионного договора, которое заключено сторонами 25.01.2021г.

Согласно п.2 соглашения о расторжении лицензиат подтверждает, что ему были переданы исключительные права, согласно договора, а лицензиар подтверждает, что за передачу исключительных прав было получена вознаграждение, согласно договора.

Пунктом 3 соглашения лицензиар подтверждает исполнения предварительного соглашения о расторжении лицензионного договора № 1/08/2020 от 25 августа 2020 года.

Соглашение о расторжении договора подписано сторонами без разногласий и оговорок.

Товарные знаки и знаки обслуживания в силу п.14 ч.1 ст. 1225 ГК РФ, являются охраняемыми законом объектами интеллектуальной собственности.

В соответствии со ст. 1477 ГК РФ товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

На основании ст.ст. 1226, 1479 ГК РФ на товарный знак признаётся исключительное право, действующее на территории РФ.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно п. 1 ст.1229 ГК РФ, правообладатель (обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не вправе использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Разрешение на такое использование товарных знаков правообладателя путем заключения соответствующих договоров ответчик не получал, следовательно, их использование ответчиком в своей коммерческой деятельности, осуществлено незаконно – с нарушением исключительных прав правообладателя.

В силу п.3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В силу п.1 ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе, аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и произведения изобразительного искусства.

При этом, согласно п.2 ст. 1270 ГК РФ, использованием произведения изобразительного искусства (рисунка) является, в том числе, распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.

Ответственность за незаконное использование товарного знака, указанное в п.3 ст. 1484 ГК РФ, предусмотрена нормой п.1 ч.4 ст. 1515 ГК РФ.

На основании положений данной нормы, правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

В силу п.59 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности либо средство индивидуализации подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Таким образом, использование ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком истца № 697851 и воплощение спорного обозначения на вывеске, в оформлении салона и на спецодежде сотрудников, следует квалифицировать как нарушение ответчиком исключительных прав предпринимателя ФИО2 на данный товарный знак.

Нарушение выражается в использовании обозначений (буквенных и визуальных), сходных до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком № 697851, визуальное изображение:

BARBERDOG

Груминг Салон.

посредством размещения на вывеске, в оформлении салона и на спецодежде сотрудников и оказании услуг, на которые распространяется действие данного товарного знака - 35, 41, 44 класса МКТУ (презентация товаров потребителям; продвижение товаров и услуг через всемирную глобальную сеть; сбыт продукции; услуги розничной продажи, связанные с товарами для животных; услуги розничной и оптовой продажи товаров для животных, обучение практическим навыкам (демонстрация); организация и проведение мастер-классов (обучение); организация конкурсов (учебных или развлекательных); организация и проведение семинаров, фотографирование; монтаж видеозаписей; видеосъемка; производство звуковых, музыкальных и видео записей, гигиенический и косметический уход за животными; забота о здоровье и красоте животных; услуги парикмахеров для собак (грумеров); услуги салонов красоты для животных; услуги татуажа для домашних животных для целей их идентификации; уход за комнатными животными).

Согласно п.1 ч.4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В п.59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Применяя указанные нормы и разъяснения, суд первой инстанции верно определил круг доказывания по настоящем спору о защите права на товарный знак, в который входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Материалами дела подтверждается, что истец обладает исключительным правом на спорный товарный знак, в отношении которого было зафиксировано нарушение со стороны ответчика.

При этом факт нарушения ответчиком прав истца на товарный знак путем посредством размещения на вывеске, в оформлении салона и на спецодежде сотрудников, а также оказанием услуг, на которые распространяется действие данного товарного знака, подтвержден совокупностью представленных в материалы дела доказательств.

Доказательств, свидетельствующих о наличии у ответчика права на использование в предпринимательских целях спорного товарного знака, в материалах дела также не имеется.

Таким образом, судом первой инстанции верно установлен факт нарушения ответчиком прав истца на товарный знак.

Оценивая обоснованность взысканной судом компенсации за незаконное использование товарного знака с учетом возражений заявителя апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Как пояснил представитель заявителя (истца) в судебном заседании суда апелляционной инстанции, размер компенсации 140 000 руб. им определен на основании п/п 1 п.4 ст. 1515 ГК РФ (от десяти тысяч до пяти миллионов рублей), ориентируясь на п. 4.2 ранее действующего между сторонами лицензионного договора.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

В п.35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, также разъяснено, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Как следует из содержания исковых требований, истец просит взыскать 640000 рублей компенсации, в том числе:

- 500000 рублей за разглашение секрета производства в соответствии с п. 5.4 лицензионного договора №1/08/2020 от 25.08.2020г.;

- 140000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак по п.4.2 лицензионного договора №1/08/2020 от 25.08.2020г.; исходя из расчета - 500000руб. (средняя выручка от груминг-салона в месяц); 4% (размер ежемесячных роялти-платежей от общей выручки за календарный месяц) х 7 месяцев (период с 01.02.2021г. по 01.08.2021г.).

В соответствии с разъяснениями, содержащимся в п.59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

На основании ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст. 68 АПК РФ).

При расчете компенсации о взыскании 140000 рублей за незаконное использование товарного знака №697851 за период с 01.02.2021г. по 01.08.2021г. истец исходил из порядка расчета, установленного п. 4.2 лицензионного договора, что не противоречит п/п 1 п.4 ст. 1515 ГК РФ. Истец также исходил из того, что в соответствии с усредненными данными реализации лицензионных договоров, средняя выручка от груминг-салона – 500000 рублей в месяц.

Между тем, материалы дела не содержат доказательств того, что размер выручки от груминг-салона составляют 500 000 рублей в месяц.

Пунктом 4.2 лицензионного договора стороны установили, что размер ежемесячных роялти-платежей составляет 4% от общей выручки за календарный месяц, но не менее 5000 рублей.

С учетом изложенного, суд первой инстанции удовлетворил требования предпринимателя ФИО2 частично, в размере 35000 рублей (5000 рублей х 7 месяцев), что соответствует порядку расчета, установленного п. 4.2 лицензионного договора, положенного истцом в обоснование расчета исковых требований.

Поддерживая выводы суда первой инстанции об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований истца о взыскании компенсации за разглашение секрета производства в сумме 500 000 руб., и отклоняя доводы апелляционной жалобы в этой части, суд апелляционной инстанции отметает, что допущенное ответчиком использование товарного знака истца посредством размещения на вывеске, в оформлении салона и на спецодежде сотрудников, а также оказании услуг, на которые распространяется действие данного товарного знака, разглашением секрета производства не являются.

Кроме того, пунктом 4 соглашения о расторжении лицензионного договора от 25.01.2021г. стороны претензий друг к другу не имеют и согласились не применять штрафные санкции в связи с расторжением договора.

Истец в нарушение ст.ст. 65, 68 АПК РФ не представил доказательства разглашения ответчиком секрета производства, что является основанием для отказа в иске в указанной части.

В силу не доказанности самого события правонарушения - разглашения секрета производства, в удовлетворении требования в указанной части правомерно отказано судом первой инстанции.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции установлено, что доводов, основанных на доказательственной базе и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит.

Материалы дела исследованы судом первой инстанции полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, изложенные в обжалуемом судебном акте выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Несогласие заявителя жалобы с выводами суда, иная оценка им фактических обстоятельств дела, представленных доказательств и иное толкование положений закона не являются основанием для отмены судебного акта суда первой инстанции.

Суд первой инстанции при рассмотрении дела не допустил нарушения норм материального и процессуального права. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции также не установлено.

При указанных обстоятельствах решение суда является законным и обоснованным.

В силу ч.1 ст. 110 АПК РФ расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд



ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 29 апреля 2022 года по делу № А65-30963/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев, в Суд по интеллектуальным правам.


Председательствующий судья А.Э. Ануфриева



Судьи Е.А. Митина



Д.А. Дегтярев